CE-11001-03-24-000-1997-04300-01(4300)-2000

PROPIEDAD INDUSTRIAL / COTEJO – Entre la marca nominativa IMPRECOL y el nombre comercial IMPRESORA COLOMBIANA LIMITADA IMPRECOL LTDA previamente depositado / REGISTRO MARCARIO – No procede frente a la marca nominativa IMPRECOL en la clase 16 por existir similitud y riesgo de confusión con el nombre comercial IMPRESORA COLOMBIANA LIMITADA IMPRECOL LTDA previamente depositado En el asunto sub lite, se trata, de una parte, del depósito de un nombre comercial, con anterioridad a la concesión del registro de una marca similar al nombre comercial. En efecto, el nombre comercial depositado es IMPRESORA COLOMBIANA LIMITADA – IMPRECOL LTDA., cuyo titular era la empresa del mismo nombre, inscrito a partir del 6 de junio de 1989 [...], pues la Resolución número 4785 que concedió el certificado de depósito es de la misma fecha. Y, de otra parte, de la concesión del registro de la marca nominativa IMPRECOL, Certificado Número 1728811, otorgado por medio de la Resolución Núm. 49474 de 12 de diciembre de 1994. La solicitud de la marca fue hecha el 15 de marzo de 1989 [...] y se ordenó su publicación el 12 de julio de 1994, después de haber cumplido con los requisitos de forma [...]. Se trata, entonces, del depósito de un nombre comercial que resulta similar y confundible con una marca, cuyo registro fue concedido posteriormente. No se trata de un problema entre registro de marcas, como parece entenderlo la entidad, cuando en la contestación de la demanda dice que “… la parte demandante no era titular de un registro marcario anterior sobre la marca IMPRECOL…”. No, el problema tiene que ver con la

confusión entre un nombre comercial y una marca. [...] Comparados el nombre comercial con la marca registrada resulta evidente que la marca IMPRECOL es similar y, por tanto, confundible con el nombre comercial IMPRESORA COLOMBIANA LTDA – IMPRECOL LTDA., pudiendo inducir en error al público consumidor en cuanto a la procedencia de los productos o bienes ofrecidos en el mercado, incurriéndose así en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prohíbe registrar como marca aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducir al público en error […]. Esas circunstancias se dan en el presente asunto, pues ambas sociedades se dedican a ofrecer artículos de la misma naturaleza, procedentes de sociedades cuya sigla es IMPRECOL, lo cual indica que el acto de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del cual se concedió la marca, se encuentra viciado de nulidad. […] Dadas las anteriores consideraciones se decretará la nulidad del acto acusado, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia. DEPÓSITO O REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL – Efectos / NOMBRE COMERCIAL – Cambio / DERECHO SOBRE NOMBRE COMERCIAL – El generado por el depósito no depende de la razón social del titular / DERECHO SOBRE NOMBRE COMERCIAL – Vigente, la sociedad transformada se presume titular de los antiguos derechos incluido el nombre depositado / NOMBRE COMERCIAL DEPOSITADO – Su no uso no fue

demostrado por la parte interesada Considera el tercero interesado que IMPRECOL S. A. cambió de nombre por el de URIBE IMPRESORES LIMITADA, durante el período que va del 11 de febrero de 1994 al 1º de marzo de 1995, razón por la cual el nombre registrado perdió vigencia y notoriedad por espacio de algo más de un año. La Sala no comparte el razonamiento expuesto porque la vigencia del derecho, generado por el depósito de un nombre comercial, no depende de la razón social del titular del derecho, pues resulta indiferente, ya que la sociedad transformada se presume titular de los antiguos derechos, entre los cuales se cuenta, naturalmente, el nombre depositado con anterioridad, amén de que el no uso del nombre depositado ha debido ser demostrado por la parte interesada. REGISTRO MARCARIO – La no oposición en sede administrativa al registro de una marca no impide su posterior demanda [L]a falta de oposición del actor en el curso del procedimiento administrativo especial que conduce al otorgamiento del registro de la marca no le impide, posteriormente, acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa a controvertir la legalidad del acto administrativo que la concede. […] La Sala observa que el hecho de no haber formulado oposición en el curso del trámite administrativo no impide que la parte interesada acuda posteriormente, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, ante los jueces competentes para que se pronuncie sobre las condiciones de legalidad en que fue concedida la marca. REGISTRO MARCARIO / AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA – No se exige en materia de registro marcario / CÓDIGO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO – Inaplicación en materia de registro marcario o del depósito de nombres comerciales por existir norma especial. Código de Comercio / VACÍO NORMATIVO EN LA LEY ESPECIAL – Se debe acudir a la regulación general que aborde la materia / AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA EN REGISTRO MARCARIO – Sólo se exige cuando la parte se haya opuesto en el procedimiento administrativo a la concesión de la marca / AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA EN REGISTRO MARCARIO – No es necesario, no hubo oposición a la concesión de la marca [E]n materia de control de legalidad de la concesión del registro de marcas no es necesario haber agotado previamente la vía gubernativa. El artículo 596 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, prescribe que, a petición de parte interesada y en cualquier tiempo, podrá solicitarse la nulidad del registro de una marca. De otra parte, la Sala observa que los procedimientos administrativos previstos en la primera parte del Código Contencioso Administrativo no resultan aplicables cuando existen procedimientos especiales, como sucede en el caso de la concesión del registro de marcas o del depósito de nombres comerciales, pues este procedimiento especial tiene sus propias reglas. En la medida de que el procedimiento especial adolezca de vacíos, podrá acudirse a la regulación general de la materia, en la medida de que la norma aplicable sea compatible. Cuando se trata de la concesión del registro de marcas, el interesado puede directamente demandar ante el juez administrativo la anulación del acto de la Superintendencia

de Industria y Comercio, sin necesidad de haber agotado la vía gubernativa, a menos que esa parte haya intervenido durante el desarrollo del procedimiento, oponiéndose a la concesión de la marca, caso en el cual deberá agotar la vía gubernativa. De manera que, en el asunto sub examine, no era necesario agotar la vía gubernativa para acudir en demanda judicial ante el Consejo de Estado.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 596 / DECISIÓN 344

DE 1993 – ARTÍCULO 81 / DECISIÓN 344 DE 1993 – ARTÍCULO 82 LITERAL H / DECISIÓN 344 DE 1993 – ARTÍCULO 83 LITERAL B / DECISIÓN 344 DE 1993 – ARTÍCULO 113 / DECISIÓN 344 DE 1993 – ARTÍCULO 128

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá D. C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil (2000) Radicación número: 11001-03-24-000-1997-04300-01(4300)

Actor: IMPRESORA COLOMBIANA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Decide la Sala el proceso ordinario de única instancia que, mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró la sociedad IMPRESORA COLOMBIANA S.A. – IMPRECOL S.A., contra actos de la

Superintendencia de Industria y Comercio. I.- LA DEMANDA Solicita la parte actora que se acceda a las siguientes

I. 1. Pretensiones - Que se declare la nulidad de la Resolución Núm. 49.474 de 12 de diciembre de 1994 del Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual concedió el registro de la marca IMPRECOL, por diez años, a nombre de la sociedad IMPRESORES COLOMBIANOS S. A. – IMPRECOL S. A. (hoy FORMAS Y VALORES S. A.

FORVAL S.A.); - Que, como consecuencia de la anterior declaración, se niegue el registro de la marca IMPRECOL, para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, o Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad IMPRESORES COLOMBIANOS S.A., hoy (FORMAS Y VALORES S. A. FORVAL S. A.); - Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores, se ordene la cancelación del certificado de registro número 172.811, referido a los mencionados productos; - Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la entidad demandada, así como expedir copia de la sentencia que se dicte en este proceso para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I. 2. Hechos u omisiones Las pretensiones están fundamentadas, según la parte actora, en los hechos u

omisiones que se resumen a continuación: La sociedad IMPRESORA COLOMBIANA LIMITADA – IMPRECOL LTDA. (hoy IMPRESORA COLOMBIANA S.A. – IMPRECOL) se constituyó el 19 de diciembre de 1979, con el objeto de producir, comprar, vender y comercializar toda clase de

productos de la industria editorial, afines y asimilados, esto es, los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y desde entonces ha usado el signo “IMPRECOL” para comercializar sus productos. Esa sociedad había presentado el 2 de septiembre de 1987 solicitud de depósito del nombre comercial “IMPRESORA COLOMBIANA LTDA. IMPRECOL LTDA”. La sociedad IMPRESORES COLOMBIANOS S.A. (hoy FORMAS Y VALORES S.A. – FORVAL S.A.) presentó el 15 de marzo de 1989, es decir, dos años después de la solicitud de la actora, solicitud de registro de la marca IMPRECOL para distinguir productos de la Clase 16. Surtido el trámite de rigor, la entidad demandada produjo el acto acusado, esto es, la Resolución Núm. 49.474 de diciembre 12 de 1994. El 6 de junio de 1989, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio había expedido la Resolución Núm. 04313, mediante la cual concedió el Certificado de Depósito de Nombre Comercial para la expresión IMPRESORA COLOMBIANA LIMITADA – IMPRECOL LTDA., a favor de la actora. De manera que al producir la Superintendencia el acto demandado, desconoció el derecho a la exclusividad del signo de la actora.

I. 3. Normas violadas y concepto de la violación Artículos 81, 82 literal h, y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 13 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3º inciso

6º del C. C. A.

Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que la marca IMPRECOL carecía de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la Clase 16 Internacional. En el asunto sub judice, el signo concedido a la demandada es idéntico al signo de IMPRECOL, depositado con anterioridad como parte constitutiva y esencial del nombre comercial para la demandante, razón por la cual dicho signo no es suficientemente distintivo y desconoce la prioridad de la actora, que comercializa los mismos productos con signo idéntico. Se viola, también, el literal b) del artículo 83, ibídem, porque el signo concedido induce al público en error, pues ya existe un nombre comercial similar protegido, el cual identifica al comerciante de idéntica clase de productos. Se viola, así mismo, el literal h) del artículo 82, ibídem, pues la concesión del registro de un signo idéntico a uno ya concedido como parte constitutiva de un nombre comercial, puede llevar a engaños al público consumidor sobre la procedencia de dichos productos. En cuanto a la violación del artículo 128, ibídem, ésta se da porque la entidad demandada no protegió el nombre comercial, a pesar de tratarse de un derecho adquirido del titular del nombre desde el primer uso, sin que se requiera del depósito para gozar del amparo administrativo. Como consecuencia de lo anterior, se violó el artículo 58 constitucional, en concordancia con el artículo 603 del Código de Comercio, ya que siendo el primer

uso el hecho constituyente del derecho sobre el nombre comercial, la actora había adquirido ese derecho desde diciembre de 1979 y lo ratificó e hizo público con el depósito que solicitó y realizó el 2 de septiembre de 1987, más si se tiene en cuenta que de acuerdo con el artículo 605 del Código de Comercio, se presume que el depositante empezó a usar el nombre comercial desde el día de la solicitud. Finalmente, se violó el artículo 13 constitucional, en concordancia con el inciso 6º del artículo 3 del C.C.A., al desconocer la entidad demandada el principio de igualdad de las personas ante la ley y de imparcialidad de las autoridades administrativas, pues concedió el registro atacado, sin efectuar correcta y diligentemente el examen de registrabilidad a que estaba obligada.

II.- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II. 1 La entidad demandada La entidad demandada considera que se ajustó a las disposiciones legales, ya que la Oficina Nacional competente expidió el acto con plena competencia y cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas vigentes en materia marcaria. Del contenido de esas normas se concluye que la actora no logró desvirtuar la legalidad del acto acusado.

La parte demandante, según se desprende de la actuación administrativa, no se opuso a la solicitud de registro de la marca IMPRECOL para distinguir los productos de la Clase 16, dentro del término legal establecido para las oposiciones, a pesar de ser necesario, según los términos de la sentencia de 29 de julio de 1993, de la Sección Primera, proceso 305, amén de que es inequívoco que a la fecha de expedición del acto acusado, la parte actora no era titular de un

registro marcario anterior sobre la marca IMPRECOL para amparar los citados productos. Tampoco la parte actora como interesada interpuso los recursos procedentes en la vía gubernativa contra el acto administrativo acusado.

II. 2. El tercero interesado El tercero interesado considera, en cuanto a los hechos, que la sociedad

IMPRESORA COLOMBIANA LTDA. (hoy IMPRESORA COLOMBIANA S. A.

IMPRECOL S.A.), domiciliada en Medellín, cambió el día 11 de febrero de 1994 el nombre comercial por el de URIBE IMPRESORES LIMITADA, el cual mantuvo vigente desde la fecha de la reforma hasta el día 1º de marzo de 1995, cuando retoma nuevamente el nombre de IMPRECOL S.A., lo que significa que el nombre perdió vigencia y notoriedad por espacio de algo más de un año, lo que hace presumir que el uso del mismo empieza a regir y con efectos jurídicos desde el 1º de marzo de 1995. De otra parte, estima que es requisito sine qua non, para que pueda haber pronunciamiento de fondo, que el acto que se acuse sea el resultado de la oposición u observación o de la solicitud de cancelación del registro de marca, lo que en el evento sub lite no se produjo. De acuerdo con el artículo 610 del Código de Comercio, el retiro del comercio del titular, la terminación de la explotación del ramo de negocios para que se destine o la adopción de otro para la misma actividad, conduce, como en el asunto sub examine, a la pérdida del primer uso y del depósito del nombre comercial. En punto a las normas invocadas por la parte actora, se tiene:

No se violó el artículo 58 constitucional porque la sociedad demandada registró con arreglo a las leyes su marca en el país, con un uso ininterrumpido hasta la fecha. Tampoco se violó el artículo 13 constitucional porque se procedió a publicar la marca para que todas las personas con derecho o sin él presentaran observaciones, de manera que no hubiera discriminación alguna. En cuanto a la violación del artículo 81 de la Decisión 344, en cuanto a la falta de distintividad de una expresión que fue registrada, manifiesta que los nombres comerciales no tienen la posibilidad de registro como tal y lo único que la entidad hace es el depósito, que no puede ser controvertible, pues el elemento de publicidad del signo no se da. El control del registro y del depósito son distintos. La División de Signos Distintivos no tiene la posibilidad de saber del depósito del nombre comercial sino con la intervención del tercero, que pretende un supuesto mejor derecho. Respecto de la violación del artículo 83, ibídem, dice que FORVAL no es un tercero, dentro del texto del artículo, porque el derecho al uso se adquirirá por el registro de la marca ante la Oficina Nacional Competente, lo cual indica que es el titular de la misma y no un tercero. Ni tampoco se violó el artículo 128 de la precitada Decisión porque la parte actora no probó el supuesto de hecho de la norma, como es el uso del nombre comercial, con anterioridad o que si lo usó o lo dejó de usar como producto del cambio, o que por mandato legal el nombre se extinguió el día en que la sociedad dejó de usar el nombre de IMPRESORA COLOMBIANA LTDA., por el de URIBE IMPRESORES

LTDA. En igual sentido, no se demostró la violación del artículo 603 del Código de Comercio, como lo afirma la actora, pues es improcedente y temerario afirmar el uso interrumpido del nombre, cuando la realidad que resultará probada en el proceso es diferente.

III.- ALEGATOS DE CONCLUSION

III. 1. La parte demandada Se limita a reiterar los puntos de vista expuestos en la contestación de la demanda, como son los que tienen que ver con la competencia de la entidad para producir el acto acusado, así como también que la actora no logró desvirtuar la legalidad de dicho acto, respecto del cual no se opuso, ni agotó la vía gubernativa.

Retoma lo dicho por la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia de 7 de noviembre de 1990, Expediente 305, sobre los derechos del titular, dueño o propietario de una marca.

III. 2. El tercero interesado Insiste en los puntos de vista expuestos en la contestación de la demanda y reitera que los derechos sobre la marca dependen de su registro, por lo que no se tiene en cuenta lo que se aplica a los derechos de la personalidad o del uso. El acto acusado fue expedido con el cumplimiento de los requisitos de ley.

Finalmente, retoma la argumentación relacionada con la necesidad de que el actor se haya opuesto al otorgamiento de la marca y agotado la vía gubernativa, para lo cual cita lo decidido en los expedientes acumulados 1863 y 1864, en el sentido de que la entidad demandada al “ …ordenar un registro de un signo que sirva para distinguir productos o servicios de una empresa de los de la otra que eventualmente está utilizando el mismo signo, pero no ha obtenido su registro o

que no ha solicitado con anterioridad, por lo mismo no está en condiciones de saberlo y violar lo dispuesto en la ley …”, de manera que para que se dé la violación, se requiere que el acto acusado haya sido el resultado de la oposición u observación o de la solicitud anterior, lo que en el sub lite no se produjo.

III. 3. El Ministerio Público Por ser de obligatorio acatamiento la interpretación prejudicial que rinda el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Agente del Ministerio Público considera que su intervención en el asunto sub judice carece de relevancia jurídica, razón por la cual no emitió concepto.

IV.- DECISION No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

IV. 1. El caso La sociedad actora, IMPRESORA COLOMBIANA S.A. – IMPRECOL S.A., demandó la nulidad de la Resolución Núm. 49.474 de 12 de diciembre de 1994, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió a la sociedad IMPRESORES COLOMBIANOS S.A. – IMPRECOL S.A. el registro de la marca nominativa “IMPRECOL”, dentro del Expediente Núm. 92 299710, por el término de diez (10) años, para todos los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a pesar de que la actora había solicitado y obtenido el Certificado de Depósito Núm. 4785 del nombre comercial “IMPRESORA

COLOMBIANA LIMITADA – IMPRECOL LTDA.”, de la sociedad que se distingue con el mismo nombre, para distinguir al empresario dedicado a la elaboración, producción y distribución de papel, cartón y artículos de esa materia, no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos, material para artistas, etc., mediante la Resolución Núm. 04313 de 6 de junio de 1989, del Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Considera la actora que el nombre registrado no es suficientemente distintivo, por lo cual es confundible y puede inducir al público en error, a lo que responde la entidad que el acto acusado no puede ser demandado porque el interesado no presentó oportunamente oposición al registro de la marca, ni agotó la vía gubernativa, amén de que el acto fue producido por autoridad competente y con el lleno de las formalidades legales. Agrega el tercero interesado, además de adherir a lo dicho por la entidad, que la sociedad actora cambió su razón social por el término largo de un año, 1994 – 1995, cuando empezó a llamarse URIBE IMPRESORES LTDA., razón por la cual desapareció su derecho sobre el nombre que había depositado. Agrega que el derecho a la exclusividad se predica de las marcas debidamente registradas.

IV. 2. La oposición en el trámite administrativo La jurisprudencia de la Corporación, fundamentada en las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tiene establecido que la falta de oposición del actor en el curso del procedimiento administrativo

especial que conduce al otorgamiento del registro de la marca no le impide, posteriormente, acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa a controvertir la legalidad del acto administrativo que la concede. A este propósito, la Interpretación Prejudicial Núm. 45-IP-98 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dada con ocasión de este negocio, refiriéndose al punto dijo: “Una vez más se ratifican los criterios sentados por este Tribunal, de que al funcionario administrativo competente le corresponde el examen de fondo de la registrabilidad del signo, háyanse formulado o no ‘observaciones’ por parte de los interesados; y que dicho examen debe preceder necesariamente al otorgamiento o denegación del registro marcario”. La Sala observa que el hecho de no haber formulado oposición en el curso del trámite administrativo no impide que la parte interesada acuda posteriormente, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, ante los jueces competentes para que se pronuncie sobre las condiciones de legalidad en que fue concedida la marca.

IV. 3. El agotamiento de la vía gubernativa La jurisprudencia de la Corporación, de otra parte, ha establecido que en materia de control de legalidad de la concesión del registro de marcas no es necesario haber agotado previamente la vía gubernativa. El artículo 596 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, prescribe que, a petición de parte interesada y en cualquier tiempo, podrá solicitarse la nulidad del registro de una marca.

De otra parte, la Sala observa que los procedimientos administrativos previstos en

la primera parte del Código Contencioso Administrativo no resultan aplicables cuando existen procedimientos especiales, como sucede en el caso de la concesión del registro de marcas o del depósito de nombres comerciales, pues este procedimiento especial tiene sus propias reglas. En la medida de que el procedimiento especial adolezca de vacíos, podrá acudirse a la regulación general de la materia, en la medida de que la norma aplicable sea compatible. Cuando se trata de la concesión del registro de marcas, el interesado puede directamente demandar ante el juez administrativo la anulación del acto de la Superintendencia de Industria y Comercio, sin necesidad de haber agotado la vía gubernativa, a menos que esa parte haya intervenido durante el desarrollo del procedimiento, oponiéndose a la concesión de la marca, caso en el cual deberá agotar la vía gubernativa. De manera que, en el asunto sub examine, no era necesario agotar la vía gubernativa para acudir en demanda judicial ante el Consejo de Estado.

IV. 4. La distintividad de la marca El artículo 81 de la Decisión 344 prescribe: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otras personas”.

De otra parte, la Decisión prohíbe el registro, así: Artículo 82. “No podrán registrarse como marcas los signos que: “… … … “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en

particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”. Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “… … … … “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error. “… … … … ” (Las negrillas no son del texto). Finalmente, el artículo 128 ibídem reza: “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. En el asunto sub lite, se trata, de una parte, del depósito de un nombre comercial, con anterioridad a la concesión del registro de una marca similar al nombre comercial. En efecto, el nombre comercial depositado es IMPRESORA COLOMBIANA LIMITADA – IMPRECOL LTDA., cuyo titular era la empresa del mismo nombre, inscrito a partir del 6 de junio de 1989 (v. folio 139), pues la Resolución Núm. 4785 que concedió el certificado de depósito es de la misma fecha. Y, de otra parte, de la concesión del registro de la marca nominativa IMPRECOL, Certificado Núm. 1728811, otorgado por medio de la Resolución

Núm. 49474 de 12 de diciembre de 1994. La solicitud de la marca fue hecha el 15 de marzo de 1989 (v. folio 42) y se ordenó su publicación el 12 de julio de 1994, después de haber cumplido con los requisitos de forma (v. folio 51). Se trata, entonces, del depósito de un nombre comercial que resulta similar y confundible con una marca, cuyo registro fue concedido posteriormente. No se trata de un problema entre registro de marcas, como parece entenderlo la entidad, cuando en la contestación de la demanda dice que “… la parte demandante no era titular de un registro marcario anterior sobre la marca IMPRECOL…”. No, el problema tiene que ver con la confusión entre un nombre comercial y una marca. De otra parte, se tiene que la sociedad actora, IMPRESORA COLOMBIANA LIMITADA o IMPRECOL LTDA., fue constituida por Escritura Pública Núm. 2.756 de 19 de diciembre de 1979, de la Notaría 13 de Medellín, en tanto que la sociedad IMPRESORES COLOMBIANOS S.A. se constituyó por Escritura Pública Núm. 4949 de 22 de diciembre de 1986, de la Notaría Quinta de Cali. Comparados el nombre comercial con la marca registrada resulta evidente que la marca IMPRECOL es similar y, por tanto, confundible con el nombre comercial IMPRESORA COLOMBIANA LTDA – IMPRECOL LTDA., pudiendo inducir en error al público consumidor en cuanto a la procedencia de los productos o bienes ofrecidos en el mercado, incurriéndose así en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena, que prohibe registrar como marca aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducir al público en error, “… razón por la cual, dice el Tribunal de Justicia, únicamente el titular de un nombre comercial puede utilizarlo y registrarlo como marca y correlativamente sólo el titular de una marca registrada puede utilizarla y registrarla como nombre comercial”. Esas circunstancias se dan en el presente asunto, pues ambas sociedades se dedican a ofrecer artículos de la misma naturaleza, procedentes de sociedades cuya sigla es IMPRECOL, lo cual indica que el acto de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del cual se concedió la marca, se encuentra viciado de nulidad.

IV. 5. El cambio de nombre de la actora Considera el tercero interesado que IMPRECOL S. A. cambió de nombre por el de URIBE IMPRESORES LIMITADA, durante el período que va del 11 de febrero de 1994 al 1º de marzo de 1995, razón por la cual el nombre registrado perdió vigencia y notoriedad por espacio de algo más de un año.

La Sala no comparte el razonamiento expuesto porque la vigencia del derecho, generado por el depósito de un nombre comercial, no depende de la razón social del titular del derecho, pues resulta indiferente, ya que la sociedad transformada se presume titular de los antiguos derechos, entre los cuales se cuenta, naturalmente, el nombre depositado con anterioridad, amén de que el no uso del nombre depositado ha debido ser demostrado por la parte interesada. Dadas las anteriores consideraciones se decretará la nulidad del acto acusado,

como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso