CE-11001-03-24-000-1997-04645-01(4645)-2000

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / MARCAS - Obligatoriedad de realizar examen de registrabilidad / REGISTRO MARCARIO – No procede frente a la marca mixta GOSSY para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y riesgo de confusión con la marca GOZZO previamente registrada en la misma clase [C]omo en efecto lo considera el Tribunal Andino, la Administración no efectuó el estudio de registrabilidad, obligatorio según las voces del artículo 96 de la Decisión 344 […]. Al no haberse efectuado el mencionado examen, o haberse realizado deficientemente, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no advirtió que las marcas GOSSY (mixta) y GOZZO son confundibles, máxime si se tiene en cuenta de que ambas amparan productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro de la que se encuentran: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo. El examen de confundibilidad o de registrabilidad, echado de menos, debe adelantarse para advertir si las marcas en contienda pueden llevar o no al público consumidor a error. Al comparar las marcas ya mencionadas se aprecia que presentan gran similitud porque la partícula GO, común a las dos expresiones, no puede

catalogarse como un radical genérico y, por ende, puede ser registrable. Los subfijos SSY y ZZO se prestan a confusión porque al examinarlos en forma fonética, audiológica y ortográfica no se advierte fácilmente la diferencia existente. Esa diferencia, que se apoya en el criterio gráfico, por incluir GOSSY la cabeza de un semoviente vacuno, pero no es suficientemente distintiva para diferenciar los productos que ampara una y otra marca, debiéndose tener en cuenta que la una y la otra distinguen idénticos productos, ya que el elemento predominante es el nominativo. De haberse realizado el estudio de confundibilidad, como lo ordena la normatividad andina, la Administración se habría percatado de la similitud entre las marcas GOSSY (mixta) y GOZZO, de las cuales la segunda se registró con anterioridad a la solicitud presentada por la Industria Lechera La Crema González Hermanos Ltda., lo que le otorga un determinado posicionamiento en el mercado. De lo anterior se puede concluir que, en aplicación de las recomendaciones hechas por el Tribunal Andino de Justicia y del literal a) del artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no le asiste razón a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando mediante el acto administrativo demandado en nulidad concedió el registro de la marca GOSSY (mixta), para distinguir productos de la clase 30, por existir elementos que pueden llevar a confusión al público consumidor con respecto de la marca GOZZO, cuyo titular es la sociedad demandante en virtud del certificado núm. 154.454. Dimana, entonces, de lo dicho que el cargo endilgado contra la resolución núm. 10547 de 22 de

marzo de 1994 está llamado a prosperar.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 96

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil (2000) Radicación número: 11001-03-24-000-1997-04645-01(4645)

Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S. A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC La Sala decide, en única instancia, la demanda instaurada mediante apoderado por la sociedad actora, en ejercicio de las acciones consagradas en los artículos 84 del C.C.A. y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para que se declare la nulidad de la resolución núm. 10547 de 22 de marzo de 1994 de la

Superintendencia de Industria y Comercio.

I - ANTECEDENTES

I. 1. LA DEMANDA

I. 1. 1. Pretensiones Pretende la sociedad demandante que se declare la nulidad de la mencionada resolución núm. 10547 de 22 de marzo de 1994, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta GOSSY a favor de la sociedad Industria Lechera La Crema González Hermanos Ltda., para distinguir todos los productos de la clase 30

de la Clasificación Internacional de Niza, por un término de 10 años. Como consecuencia de la anterior declaración, pide la sociedad accionante que se ordene anular el registro núm. 152.419 y el certificado correspondiente. La sentencia deberá publicarse en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I. 1. 2. Normas violadas y el concepto de la violación Por falta de aplicación se viola el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque, sin tener en cuenta la confundibilidad existente entre las marcas confrontadas, al ser la sociedad Alpina titular de la marca GOZZO, solicitada el 22 de noviembre de 1991 y hallarse registrada bajo el núm. 154.454 de 15 de marzo de 1994, vigente hasta el año 2004, es confunde fácilmente con la marca GOSSY, cuya solicitud de registro fue hecha el 28 de junio de 1993, dadas las similitudes existentes entre sus denominaciones y porque una y otra amparan productos idénticos.

La denominación GOSSY es el elemento predominante de la marca , en razón de su predominancia dentro del conjunto. La denominación GOSSY es confundible con la marca GOZZO en razón de sus estructuras ortográficas semejantes y su pronunciación semejante. Ambas denominaciones están constituidas por un número igual de letras. Sus dos primeras son idénticas. Las centrales, gráficamente confundibles y se duplican. Así mismo, en razón de su aspecto fonético, tienen dos sílabas: la primera idéntica y la pronunciación de las consonantes de la segunda sílaba igual. Además, tienen la misma acentuación y la misma sílaba tónica.

El público consumidor potencial de los productos distinguidos con las marcas enfrentadas y el precio de los mismos, los cuales por tratarse de alimentos de fácil consumo, llevan a concluir que se trata de productos de consumo popular, de bajo precio y en cuya selección no se presta un alto grado de atención. La consecuencia obvia es que la comparación entre las marcas debe efectuarse de una manera más rigurosa pues, por las razones anotadas el consumidor medio tenderá a confundirse si no se le despierta una impresión netamente distinta. Se viola el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no practicó un análisis de fondo de la solicitud, ya que la resolución que concede el registro, con la simple manifestación de que la solicitud cumple con requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, no satisface tal requerimiento y contraría lo sostenido por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. II - LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La entidad demandada, Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de apoderado, manifiesta que conforme a las facultades legales otorgadas a la Oficina Nacional competente, se expidió legal y válidamente la Resolución núm. 10547 de 22 de marzo de 1994, certificado núm. 152.419, concediendo el registro de la marca GOSSY, para distinguir todos los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. De los documentos obrantes en el expediente núm. 93-393511, contentivo de la actuación administrativa relativa al registro de la marca GOSSY, se concluye que

la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Al efectuar el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas en debate: GOSSY (mixta) y GOZZO se concluye en forma evidente que éstas no son semejantes entre sí y no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos e ideológicos y, por lo tanto, no conllevan a engaño al consumidor medio. Lo anterior se reafirma en el hecho de que la marca GOSSY es mixta y en que se incluye como elemento adicional la figura de un animal vacuno, que la hace aún más distintiva frente a la marca GOZZO. En consecuencia, la marca GOSSY (mixta), conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cumple con todos los requisitos establecidos en la normatividad comunitaria. Como quedó señalado en el auto de 26 de marzo de 1999, obrante a folio 163, por haber sido presentado en forma extemporánea, nada se dispone respecto de la contestación de la demanda presentada por el Curador Ad Litem de la sociedad Industria Lechera La Crema González Hermanos Ltda., quien fuera llamada la proceso como tercera interesada en las resultas del mismo. III - LA ACTUACIÓN SURTIDA Por auto de 17 de septiembre de 1997 (v. folios 65 a 67), se admitió la demanda y se dispuso notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio, como parte demandada, y a la sociedad Industria Lechera La Crema González Hermanos Ltda.,

como tercero interesado en las resultas del proceso. Como fue imposible notificar personalmente al representante legal de la compañía titular de la marca GOSSY (mixta), se dispuso su notificación en los términos del artículo 207 del C.C.A. (v. folios 110 a 111). Surtido el trámite de rigor, se designó Curador Ad litem (v. Folio 149). Por auto de 24 de mayo de 1999 (v. Folios 166 a 167), se abrió a pruebas el proceso. Las partes, de conformidad con lo ordenado por el artículo 210 del C.C.A, alegaron de conclusión (v. Folio 169) y, posteriomente, se suspendió el proceso para que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fijara el alcance de las normas comunitarias que la parte demandante cita como violadas (v. Folios 183 a 184), actuación, esta última, que obra a folios 197 a 206. IV – LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante oficio núm. 341-STJCA-2000 de 29 de junio del año en curso, concluyó que: “1. De las prohibiciones de registro determinadas en el artículo 83 de la Decisión 344 y específicamente la consignada en el literal a), se desprende que la condición de semejanza de una marca con otra anteriormente solicitada o registrada, constituye una causal para rechazar su registro, a fin de no transgredir el principio de prioridad que rige en el derecho comunitario de marcas y patentes. La norma comunitaria citada es clara al disponer la irregistrabilidad como marca de los signos, que en relación a derechos de terceros, sean idénticos o

semejantes de manera que puedan inducir al público a error. “2. La determinación de la identidad o semejanza entre dos signos marcarios en el examen de registrabilidad es atribución de la Oficina Nacional Competente, a la cual corresponde realizar el cotejo entre las marcas que se reputen confundibles. Para el efecto se deben analizar los signos en su conjunto y si de ese análisis resulta una semejanza ortográfica o fonética que pueda inducir a error al consumidor, debe denegarse la solicitud de registro. “3. El artículo 96 de la Decisión 344 prescribe que al vencimiento del plazo para presentar observaciones si éstas no se hubiesen efectuado, la Oficina Nacional Competente debe proceder al examen de registrabilidad y luego de éste otorgar o denegar el registro de la marca, hecho que deberá ser comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” V - EL CONCEPTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO En el presente asunto, el Agente del Ministerio Público estima procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, tal como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo multilateral. VI - DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes CONSIDERACIONES Lo mostrado por los presentes autos permite a la Sala advertir que las pretensiones de la sociedad demandante están llamadas a prosperar, según se explica a continuación. El Tribunal de Justicia del Grupo Andino arribó a las conclusiones transcritas

párrafos antes, al considerar que, según el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, una vez vencido el plazo para presentar observaciones, si éstas no se allegaron, la Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad y, como consecuencia de éste, otorgar o denegar el registro de la marca, resultado que deberá plasmarse en una resolución debidamente motivada que debe ser notificada al peticionario. “En el expediente sometido por la instancia consultante, no obra constancia de que la División de Signos Distintivos haya practicado el examen de fondo de la solicitud previsto en el artículo 93 del Decisión 433.” (...) “... el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.” En efecto, al revisar el expediente administrativo núm. 393511, cuya copia obra a folios 73 a 109, se observa que una vez realizada la publicación de la solicitud de registro de la marca GOSSY (mixta) (v. folio 94), inmediatamente después se profirió la Resolución núm. 10547 de 22 de marzo de 1994, a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta GOSSY a la Industria Lechera La Crema González Hermanos Ltda., por un término de 10 años, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La anterior decisión fue recurrida en reposición y apelación, por la hoy parte demandante, vías impugnativas que fueron rechazadas por la Administración, bajo

el entendido de que “... el recurrente no es parte interesada dentro del trámite de registro.” El anterior recuento muestra que, como en efecto lo considera el Tribunal Andino, la Administración no efectuó el estudio de registrabilidad, obligatorio según las voces del artículo 96 del la Decisión 344, norma supranacional que consagra: “Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubiesen presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” Al no haberse efectuado el mencionado examen, o haberse realizado deficientemente, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no advirtió que las marcas GOSSY (mixta) y GOZZO son confundibles, máxime si se tiene en cuenta de que ambas amparan productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro de la que se encuentran: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo. El examen de confundibilidad o de registrabilidad, echado de menos, debe adelantarse para advertir si las marcas en contienda pueden llevar o no al público consumidor a error. Al comparar las marcas ya mencionadas se aprecia que

presentan gran similitud porque la partícula GO, común a las dos expresiones, no puede catalogarse como un radical genérico y, por ende, puede ser registrable. Los subfijos SSY y ZZO se prestan a confusión porque al examinarlos en forma fonética, audiológica y ortográfica no se advierte fácilmente la diferencia existente. Esa diferencia, que se apoya en el criterio gráfico, por incluir GOSSY la cabeza de un semoviente vacuno, pero no es suficientemente distintiva para diferenciar los productos que ampara una y otra marca, debiéndose tener en cuenta que la una y la otra distinguen idénticos productos, ya que el elemento predominante es el nominativo. De haberse realizado el estudio de confundibilidad, como lo ordena la normatividad andina, la Administración se habría percatado de la similitud entre las marcas GOSSY (mixta) y GOZZO, de las cuales la segunda se registró con anterioridad a la solicitud presentada por la Industria Lechera La Crema González Hermanos Ltda., lo que le otorga un determinado posicionamiento en el mercado. De lo anterior se puede concluir que, en aplicación de las recomendaciones hechas por el Tribunal Andino de Justicia y del literal a) del artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no le asiste razón a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando mediante el acto administrativo demandado en nulidad concedió el registro de la marca GOSSY (mixta), para distinguir productos de la clase 30, por existir elementos que pueden llevar a confusión al público consumidor con respecto de la marca GOZZO, cuyo titular es la sociedad demandante en virtud del certificado núm. 154.454.

Dimana, entonces, de lo dicho que el cargo endilgado contra la resolución núm. 10547 de 22 de marzo de 1994 está llamado a prosperar. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO.- DECLÁRASE LA NULIDAD de la Resolución núm. 10547 de 22 de marzo de 1994, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca GOSSY (mixta), para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Industria Lechera La Crema González Hermanos Ltda. SEGUNDO.- Como consecuencia de la declaratoria anterior, se ordena a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que ANULE EL REGISTRO NÚM. 152.419, correspondiente a la marca mencionada. TERCERO.- La Superintendencia de Industria y Comercio deberá publicar esta decisión en la Gaceta de Propiedad Industrial. Notifíquese La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 16 de noviembre de 2000.

OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA