CE-11001-03-24-000-1997-04722-01(4722)

ACCION ESPECIAL DE NULIDAD MARCARIA - Se puede interponer en cualquier tiempo contra el acto que concede un registro marcario por el tercero que tenga interés directo Conviene aclarar que la Sala interpreta la presente acción como la especial de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la actora es un tercero y se trata de un acto que concede el registro de una marca, evento en el cual la acción se puede interponer en cualquier tiempo por quien tenga interés directo en el asunto y, en este caso, es evidente que la accionante lo tiene. SEMEJANZA DE MARCAS - Inexistencia entre PLANILUX y PLANICEL por no ser el prefijo PLANI de uso genérico o común / MARCA MIXTADeterminación del predominio del elemento denominativo o gráfico Como se observa a simple vista, la marca PLANILUX tiene en común con la marca PLANICEL, la partícula PLANI, la cual no constituye raíz o expresión genérica o de uso común que tenga relación con, o sirva para designar, los productos de la clase 19. Así se advierte en el dictamen pericial, al indicar que PLANI no es un prefijo de uso común. Como tal, observa la Sala que puede ser la raíz de planicie, planificación, planilla o planímetro, nada de lo cual corresponde a los referidos productos. Por consiguiente, debe ser considerada en el cotejo de las marcas enfrentadas. Para efectos de esta comparación se debe considerar que se está ante una marca mixta y una denominativa. Como quiera que la marca mixta es la compuesta por un elemento denominativo y un elemento gráfico, ha de tenerse en cuenta el peso de cada elemento en el conjunto de la marca y así

establecer sí le debe tratar como marca denominativa o como marca gráfica, según sea mayor el peso de uno u otro elemento (denominativo o gráfico). En el caso de PLANILUX, el elemento gráfico está dado únicamente por el diseño de las letras de dicha expresión, que se asemeja a la letra cursiva. Por lo tanto, es evidente que se destaca la parte denominativa, cumpliéndose así la regla de que en las marcas mixtas predomina el elemento denominativo, por ser el que se usa comúnmente en la identificación del producto respectivo, mientras que el elemento gráfico no tiene mayor significado. En consecuencia, la marca mixta PLANILUX (según modelo adjunto) se considerará como marca denominativa para efectos de su comparación con la marca denominativa PLANICEL. CONFUNDIBILIDAD - Confrontación en planos auditivo o fonético, ortográfico o visual, conceptual o ideológico / COMPARACIÓN FONÉTICAConfundibilidad cuando las vocales son idénticas y ubicadas en el mismo orden / TONALIDAD DE MARCA - Cuando la sílaba tónica es coincidente en los signos cotejados / SILABA TONICA - Se determina por el acento prosódico / SEMEJANZA POR TONALIDAD DE MARCA - Inexistencia entre los signos PLANILUX y PLANICEL por sílaba tónica grafica y fonéticamente distinta Para determinar el grado de confundibilidad entre ellas, es preciso confrontarlas en los planos auditivo o fonético y ortográfico o visual, así como en el conceptual o ideológico. a.- Para la comparación fonética cabe aplicar las reglas señaladas en la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, de las cuales sólo se

cumple la primera, a saber: 1) Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor. En este caso los signos PLANILUX y PLANICEL no solamente tienen dos vocales idénticas, la A y la I, ubicadas en el mismo orden, primer y segundo lugar, sino que la partícula PLANI es igual, luego se cumple esta regla. 2) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). Como quiera que la pronunciación de estas palabras es PLANILÚX y PLANICÉL, debido al mayor esfuerzo que se hace al pronunciar sus respectivas últimas sílabas (acento prosódico), resulta que la sílaba tónica de la primera es LUX y de la segunda CEL, evidenciándose que son fonética y gráficamente diferentes. En consecuencia, no se cumple esta regla. Si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante. De acuerdo a lo antes expuesto, esta regla tampoco se cumple, puesto que la silaba tónica en ambas palabras es la última. SILABA TONICA - Por su ubicación puede determinarse la semejanza o diferencia entre dos signos / SEMEJANZA FONÉTICA - Inexistencia entre PLANILUX y PLANICEL en virtud de la sílaba tónica divergente /

SEMEJANZA ORTOGRAFICA - Inexistencia entre Planilux y Planicel por sílaba tónica divergente precedido de sílabas idénticas / SEMEJANZA CONCEPTUAL - Inexistencia entre denominaciones caprichosas sin significado / IRREGISTRABILIDAD DE MARCA POR RIESGO DE CONFUSIÓN - Inexistencia entre los signos Planilux y Planicel Por último, si la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor. Esta situación se da entre las citadas marcas, ya que la sílaba tónica de una es diferente a la de la otra (LUX y CEL, respectivamente), mientras que la primera sílaba es idéntica: PLA, en ambos signos. De lo anterior se desprende que en el plano auditivo o fonético se presenta una semejanza débil, en virtud de las diferencias que impone la sílaba tónica. En el campo ortográfico, como consecuencia de lo anterior, se aprecia que aunque ambos vocablos están formados por igual número de sílabas, una es divergente, que es precisamente la sílaba tónica, la última en ambas denominaciones, que en una es LUX y en la otra es CEL, cuya diferencia es tan notoria que resalta o predomina sobre la identidad de las dos primeras, PLA y NI. Al respecto es menester atender los siguientes lineamientos: Es claro que vistos en su conjunto, como un todo, y de manera sucesiva, los signos PLANILUX y PLANICEL son visualmente diferentes por su escritura. En el campo conceptual, se tiene que se trata de denominaciones caprichosas, que no tienen un significado en el lenguaje natural, luego no hay forma de establecer una idea o

concepto que permita compararlas en este campo. En consecuencia, es mayor la diferencia que la semejanza, de modo que, como lo señala la Superintendencia de Industria y Comercio, ciertamente no se presenta el riesgo de confusión entre ambas marcas, por tanto, al haberse concedido el registro de la marca PLANILUX, no se violó la norma comunitaria invocada en el segundo cargo, el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque atendida la diferencia anotada las marcas PLANILUX y PLANICEL pueden coexistir en el mercado sin que puedan inducir al público en error, lo cual permite registrar dicho signo como marca. No aparece entonces demostrada la causal de irregistrabilidad invocada en el cargo, esto es, que sea semejante a un signo ya registrado para representar la misma clase de productos, que en este caso es PLANICEL, según lo prescrito en la citada norma.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio del dos mil uno (2001) Radicación número: 11001-03-24-000-1997-04722-01(4722)

Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, el proceso referenciado, promovido por la sociedad Eternit Colombiana S.A. contra la Superintendencia de Industria y

Comercio, por haber concedido el registro de la marca mixta PLANILUX, para distinguir productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. I.- LA DEMANDA En ejercicio de la acción de nulidad y mediante el trámite del proceso ordinario, la sociedad actora solicita al Consejo de Estado que acceda a las siguientes: I.1. Pretensiones Que declare la nulidad de los siguientes actos: - Resolución número 25096 de 27 de diciembre de 1995, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la observación formulada por esa sociedad a la solicitud de registro de la marca mixta PLANILUX y se accedió a dicho registro, en la clase 19 de la Clasificación Internacional, a favor de la firma Colombit S.A. - Resoluciones números 12253 de 17 de mayo de 1996 y 970 de 16 de junio de 1997, emanadas de la misma entidad, por las cuales, en su orden, se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la mencionada Resolución 25096, en el sentido de confirmarla. - Asimismo, del certificado de registro que se conceda como consecuencia de la resolución que otorgó la marca. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada que a la sociedad Colombit S.A. no se le puede registrar ni expedir título alguno en relación con la marca mixta PLANILUX, para distinguir productos de la clase 19. I.2. Los hechos y omisiones de la demanda En los hechos relevantes de la demanda se relata que la sociedad Colombit S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca

mixta PLANILUX, para distinguir productos de la clase 19 Internacional, a lo cual se opuso Eternit Colombiana S.A. con observaciones basadas en el hecho de que la marca PLANILUX es semejante a la marca PLANICEL, de la cual es propietaria. Que, surtido el trámite de la oposición, la Superintendencia demandada expidió la Resolución núm. 25096 de 27 de diciembre de 1995, mediante la cual declaró infundada la observación y concedió el registro de la marca solicitada. Contra la mencionada resolución se interpusieron los recursos de reposición y apelación, el primero de los cuales fue resuelto mediante Resolución núm. 12253 de 17 de mayo de 1996, confirmando la resolución impugnada y concediendo el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, funcionario que, mediante Resolución núm. 970 de 16 de junio de 1997, desató la apelación y también decidió confirmarla. I.3. Normas violadas y concepto de la violación Artículo 29 de la Constitución Política, porque en la vía gubernativa se ignoraron las pruebas solicitadas por la actora, ya que ni siquiera hubo mención de ellas. De haber sido practicadas habría sido imposible jurídicamente la concesión de la marca PLANILUX a favor de Colombit S.A. Artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque fácilmente se puede apreciar que la coexistencia de las marcas PLANILUX y PLANICEL sí induce al público en error y, por lo tanto, no se puede

registrar la marca solicitada. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La Superintendencia de Industria y Comercio solicita que no se tengan en cuenta las pretensiones de la demanda, por carecer de apoyo jurídico para que prosperen. Sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Cita diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los que se analizan los requisitos que debe tener un signo para ser registrado como marca para concluir que, efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas PLANILUX y PLANICEL, no existen semejanzas entre ellas que puedan inducir al público en error y que, por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conlleva a error al público consumidor. II.2. La sociedad Colombit S.A., notificada de la demanda en calidad de tercera interesada en el proceso, no hizo manifestación alguna sobre la misma. III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos de los actos objeto de la acción, visibles a folios 59

a 132, así como un dictamen pericial sobre la confundibilidad de las marcas confrontadas (folios 231 a 235). IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION IV.1. La actora sostiene que se ha hecho caso omiso de los factores principales para determinar el riesgo de confusión entre marcas, a saber, la identidad o semejanza de los signos enfrentados y la naturaleza de los productos distinguidos por ambas marcas. A lo anterior se agrega la notoriedad de la marca PLANICEL de Eternit Colombiana S.A., el consumidor, la intensidad del uso, la difusión de la marca, la identidad o analogía de los productos y los canales de comercialización, así como el riesgo de asociación que puede inducir al consumidor a pensar que los productos provienen de empresas vinculadas o asociadas. Advierte que la palabra PLANI no es un elemento genérico respecto de productos de la construcción y que ella le da similitud fonética a las marcas enfrentadas debido a que las vocales son casi las mismas, están colocadas en el mismo sitio en ambas expresiones y las dos primeras sílabas son idénticas, mientras que la última es un elemento diferencial débil, incapaz de eliminar la semejanza que generan las demás. Finalmente, reseña el peritaje rendido en el proceso para concluir que en el mismo se establece, sin temor a dudas, que las marcas PLANICEL y PLANILUX son semejantes y que, como consecuencia de dicha semejanza, existe el riesgo por parte del consumidor de confundirlas al momento de comprar los productos que las llevan, en perjuicio de Eternit Colombiana S.A., quien fue la primera en

registrarla. IV.2. Por su parte, la entidad demandada reitera que se opone a las pretensiones de la demanda e insiste en las razones de defensa que expuso en su contestación y, en virtud de ellas, concluye que la marca “PLANILUX” (según modelo) no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena vigente; y que entre ella y PLANICEL no se presentan semejanzas que induzcan al público en error; de donde concluye que la actora no logró desvirtuar la legalidad de los actos acusados. IV.3. La sociedad Colombit S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, guardó silencio. IV.4. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación manifiesta que se atiene a los términos de la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso (folio 241). V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL En la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluye que: “Primero. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, si no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. “Segundo. La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez

nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido. “Tercero. Para determinar el riesgo de confusión deben los Jueces Nacionales y autoridades competentes tomar en cuenta al consumidor medio de los productos, es decir que deben efectuar un examen riguroso de las solicitudes de registro de marcas, en especial si son productos de consumo masivo” (folio 283)”. VI.- CONSIDERACIONES VI.1. Naturaleza de la acción Conviene aclarar que la Sala interpreta la presente acción como la especial de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la actora es un tercero y se trata de un acto que concede el registro de una marca, evento en el cual la acción se puede interponer en cualquier tiempo por quien tenga interés directo en el asunto y, en este caso, es evidente que la accionante lo tiene. VI.2. Análisis de los cargos Se persigue la nulidad de las resoluciones números 25096 de 27 de diciembre de 1995, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta PLANILUX, en la clase 19 de la Clasificación Internacional, a favor de la firma Colombit S.A.; 12253 de 17 de mayo de 1996 y 970 de 16 de junio de 1997, por las cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera decisión mencionada, en el sentido de confirmarla, por razones que aluden a la violación del debido proceso y a la irregistrabilidad de dicha marca por ser confundible con la marca PLANICEL, para distinguir los mismos productos. Para

decidir el asunto se hacen las siguientes precisiones: VI.2.1. Violación del artículo 29 de la Constitución Política El cargo se sustenta en que en la vía gubernativa se ignoraron las pruebas solicitadas por la actora, ya que ni siquiera hubo mención de ellas. Significa lo anterior que el cargo está referido a aspectos procedimentales de la citada resolución, es decir, de la vía gubernativa. Como quiera que el precepto aducido contiene un principio general cuya aplicación en cada caso se encuentra sujeta a la normatividad que lo concreta, se tiene que tratándose del régimen marcario está desarrollado en el derecho comunitario y en lo no previsto en él en disposiciones del derecho interno, como lo señaló la Sala en sentencia reciente1. Sin embargo, en la demanda no se invoca como violada norma alguna del derecho comunitario, ni del derecho interno en subsidio de aquél, que, por regular específicamente el punto en que se sustenta el cargo, constituya desarrollo del debido proceso correspondiente al asunto. Por consiguiente, dado el carácter rogado de esta acción, en virtud de lo señalado en el artículo 137 numeral 4 del C.C.A., no es posible estudiar el cargo. VI.2.2. La semejanza entre las marcas confrontadas Los cargos de violación de las normas comunitarias tienen como fundamento común la supuesta confundibilidad, por la semejanza ortográfica y fonética, del signo PLANILUX con el signo PLANICEL, ambos registrados como marca para distinguir productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, artículo 2º del Decreto 755 de 1972 (Materiales de construcción, piedras naturales

y artificiales, cemento, cal, mortero, yeso, y grava; tuberías de gres o de cemento; productos para construcción de carreteras; asfalto, pez y betún; casas transportables; monumentos de piedra; chimeneas); y, por ende, la irregistrabilidad del primero, dada la precedencia del segundo en el registro. Sobre este aspecto, en la Resolución núm. 005579 de 1999 se expuso la siguiente consideración: “TERCERO.- Que el estudio de confundibilidad implica comparar las marcas en conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que 1 Sentencia de 4 de mayo de 2001, expediente número 6241, consejero ponente, doctor GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO; actora, VIDRIO ANDINO S.A. se comparan o el examinarlos en sus detalles. En opinión de este despacho, entre la expresión que se pretende registrar PLANILUX y la marca en que se basa la observación PLANICEL, no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor a error y, por consiguiente estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en ninguna otra de las establecidas en las normas vigentes”. VI.2.2.1. Como se observa a simple vista, la marca PLANILUX tiene en común con la marca PLANICEL, la partícula PLANI, la cual no constituye raíz o

expresión genérica o de uso común que tenga relación con, o sirva para designar, los productos de la clase 19. Así se advierte en el dictamen pericial, al indicar que PLANI no es un prefijo de uso común. Como tal, observa la Sala que puede ser la raíz de planicie, planificación, planilla o planímetro, nada de lo cual corresponde a los referidos productos. Por consiguiente, debe ser considerada en el cotejo de las marcas enfrentadas. VI.2.2.2. Para efectos de esta comparación se debe considerar que se está ante una marca mixta y una denominativa. Como quiera que la marca mixta es la compuesta por un elemento denominativo y un elemento gráfico, ha de tenerse en cuenta el peso de cada elemento en el conjunto de la marca y así establecer sí le debe tratar como marca denominativa o como marca gráfica, según sea mayor el peso de uno u otro elemento (denominativo o gráfico). En el caso de PLANILUX, el elemento gráfico está dado únicamente por el diseño de las letras de dicha expresión, que se asemeja a la letra cursiva. Por lo tanto, es evidente que se destaca la parte denominativa, cumpliéndose así la regla de que en las marcas mixtas predomina el elemento denominativo, por ser el que se usa comúnmente en la identificación del producto respectivo, mientras que el elemento gráfico no tiene mayor significado. En consecuencia, la marca mixta PLANILUX (según modelo adjunto) se considerará como marca denominativa para efectos de su comparación con la marca denominativa PLANICEL. VI.2.2.3. Así las cosas, para determinar el grado de confundibilidad entre ellas, es preciso confrontarlas en los planos auditivo o fonético y ortográfico o visual, así

como en el conceptual o ideológico. a.- Para la comparación fonética cabe aplicar las reglas señaladas en la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, de las cuales sólo se cumple la primera, a saber: 1) Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor. En este caso los signos PLANILUX y PLANICEL no solamente tienen dos vocales idénticas, la A y la I, ubicadas en el mismo orden, primer y segundo lugar, sino que la partícula PLANI es igual, luego se cumple esta regla. 2) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). Como quiera que la pronunciación de estas palabras es PLANILÚX y PLANICÉL, debido al mayor esfuerzo que se hace al pronunciar sus respectivas últimas sílabas (acento prosódico), resulta que la sílaba tónica de la primera es LUX y de la segunda CEL, evidenciándose que son fonética y gráficamente diferentes. En consecuencia, no se cumple esta regla. Si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante. De acuerdo a lo antes expuesto, esta regla tampoco se cumple, puesto que la silaba tónica en ambas palabras es la última.

1. Por último, si la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor. Esta situación se da entre las citadas marcas, ya que la sílaba tónica de una es diferente a la de la otra (LUX y CEL, respectivamente), mientras que la primera sílaba es idéntica: PLA, en ambos signos.

De lo anterior se desprende que en el plano auditivo o fonético se presenta una semejanza débil, en virtud de las diferencias que impone la sílaba tónica. b.- En el campo ortográfico, como consecuencia de lo anterior, se aprecia que aunque ambos vocablos están formados por igual número de sílabas, una es divergente, que es precisamente la sílaba tónica, la última en ambas denominaciones, que en una es LUX y en la otra es CEL, cuya diferencia es tan notoria que resalta o predomina sobre la identidad de las dos primeras, PLA y NI. Al respecto es menester atender los siguientes lineamientos: - La confusión debe resultar de la impresión de conjunto producida por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni seccionando el signo marcario que forma una unidad para su ingreso al registro. - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor corriente, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta, así mismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. En estas circunstancias, es claro que vistos en su conjunto, como un todo, y de

manera sucesiva, los signos PLANILUX y PLANICEL son visualmente diferentes por su escritura. c.- En el campo conceptual, se tiene que se trata de denominaciones caprichosas, que no tienen un significado en el lenguaje natural, luego no hay forma de establecer una idea o concepto que permita compararlas en este campo. d.- En consecuencia, es mayor la diferencia que la semejanza, de modo que, como lo señala la Superintendencia de Industria y Comercio, ciertamente no se presenta el riesgo de confusión entre ambas marcas, por tanto, al haberse concedido el registro de la marca PLANILUX, no se violó la norma comunitaria invocada en el segundo cargo, el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque atendida la diferencia anotada las marcas PLANILUX y PLANICEL pueden coexistir en el mercado sin que puedan inducir al público en error, lo cual permite registrar dicho signo como marca. No aparece entonces demostrada la causal de irregistrabilidad invocada en el cargo, esto es, que sea semejante a un signo ya registrado para representar la misma clase de productos, que en este caso es PLANICEL, según lo prescrito en la citada norma, que a la letra dice: “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a). Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para

productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. Por la razones expuestas, la Sala desestima el pronunciamiento de los peritos designados en el proceso, quienes señalaron que “a prima facie se advierte que las sílabas PLANI en ambas expresiones se encuentran en la misma posición y si bien los sufijos CEL y LUX son literal y fonéticamente diferentes, hay riesgo de confusión para el consumidor que definitivamente no encuentra mayor diferencia y por consiguiente va a adquirir indistintamente cualesquiera de los dos”. Así las cosas, el respectivo cargo no tiene vocación de prosperar, por lo que se deberán negar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- NIEGANSE las pretensiones de la demanda Segundo.- Por no haberse utilizado, DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso. Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión celebrada el 18 de julio del 2001.

OLGA INES NAVARRETE BARRERO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO MANUEL S. URUETA AYOLA