CE-11001-03-24-000-1998-04874-01(4874)-2000

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / MARCA NOTORIA – Prohibición de registrar signos idénticos o semejantes / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo AMERICAN STAR QUALITY y las marcas AMERICANA, AMERICA, AMERICANA y AMERICAN HOUSE / EXPRESIÓN NO APROPIABLE – Lo es AMERICAN / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Bajo la visión de conjunto / REGISTRO MARCARIO – Comparación fonética, audiológica, gráfica y ortográfica / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto de la marca AMERICAN STAR QUALITY Clase 24 al no existir similitud con las marcas AMERICANA, AMERICA, AMERICANA y AMERICAN HOUSE Las normas comunitarias prohíben registrar como marca un signo que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros. […] En este caso, como lo dispone el Tribunal Comunitario, debe adelantarse el estudio de confundibilidad […]. El examen de confundibilidad o de registrabilidad debe adelantarse, en atención a los criterios señalados por la Interpretación Prejudicial 36-IP-2000 rendida en este caso, teniendo en cuenta el conjunto de palabras que conforman el signo. Así, de un lado, aparece AMERICAN STAR QUALITY, clase 24, y, del otro, AMERICANA, clase 24, AMERICA, AMERICANA y AMERICAN HOUSE, clase 20, cuyo titular es la firma demandante. AMERICAN STAR QUALITY y, entre otras, las mencionadas AMERICA, AMERICANA y AMERICAN HOUSE no son confundibles porque no existe entre ellas similitud ya que sólo tienen como único elemento común la

palabra AMERICAN, aunque no para todas, elemento que no puede tomarse en forma aislada sino, como ya se dijo, en su conjunto, a más de ser una expresión no apropiable. Así, el examen fonético, audiológico, gráfico y ortográfico permite advertir fácilmente la diferencia existente entre los signos marcarios, los cuales son suficientemente distintivos para diferenciar los productos que ampara una y las otras marcas, debiéndose tener en cuenta que la una y las otras distinguen diferentes productos, ya que la marca AMERICAN STAR QUALITY distingue productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, […]. Por su parte, una de las marcas objetante AMERICA, ampara productos de la clase 20, […]. La marca AMERICANA fue concedida para distinguir productos de las clases 20 y 24 y AMERICAN HOUSE para productos de la clase 20. Luego del anterior análisis, no encuentra la Sala argumentos que le permitan concluir que entre las marcas mencionadas exista confundibilidad que lleve al consumidor desprevenido a error en cuanto a los productos que amparan todas ellas. Así, los razonamientos precedentes conducen a la Sala a denegar las súplicas de la demanda, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE

CARTAGENA – ARTÍCULO 83 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil (2000) Radicación número: 11001-03-24-000-1998-04874-01(4874)

Actor: INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES – INDUAMERCOL & CIA.

LTDA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC La Sala decide, en única instancia, la demanda instaurada mediante apoderado por la sociedad actora, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para que se declare la nulidad de la resolución núm. 25524 de 30 de septiembre de 1997 de la Superintendencia de Industria y Comercio y del acto presunto mediante el cual se resuelve en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la anotada decisión.

I - ANTECEDENTES

I. 1. LA DEMANDA

I. 1. 1. Pretensiones Pretende la sociedad demandante que se declare la nulidad de la mencionada resolución núm. 25524 de 30 de septiembre de 1997, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la demandante contra la solicitud de registro de la marca AMERICAN STAR QUALITY y concedió el registro de dicha marca a favor de Isaac Mizrahi & Co., L. P.; así como del acto presunto anotado.

Como consecuencia de lo anterior, pide la demandante que se declare fundada la oposición formulada en el trámite administrativo, se niegue el registro de la marca AMERICAN STAR QUALITY para distinguir productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por Isaac Mizrahi & Co., L. P., y se ordene la cancelación del certificado de registro correspondiente.

Que la sentencia se publique en la Gaceta de Propiedad Industrial y se dé cumplimiento a lo ordenado por el artículo 176 del C.C.A.

I. 1. 2. Normas violadas y el concepto de la violación Se viola el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque el signo AMERICAN STAR QUALITY es confundiblemente similar a las marcas AMERICAN HOUSE, AMÉRICA y AMERICANA, razón por la cual no es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en las clases 20 y 24, fabricados o comercializados por la firma Isaac Mizrahi & Co., L.P., de los fabricados o comercializados por Induamercol & Cia. Ltda., distinguidos con las mencionadas marcas AMERICAN HOUSE, AMÉRICA y AMERICANA.

Se violan los artículos 93 y 95, en concordancia con el literal a) del artículo 83, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio determinó, sin ser lo correcto, que la marca solicitada no era confundible con las marcas base de las observaciones. No se tuvo en cuenta que en las marcas en conflicto prima el elemento denominativo, pudiéndose inducir en error al público consumidor, pues su análisis visual, ortográfico y su identidad auditiva así lo demuestran. Se viola el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 52 de la Constitución Política, por cuanto la resolución acusada no garantiza los mejores derechos de la demandante, en especial el del uso exclusivo, adquiridos con arreglo a las leyes

preexistentes, sobre las marcas AMERICANA clase 24, AMERICA, AMERICANA y AMERICAN HOUSE, clase 20, derecho que no podían ser desconocidos por actos administrativos posteriores. Se viola el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 13 de la Constitución Política y 3, inciso 3, del C.C.A., habida cuenta de que el ente oficial, ignorando los principios de igualdad de las personas ante la ley y de imparcialidad de las autoridades administrativas, al conceder el registro de la marca AMERICAN STAR QUALITY, clase 24, a nombre de Isaac Mizrahi & Co., L.P., no respetó el derecho que tiene Induamercol & Cia. Ltda. a usar en forma exclusiva las marcas ya anotadas. II - LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La entidad demandada, Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de apoderado, manifiesta que conforme a las facultades legales otorgadas a la Oficina Nacional competente, se expidió legal y válidamente la Resolución núm. 25524 de 30 de septiembre de 1997. De los documentos obrantes en el expediente núm. 95-53429, contentivo de la actuación administrativa relativa al registro de la marca AMERICAN STAR QUALITY, para distinguir productos de la clase 24, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Al efectuar el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas en debate

se concluye en forma evidente que éstas no son semejantes entre sí y no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos e ideológicos y, por lo tanto, no conllevan a engaño al consumidor medio. III - LA ACTUACIÓN SURTIDA Por auto de 3 de abril de 1998 (v. folios 40 a 42), se admitió la demanda y se dispuso notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio, como parte demandada, y a la sociedad Isaac Mizrahi & Co. L.P., como tercero interesado en las resultas del proceso. Por auto de 14 de agosto de 1998 (v. Folios 132 a 133), se abrió a pruebas el proceso. Por auto de 7 de septiembre de 1998 (v. folio 186), se reconoció a la sociedad Industrias Dormiluna Ltda. su calidad de coadyuvante en el presente juicio. Las partes, de conformidad con lo ordenado por el artículo 210 del C.C.A., alegaron de conclusión (v. folio 202) y, posteriormente, se suspendió el proceso para que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fijara el alcance de las normas comunitarias que la parte demandante cita como violadas (v. folios 212 a 213), actuación, esta última, que obra a folios 269 a 279. IV – LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante oficio núm. 319-STJCA-2000 de 21 de junio del año en curso, concluyó que: “1. La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado

los productos o servicios provenientes de, o comercializados por, una persona y en relación con los idénticos producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la concurrencia de las otras características de perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica del signo que pretende identificar tales bienes; en razón de lo cual el que resultare insuficientemente distintivo no es registrable. “2. De ahí que la distintividad sea requisito indispensable para la acreditación de dicho signo como marca. Cuando el signo es incapaz de diferenciar de otros, productos o servicios de la misma clase y respecto de la cual pueda también desprenderse confusión –servicios o productos fabricados, producidos o prestados por diferentes empresarios-, no puede reconocérsele a dicho signo la calidad de marca. “3. Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados. “4. La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que necesariamente se deben tener en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de esta providencia, y entre los cuales resalta principalmente, para el caso, el relativo al análisis de conjunto de las marcas.”

V - EL CONCEPTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO

En el presente asunto, el Agente del Ministerio Público estima procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, tal como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo multilateral. VI - DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes CONSIDERACIONES Las normas comunitarias prohíben registrar como marca un signo que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros. Es decir, que los países miembros son los que prevén el mecanismo de protección del nombre comercial. En este caso, como lo dispone el Tribunal Comunitario, debe adelantarse el estudio de confundibilidad para determinar si, efectivamente, las objeciones que la firma demandante planteó Durante el trámite administrativo y que ahora son base de su demanda, pueden alcanzar prosperidad. Ese análisis debe realizarse, según la interpretación prejudicial ya mencionada, con base en que: “Corresponderá por tanto al juez nacional consultante determinar si el signo registrado ‘AMERICAN STAR QUALITY’ del que se pretende su cancelación por vía de anulación de la resolución concesoria, reúne los requisitos de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y, principalmente para el caso, si es distintivo respecto de las marcas ‘AMERICANA’ y ‘AMERICAN HOUSE’, con fundamento en la existencia de las cuales fue interpuesto el respectivo recurso. Para tal determinación, deberá acudir a los siguientes criterios

generales que esta jurisdicción comunitaria se ha esmerado en definir a través de su jurisprudencia, a los fines de que el examinador o el juez, al momento de resolver, puedan orientarse certeramente en la solución del caso concreto. “Efectivamente, como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido acogiendo en reiterada jurisprudencia los expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Edit. Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.), resumiéndolos de la siguiente manera: “La confusión resulta de la impresión en conjunto despertada por las marcas; “Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; “Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; “Deben tenerse así mismo en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. “Aún más, en relación con dichos criterios, el Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. En el presente caso resalta esa importancia, dado que al corresponder la marca ‘AMERICAN STAR QUALITY’ a las compuestas, requiere necesariamente que en su análisis se tomen en cuenta todos los elementos que la conforman, por cuanto dicho análisis no puede proceder con desmembración alguna que atente contra su naturaleza. “Así mismo, en la comparación marcaria debe emplearse el método de

cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor tampoco analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “Finalmente, y por lo que corresponde a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’; respecto de las reglas para la determinación del riesgo de confusión, pueden verse, entre otras, las sentencias de interpretación prejudicial –entre las primeras que tratan el temala No. 01-PI-87, publicada en la G.O.A.C No 28, del 15 de febrero de 1987, marca ‘VOLVO’; y, entre las recientes, la No. 40-IP-99, aprobada el 26 de noviembre de 1999, marca ‘LAUREL’. El examen de confundibilidad o de registrabilidad debe adelantarse, en atención a los criterios señalados por la Interpretación Prejudicial 36-IP-2000 rendida en este caso, teniendo en cuenta el conjunto de palabras que conforman el signo. Así, de un lado, aparece AMERICAN STAR QUALITY, clase 24, y, del otro, AMERICANA, clase 24, AMERICA, AMERICANA y AMERICAN HOUSE, clase 20, cuyo titular es la firma demandante. AMERICAN STAR QUALITY y, entre otras, las mencionadas AMERICA, AMERICANA y AMERICAN HOUSE no son confundibles porque no existe entre ellas similitud ya que sólo tienen como único elemento común la palabra

AMERICAN, aunque no para todas, elemento que no puede tomarse en forma aislada sino, como ya se dijo, en su conjunto, a más de ser una expresión no apropiable. Así, el examen fonético, audiológico, gráfico y ortográfico permite advertir fácilmente la diferencia existente entre los signos marcarios, los cuales son suficientemente distintivos para diferenciar los productos que ampara una y las otras marcas, debiéndose tener en cuenta que la una y las otras distinguen diferentes productos, ya que la marca AMERICAN STAR QUALITY distingue productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro de los que se encuentran: sábanas, fundas, cobijas, cobertores, edredones en plumas, arandelas para camas, colchas, cortinas, limpiones, cojeollas, toallas de cocina, manteles no hechos de papel, individuales tejidos para mesa, toallas de baño y tapetes tejidos para baño. Por su parte, una de las marcas objetante AMERICA, ampara productos de la clase 20, como son: muebles, espejos, marcos; artículos (no incluidos en otras clases) de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, celuloide y sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas. La marca AMERICANA fue concedida para distinguir productos de las clases 20 y 24 y AMERICAN HOUSE para productos de la clase 20. Luego del anterior análisis, no encuentra la Sala argumentos que le permitan concluir que entre las marcas mencionadas exista confundibilidad que lleve al

consumidor desprevenido a error en cuanto a los productos que amparan todas ellas. Así, los razonamientos precedentes conducen a la Sala a denegar las súplicas de la demanda, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA DENIÉGANSE las súplicas de la demanda. Notifíquese La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 16 de noviembre de 2000.

OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MANUEL S. URUETA AYOLA