CE-11001-03-24-000-1998-04875-01(4875)-2001

DERECHO DE PRIORIDAD MARCARIA - Regulación que difiere con el derecho de preferencia / DERECHO DE PREFERENCIA MARCARIA - Difiere su regulación del Derecho de Prioridad / DERECHO DE PRIORIDAD MARCARIA - Requisitos De conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, literal c) y 94 de la Decisión 311 y 77, literal c) y 93 de la Decisión 313, el derecho de prioridad sobre una marca debe ser invocado expresamente en la solicitud de registro y dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la persona hubiera presentado válidamente la primera solicitud de registro de la misma marca. Este derecho de prioridad, es diferente del derecho de preferencia consagrado en la disposición quinta transitoria de las decisiones 311 y 313 y que dice: “QUINTA. Los derechos de propiedad industrial concedidos válidamente en cualquiera de los Países Miembros, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Decisión, que versen sobre marcas registradas con una antigüedad superior a diez años, gozarán del derecho preferente de registro en el resto de los Países Miembros y por el término de un año, contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente decisión siempre que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País Miembro donde se solicite dicho registro, que ampare los mismos productos o servicios similares de modo tal que puedan inducir al público en error”. Respecto del derecho de prioridad, en el artículo 103 de la Decisión 344 se consagra: “Artículo 103. La primera solicitud de un registro de marca válidamente presentada en un País Miembro, o en otro País que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de

Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. Dicha solicitud no deberá pretender la aplicación a productos o servicios distintos o adicionales a los contemplados en la primera solicitud”. En interpretación prejudicial proferida dentro del Expediente 3924, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló: “Sin embargo, para que nazca el derecho de prioridad y pueda ser reconocido, la presunta prioritaria solicitud debe, en primer lugar, según lo dispone el inciso final del artículo 87 de la Decisión 344, haber sido admitida;... en segundo lugar, el signo solicitado debe ostentar la calidad de registrable, pues si está incurso en alguna causal de irregistrabilidad, ningún derecho de preferencia podrá conferirle al solicitante”. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS - Nacional e Internacional de Niza / CLASIFICACION INTERNACIONAL DE NIZA - Adopción por Decreto 755 de 1972 A folio 67 del expediente, se encuentra copia del Certificado de Registro de Marca N° 11.969, correspondiente al expediente 13.446, en el cual consta que mediante Resolución 2.129 del 24 de marzo de 1939, se concedió el registro de marca que consiste en la palabra CRISTAL, la cual se emplea para distinguir bebidas, tales como soda, aguas minerales, naturales o ratificales, jugos de frutas y bebidas gaseosas, comprendidos en la Clase 23 del Decreto 1707 de 1931, a nombre de

la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON, registro que se encuentra vigente hasta el año 2.004. Estos productos de la anterior Clase 23 del Decreto 1707 de 1931, fueron agrupados en las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza, del 15 de junio de 1957, adoptada por Colombia mediante Decreto 755 de 1972, la cual comprende: “Clase 32. Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Clase 33. Bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas)”. Tal como lo dispuso el Gobierno Nacional, la reclasificación no autorizó la adopción de productos que se encontraran en las Clases Internacionales pero que no cubrían los registros con las clases nacionales del Decreto 1707 de 1931. DERECHO DE PRIORIDAD - Improcedente respecto de la marca Cristal registrada en el Perú frente a la registrada en Colombia desde 1939 / CRISTAL - Marca Registrada en Colombia desde 1939 / IDENTIDAD FONETICA - Existencia entre KRYSTAL y CRISTAL A la empresa demandante CERVECERIA BACKUS Y JOHNSTON S.A. se le concedió, mediante Resolución Directoral 068658 de octubre de 1990, de la Dirección de Propiedad Industrial del Perú, el Registro de la marca CRISTAL (nominativa) para distinguir los productos de la Clase 32, y mediante Resolución 081051 del 4 de julio de 1991, la Dirección de Propiedad Industrial de la República del Perú, concedió a la misma sociedad, el registro de la marca CRISTAL

(etiqueta) para distinguir cervezas y demás productos comprendidos en la Clase 32 Internacional. No puede aceptarse el derecho de prioridad alegado por la sociedad demandante, puesto que el registro sobre la marca CRISTAL es de propiedad de la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. desde el año de 1939, para distinguir productos de la Clase 23 del Decreto 1707 de 1931, hoy Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza, registro que se encuentra vigente hasta el año 2004. Observa la Sala que la marca KRYSTAL cuyo registro fue concedido mediante Resolución 21277 de 1995, objeto de la presente demanda, para distinguir TODOS los productos de la Clase 32, entre los que se encuentran las cervezas, no difiere fonéticamente para nada de la anterior marca CRISTAL registrada desde 1939 a favor de la misma sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. y por tanto, al constituir una variación no sustancial respecto de la marca originaria, se hace perentoria la protección del mejor derecho. Por consiguiente, cabe decir que la marca CRISTAL (mixta), aún desde antes de su registro gozaba de especial protección en el derecho marcario colombiano y comunitario, por efecto del registro de CRISTAL para productos de la clase 32, de forma que prevalece sobre marcas que guarden semejanza con ella o que se le opongan, más si guardan identidad y no se hallan registradas, como es el caso de la marca solicitada por la accionante, CRISTAL (mixta) para productos de la clase 32.

NOTA DE RELATORIA: Cita sentencia de 8 de junio de 2000, expediente 3922,

Consejero Ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa.

INTERPRETACION PREJUDICIAL - Derecho de prioridad / MARCA COMUNITARIA - La registrada en los cinco países andinos / REGISTRO JURIDICO INTERNACIONAL - Extiende los derechos de uso exclusivo a los demás países / PACTO ANDINO - El registro marcario tiene carácter exclusivamente nacional Es necesario traer a colación un aparte de la Interpretación Prejudicial rendida en el presente asunto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el cual se expresó: “Debido al carácter territorial de los derechos marcarios, la propiedad opera, en principio, respecto de solicitudes introducidas en un mismo país. A tales efectos, resulta aplicable la prohibición de registro contenida en el artículo 83 párrafo a) de la Decisión 344, que, en su parte pertinente, impide el registro como marca de aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público en error, a una “marca anteriormente solicitada para registro” por un tercero (...) se puede sostener, aplicando analógicamente dicha disposición (artículo 8 de la Decisión 344), que si varias personas pretendieran obtener derechos sobre una misma marca o una similar que sea susceptible de inducir al público en error, el registro se concederá a aquella que primero presente la solicitud correspondiente”. “Dentro del sistema andino, para que una marca produzca los efectos de uso exclusivo en los cinco Países Andinos, es necesario proceder al registro en cada uno de ellos. Por lo que se entiende que el registro en un solo país no extiende los derechos a los demás países, como sucederá en el caso de la marca COMUNITARIA, o del Registro Internacional, institución

jurídica que aún no se encuentra implementada en la subregión andina, en la cual el registro tiene carácter exclusivamente nacional”. (Interpretación Prejudicial dentro del caso CAROLINA IP-97, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355 del 8 de mayo de 1998).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., ocho (8) noviembre de dos mil uno (2001) Radicación número: 11001-03-24-000-1998-04875-01(4875)

Actor: CERVECERIA BACKUS Y JOHNSTON S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por CERVECERIA BACKUS Y JOHNSTON S.A. en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones Nos. 21277 del 27 de noviembre de 1995, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la objeción presentada por Cervecería Backus y Johnston S.A. y, en consecuencia, se otorgó el registro de la marca KRYSTAL a nombre de la Sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A.; Resolución 25192 del 29 de septiembre de 1997 que corrigió la resolución anterior; y del acto administrativo

presunto por el cual se resuelve en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra las citadas resoluciones.

I. ANTECEDENTES.

a. Las Pretensiones de la Demanda. La demanda instaurada busca la declaratoria de nulidad de las resoluciones citadas y que, como consecuencia de esa declaratoria, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y comercio declarar fundada la demanda de observaciones formulada por la Cervecería Backus y Johnston S.A. y se niegue el registro de la marca Krystal solicitada por Gaseosas Posada Tobón S.A. para distinguir los productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. b. Los hechos de la demanda. Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes: El 28 de octubre de 1992 la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. presentó solicitud de registro de la marca KRYSTAL para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad Cervecería Bakus y Johnston S.A., con domicilio en la ciudad de Lima (Perú) formuló demanda de observaciones con base en la solicitud prioritaria en Colombia del registro de las marcas CRISTAL y CERVEZA CRISTAL (etiqueta) para distinguir cervezas y en el Registro en la República del Perú de las marcas CRISTAL y CERVEZA CRISTAL para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 32. Mediante Resolución 21277 del 27 de noviembre de 1995, la División de Signos

Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la demanda de observaciones y concedió el registro de la marca Krystal solicitado por Gaseosas Posada Tobón S.A. para distinguir TODOS los productos comprendidos en la Clase 5 de la nomenclatura vigente, resolución que fue corregida posteriormente mediante la 25192 del 29 de septiembre de 1997, indicando que la clase para la cual fue concedido el registro de la marca Krystal es la 32. Si bien el Certificado de Registro 11.969, marca Cristal, de propiedad de Gaseosas Posada Tobón S.A., se refiere a productos comprendidos en la Clase 32, dicho registro no ampara cervezas, ya que fue concedido en el año 1932, por el Ministerio de Fomento de la época para distinguir única y exclusivamente “Bebidas tales como soda, aguas minerales, naturales o artificiales, jugos de frutas y bebidas gaseosas”, productos comprendidos en la Clase 23 del Decreto 1707 de 1931. Este registro no distinguía bebidas alcohólicas tales como vinos, sidras, cervezas, aguardientes y licores o aperitivos. Los productos de la clase 23 del Decreto 1707 de 1931 fueron reclasificados en las clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza, vigente en los países miembros del Grupo Andino. La marca Cristal no obstante que fue reclasificada en la Clase 32, no se encuentra registrada para distinguir cervezas, que son los productos para los cuales Cervecería Backus y Johnston S.A. tiene solicitados prioritariamente bajo los registros de las marcas CRISTAL y CERVEZA CRISTAL en la República de Colombia. La Clase 32 comprende “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas

no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”. La Clase 33 comprende “bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)”. Las marcas CRISTAL y CERVEZA CRISTAL, además de haber sido posteriormente solicitadas en la República de Colombia por Cervecería Backus y Johnston S.A. para distinguir cervezas y los demás productos comprendidos en la Clase 32, al igual que todos los productos de la clase 33, se encuentran registradas a nombre de esta empresa en Perú , Ecuador, Paraguay y otros países suramericanos. c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación. Se consideran violadas las siguientes disposiciones: Artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 13 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3, inciso 6 del C.C.A. Se violó el artículo 81 por falta de aplicación dado que la División de Signos Distintivos ignoró que el signo Cristal no es lo suficientemente distintivo para identificar cervezas y otros preparados para hacer bebidas, productos que son fabricados y comercializados por la sociedad actora que es la titular de la marca CRISTAL en el Perú y Ecuador para distinguir productos de la clase 32. El certificado 11.969 de la empresa Gaseosas Posada Tobón S.A. no ampara cervezas, es claro que la marca CRISTAL carece entonces de novedad en relación con los siguientes productos: cervezas, bebidas amargas no alcohólicas, ajenjo, jarabes no alcohólicos y aperitivos no alcohólicos. Por su parte, el artículo 83 de la Decisión 344 establece:

“Artículo 83. Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público en error; ...” La marca Cristal, solicitada para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, carece de la capacidad distintiva en relación con los siguientes productos: cervezas, ale y porter, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas. De la circunstancia de que ciertos productos se encuentren agrupados en una misma clase, no se infiere que se trate de productos de igual o similar naturaleza. El agua, las sodas y las bebidas gaseosas, a pesar de estar comprendidas en la Clase 32, difieren de las cervezas que, pese a ser un producto comprendido en la misma clase, por su carácter de bebida alcohólicas, es de naturaleza sustancialmente diferente. El registro de una marca no es procedente cuando es idéntica o semejante a otra marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero en cualquiera de los países miembros, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público en error. Si a quien tiene registrada la marca en otro país miembro le es permitido formular observaciones es porque, en el evento en que se establezca que la marca en la cual se basan esas observaciones se encuentra registrada o

solicitada con anterioridad en ese otro país miembro, la demanda de observaciones debe ser declarada fundada y denegada la solicitud de registro. La sociedad Cervecería Backus Johnston S.A. es titular del registro de la marca CRISTAL en Perú y Ecuador, para distinguir cervezas y otros productos comprendidos en las clases 32 y 33, respecto de los cuales la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. no tiene registrada la marca CRISTAL. Se ignoraron los principios de igualdad ante la ley y de imparcialidad de las autoridades administrativas, al declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Cervecería Backus y Johnston S.A. d. Las razones de la defensa. La Superintendencia de Industria y Comercio respondió la demanda con los siguientes argumentos: Se declaró infundada la observación presentada por Cervecería Backus y Johnston S.A. basándose acertadamente en que la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. es titular del certificado 11.969 válido hasta el 24 de marzo de 2004, lo cual representa un derecho adquirido sobre la expresión CRISTAL que no se puede desconocer. Como lo ha reconocido la jurisprudencia y la doctrina son materia de registro los signos que reúnan tres características que sean: novedosos, visibles y suficientemente distintivos. La esencia de toda marca es que sea distintiva. Del examen de las marcas “CRISTAL y CERVEZA CRISTAL” y KRYSTAL se concluye que entre los dos signos distintivos no existe confundibilidad que pueda llevar al consumidor a engaño en la escogencia de los productos. Por un lado, la marca CRISTAL para distinguir los productos de la Clase 32 solicitada por

Cervecería Backus y Johnston S.A. es mixta, es decir, está conformada no solamente por vocablos sino por un elemento gráfico; por su parte, la marca registrada Cristal, para productos de la Clase 32 ha sido registrada en forma expresiva y sin distintivos ni etiquetas especiales. e. La actuación surtida A la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario en el C.C.A., dentro del cual se destacan las siguientes actuaciones: Por auto del once (11)) de mayo de 1998, se admitió la demanda y se ordenó darle el correspondiente trámite. Por auto de fecha quince (15) de febrero de 1999 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de ese derecho la Superintendencia de Industria y Comercio y la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. Mediante auto del tres (3) de mayo de 2000, se resolvió someter el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 81, 83, literal a) y d); 87, 88, 93 y 103 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el cual se pronunció en providencia del 21 de marzo de 2001.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO.

El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación estimó procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que hiciera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado mediante Ley 17 de 1980, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política.

III. INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “1. La consolidación de un marcado común andino requiere de la adopción de medidas dirigidas a eliminar las limitaciones y divisiones territoriales al interior de la Subregión; y entre ellas, especial atención merecen los derechos de propiedad industrial.

2. Debido al carácter territorial de los derechos marcarios, la prioridad opera, por lo general, respecto de solicitudes introducidas en un mismo país. Este principio puede, sin embargo, verse afectado por una importante excepción: la prioridad internacional y la prioridad comunitaria.

3. La reivindicación del “derecho de prioridad” –internacional o comunitariopermite que la primera solicitud presentada en el exterior prevalezca en el país en el que se reclama la prioridad, aun cuando en el intervalo –entre el depósito prioritario y la solicitud presentada dentro de los seis meses siguientesun tercero haya introducido una solicitud sobre la misma marca o una similar.

4. Conforme a las previsiones de la Decisión 344, no resulta procedente que la invocación del derecho de prioridad comunitario o internacional sujeto a reciprocidad, se la realice sólo con motivo de las observaciones formuladas por un tercero, y menos aún con ocasión de la interposición de un recurso administrativo o judicial contra la concesión del registro o su denegación, sino conjuntamente con la solicitud de registro de la marca.

5. El segundo párrafo del artículo 93 de la Decisión 344 constituye una de las

acciones normativas de la Comunidad tendientes a consolidar un sistema de administración comunitaria de los derechos de propiedad industrial. De esta manera se pretende atenuar el surgimiento de nuevos derechos marcarios que puedan colisionar en un mercado común, y que puedan complicar la implementación de aquel “sistema de administración comunitaria”.

6. Entre las facultades de gozar y disponer de la marca registrada, se admite la posibilidad de utilizarla de “modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo”, uso que en todo caso “no disminuirá la protección que corresponda a la marca”, conforme a lo establecido por el último párrafo del artículo 110 de la Decisión 344.

7. El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada.

8. Para que una marca pueda considerarse como notoria, se requiere del reconocimiento que de ella tenga el grupo o círculo de consumidores del producto o servicio que identifica, como de la difusión que de ella haya hecho uso su titular, sea en el país en el cual se alega la notoriedad o en el extranjero. La apreciación del hecho de la notoriedad de la marca se remontará al momento de la presentación de la solicitud de registro de la misma.

9. Así mismo, la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por el

titular de la misma, conforme a las reglas de la carga de la prueba, y, en su caso, ante la autoridad administrativa o judicial que esté conociendo de la causa. Le corresponde entonces a la autoridad competente la valoración de las pruebas presentadas, con el fin de establecer si la marca tiene o no los atributos de notoriedad, por lo que de aceptarse ésta, se obtendrá la protección especial que ella otorga”. IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La presente acción de nulidad se dirige fundamentalmente contra la Resolución 21277 del 27 de noviembre de 1995, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y mediante la cual se declaró infundada la observación presentada por la sociedad Cervecería Backus y Johnston S.A. y se concedió el registro de la marca KRYSTAL solicitada por la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A., para distinguir TODOS los productos comprendidos en la Clase 5 de la nomenclatura vigente. Posteriormente esta resolución fue aclarada por la 25192 del 29 de septiembre de 1997, en el sentido de establecer que la Clase es la 32 y no la 5. La empresa Cervecería Backus y Johnston S.A. alega que tiene un derecho de prioridad sobre la marca CRISTAL, en razón de haber radicado el 12 de febrero de 1992 ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de las marcas “CRISTAL CERVEZA” y “CRISTAL” (etiqueta), y que, además, tiene registrada en el Perú las marcas “CRISTAL” y “CERVEZA CRISTAL”. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, literal c) y 94 de la Decisión

311 y 77, literal c) y 93 de la Decisión 313, el derecho de prioridad sobre una marca debe ser invocado expresamente en la solicitud de registro y dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la persona hubiera presentado válidamente la primera solicitud de registro de la misma marca. Este derecho de prioridad, es diferente del derecho de preferencia consagrado en la disposición quinta transitoria de las decisiones 311 y 313 y que dice: “QUINTA. Los derechos de propiedad industrial concedidos válidamente en cualquiera de los Países Miembros, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Decisión, que versen sobre marcas registradas con una antigüedad superior a diez años, gozarán del derecho preferente de registro en el resto de los Países Miembros y por el término de un año, contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente decisión siempre que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País Miembro donde se solicite dicho registro, que ampare los mismos productos o servicios similares de modo tal que puedan inducir al público en error”. Respecto del derecho de prioridad, en el artículo 103 de la Decisión 344 se consagra: “Artículo 103. La primera solicitud de un registro de marca válidamente presentada en un País Miembro, o en otro País que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. Dicha solicitud no deberá pretender la

aplicación a productos o servicios distintos o adicionales a los contemplados en la primera solicitud”. En interpretación prejudicial proferida dentro del Expediente 3924, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló: “Sin embargo, para que nazca el derecho de prioridad y pueda ser reconocido, la presunta prioritaria solicitud debe, en primer lugar, según lo dispone el inciso final del artículo 87 de la Decisión 344, haber sido admitida;... en segundo lugar, el signo solicitado debe ostentar la calidad de registrable, pues si está incurso en alguna causal de irregistrabilidad, ningún derecho de preferencia podrá conferirle al solicitante”. La Decisión 344 consagra en los artículos 82 y 83 las causales de irregistrabilidad de las marcas, entre las cuales se encuentran la del literal i) del primer artículo, según la cual no pueden registrarse los signos que reproduzcan o imiten una denominación protegida y la del literal a) del artículo 83, que dice: “Artículo 83. Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. A folio 67 del expediente, se encuentra copia del Certificado de Registro de Marca N° 11.969, correspondiente al expediente 13.446, en el cual consta que mediante Resolución 2.129 del 24 de marzo de 1939, se concedió el registro de

marca que consiste en la palabra CRISTAL, la cual se emplea para distinguir bebidas, tales como soda, aguas minerales, naturales o ratificales, jugos de frutas y bebidas gaseosas, comprendidos en la Clase 23 del Decreto 1707 de 1931, a nombre de la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON, registro que se encuentra vigente hasta el año 2.004. Estos productos de la anterior Clase 23 del Decreto 1707 de 1931, fueron agrupados en las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza, del 15 de junio de 1957, adoptada por Colombia mediante Decreto 755 de 1972, la cual comprende: “Clase 32. Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Clase 33. Bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas)”. Tal como lo dispuso el Gobierno Nacional, la reclasificación no autorizó la adopción de productos que se encontraran en las Clases Internacionales pero que no cubrían los registros con las clases nacionales del Decreto 1707 de 1931. A la empresa GASEOSAS POSADA TOBON S.A. se le han otorgado los siguiente registros relacionados con la marca CRISTAL: - Certificado de Registro 11.969 del 24 de marzo de 1939 para la marca CRISTAL para distinguir productos de la Clase 23 del Decreto 1707 de 1931. - Certificado de Registro 182.404, correspondiente a la marca CRISTAL + GRAFICA, para distinguir TODOS los productos de la Clase 32, otorgado

el 31 de agosto de 1995. - Certificado de Registro 141.373, por la marca AGUA CRISTAL, EXPRESIÓN DE PUREZA, para distinguir TODOS los productos de la Clase 32, otorgado el 27 de abril de 1993. - Certificado de Registro 184.965, por la marca CRISTALITOS, otorgado el 27 de diciembre de 1995, para distinguir todos los productos de la Clase 32 Internacional. - Certificado de Registro 203.771, otorgado el 27 de noviembre de 1995, correspondiente a la marca CRYSTAL, para distinguir TODOS los productos de la Clase 32. - Certificado de Registro 203.772, correspondiente a la marca CRISTAL ORO, otorgado el 27 de diciembre de 1995, para distinguir TODOS los productos de la Clase 32. Esto significa que, respecto de las marcas “CRISTAL CERVEZ” y “CRISTAL” (etiqueta), al estar incursas en causal de irregistrabilidad, no puede esgrimirse derecho prioritario alguno; por ello, mediante Resoluciones 28427 y 28428 de 22 de diciembre de 1999, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dent