CE-11001-03-24-000-1998-04949-01(6238)-2002

MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS MARCARIOS - Comprende razones de hecho y de derecho en que se funda la decisión: estudio del caso concreto / FALTA DE MOTIVACIÓN - Inexistencia ante análisis y valoración de la situación fáctica: cotejo de marcas En cuanto a la violación de los artículos 35 del C. C. A. y 96 de la Decisión 344, cuyos textos establecen el requisito de la motivación, cabe anotar que ésta no tiene una medida o alcance determinado, sino que, como la actora lo dice, debe hacerse siquiera de manera breve, exigencia que cumple el acto acusado, puesto que, como atrás se reseñó y se aprecia en sus consideraciones, se dan las razones de hecho y de derecho que fundamentaron la toma de la decisión acusada, las cuales denotan una actividad de análisis y valoración de la situación fáctica, consistente en la comparación de las marcas enfrentadas en orden a establecer si son semejantes o no, de donde se concluye (el resultado, en palabras del Tribunal de la Comunidad Andina) que sí lo son, procediéndose a su adecuación normativa. La Sala estima que dicha manifestación es suficiente para tener por cumplido el requisito reclamado por la accionante, puesto que en esta clase de decisiones no se le impone a la Oficina Nacional Competente consignar de manera detallada y extensa los análisis y reflexiones que haga sobre cada asunto. Lo que se le exige que haga a fondo, según la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, es el estudio del caso concreto, actividad que es distinta

a la motivación. En el sub lite está expresada la circunstancia fáctica fundamental, cual es la de confundibilidad de los dos signos y la razón de ello, la semejanza entre ambos, y los motivos de derecho por los cuales se niega el registro solicitado. SEMEJANZA DE MARCAS - Existencia entre los signos LUNA y LUNA NUEVA LTDA / MARCAS MIXTAS - Predominio del elemento denominativo ante el gráfico sin connotación Sobre la supuesta violación de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Sala observa que no se configura, por cuanto es evidente que el signo LUNA es semejantemente confundible con el signo de la marca registrada LUNA NUEVA LTDA. (MIXTA), ambos para distinguir productos de la clase 16, toda vez que aquél corresponde al elemento principal de la segunda, como quiera que hace las veces de sujeto de la oración LUNA NUEVA, sin que el hecho de que esta marca sea mixta pueda eliminar tal semejanza, dado que como lo ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina y lo ha aplicado esta Sala, las marcas mixtas se tienden a tratar como denominativas habida consideración de que las expresiones que las conforman son las que se usan para solicitar o identificar el respectivo producto en la actividad o relación comercial, más cuando la parte gráfica tiene un peso menor en la composición y significado del signo registrado, como justamente sucede en el sub lite, dado que el elemento gráfico es caprichoso y por ello no aporta nada a la connotación del signo. Así las cosas, el signo LUNA que

pretende registrar la actora está afectado por la causal de irregistrabilidad que aduce la Administración, esto es, la prevista en el artículo 83, litera a), de la Decisión 344.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D. C., quince (15) de agosto del dos mil dos (2002) Radicación número: 11001-03-24-000-1998-04999-01(6238)

Actor: MULTIREVISTAS EDITORES S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide el presente proceso de única instancia, promovido por la sociedad MULTIREVISTAS EDITORES S.A. contra actos de la Superintendencia de

Industria y Comercio. I.- LA DEMANDA La parte actora, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicita que se acceda a las siguientes:

I. 1. Pretensiones Que declare la nulidad de la Resoluciones núms. 09686 de 31 de mayo de 1999, mediante la cual se le negó la solicitud del registro de la marca LUNA

(nominativa), para distinguir “revistas, publicaciones, publicaciones periódicas y todo tipo de material impreso, papelería, material de instrucción o de enseñanza”, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; 19660 de 23 de septiembre y 26187 de 30 de noviembre, ambas de 1999 y por

las cuales, en su orden, se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la mencionada Resolución núm. 09686, en el sentido de confirmarla, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo núm. 98 047752. Que se le restablezca el derecho a obtener el registro de la marca LUNA (nominativa) para distinguir los mencionados productos de la clase 16. Que ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I. 2. Hechos y omisiones de la demanda El 21 de agosto de 1998 la actora presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro de la marca LUNA (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron observaciones por parte de terceros interesados. Mediante la Resolución núm. 09686 del 31 de mayo de 1999 la Superintendencia demandada negó de oficio el registro de la marca LUNA (nominativa), de una parte, con el argumento de que dicha expresión encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la marca LUNA NUEVA LTDA. (mixta) se encuentra registrada con anterioridad para distinguir productos de la misma clase 16 en virtud del certificado núm. 206.519 vigente hasta el 26 de diciembre del 2007, cuya titular es la sociedad PRODUCCIONES Y

REPRESENTACIONES LUNA NUEVA LTDA. y, de otra, bajo la consideración de que el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico al momento de comparar una marca nominativa con una mixta, como ocurre al comparar la marca LUNA (nominativa) con la marca LUNA NUEVA LTDA. (mixta). Contra la mencionada Resolución núm. 09686 se interpusieron los recursos de reposición y apelación, solicitando que la misma fuera revocada y, en su lugar, se ordenara el registro de la marca solicitada. El recurso de reposición fue resuelto mediante Resolución núm. 19660 de 23 de septiembre de 1999, en el sentido de confirmar la decisión impugnada y conceder el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien mediante Resolución núm. 26187 de 30 de noviembre de 1999, también decidió confirmarla por cuanto consideró que la coexistencia de las marcas LUNA (nominativa) y LUNA NUEVA LTDA. (mixta), generaría confusión indirecta al inducir al público a error respecto del origen empresarial de los productos a distinguir, lo cual imposibilita la permanencia simultánea en forma pacífica de los signos en el mercado, agotando con dicho acto administrativo la vía gubernativa.

I. 3. Normas violadas y concepto de la violación Las normas que la parte actora señala como violadas son los artículos 81, 83, literal a), y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 35 del C. C. A., por razones que se resumen así: Los artículos 35 del C. C. A. y 96 de la Decisión 344, cuyos textos imponen que

actos como el acusado deben ser siquiera brevemente motivados, fueron violados porque en las tres páginas de las que consta ese acto se limita a hacer un recuento de los hechos que la anteceden y a manifestar que las marcas comparadas son confundiblemente semejantes, sin mayores análisis que sustenten tal afirmación, de modo que no conociendo el interesado las razones de la decisión adversa a él, le es imposible hacer uso del derecho de defensa, además de que es inexistente la confundibilidad entre las marcas LUNA (nominativa) y LUNA NUEVA LTDA. (mixta); deficiencias que no subsanaron las resoluciones que desataron los recursos contra tal decisión, en las cuales la demandada no descendió al caso concreto. La infracción de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se debe a que la expresión LUNA para distinguir productos de la clase 16, cumple con los requisitos de registrabilidad del primero de tales artículos, tanto que ya se encuentra registrada para la clase 35, estrechamente relacionada con la 16, cuyo certificado tiene vigencia hasta 26 de febrero de 2009, de donde la negativa de la entidad demandada desconoce esa norma, interpretándola indebidamente y dejando de comparar las marcas en su integridad, como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo cual no le permitió apreciar que no hay confundibilidad visual, fonética ni ideológica por no tener significados similares, según se evidencia en esa comparación total. La actora es titular de la marca LUNA, para la clase 35, hasta el 26 de febrero de

2009, sin que en el trámite respectivo se presentara observación alguna por parte de terceros.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II. 1.- La Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

II. 2.- La sociedad PRODUCCIONES Y REPRESENTACIONES LUNA NUEVA LTDA., tercero interesado en la causa, no contestó la demanda.

III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV. 1. La actora reafirmó sus peticiones y tesis de la demanda bajo la consideración de que los hechos en que se sustenta han sido debidamente probados en el proceso, adicionada con un resumen de la actuación procesal y de la comparación de varios productos con cada una de las dos marcas enfrentadas en el sub lite y un análisis gráfico de la marca mixta LUNA NUEVA LTDA. (folios 106 a 127

IV. 2. La entidad demandada reitera que se opone a las pretensiones de la demanda e insiste en las razones de defensa que expuso en su contestación y, en virtud de ellas, concluye que la resolución demandada no es nula, se ajusta a derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables al registro de marcas, por lo cual no viola normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante (folios 101 a 105).

IV. 3. La sociedad interesada como tercero en el proceso guardó silencio en esta oportunidad.

IV.4. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación solicita que se requiera la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso (folio 100). V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, concluye que: “1. La marca es un signo capaz de distinguir productos o servicios de una persona de los de otras que se encuentran en el mercado. Un signo deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 y no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión citada. “2. El artículo 83, literal a), se refiere a la causal de irregistrabilidad de los signos que son semejantes o idénticos a otros registrados o solicitados para su registro para los mismos bienes o servicios; o respecto de los cuales el uso de la marca induce a confundirse con otras, por lo que carecería de su función distintiva.

“3. El riesgo de confusión deberá ser evitado, por lo cual el juez deberá realizar el análisis bajo las reglas y criterios vertidos en esta sentencia. “4. La marca denominativa está formada por letras que se hacen pronunciables que tienen significado o no; en cambio la marca mixta está formada por la combinación de elementos gráficos y elementos denominativos. El juez, en la comparación de estas marcas, deberá determinar si existe un elemento que cause mayor impresión en el consumidor, pudiéndole causar confusión en su adquisición, para lo cual deberá analizar bajo las reglas expuestas en el acápite pertinente de esta sentencia. “5. Luego del término para presentar observaciones, se realiza el examen de registrabilidad, que debe ser un estudio y análisis a fondo del signo a registrarse tomando en consideración los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, cuyo resultado se comunicará al interesado mediante resolución debidamente motivada, es decir, explicando las razones que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido.”

VI.- CONSIDERACIONES

VI. 1. El acto acusado Se persigue la nulidad de las Resoluciones núms. 09686 de 31 de mayo de 1999, mediante la cual se negó el registro de la marca LUNA (nominativa), solicitada para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; 19660 de 23 de septiembre y 26187 de 30 de noviembre, ambas de 1999 y por las cuales, en su orden, se resolvieron los recursos de reposición y apelación

interpuestos contra la primera, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmándola. Esa decisión obedeció a que la citada entidad al revisar sus archivos encontró “que la marca LUNA NUEVA LTDA ( MIXTA), para distinguir productos comprendidos en la clase 16, está registrada, según consta en el expediente No. 96 9474, certificado N° 206519, vigente hasta el 26 de diciembre del año 2007, cuyo titular es la Sociedad PRODUCCIONES Y REPRESENTACIONES LUNA NUEVA, que al ser comparada con la marca solicitada es confundiblemente semejante, más si observamos que distinguen productos similares y que la marca solicitada está reproduciendo parte de una marca ya registrada, por lo cual se induciría al público consumidor a error”, concluyéndose así que la expresión cuyo registro se pidió estaba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

VI. 2. Examen de los cargos

VI. 2. 1. En cuanto a la violación de los artículos 35 del C. C. A. y 96 de la Decisión 344, cuyos textos establecen el requisito de la motivación, cabe anotar que ésta no tiene una medida o alcance determinado, sino que, como la actora lo dice, debe hacerse siquiera de manera breve, exigencia que cumple el acto acusado, puesto que, como atrás se reseñó y se aprecia en sus consideraciones, se dan las razones de hecho y de derecho que fundamentaron la toma de la

decisión acusada, las cuales denotan una actividad de análisis y valoración de la situación fáctica, consistente en la comparación de las marcas enfrentadas en orden a establecer si son semejantes o no, de donde se concluye (el resultado, en palabras del Tribunal de la Comunidad Andina) que sí lo son, procediéndose a su adecuación normativa. La Sala estima que dicha manifestación es suficiente para tener por cumplido el requisito reclamado por la accionante, puesto que en esta clase de decisiones no se le impone a la Oficina Nacional Competente consignar de manera detallada y extensa los análisis y reflexiones que haga sobre cada asunto. Lo que se le exige que haga a fondo, según la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, es el estudio del caso concreto, actividad que es distinta a la motivación. En el sub lite está expresada la circunstancia fáctica fundamental, cual es la de confundibilidad de los dos signos y la razón de ello, la semejanza entre ambos, y los motivos de derecho por los cuales se niega el registro solicitado. El cargo, por consiguiente, no prospera.

VI. 2. 2. Sobre la supuesta violación de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Sala observa que no se configura, por cuanto es evidente que el signo LUNA es semejantemente confundible con el signo de la marca registrada LUNA NUEVA LTDA. (MIXTA), ambos para distinguir productos de la clase 16, toda vez que aquél corresponde al elemento principal de la segunda, como quiera que hace las veces de sujeto de la

oración LUNA NUEVA, sin que el hecho de que esta marca sea mixta pueda eliminar tal semejanza, dado que como lo ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina y lo ha aplicado esta Sala, las marcas mixtas se tienden a tratar como denominativas habida consideración de que las expresiones que las conforman son las que se usan para solicitar o identificar el respectivo producto en la actividad o relación comercial, más cuando la parte gráfica tiene un peso menor en la composición y significado del signo registrado, como justamente sucede en el sub lite, dado que el elemento gráfico es caprichoso y por ello no aporta nada a la connotación del signo. El riesgo de confusión advertido por la Administración se acentúa debido a que ambas marcas identifican productos de la misma clase, lo cual puede crear en el consumidor la convicción de que los productos ofrecidos con una y otra tienen el mismo productor, situación que a su vez le quitaría a una de las marcas su capacidad de distintividad o diferenciación del producto del dueño de esa marca. A lo anterior cabe agregar que el signo LUNA no es una expresión genérica respecto del producto ofrecido, ni sirve para describirlo, luego es susceptible de registro y al registrarse crea derecho a favor del titular del registro, en especial en cuanto al producto que distingue. Así las cosas, el signo LUNA que pretende registrar la actora está afectado por la causal de irregistrabilidad que aduce la Administración, esto es, la prevista en el artículo 83, litera a), de la Decisión 344, cuyo tenor establece: “Art. 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas

aquellos signos que en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “(...) “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducir al público a error”. Es claro entonces que el signo LUNA es semejante a la marca mixta LUNA NUEVA LTDA. (mixta), en grado suficiente que pueden generar confusión en el consumidor, más cuando se trata de productos de consumo masivo, de la misma clase, de modo que no pueden coexistir en el mercado. En cuanto al argumento de que se han registrado marcas similares en otras oportunidades a favor de la actora, no es suficiente para justificar el registro del signo que ahora solicita, por cuanto, como ella lo indica, ha sido para distinguir productos de la clase 35, la cual es diferente de la representada por la marca

LUNA NUEVA LTDA.

Por lo anterior, el cargo tampoco tiene vocación de prosperar, de allí que se deban negar las súplicas de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- DENIÉGANSE las súplicas de la demanda. Segundo.- DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada

el 15 de agosto del 2002.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA