CE-11001-03-24-000-1998-04999-01(4999)-2002

REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL COMO MARCA - Ilegalidad de la negación por el registro de marcas cuyas resoluciones fueron declaradas nulas / DERECHO DE PREFERENCIA MARCARIA - Desplazamiento por el derecho a la protección del nombre comercial por el primer uso y por ser marca notoria / NOMBRE COMERCIAL - Protección por el primer uso y por ser marca notoria: Academia Paciolo La decisión acusada, en cuanto niega a la demandante el registro de su nombre comercial como marca, resulta contraria a las normas invocadas como violadas, por cuanto las razones en que se funda esa decisión no son válidas para negar la protección que solicita la demandante. En efecto, las Resoluciones núms. 12629 de 30 de marzo de 1994, 13520 de 29 de mayo de 1996 y 017561 de 13 de agosto de 1996, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio le había concedido al observante, Hernán Humberto Tarcisio Lizarazo Alvarez, el registro de las marcas mixtas, “ACADEMIA PACIOLO CHAPINERO” y “ACADEMIA PACIOLO”, y el registro de la marca nominativa, “ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO”, y que se adujeron como fundamento para negar la solicitud de la actora, fueron declaradas nulas por esta Sala en la precitada sentencia, de suerte que deben reputarse como si nunca hubieran existido y considerar que las cosas vuelven al estado anterior a su expedición. En esas circunstancias no es válido invocar el derecho de preferencia del observante sobre la base de la solicitud que en el momento estaba en trámite y que era

precedente a la de la actora, para que se le concediera un nuevo registro del mismo signo, puesto que ese derecho de preferencia resulta desplazado por el derecho de la actora a la protección de su nombre comercial, tanto por haber sido primero en su uso, según consta en la sentencia aludida, como por ostentar dicho nombre la condición de notorio, que también le confiere especial protección, según se dejó consignado en la misma providencia. Las anteriores consideraciones son suficientes para declarar la nulidad del acto acusado, por cuanto ponen de presente que los cargos tienen vocación de prosperar, en consecuencia se dispondrá que se acceda al registro de la marca solicitada por la accionante, habida cuenta de que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, a saber: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, amén de que no se observan causales de irregistrabilidad y las señaladas en el acto enjuiciado no tienen validez.

NOTA DE RELATORIA: Se cita sentencia del 24 de agosto de 2000, Exp. 4951, C.P. Olga Inés Navarrete B., sobre protección al nombre comercial “Academia Paciolo” como marca notoria y por acreditar primer uso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D. C., cinco (5) de septiembre del dos mil dos (2002) Radicación número: 11001-03-24-000-1998-04999-01(4999)

Actor: ACADEMIA PACIOLO LIZARAZO Y BERNAL LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide el presente proceso de única instancia, promovido por la sociedad Academia Paciolo Lizarazo y Bernal Ltda contra actos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- LA DEMANDA La parte actora, invocando el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicita a la Sala que acceda a las siguientes:

I. 1. Pretensiones Que declare la nulidad de la Resolución núm. 01999 de 30 de enero de 1998, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo núm. 96 53269, mediante la cual se niega el registro de la marca mixta PACIOLO, que solicitó para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación internacional de Niza.

Que declare la nulidad del acto administrativo presunto, mediante el cual se confirma la Resolución Núm. 01999 de 30 de enero de 1998, precitada. Que a título de restablecimiento del derecho se le conceda el registro de la marca

PACIOLO.

Que ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C. C. A. Que ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de

Propiedad Industrial.

I. 2. Hechos y omisiones de la demanda En 1934 el señor José Ignacio Lizarazo Díaz fundó el Instituto de Enseñanza Comercial Femenina, el cual operó en dos jornadas, la diurna, que impartía educación media de bachillerato, y la nocturna, especializada en clases de comercio.

Ante la acogida que tuvo la jornada nocturna, el propietario decidió cambiar la razón social por la de Academia Paciolo y el 11 de septiembre de 1963 la Secretaría de Educación del Distrito Especial le concedió la respectiva licencia de funcionamiento. En 1978 fundó el plantel educativo de Chapinero denominado Centro de Capacitación Comercial Academia Paciolo Chapinero. Mediante la escritura pública núm. 1209 de 23 de marzo de 1979 de la Notaría Sexta del Círculo de Bogotá, los señores José Ignacio Lizarazo Díaz, propietario del establecimiento educativo Academia Paciolo, y José Jaime Bernal Salazar, constituyeron la sociedad denominada Academia Paciolo Centro Lizarazo y Bernal Ltda., con el fin de continuar las actividades educativas desarrolladas por la aludida Academia Paciolo. El fundador de la sociedad actora falleció en 1983 y fueron reconocidos como sucesores los señores Hernán Humberto Tarcisio, Jesús Ignacio y Ricardo Lizarazo Alvarez, así como Ricardo Andrés y Silvia Milena Lizarazo Lizarazo. Dentro del proceso de sucesión, que se adelantó en el Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá, no fue denunciado, adjudicado ni inventariado el

establecimiento de comercio denominado Academia Paciolo Chapinero, razón por la cual uno de los hijos del fundador, Jesús Ignacio Lizarazo Alvarez, solicitó la partición adicional del mencionado bien en proceso que cursa actualmente en el Juzgado 15 de Familia de esta ciudad. Por su parte, Hernán Humberto Tarcisio Lizarazo tomó posesión del establecimiento antes aludido sin tener título jurídico alguno que lo autorizara para el efecto. La sociedad actora es titular del derecho a su nombre comercial, derecho de carácter exclusivo que otorga a su titular las acciones contra terceros que registren o usen sus nombres o marcas iguales o semejantes que produzcan confusión con su actividad comercial. El 8 de octubre de 1996 la sociedad actora solicitó el registro de la marca Paciolo, para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional, la cual se tramitó bajo el expediente núm. 96-53269. Publicado el extracto de la solicitud, Hernán Humberto Tarcisio Lizarazo Alvarez presentó escrito de oposición al registro de la mencionada marca argumentando ser solicitante anterior de ella para distinguir productos de la misma clase, solicitud tramitada dentro del expediente número 96-5110, además de ser titular de las marcas Academia Paciolo Chapinero, Academia Paciolo y Academia Paciolo Centro Lizarazo, con certificados de registro núms. 156.108, 186.407 y 188.131, respectivamente, así como del nombre y la enseña comercial Paciolo, de acuerdo con los certificados de depósito núms. 6434 y 6467,

respectivamente, por lo cual la marca cuyo registro se solicita, al presentar similitudes fonéticas y gramaticales con las de su propiedad, induciría al público consumidor a error. Surtido el trámite de la oposición, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia demandada expidió la Resolución núm. 01999 de 30 de enero de 1998 mediante la cual declaró fundada la oposición formulada por Hernán Humberto Tarcisio Lizarazo Alvarez y negó el registro de la marca mixta Paciolo, solicitada por la Academia Paciolo Centro Lizarazo y Bernal Ltda., para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional. Contra la mencionada resolución se interpuso el recurso de apelación con el argumento de que la Superintendencia demandada, al conceder los certificados que sirvieron de base para negar la marca solicitada, no tuvo en cuenta que los mismos no podían ser objeto de registro por cuanto incurrían en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que cada uno de ellos contiene el signo Academia Paciolo, el cual hace parte del nombre comercial Academia Paciolo Centro Lizarazo y Bernal Ltda., de propiedad de la sociedad actora, medio de impugnación que hasta la fecha no ha sido resuelto, por lo cual operó el silencio administrativo negativo consagrado en el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo. Concomitantemente se ha demandado la nulidad de las resoluciones que otorgaron las marcas Academia Paciolo, Academia Paciolo Centro y Academia

Paciolo Chapinero.

I. 3. Normas violadas y concepto de la violación Las normas que la parte actora señala como violadas son los artículos 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 603, 607 y 610 del Código de Comercio; 146 y 147 de la misma Decisión en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena; 58 y 61 de la Constitución Política y 3º del C. C. A., por razones que se resumen así: Se violó el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 603, 607 y 610 del Código de Comercio, porque se le impidió el derecho de registrar como marca de servicios el nombre comercial de su propiedad al negarle el registro del marca PACIOLO solicitada por ella para distinguir servicios de la clase 41, sin tener en cuenta que como sociedad fue constituida el 23 de marzo de 1979, que su objeto social está directamente relacionado con los servicios comprendidos en la citada clase 41, que ha desarrollado sus actividades de manera continua e ininterrumpida desde 1979 y goza de reconocido prestigio en relación con sus actividades, que el señor HERNAN HUMBERTO TARCICIO LIZARAZO ALVAREZ lo que pretendió con su solicitud de registro de la misma marca fue aprovecharse del prestigio del establecimiento educativo ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL LTDA. y que ésta tiene derecho exclusivo al uso de su nombre comercial “ACADEMIA PACIOLO” por primer uso, primer uso expresa y suficientemente

conocido por aquél. La violación de los artículos 146 y 147 de la misma Decisión en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, se dio por falta de aplicación debido a que la entidad demandada no aplicó debidamente las normas de la Decisión 344 y del Código de Comercio sobre registro de marcas, ni adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de tales normas al negarle a la actora el registro de la marca en mención, con lo cual actuó en contravía de sus derechos. Los artículos 58 y 61 de la Constitución fueron violados porque el Estado no protegió a la actora su derecho adquirido con arreglo a la ley sobre el nombre

comercial ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO Y BERNAL LTDA.

El artículo 3º del C. C. A. fue infringido porque ignorando los principios de igualdad de las personas ante la ley y de imparcialidad de las autoridades administrativas desconoció a la actora los derechos que le asisten por ser propietaria del signo ACADEMIA PACIOLO, que hace parte de su nombre comercial.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II. 1.- La Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición del acto administrativo acusado no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que el mismo se profirió de conformidad con las disposiciones legales vigentes en materia marcaria, en especial, con base en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre esa clase de solicitudes y que, la actuación

administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

II. 2.- El tercero interesado en la causa no contestó en tiempo la demanda.

III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV. 1. La actora reafirmó sus tesis de la demanda e informa que mediante sentencia de 30 de marzo de 1994, expediente Núm. 4951, fueron declaradas nulas las resoluciones núms. 12629 de 30 de marzo de 1994, 13520 de 29 de mayo de 1996 y 017561 de 13 de agosto de 1996, por las cuales se había concedido el registro de las marcas ACADEMIA PACIOLO, ACADEMIA PACIOLO CHAPINERO y ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO, para distinguir todos los servicios de la clase 41 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, en consecuencia ordenó la cancelación de los certificados de registro respectivos, de cuyas consideraciones destaca un aparte alusivo al registro de su nombre comercial el 24 de abril de 1979, y agrega que en virtud de lo anterior desparecieron los fundamentos de derecho que motivaron el acto acusado, de modo que no existe impedimento jurídico para el registro de la marca PACIOLO a su favor para distinguir los aludidos servicios. Por ello considera que se debe decretar su nulidad y concedérsele dicho registro a título de restablecimiento del

derecho.

IV. 2. La entidad demandada reitera que se opone a las pretensiones de la demanda e insiste en las razones de defensa que expuso en su contestación y, en virtud de ellas, concluye que la resolución demandada no es nula, se ajusta a derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables al registro de marcas, por lo cual no viola normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante (folio 327).

IV. 3. HERNAN HUMBERTO TARCISIO LIZARAZO ALVAREZ, tercero interesado en el proceso, manifiesta que la actora no indicó todos los derechos a favor de él como opositor que la entidad demandada tuvo en cuenta al expedir la resolución acusada, concretados en cinco registros de marcas con la palabra PACIOLO para distinguir los servicios de la clase 41, cuyos trámites tuvieron un desarrollo normal y sin observaciones de tercero alguno, y explica que tales registros obedecieron a que el primer centro educativo que existió en Colombia identificado con la enseña ACADEMIA PACIOLO data de 1952 y correspondía a su señora madre y no a JOSE IGNACIO LIZARAZO DIAZ, debiéndose tener en cuenta que la constitución de la sociedad demandante estaba destinada a manejar e identificar una de las

sucursales del instituto original, la ubicada en la carrera 7 Núm. 19-39 de Bogotá, actual domicilio de la sociedad. Por lo tanto, el nombre comercial en el cual la actora funda sus supuestos derechos se derivan justamente de los primeros y mejores derechos de él, luego el nombre que aquélla pretende registrar no es

distintivo, ya que reproduce la parte esencial de la enseña comercial previamente existente ACADEMIA PACIOLO, que surge 27 años antes de la constitución de la aludida sociedad, de allí que el nombre comercial de ésta no cumple con los requisitos de ley para la efectividad de sus derechos. Por consiguiente, el tiene el mejor derecho sobre el signo ACADEMIA PACIOLO. Por lo demás se remite a las disposiciones atinentes al nombre comercial, a varios pronunciamientos de esta Sala sobre la materia y al salvamento de voto en la sentencia referenciada en los alegatos de la actora. IV.4. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación manifiesta que se atiene a los términos de la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso (folio 368). V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, concluye que: “1. Un signo puede registrarse como marca y como nombre comercial, por disposición legal, cuando reúne los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 esto es: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Además no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. “2. El nombre comercial es el signo que sirve para distinguir una empresa o un establecimiento comercial de otro. “3. No puede registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial. La Decisión 344 protege el

nombre comercial cuya existencia y uso sean anteriores al registro solicitado; para extender dicha protección no es obligatorio que el nombre comercial sea inscrito. “4. La irregistrabilidad de denominaciones idénticas o semejantes a otras previamente registradas o solicitadas para registro, busca evitar el engaño que pueda producirse en el comercio respecto del usuario, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados. “5. La Oficina Nacional Competente para conceder o denegar el registro marcario debe, necesariamente, efectuar el examen de registrabilidad, independientemente de si se han presentado o no observaciones, correspondiéndole así mismo, tener en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia a efectos de definir si se produce o no el riesgo de confusión o engaño que induzca a error al público consumidor.”

VI.- CONSIDERACIONES

VI. 1. La decisión acusada Se persigue la nulidad de la Resolución núm. 01999 de 30 de enero de 1998, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo núm. 96 53269, mediante la cual se niega el registro de la marca mixta PACIOLO, solicitada por la actora para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, así como las resoluciones que la confirman en la vía gubernativa.

Para el efecto, fueron consideraciones de la Administración las siguientes:

“PRIMERO.- Que el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece como causal de irregistrabilidad el que la marca solicitada sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para distinguir...’los mismos productos o servicios , o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error’. SEGUNDO.- Que de acuerdo con el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ‘el derecho exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente’, de tal manera que los argumentos planteados por el solicitante en la respuesta a las observaciones, sobre el uso anterior de la marca solicitada respecto del solicitante, carece de fundamento, teniendo en cuenta que el observante es quien tiene el derecho exclusivo de la marca PACIOLO, por cuanto es el titular de dichos registros. TERCERO.- Que consta en los registros de la Propiedad Industrial que el observante es solicitante anterior de la marca PACIOLO, la cual se tramita bajo el expediente No. 96-5110, para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, además de ser titular de las siguientes marcas:

MARCA CERTIFICADO CLASE VIGENCIA ACADEMIA PACIOLO CHAPINERO 156.108 41 3003-2004

ACADEMIA PACIOLO 186.407 41 2905-2006

ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO 188.131 41 1308-2006

CUARTO.- Que el estudio de confundibilidad implica

comparar las marcas en su conjunto evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles. En opinión de este Despacho entre la expresión que se pretende registrar como marca PACIOLO y los signos del observante enunciados en el considerando anterior, existe una identidad que haría inducir al público consumidor a error. Por consiguiente estas marcas no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.”

VI. 2. La cuestión de fondo Los cargos tienen en común la inconformidad de la actora con los motivos de esa decisión que le impidió registrar como marca su nombre comercial, no obstante tener derecho a ello en virtud del artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 603, 607 y 610 del Código de Comercio, habida cuenta de haber sido primera en el uso, desde 1979.

De ello deduce la violación de las anteriores normas y de los artículos 146 y 147 de la misma Decisión, y 58 y 61 de la Constitución Política.

VI. 3. Examen de los cargos Sobre el particular y en relación con la protección especial que reclama para su nombre comercial por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto le negó dicha protección al no concederle el registro del mismo como marca, se tiene que la Sala se pronunció a favor de dicha protección en beneficio suyo, al decidir el proceso que ésta promovió concomitantemente con la presente

acción, según lo refiere en la demanda del sub lite, en cuanto se expuso lo siguiente en la respectiva sentencia1: “Pues bien, esta Corporación, en reiterados pronunciamientos ha precisado que para que pueda predicarse que la Administración no dio protección a un nombre comercial es menester que ésta haya tenido conocimiento de la existencia del mismo, bien sea porque ante ella, con anterioridad, se solicitó el registro de una marca, el depósito del nombre o de una enseña comercial; o porque se trata de un nombre notoriamente conocido. 1 Sentencia de 24 de agosto de 2000, expediente Núm. 4951, consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero. En el asunto examinado, si bien es cierto que en el proceso no está acreditado que la actora realizó trámite alguno ante la Superintendencia de Industria y Comercio, del cual se pueda inferir que ésta debió tener conocimiento de la existencia de su nombre comercial, también lo es que el nombre “ACADEMIA PACIOLO” es notoriamente conocido en la medida de que ha tenido difusión en el medio educativo y se le vincula con el servicio público de la educación, lo cual implica que, de coexistir dicho nombre con las marcas cuya solicitud de nulidad ocupa la atención de la Sala, sin lugar a dudas se generaría confusión en los usuarios de dicho servicio, en la medida de que bien podrían pensar que la sociedad Academia Paciolo Lizarazo y Bernal Ltda. es la legítima titular de las marcas objeto de controversia. Lo anterior, si se tiene en cuenta que el objeto social de la sociedad actora, según consta en la Escritura Pública 1209 de 23 de

marzo de 1979, es “La realización de todas y cada una de las operaciones comerciales que a continuación se indican: Abrir y poner a funcionar cursos de Comercio, Contabilidad de todas las clases, Idiomas, Mecanografía, estadísticas y en general todos los cursos de Capacitación para los cuales está oficialmente reconocida mediante la Resolución número 936 del 11 de septiembre de mil novecientos sesenta y tres (1963). Y Bto. Técnico y clásico, editar obras didácticas, organizar seminarios y cursos especiales de alto comercio o contaduría superior; importar y exportar material didáctico, obtener empréstitos de entidades financieras o bancarias y en general a la ejecución de todos los actos conexos o complementarios del mismo objeto social”, objeto social que guarda estrecha relación con los servicios comprendidos en la clase 41 internacional, cuales son, “Educación y esparcimiento”. De acuerdo con la normatividad comunitaria, si la existencia y uso del nombre comercial es anterior a la marca solicitada, esta no puede registrarse si es idéntica o semejante a aquél. Consta en el expediente que el nombre comercial de la actora fue registrado en la Cámara de Comercio el 24 de abril de 1979, lo cual significa que desde dicha fecha se entiende que la misma viene usándolo, fecha que es bastante anterior a las solicitudes de registro de las marcas en discusión, las cuales, de acuerdo con los números de los expedientes, corresponden a los años de 1.993, 1995 y 1996. Ahora bien, como quiera que en relación con el artículo 128 de la Decisión 344 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, sostuvo que la protección del nombre comercial puede darse por dos vías, "La vía del uso del nombre comercial; y la vía de la inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente”, agregando que, “las dos vías tienen absoluta validez, sin tener prelación o privilegio alguno entre la una y la otra”, la Sala concluye que mal hizo la Superintendencia de Industria y Comercio al registrar las marcas en conflicto, todas las cuales incluyen la expresión “ACADEMIA PACIOLO”, la cual, se reitera, hace parte del nombre comercial de la demandante, notoriamente conocido y usado con anterioridad a la solicitud de registro de aquéllas, violando con ello las normas aducidas como tal por la sociedad actora.” En el presente caso, la decisión acusada, en cuanto niega a la demandante el registro de su nombre comercial como marca, resulta contraria a las normas invocadas como violadas, por cuanto las razones en que se funda esa decisión no son válidas para negar la protección que solicita la demandante. En efecto, las Resoluciones núms. 12629 de 30 de marzo de 1994, 13520 de 29 de mayo de 1996 y 017561 de 13 de agosto de 1996, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio le había concedido al observante, Hernán Humberto Tarcisio Lizarazo Alvarez, el registro de las marcas mixtas, “ACADEMIA PACIOLO CHAPINERO” y “ACADEMIA PACIOLO”, y el registro de la marca nominativa, “ACADEMIA PACIOLO CENTRO LIZARAZO”, y que se adujeron como fundamento para negar la solicitud de la actora, fueron declaradas

nulas por esta Sala en la precitada sentencia, de suerte que deben reputarse como si nunca hubieran existido y considerar que las cosas vuelven al estado anterior a su expedición. En esas circunstancias no es válido invocar el derecho de preferencia del observante sobre la base de la solicitud que en el momento estaba en trámite y que era precedente a la de la actora, para que se le concediera un nuevo registro del mismo signo, puesto que ese derecho de preferencia resulta desplazado por el derecho de la actora a la protección de su nombre comercial, tanto por haber sido primero en su uso, según consta en la sentencia aludida, como por ostentar dicho nombre la condición de notorio, que también le confiere especial protección, según se dejó consignado en la misma providencia. Las anteriores consideraciones son suficientes para declarar la nulidad del acto acusado, por cuanto ponen de presente que los cargos tienen vocación de prosperar, en consecuencia se dispondrá que se acceda al registro de la marca solicitada por la accionante, habida cuenta de que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, a saber: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, amén de que no se observan causales de irregistrabilidad y las señaladas en el acto enjuiciado no tienen validez. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : PRIMERO. DECLARASE la nulidad de la Resolución Núm. 01999 de 30 de enero

de 1998, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo núm. 96 53269, mediante la cual negó a la actora el registro de la marca mixta PACIOLO, solicitada para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación internacional de Niza. SEGUNDO. En consecuencia, ORDENASE a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a la sociedad Academia Paciolo Lizarazo y Bernal Ltda. el registro de la precitada marca. TERCERO. PUBLIQUESE la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad de Propiedad Industrial. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el 5 de septiembre de 2002.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente Salva voto

OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA