CE-11001-03-24-000-1998-04999-01(7008)-2003

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Oficiocidad en el examen de registrabilidad de un signo como marca / OFICIOCIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Fines Sea lo primero advertir que la existencia o no de oposición al registro de una marca no impide ni limita la obligación legal que tiene la Superintendencia de realizar el examen de registrabilidad de un signo como marca, sobre la base de la información existente en su poder, por lo cual resulta irrelevante en el asunto sub examine que las firmas opositoras hayan desistido de su oposición. Es deber legal de la entidad realizar con rigor dicho examen, pues va involucrado en ello la transparencia en el funcionamiento de las leyes del mercado y también en este caso la salud del consumidor. La predicada violación de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es evidente por cuanto el signo AMARYL es confundible con el signo de la marca registrada STAMARIL, ambos para distinguir productos de la clase 5ª, así el primero se quiera limitar a uno solo de esos productos, toda vez que como lo expone la entidad demandada, tal producto sigue siendo de la misma clase de los distinguidos por el segundo. SEMEJANZA MARCARIA - Evidencia entre AMARYL Y STAMARIL: ortográfica y fonéticamente Comparados los signos AMARYL y STAMARIL es evidente que tienen similitudes en la grafía, en el sonido, sin que exista un elemento conceptual que los diferencie, de modo que en este aspecto la palabra se asocia a los productos que distinguen, de modo que son mayores las semejanzas que las diferencias. El

riesgo de confusión advertido por la Administración se acentúa debido a que ambas marcas identifican productos de la misma clase, lo cual puede crear en el consumidor la convicción de que los productos ofrecidos con una y otra tienen el mismo productor, situación que a su vez le quitaría a una de las marcas su capacidad de distintividad o diferenciación del producto del dueño de esa marca. Así las cosas, el signo AMARYL que pretende registrar la actora está afectado por la causal de irregistrabilidad que aduce la Administración, esto es, la prevista en el artículo 83, litera a), de la Decisión 344.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D. C., seis (6) de junio del dos mil tres (2003) Radicación número: 11001-03-24-000-1998-04999-01(7008)

Actor: HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide el presente proceso de única instancia, promovido por la sociedad HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT contra actos de la Superintendencia de

Industria y Comercio. I.- LA DEMANDA La parte actora, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicita que se acceda a las siguientes:

I. 1. Pretensiones Que declare la nulidad de las resoluciones núms. 25859 de 29 de diciembre de 1995, del Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio, mediante la cual le negó la solicitud de registro de la marca AMARYL (nominativa), para distinguir únicamente “UN PRODUCTO FARMACÉUTICO ORAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES”, comprendido en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; 1834 de 28 de enero de 1997 de la misma autoridad, y 26938 de 26 de octubre de 2000 del Superintendente de Industria y Comercio, por las cuales, en su orden, se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la mencionada Resolución núm. 25859, en el sentido de confirmarla. Que se le restablezca el derecho a obtener el registro de la marca AMARYL (nominativa) para distinguir únicamente el mencionado producto de la clase 5. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I. 2. Hechos y omisiones de la demanda El 15 de septiembre de 1998 la actora presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro de la marca AMARYL (nominativa), para distinguir “preparaciones farmacéuticas”, productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación

Internacional de Niza. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial se presentaron observaciones del INSTITUT PASTEUR, con base en la marca STAMARIL, certificado Núm. 181.401, clase 5, y de la sociedad ORSEM, con base en la marca ARMERIL, certificado Núm. 127.790, para distinguir productos de la misma clase 5.

El 7 de febrero de 1995 la solicitante limitó el registro de la marca AMARYL a distinguir únicamente “un producto farmacéutico oral para el tratamiento de la diabetes”, y como consecuencia de esa limitación los opositores desistieron de sus oposiciones. Mediante la Resolución núm. 25859 de 29 de diciembre de 1995 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia demandada decidió la oposición basada en la marca STAMARIL y negó el registro de la marca AMARYL por considerarla confundible con aquélla por la ostensible similitud entre las mismas, la cual impide su circulación en un mismo mercado, pues la primera distingue todos los productos de la clase 5, afirmación que la actora señala como falsa ya que dicha marca sólo distingue vacuna termoestable contra la fiebre amarilla. Contra la mencionada resolución interpuso los recursos de reposición y apelación, solicitando que la misma fuera revocada y, en su lugar, se ordenara el registro de la marca, recursos que fueron decididos en la forma atrás indicada, mediante las resoluciones núm. 1834 de 28 de enero de 1997 y 26938 de 26 de octubre de 1995, agotando así la vía gubernativa.

I. 3. Normas violadas y concepto de la violación Las normas que la parte actora señala como violadas son los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por razones que se resumen en que es inexistente la confundibilidad entre las marcas comparadas por no ser idénticas o semejantes en ninguno de sus aspectos,

menos cuando las primeras sílabas o letras son diferentes y cada una distingue productos distintos, como quiera que STAMARIL corresponde a una vacuna termoestable contra la fiebre amarilla y AMARYL, a un producto farmacéutico oral para el tratamiento de la diabetes, limitaciones éstas que no examinó la entidad demandada. Además, se desconoció la capacidad del signo AMARYL para ser marca dada su distintividad. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, en el cual se concluyó que la marca AMARYL es irregistrable para distinguir productos de la clase 5, por ser confundible con la marca registrada STAMARIL para distinguir la misma clase de productos. III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV. 1. La actora reafirmó sus peticiones y tesis de la demanda, adicionando la

comparación de varias marcas con escritura diferente en las primeras sílabas o letras y similares en las últimas, e insiste en que los opositores desistieron de sus oposiciones en virtud de la limitación del registro a un solo producto de la clase 5ª, y esa situación no fue examinada por la entidad demandada.

IV. 2. La entidad demandada hace un resumen del proceso, reitera que se opone a las pretensiones de la demanda e insiste en las razones de defensa que expuso en su contestación y, en virtud de ellas, concluye que la resolución demandada no es nula, se ajusta a derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables al registro de marcas, por lo cual no viola normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante (folios 225 a 228).

IV. 3. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación solicita que se requiera la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso (folio 229).

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, concluye que: “1. Para que un signo sea registrado como marca, además de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “2. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus

diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. “3. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. “4. La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el funcionario administrativo o por el juez nacional sujetándose, en todo, a las reglas de comparación de signos y a los criterios expuestos y ampliamente desarrollados en éste y en precedentes fallos del tribunal, para establecer la conexión competitiva entre los productos, ya que al existir alguna conexión entre ellos la similitud de los signos impedirá el registro de la marca solicitada. “5.Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada utilización, en los que un error en su identificación puede causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza delicada de los productos por ellas identificadas” (folios 254 a 255).

VI.- CONSIDERACIONES

VI. 1. El acto acusado Se persigue la nulidad de las Resoluciones núms. 25859 de 29 de diciembre de

1995, mediante la cual fue negada la solicitud de registro de la marca AMARYL (nominativa), para distinguir únicamente “UN PRODUCTO FARMACÉUTICO ORAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES”, comprendido en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; 1834 de 28 de enero de 1997 de la misma dependencia, y 26938 de 26 de octubre de 2000, por las cuales, en su orden, se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Esa decisión obedeció a que la citada entidad, oficiosamente, verificó la existencia del registro de la marca STAMARIL, a favor de la sociedad INSTITUT PASTEUR, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª, según certificado Núm. 181.401, vigente hasta el 17 de octubre de 1996, que en su opinión al ser comparada con la marca solicitada existen semejanzas entre ellas que inducirían al público consumidor a error y que, a pesar de que la solicitud se haya limitado a distinguir únicamente un producto farmacéutico oral para el tratamiento de la diabetes, la ostensible similitud entre las referidas marcas impide su circulación en un mismo mercado, ya que la marca registrada abarca todos los productos comprendidos en la clase 5ª, de donde se colige que ambas marcas no pueden coexistir en el mercado, pues ello generaría confusión en el consumidor, por lo cual concluyó que la marca solicitada está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo

de Cartagena.

VI. 2. Examen de los cargos Sea lo primero advertir que la existencia o no de oposición al registro de una marca no impide ni limita la obligación legal que tiene la Superintendencia de realizar el examen de registrabilidad de un signo como marca, sobre la base de la información existente en su poder, por lo cual resulta irrelevante en el asunto sub examine que las firmas opositoras hayan desistido de su oposición. Es deber legal de la entidad realizar con rigor dicho examen, pues va involucrado en ello la transparencia en el funcionamiento de las leyes del mercado y también en este caso la salud del consumidor.

Observa la Sala, de otra parte, que la predicada violación de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es evidente por cuanto el signo AMARYL es confundible con el signo de la marca registrada STAMARIL, ambos para distinguir productos de la clase 5ª, así el primero se quiera limitar a uno solo de esos productos, toda vez que como lo expone la entidad demandada, tal producto sigue siendo de la misma clase de los distinguidos por el segundo. Tratándose de esos productos, conviene retomar la directriz jurisprudencial dada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su sentencia de interpretación prejudicial emitida para el sub lite, en el sentido de que “Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada utilización, en los que un error en su identificación puede causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por tanto, lo recomendable en estos

casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza delicada de los productos por ellas identificadas”. A ese efecto, se han de atender los criterios expuestos en la misma sentencia interpretativa, en cuanto se señala que “Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo”, y en que “El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales”. Comparados los signos AMARYL y STAMARIL es evidente que tienen similitudes en la grafía, en el sonido, sin que exista un elemento conceptual que los diferencie, de modo que en este aspecto la palabra se asocia a los productos que distinguen, de modo que son mayores las semejanzas que las diferencias. El riesgo de confusión advertido por la Administración se acentúa debido a que ambas marcas identifican productos de la misma clase, lo cual puede crear en el consumidor la convicción de que los productos ofrecidos con una y otra tienen el mismo productor, situación que a su vez le quitaría a una de las marcas su capacidad de distintividad o diferenciación del producto del dueño de esa marca. Así las cosas, el signo AMARYL que pretende registrar la actora está afectado por la causal de irregistrabilidad que aduce la Administración, esto es, la prevista en el

artículo 83, litera a), de la Decisión 344, cuyo tenor establece: “Art. 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “(...) “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducir al público a error”. Es claro entonces que el signo AMARYL es semejante a la marca STAMARIL, en grado suficiente que pueden generar confusión en el consumidor, más cuando se trata de productos de la misma clase, de modo que no pueden coexistir en el mercado. Por lo anterior, el cargo no tiene vocación de prosperar, de allí que se deban negar las súplicas de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- DENIÉGANSE las súplicas de la demanda. Segundo.- DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 6 de junio del 2003.

MANUEL S. URUETA AYOLA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

OLGA INES NAVARRETE BARRERO GABRIEL E. MENDOZA MARTELO