CE-11001-03-24-000-1998-05059-01(5059)-2001

COMPARACIÓN MARCARIA - Cotejo de conjunto / COMPARACIÓN MARCARIA - Cotejo sucesivo entre las marcas / COTEJO DE CONJUNTOConcepto / COTEJO SUCESIVO - Concepto Las conclusiones a las que llegó el Tribunal de Justicia Andina, en su interpretación 66-IP-2000, se apoyan en que: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para toda clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a (sic) base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la

observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Respecto de la cuarta regla, el tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.” MARCAS GRAFICAS - Cotejo de conjunto y sucesivo con prevalencia del elemento conceptual / FIGURA NO SUSCEPTIBLE DE APROPIACIÓNAplicación en la evocación de ejemplar vacuno / CONFUNDIBILIDAD MARCARIA - Inexistencia entre “CARA DE VACA” y “CABEZA DE VACA” La primera de las marcas “CARA DE VACA”, aquella cuyo registro estaba vigente para cuando Merk Transitory LLC. solicitó el registro de la “CABEZA DE EJEMPLAR VACUNO” (figurativa), está compuesta por trazos curvos, detallados, en donde se distinguen los cuernos y las orejas de un toro; mientras que la solicitada está compuesta por trazos rectos y esquemáticos, apenas sugeridos, que muestran la cabeza de un ejemplar vacuno. En efecto, al observar desprevenidamente la figura cuyo registro se pretende, se pueden advertir trazos rectos dentro de los cuales apenas se destacan los ojos, los cuernos, unas orejas no muy definidas, y el hocico del animal. Por su parte, la ya registrada muestra

una cabeza de vaca más definida, distinguiéndose en ella la cornamenta, las orejas y el hocico. Un análisis como el que antecede es posible de realizar, dado que, por tratarse de marcas gráficas, la regla de análisis respectiva se dirige a que la comparación se realice en conjunto y en forma sucesiva, haciendo prevalecer la parte conceptual. Es decir, la apreciación debe adelantarse sobre la totalidad de los elementos que componen el signo, adicionándose a ello la naturaleza de los bienes que pretende distinguir. Como se trata de la figura de dos cabezas de vaca, no susceptibles como tal de apropiación en la clase 5ª, destinada ésta a identificar productos veterinarios, se observa en el presente caso, examinadas las figuras arriba expuestas, que son suficientes los elementos que las diferencian para hacerlas registrables, pues de coexistir en el mercado no llevan al público a error, dado que la imagen en cuestión no produce fijación visual y mental confundible en el consumidor corriente. No se presenta así la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, disposición comunitaria vigente para cuando se profirió el acto administrativo que ahora se pretende controvertir. Debe tenerse en cuenta, además, que en el mercado se encuentran distintas marcas que amparan productos similares, las cuales también evocan la cabeza de un ejemplar vacuno. Una conclusión como la que arrojan las consideraciones que anteceden demuestra que la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio no se ajustó a derecho, hallándose presente la violación de las normas que la actora

cita en su demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil uno (2001) Radicación número: 11001-03-24-000-1998-05059-01(5059)

Actor : MERK TRANSITORY LLC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda instaurada mediante apoderado por la sociedad Merk Transitory LLC. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con la intervención de la sociedad Laverlam Luis A. Mazariegos & Cía. S. en C. como tercero interesado.

I - ANTECEDENTES

I. 1. LA DEMANDA En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 85 del C.C.A. y trámite del proceso ordinario de única instancia, la sociedad demandante solicita que se acceda a las siguientes:

I. 1. 1. Pretensiones Que se declare la nulidad de la Resolución Núm. 15934 de 20 de abril de 1994, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por Laverlam y se negó el registro de la marca “CABEZA DE EJEMPLAR VACUNO”

(figurativa), para distinguir productos de la clase 5ª internacional. Que se declare la nulidad de la Resolución Núm. 11374 de 16 de abril de 1996,

proferida por la mencionada División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición intentado por la solicitante de la marca, en sentido contrario a sus pretensiones. Que se declare la nulidad de la Resolución Núm. 318 de 18 de febrero de 1998 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la mencionada Entidad, con la cual se desató el recurso de apelación. A manera de restablecimiento del derecho, pide la firma demandante que se conceda el registro de la marca “CABEZA DE UN EJEMPLAR VACUNO” (figurativa), para la Clase 5 Internacional.

I. 1. 2. Normas violadas y el concepto de la violación Se viola el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque no se tuvieron en cuenta las diferencias existentes entre la marca propuesta y la del opositor, compuesta esta última por la cabeza de un toro, mientras que la solicitada es un signo susceptible de representación gráfica, completamente perceptible y distintivo, idóneo para distinguir los productos de la demandante en el mercado.

Es claro que mientras la marca de la sociedad demandante es la figura de una vaca de trazos rectos y esquemáticos, apenas sugeridos, compuesta por planos, con orejas, boca y ojos pequeños, la del opositor es la figura de un toro de trazos curvos, mucho más detallada, de trazos redondeados y con cuernos. La Superintendencia no tuvo en cuenta que existen varias marcas en la Clase 5ª que consisten en la cabeza de una vaca, toda vez que esa clase comprende los

productos veterinarios. Es el caso de MINERASANDER (mixta), SPRAYFO (mixta), AGROCAMPO. Se viola el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque las marcas no son semejantes y, además, porque las cabezas de vaca no son apropiables por nadie en la Clase 5ª. II - LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Responde la entidad demandada, a través de apoderado, que una vez efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas “CABEZA DE UN EJEMPLAR VACUNO” (figurativa), Clase 5ª, y “CABEZA DE VACA”, Clase 5ª, se concluye en forma evidente que éstas son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, conceptuales e ideológicos y, por lo tanto, de coexistir en el mercado, conllevarían al público consumidor a error. Si se aprecian las marcas antes mencionadas en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, especialmente la unidad gráfica y conceptual, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas. No cabe duda de que la similitud entre ellas origina riesgo de confundir o inducir a error al consumidor en la identificación de una y otra y, por tanto, en la libre escogencia del respectivo producto. En consecuencia, la marca “CABEZA DE UN EJEMPLAR VACUNO” para la Clase 5ª es irregistrable, conforme con lo dispuesto en la Decisión 344 de la

Comisión del Acuerdo de Cartagena. De lo anterior se desprende que las resoluciones demandadas se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes en ese entonces. El tercero interesado, sociedad Laverlam Luis A. Mazariagos & Cia S. en C., guardó silencio. III - LA ACTUACIÓN SURTIDA Por auto de 26 de agosto de 1998 (v. folios 56 a 58), se admitió la demanda, se dispuso notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio, como parte demandada, y a la sociedad Laverlam Luis A. Mazariagos & Cia S. en C., como tercero interesado en las resultas del proceso. Por auto de 24 de mayo de 1999 (v. folios 180 a 182), se abrió a pruebas el proceso. Las partes, de conformidad con lo ordenado por el artículo 210 del C.C.A, alegaron de conclusión (v. folio 222) y, posteriormente, se suspendió el proceso para que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fijara el alcance de las normas comunitarias que la parte demandante cita como violadas (v. folios 240 a 241), actuación, esta última, que obra a folios 252 a 266. IV – LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante oficio núm. 543-TJCA2000 de 16 de octubre de 2000, concluyó que: “1. Un signo es registrable como marca cuando cumple los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, esto es, distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Adicionalmente, su

registro no debe encontrarse impedido por las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “2. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. “3. El examen de registrabilidad lo debe realizar la Oficina Nacional Competente; análisis que comprenderá todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen deberá llevarse a cabo aún cuando no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro. “4. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos hay que apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al analizar las marcas en cotejo”. V - EL CONCEPTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO En el presente asunto, el Agente del Ministerio Público estima procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, tal como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo multilateral. VI - DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes CONSIDERACIONES A folio 206 del expediente obra certificación expedida por la Secretaría Ad-hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde consta que mediante la Resolución Núm. 9386 de 29 de mayo de 1998, expedida en el expediente núm. 9437662, se canceló el registro de la marca “CARA DE VACA” (mixta), Certificado Núm. 114.776, para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional, y que esa decisión se encuentra en firme. Esto significa que la Administración, manifiesta el demandante, “… al momento de expedir las resoluciones demandadas en este expediente tenía conocimiento que mi representada había solicitado la acción de cancelación por no uso contra la marca No. 114776, fundamento del rechazo del registro de la marca CABEZA DE VACA (FIGURATIVA) de mi representada, y no tuvo en cuenta que el estudio de registrabilidad de esta marca debería haber sido suspendido hasta tanto no se resolviera sobre la acción de cancelación por no uso presentada por la sociedad solicitante de la marca CABEZA DE VACA (FIGURATIVA). “En efecto, el fundamento de las resoluciones demandadas ha desaparecido por cuanto el registro No. 114776 de la marca CARA DE VACA ha sido cancelado por no uso, y por consiguiente no se encuentra vigente.” Si bien es cierto lo anterior, también lo es que al momento de expedición de la Resolución Núm. 15934 de 20 de abril de 1994, por medio de la cual se negó el registro pedido por la sociedad demandante, se encontraba vigente el registro posteriormente cancelado. El juez debe examinar la decisión negativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio para determinar si ésta se profirió conforme al orden jurídico que regía en el momento de su producción, sin tener en cuenta circunstancias posteriores, como la relacionada con la cancelación por no uso de la marca que sirvió de fundamento para el decreto de prosperidad de la

oposición. Aclarado lo anterior, procede la Sala al análisis de fondo del asunto sub examine. Las conclusiones a las que llegó el Tribunal de Justicia Andina, en su interpretación 66-IP-2000, se apoyan en que: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para toda clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a (sic) base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un

examen riguroso de comparación, hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Respecto de la cuarta regla, el tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.” Con base en los elementos descritos, ha de realizarse la comparación entre una y otra marca para, de esa manera, concluir si son confundibles y pueden llevar al público consumidor a error. La primera de ellas, aquella cuyo registro estaba vigente para cuando Merk Transitory LLC. solicitó el registro de la “CABEZA DE EJEMPLAR VACUNO” (figurativa), está compuesta por trazos curvos, detallados, en donde se distinguen los cuernos y las orejas de un toro; mientras que la solicitada está compuesta por trazos rectos y esquemáticos, apenas sugeridos, que muestran la cabeza de un ejemplar vacuno. En efecto, al observar desprevenidamente la figura cuyo registro se pretende, se pueden advertir trazos rectos dentro de los cuales apenas se destacan los ojos, los cuernos, unas orejas no muy definidas, y el hocico del animal. Por su parte, la ya registrada muestra una cabeza de vaca más definida, distinguiéndose en ella la cornamenta, las orejas y el hocico. La comparación gráfica entre las dos imágenes muestra: Un análisis como el que antecede es posible de realizar, dado que, por tratarse de marcas gráficas, la regla de análisis respectiva se dirige a que la comparación se

realice en conjunto y en forma sucesiva, haciendo prevalecer la parte conceptual. Es decir, la apreciación debe adelantarse sobre la totalidad de los elementos que componen el signo, adicionándose a ello la naturaleza de los bienes que pretende distinguir. Como se trata de la figura de dos cabezas de vaca, no susceptibles como tal de apropiación en la clase 5ª, destinada ésta a identificar productos veterinarios, se observa en el presente caso, examinadas las figuras arriba expuestas, que son suficientes los elementos que las diferencian para hacerlas registrables, pues de coexistir en el mercado no llevan al público a error, dado que la imagen en cuestión no produce fijación visual y mental confundible en el consumidor corriente. No se presenta así la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, disposición comunitaria vigente para cuando se profirió el acto administrativo que ahora se pretende controvertir. Debe tenerse en cuenta, además, como consta en el expediente, que en el mercado se encuentran distintas marcas que amparan productos similares, las cuales también evocan la cabeza de un ejemplar vacuno. Una conclusión como la que arrojan las consideraciones que anteceden demuestra que la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio no se ajustó a derecho, hallándose presente la violación de las normas que la actora cita en su demanda. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA

PRIMERO.- DECLÁRASE la nulidad de los siguientes actos administrativos: La Resolución Núm. 15934 de 20 de abril de 1994, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por Laverlam y se negó el registro de la marca “CABEZA DE EJEMPLAR VACUNO” (figurativa), para distinguir productos de la clase 5ª internacional. La Resolución Núm. 11374 de 16 de abril de 1996, proferida por la mencionada División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición intentado por la solicitante de la marca. La Resolución Núm. 318 de 18 de febrero de 1998 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la mencionada Entidad, con la cual se desató el recurso de apelación. SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, se ordena a la Superintendencia de Industria y Comercio que continúe con el trámite de registro solicitado por la firma demandante. Notifíquese La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 21 de junio de 2001.

OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA