CE-11001-03-24-000-1998-05240-01(5240)-2001

MARCAS Y PATENTES / CONFUNDIBILIDAD ENTRE SIGNOS - Debe analizarse más las semejanzas que las diferencias accediendo a similitudes ortográfica, fonética e ideológica / REGISTRO EN UN PAIS - No da derecho a su registro en otro país si se presentan causales de irregistrabilidad / MARCAS FARMACEUTICAS - Análisis más riguroso por efectos en salud del consumidor El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “....En el análisis de los signos, para establecer el grado de confundibilidad se debe partir del análisis global o total de los signos, haciendo hincapié más en las semejanzas que en las diferencias; acudiendo a las similitudes ortográficas, fonéticas o ideológicas que puedan generar confusión entre los signos en comparación....El registro de un signo en un País no da derecho a que se registre el mismo signo en otro País, si en el segundo pueden existir causales de irregistrabilidad.... En las marcas farmacéuticas el examinador o el juez deberán, en todo caso, proceder al análisis comparativo con más exigencia que una marca común, dada la naturaleza de los productos, los que pueden producir u ocasionar daños o efectos nocivos para la salud del consumidor. SIMILITUD FONÉTICA - Existencia entre signos PLATINOL Y PLAQUINOL / SIMILITUD ORTOGRAFICA - Existencia entre signos PLATINOL Y PLAQUINOL / SIMILITUD IDEOLÓGICA - Por signos fantásticos fácilmente confundibles por las similitudes fonética y ortográfica / DISTINTIVIDADCarencia en el signo PLATINOL frente a PLAQUINOL / MARCAS FARMACEUTICAS - Riesgo de confusión aunque amparen productos distintos En primer término la Sala, atendiendo las reglas establecidas por la jurisprudencia y la doctrina, procede a determinar si se encuentra ajustada a derecho la negativa de la Superintendencia de Industria y Comercio en registrar la expresión PLATINOL para distinguir los productos de la clase 5ª internacional, esto es, “Productos farmacéuticos”. Pues bien, analizando de manera conjunta los signos PLATINOL y PLAQUINOL, esta Corporación encuentra que presentan similitudes de orden fonético y ortográfico, dado que poseen el mismo prefijo PLA, el mismo sufijo NOL, el mismo número de sílabas y la misma acentuación, y que la vocal I se encuentra en uno y otro en la misma disposición. Adicionalmente, una y otra expresión son fantasiosas, razón por la cual, teniendo en cuenta las similitudes expresadas, se aprecia que son fácilmente confundibles, al no evocar en la mente del consumidor una idea precisa y, por el contrario, al permitir asociar una y otra. En consecuencia, si bien el vocablo PLATINOL es perceptible y susceptible de representación gráfica, carece del elemento distintividad, cuyo objetivo es identificar los productos o servicios de una persona, de los productos o servicios producidos por otra persona, logrando así que el público consumidor elija un producto teniendo la certeza de su origen empresarial y evitando el aprovechamiento que de la marca pueda hacer un tercero, en virtud de la similitud con otra anteriormente registrada y, por lo tanto,

difundida. Ahora bien, el hecho de que con la expresión PLATINOL la parte actora pretenda identificar solamente un medicamento contra el cáncer no significa que deje de existir el riesgo de confusión entre dicho producto y los producidos hoy por SANOFI, actual titular de la marca PLAQUINOL, pues lo cierto es que en tratándose de productos farmacéuticos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha predicado que “... resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. COEXISTENCIA DE MARCAS EN VARIOS PAISES - No desvirtúa la confundibilidad entre los signos PLATINOL Y PLAQUINOL / REGISTRO MARCARIO EN UN PAIS - No extiende dicho derecho a los demás paises miembros cuando hay lugar a confusiones De otra parte, no es de recibo el argumento de la parte actora en el sentido de que el hecho de haber coexistido las marcas PLATINOL y PLAQUINOL en Colombia, Perú y Panamá demuestra que no son confundibles, pues la Superintendencia de Industria y Comercio tiene como misión el velar porque se dé cumplimiento a las normas comunitarias que consagran las causales de irregistrabilidad, razón por la cual el hecho en cuestión no desvirtúa la confundibilidad existente, máxime cuando son diferentes las circunstancias, antecedentes, observaciones, legislación y criterios que rodean cada solicitud. Frente a la coexistencia en la República de Panamá de las marcas debatidas, basta observar que Panamá no se rige por las

normas comunitarias, por no pertenecer a la Comunidad Andina. Y para la coexistencia de las marcas en conflicto en la República del Perú, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 102 de la Decisión 344, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente, lo cual significa que el registro en un determinado país no extiende dicho derecho, por ese sólo hecho, a los demás países miembros. RENOVACIÓN DE MARCA - Difiere de una solicitud nueva / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - Operancia / DERECHO DE PRIORIDAD - Inexistencia por tratarse de solicitudes nuevas En cuanto a la alegada violación del artículo 100 de la Decisión 344, la Sala advierte que para ser aplicada dicha norma es necesario que se trate de la renovación de la marca, lo cual no sucedió en el asunto examinado, ya que como bien lo observan el apoderado de la tercera directa interesada en las resultas del proceso y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y así lo corrobora la certificación de la Secretaria General Ad Hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio (fl. 232 del cuaderno principal), el registro de la marca PLATINOL, a nombre de la sociedad actora caducó el 8 de junio de 1987, lo que se traduce en que lo que en realidad presentó la sociedad demandante el 11 de enero de 1989 fue una nueva solicitud, ya que la presentada dentro del término establecido en el artículo en cita lo fue para la clase 13 internacional, la cual distingue “Armas de

fuego, municiones y proyectiles, sustancias explosivas; fuegos artificiales” (folio 41 ídem). En consecuencia, la solicitud presentada el 2 de diciembre de 1987 para productos de la clase 13 no gozaba del derecho de prioridad, como tampoco gozaba de dicho derecho la presentada el 11 de enero de 1989 para amparar productos de la clase 5ª, pues una y otra constituyen solicitudes nuevas.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil uno (2001) Radicación número: 11001-03-24-000-1998-05240-01(5240)

Actor: BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por Bristol Myers Squibb Company, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones núms. 50530 de 21 de diciembre de 1994, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual negó el registro, a nombre de la sociedad actora, de la expresión PLATINOL, para distinguir productos comprendidos en la clase 5a internacional; 14783 de 30 de mayo de 1997, a

través de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución primeramente identificada, confirmándola; y 1411 de 19 de mayo de 1998, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 50530 de 21 de diciembre de 1994, confirmándola.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca PLATINOL para distinguir “una droga contra el cáncer, a saber cisplatin”, producto comprendido en la clase 5ª internacional. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: 1º. Winthrop Products Inc. solicitó el 7 de mayo de 1982 el registro de la marca PLAQUINOL, para amparar productos de la clase 5ª internacional. 2º. El 25 de abril de 1985, estando vigente el registro de PLATINOL para distinguir productos de la clase 5ª internacional, que para ese entonces poseía la sociedad actora, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió el registro 131.594 para la marca PLAQUINOL, lo cual significa que la Administración autorizó la coexistencia de las marcas PLATINOL y PLAQUINOL. 3º. El 2 de diciembre de 1987 la demandante, con el propósito de reemplazar el registro que poseía de la marca PLATINOL en

Colombia, radicó la solicitud 279.151 para la marca en cuestión y para amparar productos de la clase 13 internacional, solicitud que fue radicada dentro de los seis meses subsiguientes a la expiración del registro existente de PLATINOL. 4º. Mediante escrito radicado el 11 de enero de 1989 se corrigió la solicitud 279.151, en el sentido de indicar que el registro de la marca PLATINOL era para amparar productos de la clase 5ª internacional. 5º. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial no se presentaron oposiciones u observaciones de terceros. 6º. La entidad demandada, haciendo caso omiso de su obligación de no tener en consideración, al momento de estudiar la viabilidad de una solicitud, marcas que hubiesen coexistido con la marca cuyo nuevo registro se solicite dentro de los seis meses posteriores a la expiración de un registro para la misma marca, el 21 de diciembre de 1994 expidió la Resolución 50530, negando el registro de la marca PLATINOL, argumentando la existencia del registro 113.594 de 25 de abril de 1985, para la marca PLAQUINOL. 7º. La demandante interpuso los recursos procedentes contra la negativa de registro de la marca aduciendo la no existencia de confusión entre las marcas PLAQUINOL y PLATINOL, además del acuerdo de coexistencia de dichas marcas, suscrito por los titulares de las mismas a nivel mundial. 8º. El 5 y 8 de julio de 1997 se aportó abundante material probatorio que demuestra la coexistencia pacífica de las marcas PLAQUINOL y PLATINOL en Perú y Panamá, en el primero de los cuales rige también la

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 9º. No obstante lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución 50530 de 1994 y declaró agotada la vía gubernativa. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 83, literal a), y 100 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, estructurando para el efecto los siguientes cargos: Primer cargo.- La entidad demandada desconoció el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, que prohíbe el registro de marcas cuando existe confusión entre lo signos y entre los productos para los cuales se destinan las marcas, pues hizo caso omiso de las pruebas que demuestran que las marcas PLAQUINOL y PLATINOL pueden coexistir, tal como ya lo habían hecho en Colombia, Perú y Panamá, máxime cuando dichas marcas se destinaban para distinguir productos de usos y características diferentes, pues la primera se usaba para distinguir un “antiartrítico y antipalúdico”, y la segunda para una droga contra el cáncer conocida como “cisplatin”. Además, la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró el acuerdo suscrito entre los titulares de las marcas en conflicto, en el sentido de que no existía confusión entre las mismas. Segundo cargo.- La entidad demandada violó el artículo 100 de la Decisión 344 según el cual, contra la solicitud, para reemplazar un registro que se deja vencer, presentada dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro que se planea reemplazar, no procederán

observaciones con fundamentos en registros para marcas que ya habían coexistido con el registro de la marca que se pretende reemplazar. Lo anterior, por cuanto tal y como consta en los archivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, las marcas PLATINOL y PLAQUINOL coexistieron en el registro de marcas, además de que la demandante radicó su solicitud 279.151, para reemplazar el registro de la marca PLAQUINOL, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento de la misma. En consecuencia, la entidad demandada debió abstenerse de tener en consideración la existencia del registro 113.594 para PLAQUINOL. d.- Las razones de la defensa

1. Del apoderado de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio: A los actos acusados les era aplicable válida y legalmente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

De los documentos obrantes en el expediente núm. 279.151, contentivo de la solicitud de registro de la marca PLATINOL, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas en debate se concluye que entre éstas existen semejanzas en los aspectos ortográfico y fonético, capaces de llevar confusión al público consumidor. No se presenta la violación del artículo 100 de la Decisión 344, ya que la misma entró en vigencia el 1º de enero de 1994, y la marca PLATINOL, para la clase 5ª, cuyo titular era la demandante, expiró el 2 de

diciembre de 1987, luego no se dan los presupuestos legales para aplicar la norma comunitaria en cuestión.

2. Del apoderado de SANOFI, tercera directa interesada en las resultas del proceso: SANOFI es la actual titular de la marca PLAQUINOL registro 113.594, vigente hasta el 22 de abril de 2.000, la cual ampara todos los productos comprendidos en la clase 5ª internacional.

Aceptando, en gracia de discusión, la aplicación del artículo 100 de la Decisión 344, se tiene que aunque la demandante presentó una nueva solicitud dentro del término previsto por la norma en cita su solicitud no versaba sobre la misma marca, sino sobre la misma denominación para productos completamente diferentes, esto es, los comprendidos en la clase 13 internacional. Lo anterior, por cuanto el escrito presentado por la sociedad actora el 11 de enero de 1989, en el sentido de indicar que los productos a amparar por la marca PLATINOL son los comprendidos en la clase 5ª internacional y no en la 13 ídem no puede entenderse como una corrección, sino como una nueva solicitud, como lo dispone el artículo 89 de la Decisión 344. De todas maneras, aún cuando no procediesen observaciones de terceros, lo cierto es que la Oficina Nacional Competente tiene la obligación de efectuar el examen de registrabilidad en todos los casos. En cuanto a la coexistencia de las marcas PLAQUINOL y PLATINOL en Guatemala, Perú y Panamá, se tiene que ello ha sido posible gracias a que en dichos países el producto distinguido con la marca PLAQUINOL no se encuentra en el mercado, no existiendo, por lo tanto, riesgo de confusión.

Es de interés directo para SANOFI que no se conceda el registro de la marca PLATINOL, que presenta una total similitud fonética y ortográfica con PLAQUINOL, pues ello conlleva peligro para la salud pública, por tratarse de productos farmacéuticos los que amparan las mismas, y por el riesgo de confundibilidad y de pérdida del poder distintivo de la marca, a cuyo uso aquélla tiene el derecho exclusivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 102 de la Decisión 344. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 23 de noviembre de 1998 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 138). Por auto visible a folio 208 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad demandante, de la entidad demandada, y de SANOFI, tercera directa interesada en las resultas del proceso (fls. 224, 235 y 241, respectivamente). Mediante proveído del 2 de marzo de 2.000 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia de 24 de enero del 2.001, dio respuesta a la referida solicitud (fl. 268).

II.- EL ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO

El Procurador Sexto Delegado ante esta Corporación estima procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado por la Ley 17 de 13 de febrero de 1980, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 150, numeral 16, de la Constitución Política. III.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “PRIMERO. La Oficina Nacional Competente para decidir sobre el registro de un signo marcario, aplicará las normas vigentes al momento de decidir sobre la concesión o la negativa. “SEGUNDO. La confusión que se presente o pueda presentarse entre dos signos iguales o semejantes para productos idénticos o similares, no permite el registro del segundo signo solicitado. “TERCERO. La administración o el juez para determinar la confusión o el “riesgo de confusión” entre dos o más signos, deberá hacerlo sujetándose o en conformidad a las reglas que la doctrina y en esta sentencia se han expresado, de tal modo que no se trate de un análisis empírico, sino sujeto a un procedimiento técnico y minucioso de los hechos. “CUARTO. En el análisis de los signos, para establecer el grado de confundibilidad se debe partir del análisis global o total de los signos, haciendo hincapié más en las semejanzas que en las diferencias; acudiendo a las similitudes

ortográficas, fonéticas o ideológicas que puedan generar confusión entre los signos en comparación. “QUINTO. El registro de un signo en un País no da derecho a que se registre el mismo signo en otro País, si en el segundo pueden existir causales de irregistrabilidad. “SEXTO. Para la aplicación del artículo 100 de la Decisión 344 es necesario que se encuentre como elemento de discusión la solicitud de renovación de una marca anteriormente registrada y no una mera solicitud de registro marcaria. “SÉPTIMO. El cambio de clase de una solicitud la hace perder el carácter prioritario de la misma, y se entenderá que la nueva solicitud será admitida con la fecha posterior. “OCTAVO. En las marcas farmacéuticas el examinador o el juez deberán, en todo caso, proceder al análisis comparativo con más exigencia que una marca común, dada la naturaleza de los productos, los que pueden producir u ocasionar daños o efectos nocivos para la salud del consumidor. “NOVENO. Las normas comunitarias establecen las acciones de que pueden valerse los terceros que se sientan afectados por el registro de un signo posterior, acciones que deben plantearse en el momento oportuno”. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA El contenido de las normas de la Decisión 344 que la parte actora considera violadas y que el Tribunal Andino de Justicia consideró pertinente analizar, es el siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan

inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. “Artículo 89. El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. “La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. “En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados”, “Artículo 100. Contra la solicitud presentada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia al que se refiere el artículo anterior, para la misma marca, por quien fue su último titular, no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada” (el artículo 99 al que se refiere la norma transcrita dispone que la renovación de una marca deberá solicitarse ante la Oficina Nacional Competente dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, no obstante lo cual el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses, contado a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación). En primer término la Sala, atendiendo las reglas establecidas por la jurisprudencia y la doctrina, procede a determinar si se encuentra

ajustada a derecho la negativa de la Superintendencia de Industria y Comercio en registrar la expresión PLATINOL para distinguir los productos de la clase 5ª internacional, esto es, “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales desinfectantes; preparaciones para destruír las malas hierbas y los animales dañinos”. Pues bien, analizando de manera conjunta los signos PLATINOL y PLAQUINOL, esta Corporación encuentra que presentan similitudes de orden fonético y ortográfico, dado que poseen el mismo prefijo PLA, el mismo sufijo NOL, el mismo número de sílabas y la misma acentuación, y que la vocal I se encuentra en uno y otro en la misma disposición. Adicionalmente, una y otra expresión son fantasiosas, razón por la cual, teniendo en cuenta las similitudes expresadas, se aprecia que son fácilmente confundibles, al no evocar en la mente del consumidor una idea precisa y, por el contrario, al permitir asociar una y otra. En consecuencia, si bien el vocablo PLATINOL es perceptible y susceptible de representación gráfica, carece del elemento distintividad, cuyo objetivo es identificar los productos o servicios de una persona, de los productos o servicios producidos por otra persona, logrando así que el público consumidor elija un producto teniendo la certeza de su origen empresarial y evitando el aprovechamiento que de la marca pueda hacer un tercero, en virtud de la similitud con otra anteriormente registrada y, por lo tanto, difundida. Ahora bien, el hecho de que con la expresión PLATINOL la

parte actora pretenda identificar solamente un medicamento contra el cáncer no significa que deje de existir el riesgo de confusión entre dicho producto y los producidos hoy por SANOFI, actual titular de la marca PLAQUINOL, pues lo cierto es que en tratándose de productos farmacéuticos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha predicado que “... resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. Además, la Sala observa que al solicitar la demandante el 11 de enero de 1989 el registro de la marca PLATINOL, lo hizo en los siguientes términos: “Consiste en la palabra o denominación PLATINOL tomada en sí misma e independiente de toda forma distintiva o acompañada de leyendas, figuras, alegorías y etiquetas de carácter explicativo para ser usada en todos los colores y tamaños. Esta marca se emplea para distinguir ‘“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales desinfectantes; preparaciones para destruír las malas hierbas y los animales dañinos’, productos comprendidos en la Clase 5 del Decreto 755 de

1972”. De otra parte, no es de recibo el argumento de la parte actora en el sentido de que el hecho de haber coexistido las marcas PLATINOL y PLAQUINOL en Colombia, Perú y Panamá demuestra que no son confundibles, pues la Superintendencia de Industria y Comercio tiene como misión el velar porque se dé cumplimiento a las normas comunitarias que consagran las causales de irregistrabilidad, razón por la cual el hecho en cuestión no desvirtúa la confundibilidad existente, máxime cuando son diferentes las circunstancias, antecedentes, observaciones, legislación y criterios que rodean cada solicitud. Frente a la coexistencia en la República de Panamá de las marcas debatidas, basta observar que Panamá no se rige por las normas comuntarias, por no pertenecer a la Comunidad Andina. Y para la coexistencia de las marcas en conflicto en la República del Perú, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 102 de la Decisión 344, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente, lo cual significa que el registro en un determinado país no extiende dicho derecho, por ese sólo hecho, a los demás países miembros. Finalmente, no es de recibo el argumento de que entre los titulares de las marcas en conflicto se suscribió un acuerdo en el sentido de que no existía confusión entre las mismas, como tampoco el de que al momento de publicarse el extracto de la solicitud no se presentaron observaciones, pues tales circunstancias no relevaban a la Administración de llevar a cabo el examen de registrabilidad, ya que de conformidad con el artículo 96 de la Decisión 344 esa es

su obligación, la cual tiene como finalidad proteger, no solamente a los titulares de la marca registrada, sino también a los potenciales consumidores de los productos por ella amparados. En cuanto a la alegada violación del artículo 100 de la Decisión 344, la Sala advierte que para ser aplicada dicha norma es necesario que se trate de la renovación de la marca, lo cual no sucedió en el asunto examinado, ya que como bien lo observan el apoderado de la tercera directa interesada en las resultas del proceso y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y así lo corrobora la certificación de la Secretaria General Ad Hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio (fl. 232 del cuaderno principal), el registro de la marca PLATINOL, a nombre de la sociedad actora caducó el 8 de junio de 1987, lo que se traduce en que lo que en realidad presentó la sociedad demandante el 11 de enero de 1989 fue una nueva solicitud, ya que la presentada dentro del término establecido en el artículo en cita lo fue para la clase 13 internacional, la cual distingue “Armas de fuego, municiones y proyectiles, sustancias explosivas; fuegos artificiales” (folio 41 ídem). En consecuencia, la solicitud presentada el 2 de diciembre de 1987 para productos de la clase 13 no gozaba del derecho de prioridad, como tampoco gozaba de dicho derecho la presentada el 11 de enero de 1989 para amparar productos de la clase 5ª, pues una y otra constituyen solicitudes nuevas. Concluye esta Corporación que la expresión PLATINOL, respecto de la marca PLAQUINOL carece de distintividad, pues lo cierto es que su

coexistencia en el mercado generaría confusión en el público consumidor contrariando así la función principal de la marca, esto es, distinguir los productos o servicios de una persona de los servicios o productos de otra, razón por la cual con la negativa de la entidad demandada para registrar el signo controvertido se protege al titular del registro marcario confundible con el solicitado, al igual que al consumidor de los productos amparados por el ya registrado. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. Segundo.- Por no haber sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del proceso. Tercero.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE

Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 6 de julio del 2.001.

OLGA INES NAVARRETE BARRERO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO MANUEL S. URUETA AYOLA