CE-11001-03-24-000-1998-05305-01(5305)-2002

SIMILITUD FONÉTICA - Inexistencia entre las marcas DAREX y PAREZ / FONOLOGÍA - Distinción entre las letras X y Z / CANALES DE COMERCIALIZACION - Inexistencia de confusión ante consumidores especializados Al cotejar de manera sucesiva las expresiones PAREZ y DAREX la Sala no encuentra que el hecho de que la segunda, tercera y cuarta letra coincidan en una y otra lleve al público consumidor a error, pues es evidente que tanto la letra inicial como la final son elementos definitivos y determinantes en las mismas, pues las pronunciaciones de unas y otras difieren sustancialmente. En efecto, tal y como lo sostiene el apoderado de la demandante, la letra D del vocablo “DAREX”, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, “Representa un sonido de articulación dental, sonora y oclusiva en la posición inicial absoluta...”, mientras que la letra P “... representa un sonido de articulación Biblia, oclusiva y sorda”. Por su parte, la letra X “Representa un sonido doble, compuesto de k, o de g sonora, y de s como en axioma, exento...”, en tanto que la letra Z “... en canarias, Hispanoamérica, etc., se articula como una s en la que la lengua adopta posición convexa, generalmente predorsal, con salida dental o dentoalveolar del aire, y con seseo o indistinción fonológica respecto de la s”. A su turno, Manuel Seco, en el Diccionario de Dudas y Dificultades de la Lengua Española, señala que la pronunciación normal de la X entre vocales o en final de palabra es KS, mientras que la letra Z se asimila al fonema S, lo que trae como resultado que

“DAREX” se pronuncia como DAREKS y “PAREZ” como PARES. Efectuadas las anteriores consideraciones, la Sala concluye que entre las expresiones en conflicto “DAREX” y “PAREZ” que, por lo demás, son fantasiosas, no existe confusión visual, fonética ni auditiva, de forma tal que el público consumidor pueda llegar a pensar que está adquiriendo un producto en lugar de otro. Adicionalmente, esta Corporación advierte que los testimonios rendidos dentro del proceso por un empleado de la firma demandante y por dos empleados pertenecientes a Bavaria y Cicolac, empresas consumidoras de los productos fabricados, son coincidentes en afirmar que los mismos se adquieren directamente del proveedor, que su comercialización no se hace a través de supermercados y que la publicidad se lleva a cabo mediante revistas especializadas y boletines técnicos, de lo cual se desprende que no hay posibilidad alguna de confusión, pues quienes requieran de los productos identificados con la marca “DAREX” deberán solicitarlos de manera directa a la demandante. Así las cosas, esta Corporación estima que la expresión “DAREX” no encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, dado que es perceptible, susceptible de representación gráfica y tiene la suficiente fuerza para distinguir los productos que pretende amparar, de los que ampara la marca “PAREZ”, a pesar de que unos y otros pertenecen a la clase 17 internacional.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio del dos mil dos (2002)

Radicación número: 11001-03-24-000-1998-05305-01(5305)

Actor: WR. GRACE & CO - CONN

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por WR. GRACE & CO.- CONN, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones núms. 37130 de 26 de agosto de 1994, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual negó a la demandante el registro de la expresión “DAREX” para amparar productos de la clase 17 internacional; 12090 de 30 de abril de 1997, por la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución primeramente identificada, confirmándola; y 2342 de 29 de julio de 1998, por la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 37130 de 26 de agosto de 1994, confirmándola.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a favor de la demandante la concesión del registro de la marca “DAREX”, para identificar productos de la clase 17 internacional, específicamente

compuestos para selladores para tarros, empaquetaduras, látex para alfombras y textiles. Asimismo, que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio inscribir dicho registro en los libros de la propiedad industrial, y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: 1º. La demandante presentó el 15 de enero de 1990 la solicitud de registro de la marca “DAREX”, con el fin de distinguir productos de la clase 17 internacional, que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 397 de 11 de marzo de 1994, contra la cual no se presentó demanda de observaciones. 2º. La División de Signos Distintivos expidió la Resolución 37130 de 26 de agosto de 1994, mediante la cual negó el registro de la marca “DAREX”, por considerar que entre la misma y la marca “PAREZ”, de propiedad de AMERICAN CYANAMID COMPANY, hoy traspasada a CYTEC TECHNOLOGY CORP., existe tal similitud que puede inducir al público consumidor a error. 3º. La marca “PAREZ” ha coexistido con la marca “DAREX”, pues la primera fue registrada por primera vez en 1971 y la segunda estuvo registrada bajo el número 78.193 de 24 de octubre de 1972, vigente hasta el 24 de octubre de 1987. 4°. Mediante las Resoluciones 12090 de 30 de abril de 1990 y 2342 de 29

de julio de 1998, fueron resueltos los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución 37130 de 1994, confirmándola. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, estructurando para el efecto lo siguientes cargos: Primer cargo.- El artículo 81 de la Decisión 344 dispone que sólo son registrables como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, requisitos todos que cumple la expresión “DAREX”, prueba de lo cual es que se encuentra registrada en Colombia en otras clases internacionales, a saber: Registro 1655550 de 16 de septiembre de 1994 (clase 9a internacional); 181.474 de 4 de junio de 1993 (clase 24 internacional); 159.618 de 30 de mayo de 1994, (clase 7a internacional); y 180.055 de 29 de septiembre de 1995 (clase 19 internacional). De otra parte, la demandante ha basado gran parte de su propiedad industrial en el radical DA para construir sus marcas, elemento que le imprime un carácter distintivo a las mismas (DARAFORM, DARASPERSE, DAVISON,

DARASPRAY, DARACIDE, DARALUBE, DARASEAL y DARAMIC).

Segundo cargo: Los actos acusados violan el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, ya que lo que éste prohíbe es registrar un signo que dada su

semejanza con otro ya solicitado o registrado pueda inducir al público a error, confundibilidad que no se da en el asunto sub examine, ya que no existe identidad entre las marcas “DAREX” y “PAREZ”, pues han coexistido en el mercado por más de 60 años en el mercado internacional y por más de 15 en el nacional. El riesgo de confusión entre la marca “DAREX” y “PAREZ” se elimina en gran medida, dado el grado de especialidad de quienes adquieren los productos que ellas identifican, los cuales son de consumo selectivo y no masivo. Los productos que amparan una y otra marca son sustancialmente diferentes, pues “DAREX” fue solicitada para distinguir compuestos selladores para tarros, empaquetadura, látex para alfombras y textiles, y la marca “PAREZ” lo fue para distinguir materia prima a base de caucho, goma elástica, gutapercha, balata y sucedáneos, productos que no son confundibles unos con otros. De otra parte, los canales de distribución de unos y otros productos impiden que se pueda presentar un grado de confusión entre las marcas en conflicto, pues los productos “DAREX” son comercializados y distribuidos directamente por su fabricante o sus filiales en los diferentes países del mundo. Los medios de publicidad utilizados para la promoción de los productos “DAREX” se concentran en folletos enviados directamente a la clientela junto con una carta de presentación de los productos, es decir, que los mismos no se difunden por medios masivos de comunicación, de tal manera que el riesgo de confundibilidad y la conexión competitiva con los productos identificados con la marca “DAREX” es inexistente, a más de que éstos no son sustituibles ni

intercambiables con los productos que se identifican con la marca “PAREZ”. En cuanto al cotejo marcario entre las expresiones en conflicto, se tiene que el hecho de compartir una y otra las mismas vocales no implica de suyo la confundibilidad, pues la forma como se escribe una y otra palabra es diferente, al hacer uso de consonantes que le imprimen un carácter distintivo a una y otra expresión. De igual manera, el uso de la consonante común en las dos palabras tampoco genera confundibilidad ortográfica, ya que efectuado el análisis en conjunto, se evidencia que la forma en que se escriben es diferente. Al compararse en forma sucesiva los signos “PAREZ” y “DAREX” se tiene que no se presenta confundibilidad alguna, como tampoco si se comparan en forma simultánea. Las sílabas DA y PA le imprimen un alto grado de distintividad a las marcas de las cuales hacen parte, de tal manera que resulta imposible confundir los fonemas que de ellas resultan, máxime si se tiene en cuenta que la consonante D, en los términos del Diccionario de la Lengua Española, representa un sonido de articulación dental, sonoro y oclusivo, en tanto que la letra P representa un sonido de articulación bilabial, oclusiva y sorda. La fonación dela letra X y de la letra Z es totalmente diferente la una de la otra. En el Manual de Gramática Española de Manuel Seco se establece que el sistema consonántico español está constituido por 19 fonemas que nuestra ortografía representa por medio de 23 letras, estableciéndose que la letra X no es por sí misma un fonema, y que ella corresponde a la letra S. Cuando se unen los fonemas K y S se representan por la letra X. En la

pronunciación del grupo KS la supresión de la K es normal cuando el grupo precede a otra consonante, por ejemplo experto, pero será incorrecta si el grupo se encuentra entre vocales, como por ejemplo DAREX. En cuanto a la letra Z, ésta se representa con el fonema Z, es decir, que ella por sí misma tiene su propia fonación. Dicha letra, de acuerdo con el autor citado, en Hispanoamérica suena como una S. Tercer cargo.- Los actos acusados están falsamente motivados al afirmar que la pronunciación de las marcas “DAREX” y “PAREZ” es similar, como también al afirmar que los productos que distinguen una y otra son en últimas pegantes y que ellos se comercializan en los mismos establecimientos y que van dirigidos al mismo consumidor. d.- Las razones de la defensa La demanda fue notificada al representante legal en Colombia de CIYEC TECHNOLOGY CORP., tercera directa interesada en las resultas del proceso, y al Superintendente de Industria y Comercio, el segundo de los cuales, a través de apoderado, expuso como argumentos de su defensa, los siguientes. 1º. A los actos acusados les era aplicable válida y legalmente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2º. De los documentos obrantes en el expediente núm. 315.428, contentivo de la solicitud de registro de la marca “DAREX”, para distinguir productos de la clase 17, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

3º. Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “DAREX”, frente a la marca “PAREZ”, se evidencia que son semejantes entre sí, ya que existe confundibilidad en los aspectos ortográficos y fonéticos, razón por la cual, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, habida cuenta que creería que los productos tiene el mismo origen. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 23 de abril de 1999 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 260). Por auto visible a folio 352 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad actora y de la entidad demandada (fls. 700 y 709, respectivamente). Mediante proveído del 29 de junio de 2001 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia de 6 de marzo del 2002, dio respuesta a la referida solicitud (fl. 731). II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO La Procuradora Delegada ante esta Corporación solicitó requerir la interpretación judicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, artículo XXVIII y s.s.

III.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “1. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación, según lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344. “2. Además de reunir los requisitos expresados en el numeral anterior no debe incurrir en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. “3. El artículo 83 literal a) tiene como objetivo evitar el engaño que pueda producirse tanto para el público consumidor como para el comerciante o empresario dueño de la marca, respecto de dos signos idénticos o semejantes que amparen productos o servicios que se encuentren en el mercado. “4. El análisis de la posibilidad del riesgo de confusión entre dos marcas semejantes es atribución del juez consultante, quien apreciará para el efecto las reglas doctrinarias y jurisprudenciales recogidas en la presente sentencia. “5. Queda a discreción del Juez Nacional la consideración de que si entre los productos protegidos por las macas existe conexión competitiva, por lo cual deberá proceder al examen comparativo según las reglas establecidas en esta sentencia. “6. Para determinar si existe similitud entre dos signos marcarios, se ha de toma en cuenta dos aspectos: la ubicación de los productos que ellos protegen en el nomenclator, y de igual manera, el grado de atención de los consumidores medios. “7. Los actos administrativos requieren de motivación para su

validez; siendo además un requisito impuesto en la normativa andina, según el artículo 96 de la Decisión 344”. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Las normas de la Decisión 344 que la parte actora considera violadas, prescriben: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. Los signos en conflicto son “DAREX” y “PAREZ”. Para llevar a cabo el cotejo de dichas marcas, la Sala tendrá en cuenta las reglas señalada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida dentro del presente proceso, en la que sostuvo: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza

del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. La marca “PAREZ” ampara productos comprendidos en la clase 17 internacional, y la marca solicitada y negada “DAREX”, pretende también amparar productos de la citada clase. De conformidad con el artículo 2º del Decreto 755 de 1972, a la clase 17 corresponden los siguientes productos: gutapercha, goma elástica, balata y sucedáneos, objetos fabricados con estas materias que no estén comprendidos en otras clases; hojas, placas y varillas de materias plásticas (productos semielaborados); materias que sirvan para calafatear, cerrar con estopa y aislar; amianto, mica y sus productos; tubos flexibles no metálicos. Al cotejar de manera sucesiva las expresiones PAREZ y DAREX la Sala no encuentra que el hecho de que la segunda, tercera y cuarta letra coincidan en una y otra lleve al público consumidor a error, pues es evidente que tanto la letra inicial como la final son elementos definitivos y determinantes en las mismas, pues las pronunciaciones de unas y otras difieren sustancialmente. En efecto, tal y como lo sostiene el apoderado de la demandante, la letra D del vocablo “DAREX”, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, “Representa un sonido de articulación dental, sonora y oclusiva en la posición inicial absoluta...”, mientras que la letra P “... representa un sonido de articulación Biblia, oclusiva y sorda” Por su parte, la letra X “Representa un sonido doble, compuesto de k, o de

g sonora, y de s como en axioma, exento...”, en tanto que la letra Z “... en canarias, Hispanoamérica, etc., se articula como una s en la que la lengua adopta posición convexa, generalmente predorsal, con salida dental o dentoalveolar del aire, y con seseo o indistinción fonológica respecto de la s”. A su turno, Manuel Seco, en el Diccionario de Dudas y Dificultades de la Lengua Española, señala que la pronunciación normal de la X entre vocales o en final de palabra es KS, mientras que la letra Z se asimila al fonema S, lo que trae como resultado que “DAREX” se pronuncia como DAREKS y “PAREZ” como PARES. Efectuadas las anteriores consideraciones, la Sala concluye que entre las expresiones en conflicto “DAREX” y “PAREZ” que, por lo demás, son fantasiosas, no existe confusión visual, fonética ni auditiva, de forma tal que el público consumidor pueda llegar a pensar que está adquiriendo un producto en lugar de otro. Adicionalmente, esta Corporación advierte que los testimonios rendidos dentro del proceso por un empleado de la firma demandante y por dos empleados pertenecientes a Bavaria y Cicolac, empresas consumidoras de los productos fabricados, son coincidentes en afirmar que los mismos se adquieren directamente del proveedor, que su comercialización no se hace a través de supermercados y que la publicidad se lleva a cabo mediante revistas especializadas y boletines técnicos, de lo cual se desprende que no hay posibilidad alguna de confusión, pues quienes requieran de los productos identificados con la marca “DAREX” deberán solicitarlos de manera directa a la

demandante. Además, tomando en consideración que los productos que pretende amparar la marca solicitada son consumidos o están dirigidos a un sector especializado en envases de alimentos, aerosoles, etc., no queda duda alguna para la Sala que dicha circunstancia hace aún más patente la inexistencia del riesgo de confusión entre las marcas en controversia, pues no es muy factible que los clientes de un producto cuyo uso requiere de especiales conocimientos adquieran uno distinto, pensando que se trata del mismo o que tiene el mismo origen empresarial. Así las cosas, esta Corporación estima que la expresión “DAREX” no encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, dado que es perceptible, susceptible de representación gráfica y tiene la suficiente fuerza para distinguir los productos que pretende amparar, de los que ampara la marca “PAREZ”, a pesar de que unos y otros pertenecen a la clase 17 internacional. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 37130 de 26 de agosto de 1994, 12090 de 30 de abril de 1997 y 2342 de 29 de julio de 1998, las dos primeras expedidas por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la última por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó a la

demandante el registro de la marca “DAREX”, para distinguir productos comprendidos en la clase 17 internacional. Segundo.- A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la entidad demandada proceder a conceder, en favor de la actora, el registro de la marca “DAREX” para distinguir los productos comprendidos en la clase 17 del artículo 2o. del Decreto 755 de 1972, a que alude su solicitud, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos legales. Tercero.- ORDÉNASE la publicación de la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. Cuarto.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 20 de junio del 2.002.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA