CE-11001-03-24-000-1998-05307-01(5307)-2003

COTEJO ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y MARCA REGISTRADA - Protección del nombre comercial por su registro o uso efectivo / NOMBRE COMERCIAL - Protección por registro o uso efectivo / DEPOSITO DEL NOMBRE COMERCIAL En esas circunstancias se tiene que dicho examen implica la comparación de un nombre comercial y de una marca registrada. Al efecto conviene tener en cuenta que el nombre comercial tiene protección especial en el derecho comunitario, sea por la vía de su registro o por la de su uso, en orden a lo cual se remite también a la protección que le dé el derecho interno, según lo advierte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al señalar que “La prohibición de registro de un signo como marca, en los términos previstos en el artículo 83, literal b. de la Decisión 344, presupone la existencia de un nombre comercial ya protegido por las legislaciones de los Países Miembros. El derecho al nombre comercial puede ser consecuencia de su registro o de uso efectivo.” En tanto que los artículos 603 y 605, inciso segundo, del Código de Comercio, en su orden disponen: “Art. 603. Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará”. “Art. 605 ... Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación”. COTEJO MARCARIO - Debe hacerse de conjunto sin fraccionar los signos / SIGNO GENERICO - Lo es Escuela de Administración de Negocios / SIGLA

DEL NOMBRE COMERCIAL - Es evocativo y por corresponder a signo descriptivo conserva este carácter / SIGNO DESCRIPTIVO - Inapropiable / MARCA DISTINTIVA - Lo es EAN INTERNACIONAL frente a ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS EAN tanto gráfica como ideológicamente En el sub lite, para efectos de la comparación indicada, se ha de tener en cuenta que el nombre comercial de la actora es ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS - E.A.N., y no E.A.N. solamente como ella lo manifiesta, aspecto que es relevante para esa comparación dado que la misma se debe hacer de conjunto, sin fraccionar los signos, según se ha reiterado por la jurisprudencia del Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina. En ese orden de ideas se tiene que los extremos a cotejar son el nombre comercial ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS - E.A.N., para distinguir servicios de la clase 41, y la marca EAN INTERNATIONAL para distinguir servicios de la clase 42, pudiéndose observar que la primera denominación es genérica, descriptiva, o evocativa de los servicios que con ella, como nombre comercial, se ofrecen, sin que la expresión E.A.N. le quite ese carácter dado que no es un signo de fantasía sino que es evidente que corresponde a la sigla de ese nombre comercial, luego participa de la misma generecidad o descriptividad de éste. En la interpretación prejudicial de las normas comunitarias dada en este proceso se señala que “Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el

servicio amparado o distinguido por aquél”, y como tal circunstancia no se da en este caso, pues el nombre comercial está constituido únicamente por la expresión genérica o evocativa anotada, el mismo no puede ser apropiable por alguien en particular, de allí que no pueda ser oponible al registro de la marca impugnada. Comparadas las dos expresiones, se encuentra que no son confundibles por cuanto sus diferencias son mayores que sus semejanzas, pues éstas se reducen a la partícula EAN, la cual aparece en contextos gramaticales y conceptuales distintos, como quiera que en la opositora va al final y utilizada como sigla, precedida de palabras diferentes a las que acompañan a la de la marca registrada, en la que además va al comienzo y se utiliza como palabra. Vistas de forma conjunta y sucesiva, se observa que ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS –EAN. es diferente gráfica, fonética e ideológicamente de EAN INTERNATIONAL. A todo lo cual vale sumar las razones en que se funda el acto acusado en cuanto señala que distinguen servicios de clases distintas, según se ha expuesto atrás, sin que se hubiere probado que el nombre comercial opositor es notorio.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D. C., cuatro (4) de julio del dos mil tres (2003) Radicación número: 11001-03-24-000-1998-05307-01(5307)

Actor: ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS –EAN

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del C.C.A, interpuso la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS -EAN contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio.

I. - LA DEMANDA La ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS -EAN, mediante apoderado, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A., solicita a la Sala, en proceso de única instancia, que acceda a las siguientes

I. 1. Pretensiones Primera. Que declare la nulidad de Resolución núm. 22301 de 27 de agosto de 1997, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la observación que formuló a la solicitud de registro de la marca EAN INTERNATIONAL para distinguir servicios de clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, concedió el registro de esa marca en favor de la solicitante, EAN INTERNATIONAL.

Segunda. Que declare la nulidad de la Resolución Núm. 3325 de 14 de septiembre de 1998, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio la misma entidad, mediante la cual resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la atrás indicada. Tercera. Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se declare fundada la oposición aludida y se niegue el registro de la marca EAN INTERNATIONAL para distinguir servicios de la clase 42 en mención; se ordene a la Superintendencia demandada cancelar el

certificado de registro de dicha marca y publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I. 2. Los hechos La sociedad EAN INTERNATIONAL solicitó el registro de la marca EAN INTERNATIONAL para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, contra la cual la actora presentó demanda de observaciones con base en que es una institución ampliamente conocida en el país dedicada a ‘“información y capacitación de los recursos humanos que requiere el desarrollo de las empresas y los negocios, tanto en el sector público como en el sector privado, mediante la investigación, enseñanza y divulgación de la Ciencia y Técnicas Administrativas”’; ofrece y desarrolla programas de formación profesional a nivel universitario y en ese campo se conoce ampliamente que se identifica con la sigla EAN desde su fundación en 1969. También se hizo mención de la relación de tales servicios con los distinguidos por la marca cuestionada.

Surtido el trámite de la oposición, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 22301 de 27 de 1997, en donde decidió declarar infundada esa observación y conceder el registro solicitado, por considerar que los servicios distinguidos por ésta son completamente diferentes de los ofrecidos por la actora. La actora apeló esa resolución, recurso que fue resuelto mediante la Resolución núm. 3325 de 14 de septiembre de 1998, en el sentido de confirmarla.

I. 3.- Normas violadas y concepto de su violación.

La demandante invoca como violados los artículos 81, 93 y 95 en concordancia con los artículos 83, literal b, y 128, todos de la Decisión 344 de la Comisión del

Acuerdo de Cartagena y 25, 583, 603 y 611 del C. de Co., porque la marca registrada es confundible por identidad con el signo EAN, de donde no es idóneo para distinguir en el mercado los servicios de la clase 42 en mención, circunstancia que desconoció la entidad demandada así como la protección que las normas del C. de Co. invocadas le dan a su nombre o enseña en cuanto es una organización empresarial, aunque no se encuentre registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, ya que no lo requiere por tratarse de una institución de educación superior. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Superintendencia de Industria y Comercio y la firma beneficiaria del registro impugnado, vinculada como tercero interesado al proceso, fueron notificadas de la admisión de la demanda, cuyos apoderados le dieron contestación oportuna, así:

II. 1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición del acto administrativo acusado la entidad no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que el mismo se profirió de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias, y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

II. 2. Por su parte, la apoderada de la sociedad EAN INTERNATIONAL se opone a

la prosperidad de las pretensiones de la demanda, solicitando que sean desestimadas por carecer de fundamento legal, por cuanto los servicios que presta bajo la marca atacada son diferentes a los que ofrece la actora y no hay conexidad entre unos y otros, dicha marca la tiene registrada desde antes en muchos otros países para distinguir los mismos productos, y por cuanto la protección del nombre que invoca la actora no procede en su caso por no ser un establecimiento comercial, ni tiene derecho registrado sobre el mismo. III.- PRUEBAS Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto, así como algunos testimonios sobre los hechos de la demanda.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV. 1. La sociedad actora hace énfasis en su derecho a que le sea protegido su nombre y enseña aunque es una institución sin ánimo de lucro, pues se caracteriza por ser una organización empresarial dedicada a la prestación de servicios educativos. Al efecto retoma las normas invocadas como violadas ( folios 929 a 933 ).

IV. 2. La entidad demandada reproduce sus argumentos defensivos ya reseñados, a los cuales agregó algunos antecedentes jurisprudenciales, alusivos a los requisitos para el registro de marcas y a la confundibilidad de signos marcarios (folios 960 a 964).

IV. 3. La sociedad beneficiaria del acto insiste en que éste se ajusta a la normatividad vigente al momento de su expedición y que por ello deben negarse las pretensiones de la demanda. A respecto analiza las pruebas allegadas al

proceso, en especial las certificaciones de registro de su marca en los países que menciona en la contestación de la demanda ( 934 a 959 ).

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Primero Delegado ante la Sala se limitó a solicitar la interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda ( folio 965 ).

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de la norma del Acuerdo de Cartagena, invocada en los cargos, concluye así: “1. Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem.

2. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

3. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende – caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro – con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344. 4º Se entiende por nombre comercial el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en el ámbito de un ramo comercial o industrial, y que le distingue de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La prohibición de registro de un signo como marca, en los términos previstos en el artículo 83, literal b. de la Decisión 344, presupone la existencia de un nombre comercial ya protegido por las legislaciones de los Países Miembros. El derecho al nombre comercial puede ser consecuencia de su registro o de uso efectivo. De existir identidad o semejanza entre un signo marcario y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro. Sin embargo, si el uso efectivo del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de la marca, ésta será objeto de tutela preferente. 5º. Cuando la protección del nombre comercial derive de su uso, éste deberá ser personal, continuo, efectivo, público y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba

del uso indicado corresponderá a quien lo alegue. 6º. Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones al registro de la marca solicitado, sobre la base de una marca ya registrada o ya solicitada para registro, o de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial. Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones. Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. 7º. Se reitera que el registro de la marca ante la oficina nacional competente configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la misma, así como del derecho de obrar contra el tercero que, sin consentimiento del titular, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.” ( folios 1.071 a 1.072 ) Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquél.”

VII.- DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

VII. 1. Naturaleza de la acción Advierte la Sala que no obstante se invoca la acción instituida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, la presente acción se interpreta como la especial de nulidad que preveía el artículo 113 de la Decisión 344, toda vez que se impugna un acto que concede el registro de una marca, y no el que lo niega.

VII. 2. La cuestión de fondo Se persigue la nulidad de la Resolución núm. 22301 de 27 de agosto de 1997, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual concedió el registro de la marca EAN INTERNATIONAL para distinguir servicios de clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad EAN INTERNATIONAL, y de su confirmatoria en virtud del recurso de apelación, la Núm. 3325 de 14 de septiembre de 1998.

Al comparar dicho signo con la expresión E.A.N. invocada por la actora como fundamento de su oposición al registro de aquél, la entidad demandada concluyó que no había lugar a confusión entre ambos por cuanto el primero distingue servicios de la clase 42 y la segunda servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Los cargos de la demanda se refieren a la violación de los artículos 81, 93 y 95 en concordancia con los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344 de la

Comisión del Acuerdo de Cartagena y 25, 583, 603 y 611 del C. de Co., porque dicha marca es confundible por identidad con el signo EAN que usa como nombre o enseña comercial suya como organización empresarial, de donde infiere que el signo registrado no es idóneo para distinguir en el mercado los servicios de la clase 42 en mención. Al efecto aduce la protección que las normas del C. de Co. invocadas le dan al nombre comercial.

VII. 3. La situación fáctica La actora es una institución universitaria de educación superior de carácter privado, con personería jurídica reconocida por el Ministerio de Justicia mediante Resolución Núm. 2898 de 16 de mayo de 1969 sin ánimo de lucro, cuyo objeto social corresponde a los servicios de la clase 41, educación y esparcimiento, precisado como ofrecimiento de programas de pregrado de Administración de Empresas, Ingeniería de Sistemas, y de postgrados en Administración de Obras Civiles y Administración Financiera, y Administración de Negocios Internacionales, entre otros.

El nombre de la misma es ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOSE.A.N. De otra parte, la marca cuestionada es EAN INTERNATIONAL, propiedad de la sociedad EAN, y fue registrada para distinguir productos de la clase 42, varios, especificados como “creación y desarrollo de estructuras, patrones de números, identificadores de datos y símbolos de códigos de barras para identificación de productos, servicios y ubicaciones; desarrollo de formatos y patrones de mensajes para la transmisión automática de un computador a otro computador de información comercial; consultoría profesional (no comercial); programación de

computadores”.

VII. 4. Examen de los cargos En esas circunstancias se tiene que dicho examen implica la comparación de un nombre comercial y de una marca registrada. Al efecto conviene tener en cuenta que el nombre comercial tiene protección especial en el derecho comunitario, sea por la vía de su registro o por la de su uso, en orden a lo cual se remite también a la protección que le dé el derecho interno, según lo advierte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al señalar que “La prohibición de registro de un signo como marca, en los términos previstos en el artículo 83, literal b. de la Decisión 344, presupone la existencia de un nombre comercial ya protegido por las legislaciones de los Países Miembros. El derecho al nombre comercial puede ser consecuencia de su registro o de uso efectivo.” Es así como el artículo 83, literal b), de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, invocado como violado señala: “Art. 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “(...) “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducir al público a error”.

En tanto que los artículos 603 y 605, inciso segundo, del Código de Comercio, en su orden disponen: “Art. 603. Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las

marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará”. “Art. 605 ... Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación”. En el sub lite, para efectos de la comparación indicada, se ha de tener en cuenta que el nombre comercial de la actora es ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS - E.A.N., y no E.A.N. solamente como ella lo manifiesta, aspecto que es relevante para esa comparación dado que la misma se debe hacer de conjunto, sin fraccionar los signos, según se ha reiterado por la jurisprudencia del Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina. En ese orden de ideas se tiene que los extremos a cotejar son el nombre comercial ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS - E.A.N., para distinguir servicios de la clase 41, y la marca EAN INTERNATIONAL para distinguir servicios de la clase 42, pudiéndose observar que la primera denominación es genérica, descriptiva, o evocativa de los servicios que con ella, como nombre comercial, se ofrecen, sin que la expresión E.A.N. le quite ese carácter dado que no es un signo de fantasía sino que es evidente que corresponde a la sigla de ese nombre comercial, luego participa de la misma generecidad o descriptividad de éste. En la interpretación prejudicial de las normas comunitarias dada en este proceso se señala que “Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el

producto o con el servicio amparado o distinguido por aquél”, y como tal circunstancia no se da en este caso, pues el nombre comercial está constituido únicamente por la expresión genérica o evocativa anotada, el mismo no puede ser apropiable por alguien en particular, de allí que no pueda ser oponible al registro de la marca impugnada. A lo anterior se agrega que, en gracia de discusión, comparadas las dos expresiones, se encuentra que no son confundibles por cuanto sus diferencias son mayores que sus semejanzas, pues éstas se reducen a la partícula EAN, la cual aparece en contextos gramaticales y conceptuales distintos, como quiera que en la opositora va al final y utilizada como sigla, precedida de palabras diferentes a las que acompañan a la de la marca registrada, en la que además va al comienzo y se utiliza como palabra. Vistas de forma conjunta y sucesiva, se observa que ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS –EAN. es diferente gráfica, fonética e ideológicamente de EAN INTERNATIONAL. A todo lo cual vale sumar las razones en que se funda el acto acusado en cuanto señala que distinguen servicios de clases distintas, según se ha expuesto atrás, sin que se hubiere probado que el nombre comercial opositor es notorio, calidad que como lo precisa el Tribunal de la Comunidad Andina “no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de

la Decisión 344”. En conclusión, los actos acusados no desconocen la protección que el derecho interno le puede dar al nombre comercial que usa la actora, ni las normas comunitarias invocadas como violadas, pues no está probado que dicho nombre comercial y la marca registrada objeto del sub lite sean confundibles de modo que no puedan coexistir en el mercado para ofrecer o distinguir los servicios de las clases 41 y 42, respectivamente, de la Clasificación Internacional de Niza, de donde las pretensiones de la demanda se han de negar, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta sentencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- NIEGANSE las pretensiones de la demanda. Segundo.- DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el día 4 de julio del 2003.

MANUEL S. URUETA AYOLA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

OLGA INES NAVARRETE BARRERO GABRIEL E. MENDOZA MARTELO