CE-11001-03-24-000-1998-05324-01(5324)-2001

RIESGO DE CONFUSIÓN - Reglas para el cotejo de marcas / COTEJO MARCARIOReglas / MARCAS - Clases: figurativas, denominativas o mixtas / MARCA MIXTACombina elementos denominativos y gráficos Frente a la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear riesgo de confusión, en la interpretación prejudicial núm. 94-IP-2000 rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se remite a las reglas orientadoras que la doctrina y la jurisprudencia comunitaria han construido para el cotejo o examen marcario, en orden a determinar tal riesgo de confusión. Dichas reglas son: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. De igual manera, en la citada Interpretación Prejudicial el Tribunal Andino resaltó que de acuerdo con lo establecido por la doctrina existen tres clases de marcas, según que ellas estén representadas por una figura, una denominación, o un conjunto de figuras y denominaciones; que la marca mixta combina elementos denominativos y gráficos; y que cuando el cotejo, como en este caso, se hace entre una marca mixta y otra figurativa, debe tenerse en cuenta cuál elemento es el más característico, por su tamaño, color y colocación, y a partir de esa determinación establecer la comparación en orden a

vislumbrar la posible confusión. MARCA FIGURATIVA - representa figuras de realidades concretas o sirve de representación de otra cosa / MARCA MIXTA - Compuesta de una parte denominativa y otra gráfica / MARCA MIXTA - Predominio de la parte gráfica / COTEJO DE MARCAS FIGURATIVAS O GRAFICAS - Inexistencia de similitud Con apoyo en estas orientaciones, la Sala advierte, en primer término, que la marca de la actora (Torrecafe Aguila Roja y Cia Ltda) es figurativa, es decir, conforme a la acepción que de este término trae el Diccionario de la Real Academia Española, que representa figuras de realidades concretas; o aquello que es o sirve de representación o figura de otra cosa; en tanto que la marca cuestionada (Mars Incorporation), según se precisa en la Resolución núm. 09828 de 29 de marzo de 1998, acusada es “MIXTA”, esto es, que está compuesta por una parte denominativa y otra gráfica. En este caso, prevalece el elemento gráfico, ya que la parte denominativa únicamente está comprendida por la letra “m” en el interior del dibujo, como se evidencia de la figura que se traslada del expediente, en fotocopia, a esta providencia. Según se extrae de los antecedentes administrativos, la figura (dibujo con forma humana femenina) se explica como una gota de chocolate a la cual se le dio personalidad. Por su parte, la figura que corresponde al registro de la actora (dibujo en forma humana masculina), se reconoce como un granito de café. Del cotejo de las marcas en cuestión no surge la similitud que aduce la

demandante. En efecto, claramente se advierte que se trata de dos figuras que representan personas en forma de muñeco, siendo esta, prácticamente, su única y principal semejanza; pero por sus especiales características, sin que se requiera de un detenido análisis, fácilmente se aprecia que la idea que se pretende evocar es distinta, pues uno (el granito de café) no tiene aspecto femenino, en tanto que la otra (gotita de chocolate), sí; la forma ovalada del granito de café difiere de la redonda del chocolate; la letra “m”, que distingue los productos de MARS, INCORPORATED, en forma resaltada en el centro del dibujo no aparece en la otra marca cotejada; así como la tasa o pocillo que se sostiene en una de las manos, que sugiere la idea del recipiente para tomar café y el gesto que se hace con la otra mano, que denota buena calidad o excelencia del producto, no están presentes en la otra marca; como tampoco coincide la posición del cuerpo, rígido uno y como insinuante la otra. CANALES DE COMERCIALIZACION - Cuando difieren en dos marcas, disminuyen riesgo de confusión para el público consumidor / RIESGO DE CONFUSIÓNEfectos según los canales de comercialización Ahora, un aspecto que merece destacarse es el relacionado con los canales de comercialización que utilizan los productos que distinguen una y otra marca, pues no obstante que ambas amparan todos los productos comprendidos en la misma clase 30, la actividad que desarrollan los titulares de los registros marcarios está destinada sólo a una parte. Según se desprende de los documentos obrantes en los antecedentes administrativos y en el expediente, la figura del granito de café

pretende promocionar el café, cuya compra, procesamiento y molienda, constituye una de las actividades que componen el objeto social de la demandante; en tanto que los productos del tercero con interés directo en el proceso, amparados por la marca en cuestión son los dulces de chocolate, los cuales se ubican, exhiben y venden, generalmente, en lugares distintos, por lo que el riesgo de confusión para el público consumidor disminuye.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil uno (2001).

Radicación número: 11001-03-24-000-1998-05324-01(5324)

Actor: TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA LIMITADA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA LIMITADA, a través de apoderado y en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del C.C.A., que se interpretó como de nulidad, ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 09828 de 29 de mayo de 1998, “POR LA CUAL SE DECIDEN UNAS OBSERVACIONES Y SE CONCEDE UN REGISTRO”, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y el acto ficto o presunto que operó en relación con el recurso

interpuesto contra dicha resolución; y que a título de restablecimiento del derecho se declare fundada la observación y se niegue el registro de la marca M (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por MARS, INCORPORATED. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes se señalan los siguientes: 1o: Que la sociedad MARS, INCORPORATED presentó la solicitud de registro de la marca M (mixta), para la Clase 30. 2o: Que publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la actora presentó demanda de observaciones, con base en el hecho de ser titular de una marca figurativa confundiblemente similar a la marca cuyo registro solicitó MARS, INCORPORATED. 3º: Que, surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos, expidió la Resolución núm. 09828 de 29 de mayo de 1998, por medio de la cual declaró infundada la observación por ella presentada y concedió el registro de marca solicitada. 4o: Que contra la citada Resolución interpuso recurso de apelación; y que a la fecha han transcurrido más de 2 meses y no se ha obtenido pronunciamiento expreso sobre el citado recurso, por lo que operó el silencio administrativo negativo el 14 de septiembre de 1998, toda vez que aquél fue interpuesto el 14 de julio del mismo año. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación (folios 23 a 31 ):

1º. Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que la marca M (mixta) carece de suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 30. A su juicio, la distintividad es el carácter que le imprime a la marca la novedad y la especialidad; exige que el signo no dé lugar a confusiones con otros ya adoptados para distinguir la misma clase de productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 2º. Estima que se violaron los artículos 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 83, literal a), ibídem, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que las dos marcas o signos presentan idéntica idea conceptual. Que las dos marcas se caracterizan por consistir en la representación de una persona por medio de una caricatura, en las cuales se destacan coincidencias tales como que la persona representada por la caricatura se encuentra de pie y en posición frontal, tiene fijada su atención visual ligeramente hacia el espacio derecho en que se halla ubicada, la caricatura refleja una expresión de alegría o felicidad y el cuerpo es semicircular; que también se caracterizan por presentar identidad visual o gráfica e ideológica. 3º: Aduce que se violó el artículo 102, ibídem, por falta de aplicación, en concordancia con el artículo 58 de la Constitución Política, por cuanto la resolución

acusada no garantiza los mejores derechos de la actora sobre la marca figurativa precitada, adquiridos con arreglo de las leyes preexistentes, derechos que mal podían ser desconocidos por actos administrativos posteriores; que, así mismo, ignoró los principios de igualdad de las personas ante la ley y de imparcialidad de las autoridades administrativas, al conceder el registro de la marca M (mixta) y que no respetó a la actora el derecho al uso exclusivo de la marca figurativa varias veces referida. 4º: Que se violó el artículo 102 de la Decisión 344, en concordancia con los artículos 13 de la Constitución Política y 3º, inciso 6º, del C.C.A., por falta de aplicación, pues la demandada ignoró los principios de igualdad de las personas ante la ley y de imparcialidad de las autoridades administrativas, al no respetar el derecho que la actora tiene al uso exclusivo de su marca figurativa. II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1-. CONTESTACION DE LA DEMANDA II.1.2-. La Nación -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, a través de apoderado, contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, en esencia, que efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “M” (Mixta), objeto del acto expreso acusado, frente a la marca figurativa registrada en favor de la demandante para la clase 30, consistente en la figura que asemeja un grano

de café, se concluye sin dificultad que entre las mismas no existe similitud alguna que genere confusión entre el público consumidor y, por lo tanto, pueden coexistir en el mercado. II.1.3. La sociedad MARS INCORPORATED, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a través de apoderado, en primer término, propuso las excepciones de: “INEPTITUD DE LA DEMANDA”, porque, a su juicio, en ésta no se explicó el concepto de la violación; y de “ABUSO DEL DERECHO”, ya que la actora evita referirse a todas las consideraciones que tuvo en cuenta la Administración para declarar infundada su observación; y tal omisión encierra el conocimiento que tiene acerca de los derechos marcarios del tercero. Estima que, por lo anterior, la actora carece de legitimación para incoar la acción. Frente al fondo del asunto argumentó, en síntesis, lo siguiente: Que es titular de una familia de marcas constituida sobre el contorno y las características que dan la forma a la marca “M” (mixta); y que al comparar las marcas en cuestión no hay similitud, pues la de la demandante contiene una figura masculina, en tanto que la del tercero es femenina; la figura de aquél está parada de frente y la de éste se encuentra de costado; aquélla no tiene brazos, mientras que ésta sí y son particularmente visibles; aquélla no tiene sus manos cubiertas con guantes y sostiene una taza en una de ellas, y ésta destaca los guantes en las manos, que están libres de objetos y una mano está doblada en la cintura y la otra extendida hacía la izquierda; aquélla tiene un cuerpo ovalado separado en tres franjas y ésta redondo, semejando una gotita de chocolate, con

la letra “M” que resalta en su pecho; aquélla no tiene gracia alguna y ésta tiene un aire coqueto; aquélla tiene nariz, mientras que ésta no; aquélla tiene pies descalzos y abiertos, mientras que ésta los tiene calzados, y el pié izquierdo aparece levantado y de punta; aquélla es una representación animada de un grano de café, mientras que ésta representa uno de los chocolates producidos por MARS, INCORPORATED. Sostiene que no se vulneró el artículo 93 de la Decisión 344, pues la actora hizo uso del derecho que dicha norma le concedió para presentar su observación, a la cual se le dio el trámite correspondiente; y que igual acontece en relación con el artículo 5 ibídem, que estima tampoco fue violado, pues la demandada resolvió la observación, en forma debidamente motivada. Considera que no se quebrantó el artículo 83, literal a), por ausencia de similitud entre las marcas, y porque el tercero tiene derechos adquiridos sobre toda una familia de marcas figurativas para la comercialización de una línea de chocolates identificada con la marca “ “M & M S. Que conscientes de la atracción que ejercen los chocolates entre los niños se decidió darle personalidad a cada gota de acuerdo con su color y así no se trata de simples chocolates sino de pequeñas personitas con temperamento y características antropomórficas. Señala que la familia de marcas que identifica la línea de sus chocolates tiene varios registros en Colombia; y su interés no es comprometer dicha familia de marcas notorias, con una marca local, como es la de la actora. Resalta que no se vulneró el artículo 102 de la Decisión 344, pues la marca M (mixta) no

es similar a la de la actora; y ésta durante el trámite administrativo no solicitó ni aportó prueba alguna que demuestre la existencia de confusión. Concluye que no se quebrantaron los artículos 13 y 58 de la Carta Política ni 3º del C.C.A., pues la demandada no desconoció la existencia del registro marcario alegado por la demandante, sino que se limitó a establecer que los elementos que componen su marca figurativa no tienen posibilidad de verse confundidos con los de la marca “M” (mixta). III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO El Agente del Ministerio Público manifiesta que se atiene al pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala, en primer término, pronunciarse sobre las excepciones propuestas por el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la sociedad

MARS, INCORPORATED.

En relación con la excepción de “INEPTA DEMANDA”, estima la Sala que no tiene vocación de prosperidad, pues, como quedó visto, la actora sí explicó el concepto de la violación respecto de las disposiciones constitucionales y comunitarias que indicó como contrariadas, el cual se circunscribió a la similitud de su marca con la solicitada y a que, dado que ésta última no era suficientemente distintiva, no ha debido concederse su registro. En cuanto a la excepción denominada “ABUSO DEL DERECHO”, también señalada como “Falta de Legitimación de la Actora para incoar la acción”, como los hechos en que

se sustenta tienen que ver directamente con el fondo de la controversia, se examinarán y decidirán dentro del pronunciamiento de mérito que la Sala habrá de realizar a continuación. El acto expreso acusado desechó la observación formulada por la actora a la solicitud de registro de la marca M (mixta), para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias y hielo, por considerar que la parte figurativa de la misma, que es la que prevalece en este caso es suficientemente distintiva, y entre las marcas en cuestión no existe similitud que pueda generar confusión entre el público. En consecuencia, concedió el registro solicitado. La causal de irregistrabilidad alegada por la actora, es la consagrada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que es del siguiente tenor: “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca

pueda inducir al público a error”. Frente a la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear riesgo de confusión, en la interpretación prejudicial núm. 94-IP-2000 rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se remite a las reglas orientadoras que la doctrina y la jurisprudencia comunitaria han construido para el cotejo o examen marcario, en orden a determinar tal riesgo de confusión (folio 280).

Dichas reglas son:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

De igual manera, en la citada Interpretación Prejudicial el Tribunal Andino resaltó que de acuerdo con lo establecido por la doctrina existen tres clases de marcas, según que ellas estén representadas por una figura, una denominación, o un conjunto de figuras y denominaciones; que la marca mixta combina elementos denominativos y gráficos; y que cuando el cotejo, como en este caso, se hace entre una marca mixta y otra figurativa, debe tenerse en cuenta cuál elemento es el más característico, por su tamaño, color y colocación, y a partir de esa determinación establecer la comparación en orden a vislumbrar la posible confusión (folios 276 y 277). Con apoyo en estas orientaciones, la Sala advierte, en primer término, que la marca de la

actora es figurativa, es decir, conforme a la acepción que de este término trae el Diccionario de la Real Academia Española, que representa figuras de realidades concretas; o aquello que es o sirve de representación o figura de otra cosa; en tanto que la marca cuestionada, según se precisa en la Resolución núm. 09828 de 29 de marzo de 1998, acusada es “MIXTA”, esto es, que está compuesta por una parte denominativa y otra gráfica. En este caso, prevalece el elemento gráfico, ya que la parte denominativa únicamente está comprendida por la letra “m” en el interior del dibujo, como se evidencia de la figura que se traslada del expediente, en fotocopia, a esta providencia. Según se extrae de los antecedentes administrativos, la figura que antecede se explica como una gota de chocolate a la cual se le dio personalidad (folio 92 del cuaderno de anexos núm. 1). Por su parte, la figura que corresponde al registro de la actora, es la siguiente: Dicha figura se reconoce como un granito de café. Ahora, para facilitar el cotejo de las marcas en cuestión, a continuación se trasladan los dibujos: Del cotejo de las marcas en cuestión no surge la similitud que aduce la demandante. En efecto, claramente se advierte que se trata de dos figuras que representan personas en forma de muñeco, siendo esta, prácticamente, su única y principal semejanza; pero por sus especiales características, sin que se requiera de un detenido análisis, fácilmente se aprecia que la idea que se pretende evocar es

distinta, pues uno (el granito de café) no tiene aspecto femenino, en tanto que la otra (gotita de chocolate), sí; la forma ovalada del granito de café difiere de la redonda del chocolate; la letra “m”, que distingue los productos de MARS, INCORPORATED, en forma resaltada en el centro del dibujo no aparece en la otra marca cotejada; así como la tasa o pocillo que se sostiene en una de las manos, que sugiere la idea del recipiente para tomar café y el gesto que se hace con la otra mano, que denota buena calidad o excelencia del producto, no están presentes en la otra marca; como tampoco coincide la posición del cuerpo, rígido uno y como insinuante la otra. Ahora, un aspecto que merece destacarse es el relacionado con los canales de comercialización que utilizan los productos que distinguen una y otra marca, pues no obstante que ambas amparan todos los productos comprendidos en la misma clase 30, la actividad que desarrollan los titulares de los registros marcarios está destinada sólo a una parte. Según se desprende de los documentos obrantes en los antecedentes administrativos y en el expediente, la figura del granito de café pretende promocionar el café, cuya compra, procesamiento y molienda, constituye una de las actividades que componen el objeto social de la demandante (folio 40 vuelto); en tanto que los productos del tercero con interés directo en el proceso, amparados por la marca en cuestión son los dulces de chocolate, los cuales se ubican, exhiben y venden, generalmente, en lugares distintos, por lo que el riesgo de confusión para el público consumidor disminuye. Así las cosas, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de julio de 2001.

OLGA INES NAVARRETE BARRERO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MANUEL S. URUETA AYOLA