CE-11001-03-24-000-1999-05394-01-2004

PREFIJOS Y SUFIJOS DE USO COMUN O GENERALIZADO - No son apropiables / COTEJO DE MARCAS FARMACEUTICAS - Exclusión de prefijos y sufijos comunes / DERM - Prefijo de uso común inapropiable / RIESGO DE CONFUSIÓN - Inexistencia entre los signos DERMALUB Y LUBRIDERM excluyendo el prefijo DERM La Sala, siguiendo la aquí reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que en las marcas farmacéuticas especialmente se utilizan elementos o palabras – sufijos o prefijos dice el numeral sexto de las conclusiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, por no ser susceptible de apropiación por alguien en particular, lo que supone una excepción al principio de que la comparación ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. PREFIJOS Y SUFIJOS DE USO COMUN - Pueden utilizarse en signos compuestos agregando elementos distintivos / MARCA DEBIL - Las que se conforman con expresiones de uso común / RIESGO DE CONFUSIÓNInexistencia entre los signos DERMALUB Y LUBRIDERM desde el punto de vista visual, ortográfico y fonético Las denominaciones enfrentadas tienen en común la partícula DERM, que viene a corresponder a una expresión genérica en materia farmacéutica, que está referida a la piel, luego no procede tenerse en cuenta para la comparación de los signos enfrentados. Así las cosas, siguiendo la regla general relativa al uso de

expresiones genéricas, en el sentido de que no es registrable como marca el signo que está constituido únicamente por una cualquiera de ellas, han de compararse las marcas atendiendo las expresiones complementarias a la partícula común DERM, que en el caso de DERMALUB es ALUB, y en el de LUBRIDERM es LUBRI pudiéndose observar que a la luz de las reglas de comparación antes señaladas, se da una marcada diferencia entre DERMALUB y LUBRIDERM, tanto desde el punto de vista fonético como gráfico, como quiera que las vocales tónicas y silabas iniciales y finales son diferentes, luego sin necesidad de mayores análisis, se puede establecer que no hay riesgo de confusión entre las marcas a las cuales pertenecen, adicional al que pueda generar el uso de la denominación genérica y, por lo tanto, éstas pueden convivir en el mercado, más cuando en realidad se trata de un mercado especializado. Al compararlas atendiendo las expresiones ALUB y LUBRI se cumple lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad en el numeral sexto de sus conclusiones en este caso, en el sentido de que “En este tipo de marcas se utilizan prefijos o sufijos de uso común, lo que no quiere decir que algún particular pueda aprovecharse de estos. Por tanto, podrán ser utilizadas estas partículas en signos compuestos, siempre que se añadan elementos que hagan suficientemente distintivo al conjunto y así evitar el riesgo de confusión, pudiéndose decir que en el caso de DERMALUB se agrega un elemento suficientemente distintivo como es la combinación de DERM con ALUB, que no

corresponde exactamente a una trasposición de los términos de LUBRIDERM, pues ésta se daría si la nueva combinación fuera DERMLUBRI, evento en el cual se daría, además, identidad en el elemento añadido a DERM, que vendría a ser LUBRI, que a su vez también correspondería a un radical o prefijo denotativo de lubricación. En ese orden de ideas, cabe agregar que la marca LUBRIDERM está conformada por dos radicales, en donde uno actúa como prefijo y otro como sufijo, de modo que el primero – LUBRIes indicativo de la función del producto (lubricar) y el otro – DERM -, del objeto del producto: la piel, lo cual hace de esa marca una marca débil, como ocurre con todas las que se conforman con expresiones genéricas o de uso común, lo cual no desaparece por el carácter de marca notoria que llegare a tener. Esa circunstancia implica, a la vez, que no hay lugar a considerar el aspecto ideológico o semántico de las marcas, por cuanto están referidos a conceptos descriptivos o características genéricas del producto. Así las cosas, la comparación sólo es posible en los campos visual, ortográfico y fonético, cuyo resultado es que como conjunto de letras, al ser pronunciadas, los signos DERMALUB y LUBRIDERM son percibidos por el consumidor de un modo diferente, dado lo disímil de su respectiva escritura y sonoridad por efectos de los elementos adicionales anotados, de tal forma que la Sala encuentra que no se da un riesgo tal de confusión entre ellas que haga irregistrable la marca DERMALUB, por virtud de la causal descrita en el artículo 73, literal a), de la decisión 313 de la

Comisión del Acuerdo de Cartagena. MARCA DEBIL - Concepto. Conformadas con expresiones de uso común inapropiables / RAICES O TERMINOS GENERICOS - Su uso en marcas es inapropiable Se advierte, en fin, que quien logra el registro de marcas que contienen signos o expresiones genéricas se expone a tener una marca débil, por cuanto nada impide que tales expresiones sean adoptadas por otras personas para conformar marcas, incluso para los mismos productos o servicios, complementándolas con otras palabras, justamente como en este caso, en el cual se tiene la raíz DERM, para significar piel, que respecto de medicamentos o sustancias aplicables a la misma deviene en genérica. Lo que es de uso común no puede ser apropiado para uso exclusivo de alguien, y las raíces de las palabras genéricas son de uso común.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05394-01

Actor: WARNER-LAMBERT COMPANY

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad en referencia contra

La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio. I.- LA DEMANDA WARNER-LAMBERT COMPANY, mediante apoderado, solicita a la Sala, en

proceso de única instancia, que acceda a las siguientes

1. Pretensiones Que declare la nulidad de la Resolución núm. 4769 de 24 de febrero de 1997, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual otorgó a la sociedad NOBEL FARMACEUTICA S.A. el registro de la marca DERMALUB, para distinguir productos farmaceúticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé; emplastos, material para apósitos; material para empastar dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funcidas; herbicidas, comprendidos en la clase 5a de la clasificación internacional de Niza.

Asimismo, de las resoluciones núms. 27823 de 31 de octubre de igual año y del mismo funcionario, y 3110 de 2 de septiembre de 1998, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, en su orden, fueron resueltos los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera, en el sentido de confirmarla. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se le restablezca su derecho, declarando fundada la observación a la solicitud de registro de la marca DERMALUB, presentada por ella, y se ordene a la demandada cancelar el registro correspondiente a la mencionada marca y cancelar el respectivo certificado de registro, así como publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte dentro de este proceso.

2. Los hechos

2.1. El 20 de febrero de 1992 la sociedad NOBEL FARMACEUTICA S.A. solicitó el registro de la marca DERMALUB, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2 El 22 de septiembre de 1993 la sociedad demandante presentó escrito de observación con base en la solicitud prioritaria del registro de la marca comercial DERMALUB para distinguir productos comprendidos en la misma clase 5ª internacional, fundamentada en la existencia previa de la marca LUBRIDERM, registros núms. 106.920 y 106.921, para distinguir productos de la clase 5ª y 3ª, respectivamente, dada la confundibilidad existente entre la marca DERMALUB solicitada y la marca LUBRIDERM registrada, así como la notoriedad de esta última. 2.3. La Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada dicha observación y mediante la Resolución Núm. 4769 de 24 de febrero de 1997 concedió el registro de la marca comercial DERMALUB para distinguir los productos en comento, por considerar que el estudio de confundibilidad implica comparar las marcas en conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos distintivos, y entre la expresión que se pretende registrar DERMALUB y la marca en que se basa la observación, LUBRIDERM no existen semejanzas gráficas,

fonéticas ni conceptuales que puedan inducir al consumidor en error, razón por la cual consideró que la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena . 2.4. La actora interpuso los recursos de reposición y apelación contra tal proveído, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones núms. 27823 de 31 de octubre de 1997 y 3110 de 2 de septiembre de 1998, en el sentido de confirmarla, aduciendo los mismos argumentos expuestos en ella. 3.- Normas violadas y concepto de su violación. La demandante invoca como violados los artículos los artículos 81 y 83, literales a) ,d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 15 del Decreto 117 de 1994 y 56 del Código Contencioso Administrativo, por considerar que la entidad accionada no podía conceder el registro de la marca DERMALUB a la sociedad NOBEL FARMACEUTICA S.A para identificar productos de la clase 5ª , por ser confundible con la marca LUBRIDERM, previamente registrada para distinguir los mismos productos, puesto que al conceder dicho registro violó la prohibición tipificada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, esto es, que concede el registro de una marca idéntica o semejante a una anteriormente registrada para identificar los mismos productos, al punto de inducir al público en error. La marca DERMALUB es derivada de la marca LUBDRIDERM por cuanto en

ambas se encuentra el radical genérico DERM y en ambas el radical LUB y LUBRI, que no es genérico, juegan un papel preponderante, de modo que existe confundibilidad clara entre ambas marcas, hay identidad fonética, aspecto que no analizó la Administración y que fue aplicado por la sala en sentencia de 11 de junio de 1998, expediente Núm. 4127, en la que se confrontaron las marcas

DERMALEX y DERMADEX.

En este caso hay una transposición de elementos que según el Manual para el Examen de registrabilidad de Marcas de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos, editado por INDECOPI de Perú, 1996, puede dar lugar a semejanzas entre las marcas, lo cual no fue considerado por la entidad demandada, pues la solicitante de la marca atacada traspuso el radical LUB a fin de evitar la confundibilidad entre LUBRIDER y LUBDERMA. Además existe igualdad de sílabas y número de letras y semejanza ideológica por la referencia común a piel por el radical DERM que es la forma prefija del griego DERMA, que significa piel. Por lo tanto, la marca DERMALUB no es distintiva de los productos para los cuales ha sido otorgada, de allí que creará confusión en el público consumidor, quien la asociará con LUBRIDERM, la cual es una marca registrada en 80 países del mundo y tiene carácter de marca notoria según se ha alegado y probado en sede administrativa y se evidencia en sus volúmenes de venta desde 1990 en la comunidad andina y las pruebas aportadas con la demanda, que por lo mismo requiere de especial protección en virtud de los literales e) y d) del artículo 83

precitado. Los artículos 15, literal d) del decreto 117 de 1994 y 56 del Código Contencioso Administrativo fueron violados porque la entidad demandada no decretó las pruebas solicitadas en la vía gubernativa tendientes a demostrar dicha notoriedad de la marca LUBRIDERM. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Superintendencia de Industria y Comercio y la firma beneficiaria del registro impugnado, NOBEL FARMACEUTICA S.A., fueron notificadas de la admisión de la demanda, cuyos apoderados le dieron contestación oportuna, así:

1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que al efectuar el examen sucesivo y comparativo de las marcas en cotejo, se evidencia que no se presentan similitudes que las hagan confundibles e impidan su coexistencia en el mercado que conlleven a error al público consumidor, pues no existen semejanzas gráficas, ortográficas ni fonéticas.

En consecuencia, aduce que la marca DERMALUB solicitada por la sociedad NOBEL FARMACEUTICA S.A. para distinguir los productos de la clase 5a es registrable y cumple los requisitos establecidos en la norma comunitaria, puesto que se dan los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 y no

se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad.

2. El apoderado de la sociedad NOBEL FARMACEUTICA S.A. considera que la Superintendencia de Industria y Comercio al comprobar que la marca DERMALUB es diferente desde los puntos de vista gráfico, fonético y visual con la marca registrada con anterioridad LUBRIDERM, aplicó correctamente los artículos 81 y 83, literales a) ,d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puesto que el registro de la marca en comento no induciría a consumidor en error.

III.- PRUEBAS Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. La demandante sostiene que los cargos que sustentan la demanda se encuentran debidamente probados, en especial la confundibilidad de ambas marcas y la notoriedad de LUBRIDERM por tratarse de un producto disponible en todos los supermercados y tiendas del país, de amplia publicidad en medios masivos de comunicación, cuya antigüedad data desde antes de 1982 según los certificados de registros allegados al expediente, y de uso constante.

2. La entidad demandada retomó sus argumentos defensivos ya reseñados, incluyendo los antecedentes jurisprudenciales aportados en la contestación de la demanda, alusivos a los requisitos para el registro de marcas y a la confundibilidad de signos marcarios, y como no existe confundibilidad entre las marcas comparadas no es dable analizar lo concerniente a la notoriedad de

LUBRIDERM.

3. La sociedad beneficiaria del acto, tercera interesada en el litigio, hace un recuento de los hechos y afirma que está probado en el plenario que ambas marcas pueden coexistir en el mercado debido a las diferencias entre ellas, puestas de presente en el análisis meticuloso que hizo la Administración para establecer si existía confundibilidad entre las mismas; que la única semejanza es el radical DERM, que significa piel y por ser un término genérico no es susceptible de comparación según lo han advertido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del Consejo de Estado, y que el caso relativo a las marcas DERMATEX y DERMALEX tiene circunstancias de hecho y de derecho distintas al del sub lite. Sostiene que la marca DERMALUB cumple con los requisitos para ser registrada como marca y que por son superfluas las pruebas relativas a notoriedad de la marca que le sirve de fundamento a la actora.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Primero Delegado ante la Sala solicita que se requiera la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (folio

638).

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de la norma del Acuerdo de Cartagena que se invoca en los cargos, advierte que la normativa aplicable a este caso es la decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser la normativa sustancial vigente para la fecha de la solicitud, con base en la cual concluye: “SEGUNDO: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y

susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313. “TERCERO: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. “CUARTO: Para establecer si existe riesgo de confusión entre marcas, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos. Para esa determinación no bastará con cualquier semejanza entre los signos en disputa, puesto que es legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado. “La determinación del riesgo de confusión entre las marcas confrontadas en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial. “QUINTO: En la comparación entre marcas de productos farmacéuticos, el criterio del Juez Consultante debe ser mayormente riguroso a efecto de determinar la existencia del

riesgo de confusión entre los signos. “SEXTO: En este tipo de marcas se utilizan prefijos o sufijos de uso común, lo que no quiere decir que algún particular pueda aprovecharse de estos. Por tanto, podrán ser utilizadas estas partículas en signos compuestos, siempre que se añadan elementos que hagan suficientemente distintivo al conjunto y así evitar el riesgo de confusión. “SÉPTIMO: La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende – caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo de constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción (sic), total o parcial – con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o ala reputación de aquélla. “La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia.” VII.- DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Naturaleza de la Acción Conviene precisar que la Sala interpreta la presente acción como la especial de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo

de Cartagena, dado que se trata de un acto que concede el registro de una marca, pues es la prevista en esa norma para atacar tales actos, y no la de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., que invoca la actora, toda vez que la nulidad del acto no comporta restablecimiento de derecho alguno de la accionante, ni ella reclama indemnización de perjuicios.

2. La cuestión de fondo Lo primero a dirimir es si se da o no confundibilidad de la marca DERMALUB con la marca LUBRIDERM de la actora, registrada con anterioridad a aquélla para distinguir productos de la clase 5ª, y la alegada irregistrabilidad de la primera para distinguir productos de la misma clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en virtud de esa confundibilidad e imposibilidad de coexistir en el mercado por las razones aducidas en la demanda, pues el problema de confundibilidad se antepone o precede al de la notoriedad de una marca.

Al efecto, se ha de atender la precisión hecha por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el sentido de que la normativa aplicable para examinar el caso es la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser la vigente al momento en que se solicitó el registro de la marca censurada, de allí que los cargos se han de interpretar a la luz de las disposiciones pertinentes de dicha normativa, que según lo señala esa Corporación son los artículos 71 y 73, literales a), d) y e) de la citada decisión, por ende se ha de entender que éstos son los invocados como violados por la decisión enjuiciada.

3. Dichos artículos disponen: “Artículo 71. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 73. Asimismo, no podrán registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir a error; (...) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con

una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (...)”

4. Examen de la cuestión planteada – reglas de comparación La Sala, siguiendo la aquí reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que en las marcas farmacéuticas especialmente se utilizan elementos o palabras – sufijos o prefijos dice el numeral sexto de las conclusiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, por no ser susceptible de apropiación por alguien en particular, lo que supone una excepción al principio de que la comparación ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales1.

Al respecto, según las reglas de comparación delineadas por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el análisis debe hacerse bajo una perspectiva global, ya que dichas reglas exigen la visión de conjunto y la de las partes o elementos que componen las marcas enfrentadas, 1 Ver pronunciamiento en igual sentido en sentencia de 1º de junio de 1998, expediente número 4127, Consejero Ponente, Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, marcas comparadas DERMADEX y DERMALEX. pero se advierte que ésta se hace en función de aquélla, es decir, que las partes o elementos deben analizarse dentro del conjunto, como partes de un todo, a fin de establecer el peso o la incidencia que tienen en éste, y así establecer si hay

semejanza o no la hay, con la consecuente confundibilidad o distintividad respectivamente, y no de manera aislada. Además, la globalidad con que debe observarse una marca comprende el análisis de sus componentes y de sus diferentes aspectos, en la medida en que se requiere una valoración cuidadosa de los campos que pueden producir confusión, como son el visual, causado por semejanzas ortográficas o gráficas; el auditivo o fonético y, si es del caso, el ideológico o conceptual. Todo lo anterior se puede evidenciar en la aplicación de las aludidas reglas de comparación que aquí ha de efectuarse seguidamente. Al efecto, de manera general han de atenderse las siguientes: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando el signo marcario que, en su conjunto, forma una unidad para el ingreso al registro. - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta, asimismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Mientras que para el análisis fonético se deben observar de manera especial las siguientes: - Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta al consumidor. - Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser

idénticas o muy similares como por ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). - Por último, si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante y si, por el contrario, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor. Se observa en este caso que las denominaciones enfrentadas tienen en común la partícula DERM, que viene a corresponder a una expresión genérica en materia farmacéutica, que está referida a la piel, luego no procede tenerse en cuenta para la comparación de los signos enfrentados. Así las cosas, siguiendo la regla general relativa al uso de expresiones genéricas, en el sentido de que no es registrable como marca el signo que está constituido únicamente por una cualquiera de ellas, han de compararse las marcas atendiendo las expresiones complementarias a la partícula común DERM, que en el caso de DERMALUB es ALUB, y en el de LUBRIDERM es LUBRI pudiéndose observar que a la luz de las reglas de comparación antes señaladas, se da una marcada diferencia entre DERMALUB y LUBRIDERM, tanto desde el punto de vista fonético como gráfico, como quiera que las vocales tónicas y silabas iniciales y finales son diferentes, luego sin necesidad de mayores análisis, se puede establecer que no hay riesgo de confusión entre las marcas a las cuales pertenecen, adicional al que pueda generar el uso de la denominación genérica y, por lo tanto, éstas pueden convivir en el mercado, más cuando en realidad se

trata de un mercado especializado. Al compararlas atendiendo las expresiones ALUB y LUBRI se cumple lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad en el numeral sexto de sus conclusiones en este caso, en el sentido de que “En este tipo de marcas se utilizan prefijos o sufijos de uso común, lo que no quiere decir que algún particular pueda aprovecharse de estos. Por tanto, podrán ser utilizadas estas partículas en signos compuestos, siempre que se añadan elementos que hagan suficientemente distintivo al conjunto y así evitar el riesgo de confusión (subrayas de la Sala), pudiéndose decir que en el caso de DERMALUB se agrega un elemento suficientemente distintivo como es la combinación de DERM con ALUB, que no corresponde exactamente a una trasposición de los términos de LUBRIDERM, pues ésta se daría si la nueva combinación fuera DERMLUBRI, evento en el cual se daría, además, identidad en el elemento añadido a DERM, que vendría a ser LUBRI, que a su vez también correspondería a un radical o prefijo denotativo de lubricación. En ese orden de ideas, cabe agregar que la marca LUBRIDERM está conformada por dos radicales, en donde uno actúa como prefijo y otro como sufijo, de modo que el primero – LUBRIes indicativo de la función del producto (lubricar) y el otro – DERM -, del objeto del producto: la piel, lo cual hace de esa marca una marca débil, como ocurre con todas las que se conforman con expresiones genéricas o de uso común, lo cual no desaparece por