CE-11001-03-24-000-1999-05406-01(5406)-2004

NORMA SUSTANCIAL COMUNITARIA - No surte efectos retroactivos / MARCAS Y PATENTES - Norma sustancial aplicable / NORMA PROCESAL EN MATERIA DE MARCAS Y PATENTES - Reglas de aplicación Efectuada la interpretación de los artículos 56 y 58, literal f), de la Decisión 85, el Tribunal concluyó: “PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. Sin embargo, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica concreta nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos. Si la norma sustancial vigente a la fecha de la solicitud de registro de una marca o de un nombre comercial fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será la aplicable para determinar si se han

cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso....”. DECISION 85 - Permitía registro de la misma marca si correspondía a productos de distinta clase / MARCAS DE PRODUCTOS DE DISTINTA CLASE - Registrabilidad bajo vigencia de la Decisión 85 / RENOVACION DEL REGISTRO MARCARIO - Consecuencias de la omisión frente a solicitudes de registro de otras empresas Analizados los anteriores hechos, la Sala llega a las siguientes conclusiones: - Para el 11 de mayo de 1987, fecha de la solicitud de la marca CRISTAGEL por parte de ROSETA INDUSTRIAL LTDA. (clase 2ª), se encontraba vigente la marca CRISTAGEL de la actora (clase 1ª). - Como los productos amparados por ANDERCOL S.A. pertenecían a la clase 1ª, en tanto que los amparados por ROSETA INDUSTRIAL LTDA. a la 2ª., bien podía la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar el registro de la marca a esta última, ya que la Decisión 85 prohibía el registro de un signo confundible con otro ya registrado o solicitado para amparar productos de la misma clase. - Además, si bien es cierto que al momento de solicitar ROSETA INDUSTRIAL LTDA. la marca CRISTAGEL para amparar productos de la clase 2ª se encontraba vigente el registro de la marca CRISTAGEL, clase 1ª, de propiedad de la actora, también lo es que esta dejó vencer el periodo de gracia sin solicitar la renovación de la misma y, por ende, al momento de ser resueltos los recursos de reposición y apelación interpuestos por

la primera de las citadas, ANDERCOL S.A. ya no era titular de la marca y, por tanto, la Superintendencia podía otorgarla a la solicitante. - Como la actora presentó el 24 de junio de 1994 una nueva solicitud de registro de la marca CRISTAGEL (clase 1ª), y ROSETA INDUSTRIAL LTDA presentó su solicitud para la misma marca el 11 de marzo de 1987 (clase 2ª), es indudable que al momento de ser expedida la Resolución 3472 de 14 de septiembre de 1998 quien tenía un mejor derecho era la última de las citadas, en la medida en que su solicitud fue primera en el tiempo. En consecuencia, al no existir una solicitud de registro de la marca CRISTAGEL anterior a la de ROSETA INDUSTRIAL LTDA., la Superintendencia de Industria y Comercio debía otorgarle a esta la marca, como en efecto lo hizo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05406-01(5406)

Actor: ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por

ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL S.A., en ejercicio

de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A.

1. LA DEMANDA Mediante el trámite del proceso ordinario, la parte actora solicita que se acceda a las siguientes 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 214712 de 14 de septiembre de 1998, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual revocó la Resolución núm. 14475 de 11 de abril de 1994, emanada de la Jefe de la División de Signos Distintivos y, en consecuencia, ordenó el registro de la marca CRISTAGEL para distinguir los productos comprendidos en la clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Roseta Industrial Ltda., por el término de diez (10) años. 1.1.2. Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación del registro de la marca CRISTAGEL a favor de Roseta Industrial Limitada en la clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. Los hechos de la demanda El 12 de diciembre de 1988, mediante Resolución núm. 12426, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó el Registro núm. 125603 de la marca CRISTAGEL en la clase 1ª, a favor de ANDERCOL S.A., por el término de cinco (5) años.

La actora hizo uso de su marca registrada para fabricar y vender su producto CRISTAGEL, consistente en laca, barniz (gelcoat) transparente, que se

adhiere hasta llegar a formar parte integral del producto al que es aplicado, como lo demuestran las facturas y el material de propaganda que se adjunta. Es decir, que desde 1988 CRISTAGEL es una marca notoriamente conocida por el público en general y por sus clientes, y que ha sido usada ininterrumpidamente por la actora. Durante la vigencia del Registro núm. 125603, en febrero de 1990 apareció publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial una solicitud de registro de la marca CRISTAGEL en la clase 2ª Internacional, presentada por Roseta Industrial Ltda. Teniendo en cuenta la identidad en la expresión cuyo registro se solicitaba y la similitud que existe entre los productos industriales amparados por la clase 1ª y los comprendidos en la 2ª, la solicitud de Roseta Industrial Ltda. fue objetada por la actora con base en lo dispuesto en los artículos 56, 58, 65 y 66 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, objeción que fue resuelta favorablemente mediante Resolución núm. 14745 del 11 de abril de 1994, que fue objeto del recurso de reposición y apelación. El recurso de reposición fue resuelto mediante la Resolución núm. 8810 de 7 de abril de 1997, confirmando la recurrida, y quedó pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente. Al vencimiento del período de gracia que amparaba el registro original de CRISTAGEL, ANDERCOL S.A. presentó una nueva solicitud para la misma clase y para los mismos productos, la cual fue objeto de oposición por Jabonería Hada

S.A., quedando en consecuencia en marcha tres actuaciones íntimamente ligadas: a.- La apelación de Roseta Industrial Ltda. respecto de la Resolución 14745, que le negó el registro de la marca CRISTAGEL en la clase 2ª. b.- La nueva solicitud de registro de CRISTAGEL en la clase 1ª. por parte de ANDERCOL S.A. c.- La oposición de Jabonería Hada S.A. a la solicitud de registro de ANDERCOL S.A. para la marca CRISTAGEL, en la clase 1ª. Mediante Resolución 3350 de 14 de septiembre de 1998, la demandada rechazó la oposición de Jabonería Hada S.A. y, en consecuencia, ordenó el registro del signo CRISTAGEL solicitado por la actora para distinguir los productos de la clase 1ª. Mediante Resolución 3472 de 14 de septiembre de 1998, objeto de esta demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la Resolución 14745 de 11 de abril de 1994, y concedió a Roseta Industrial Ltda. el registro de la marca CRISTAGEL en la clase 2ª, al resolver el recurso subsidiario de apelación. 1.3. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La parte actora afirma que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 29 del C.C.A.; y 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y estructuró para el efecto las siguientes censuras: PRIMER CARGO.- Si la Administración hubiera aplicado el artículo 29 del

C.C.A., no habría dictado en la misma fecha dos decisiones contradictorias, esto es, las contenidas en las Resoluciones núms. 3350 y 3472 de 14 de septiembre de 1998, causando un perjuicio grave a la actora y provocando confusión en el mercado de productos para recubrimiento. SEGUNDO CARGO.- Los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344, son claros al disponer que para que un signo pueda convertirse en marca es indispensable que sea capaz de distinguir un producto o servicio de otros que se encuentren en el mercado, por lo que prohíben el registro de signos idénticos o similares que puedan inducir al público a error. La entidad demandada, tanto al resolver la oposición como el recurso de reposición interpuesto por Roseta Industrial Ltda., acató las normas citadas, y en los considerandos de la Resolución num. 8810 del 7 de abril de 1997, anotó: “Este despacho considera que las expresiones en comparación CRISTAGEL (solicitada) (clase 2ª) y CRISTAGEL (registrada) (clase 1ª) presentan identidad y además identifican productos que por su naturaleza, finalidad y utilidad presentan una connotación similar para los consumidores, siendo posible se presente confusión que debe ser evitada. En adición, cuando la expresión solicitada fue negada, el registro base de la negación se hallaba en período de gracia el cual venció el 12 de junio de 1994, siendo procedente el mantenimiento de la providencia impugnada”. No obstante las anteriores consideraciones, al resolver el recurso de apelación la demandada expidió la Resolución objeto de demanda, fundamentada

en que no hay lugar a confusión por parte del público, ya que los productos pertenecen a clases distintas, unos son materias primas y los otros terminados, y los medios de comercialización son distintos y dirigidos a públicos diferentes, además de que el registro de la marca CRISTAGEL en la clase 1ª venció el 12 de diciembre de 1993, sin que se hubiese solicitado su renovación. En cuanto al primer argumento, salta a la vista el error de la Superintendencia al pretender establecer una diferencia sustancial entre artículos que, precisamente, coinciden en tal aspecto, por ser unos la materia de los otros, además de existir la posibilidad de que el producto elaborado por la actora sea también objeto de venta como producto terminado, es decir, que ambas clases de productos pueden clasificar como pertenecientes al mercado de recubrimientos. El producto de ANDERCOL S.A., identificado con la marca CRISTAGEL, es un recubrimiento transparente o blanco especial para aplicación en sólidos elaborados en resina de poliéster, que posteriormente puede ser pigmentado o venderse como producto incoloro. Lo anterior quiere decir que existe la posibilidad de que productos comprendidos en distintos grupos de la Clasificación Internacional tengan similitud en cuanto su naturaleza y usos, como ocurre en este caso, razón fundamental para que la actora hubiera presentado con éxito su oposición al uso de la marca CRISTAGEL para producir colores, barnices, lacas y productos similares destinados al mismo público consumidor que utiliza los fabricados y comercializados desde tiempo atrás por ella. En cuanto al segundo argumento, debe observarse que al dictarse la Resolución núm. 14745 del 11 de abril de 1994, que aceptó la objeción de la actora al registro de la marca CRISTAGEL a favor de Roseta Industrial Ltda., estaba vigente el registro de la marca a su favor y, por tanto, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la solicitante no podían alterarse los hechos y circunstancias que operaban al dictarse la providencia recurrida, como fue la de desconocer que al momento de resolver la oposición el período de gracia a favor de la actora no estaba vencido. Además, resulta inconsecuente el otorgamiento del signo controvertido simultáneamente a las dos empresas de las cuales ANDERCOL S.A. ostentaba el antecedente de venir utilizándolo desde tiempo atrás, y de haber sido la titular del primer registro. II.- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La demanda fue notificada al Superintendente de Industria y Comercio, quien expuso como argumentos de su defensa los siguientes: - A los actos acusados les era aplicable válida y legalmente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - De los documentos obrantes en el expediente núm. 270.134 contentivo de la solicitud de registro de la marca CRISTAGEL para distinguir los productos comprendidos en la clase 2ª Internacional, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. - Efectuado el estudio correspondiente, se estableció que la marca fundamento de la oposición CRISTAGEL, con certificado núm. 125603 para la clase 1ª a favor de la actora, estuvo vigente hasta el 12 de diciembre de 1993, sin

que se hubiera solicitado su renovación y, por tanto, ya había caducado y perdido su fuerza ejecutoria. - No existe relación entre los productos registrados con la marca CRISTAGEL, ya que los pertenecientes a la clase 1ª son principalmente materia prima y los de la clase 2ª son productos terminados, es decir, que no existe confundibilidad entre ellos y, en consecuencia, pueden coexistir en el mercado. Por su parte, el apoderado de ROSETA INDUSTRIAL LTDA., tercera directa interesada en las resultas del proceso, en la medida en que es la titular de la marca CRISTAGEL para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª Internacional, propone la excepción de caducidad, ya que la Resolución 3472 fue comunicada oficialmente a las partes el 7 de octubre de 1998, lo cual significa que para el 17 de febrero de 1999, fecha de presentación de la demanda, el término de cuatro meses se encontraba caducado. En cuanto al fondo del asunto, expresa que no se presenta la violación del artículo 29 del C.C.A., ya que, de una parte, la apoderada de la actora en momento alguno solicitó la fusión de los expedientes tramitados bajo los expedientes núms. 92.270.134 y 94.27.190 y, de otra, porque así la hubiera solicitado la fusión era improcedente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 de la Decisión 344, que prohíbe tramitar solicitudes de registro de marca de clases diferentes bajo un mismo expediente, como ocurrió en el asunto sub júdice, donde si bien es cierto que el signo solicitado como marca en ambas solicitudes

fue el de CRISTAGEL, también lo es que en una lo fue para amparar productos de la clase 1ª y en la otra para productos de la clase 2ª. En lo referente a la violación de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344, se debe tener en cuenta que el objeto social de la actora es “la elaboración de insumos químicos básicos con destino a la industria manufacturera”, artículos exclusivos de la clase 1ª. En consecuencia, es ilícito el uso de su marca registrada para fabricar y vender su producto CRISTAGEL consistente en laca, barniz (gelcoat) transparente y, por tanto, no le genera ningún derecho de propiedad industrial, dado que la fabricación y venta de tales productos no están comprendidas dentro de su objeto social y, además, pertenecen a una clase distinta. Los productos de la clase 2ª como colores, barnices, lacas, etc., no pueden ser tomados como insumos químicos, sino como productos terminados, que si bien pueden ser utilizados en la industria manufacturera, también como insumos, se diferencian diametralmente de aquellos, pues, como lo afirma la actora, por tratarse CRISTAGEL de un insumo químico, este “se adhiere hasta llegar a formar parte integral del producto al que es aplicado”, fenómeno que no se presenta con ninguno de los productos CRISTAGEL en la clase 2ª, principalmente, pinturas, lacas y barnices que no se adhieren definitivamente al objeto al cual se aplican, debiéndose renovar su aplicación periódicamente. Los productos distinguidos con la marca CRISTAGEL, clase 2ª, por su naturaleza y destino no pueden variar la esencia del producto al cual se aplican; sólo lo embellecen y protegen; y van

dirigidos a consumidores muy distintos como son los pintores, albañiles, artesanos y público en general. No basta demostrar que los signos son idénticos o semejantes, sino también que entre ellos existe una identidad confundiblemente semejante, que pueda inducir al público a error. En asuntos de propiedad industrial, para afirmar que dos signos empleados como marca son idénticos, se requiere que tanto los signos empleados como marca y los productos a los cuales se aplican sean los mismos. La identidad confundiblemente semejante no se da en este caso, ya que son distintos los productos amparados por cada una de las marcas; los de la clase 1ª están dirigidos sólo a consumidores industriales especializados y los de la 2ª al público en general; y los de la 1ª se expenden en almacenes especializados, en tanto que los segundos en almacenes de autoservicio, papelerías, etc. Finalmente, debe tenerse en cuenta que la demandada concedió a la actora el registro de la marca CRISTAGEL para amparar productos de la clase 1ª con posterioridad a la solicitud de registro de la marca CRISTAGEL en la clase 2ª a favor de Roseta Industrial Ltda. En consecuencia, de tomarse como ciertos los argumentos de confundibilidad entre las marcas expuestos por la demandante, se tendría que su solicitud de registro en la clase 1ª, exp. núm. 94-27190 de 23 de junio de 1994 no hubiera prosperado por expresa disposición del artículo 83, literal a), de la Decisión 344, que prohíbe conceder el registro de una marca confundiblemente semejante solicitada por un tercero con anterioridad, como lo

era la de Roseta Industrial Ltda., contenida en el exp. núm. 92270.134 del 11 de mayo de 1987. III.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Procuradora Delegada ante esta Corporación solicita que se requiera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 13 febrero de 1980, artículos XXVIII y s.s. IV.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, aclaró que no obstante que fue solicitada la interpretación de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344, le corresponde interpretar los artículos 56 y 58, literal f), de la Decisión 85, pues de los hechos controvertidos se desprende que la solicitud de concesión del registro de la marca CRISTAGEL a favor de Roseta Industrial Ltda. se presentó durante la vigencia de la Decisión 85, y aunque la concesión del registro se dio bajo la vigencia de la Decisión 344, respecto de los requisitos que deben cumplir los signos para ser susceptibles de registro como marca son aplicables las normas de la indicada Decisión 85. Efectuada la interpretación de los artículos 56 y 58, literal f), de la Decisión 85, el Tribunal concluyó: “PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. “La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse

la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. Sin embargo, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica concreta nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental. “La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos. “Si la norma sustancial vigente a la fecha de la solicitud de registro de una marca o de un nombre comercial fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. “SEGUNDO: Conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aplicable al caso, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia, además, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión. “TERCERO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son

registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca anteriormente registrada o solicitada para productos o servicios pertenecientes a una misma clase. “CUARTO: Consistiendo el riesgo de confusión en la dificultad del consumidor o usuario medio de distinguir en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios comprendidos en la misma clase que se le ofrecen un origen empresarial común, corresponde determinar este riesgo de confusión a la Administración o, en su caso, al Juzgador, no exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, de modo que su decisión ha de ser adoptada con base en principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos”. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Respecto de la excepción de caducidad propuesta por ROSETA INDUSTRIAL LTDA., la Sala observa que la Resolución objeto de demanda, de conformidad con la certificación de la Secretaria General Ad Hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio que obra a folio 5 del expediente, fue notificada a la actora por edicto desfijado el 4 de noviembre de 1998, es decir, que la demanda presentada el 17 de febrero de 1999 lo fue en tiempo. Las normas de la Decisión 85 que interpretó el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina y a la luz de las cuales debe estudiarse la pretensión de nulidad de la Resolución 3472 de 14 de septiembre de 1998, prescriben: “Artículo 56.- Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos para servicios comprendidos en una misma clase”. Antes de entrar a resolver el asunto planteado, la Sala considera pertinente hacer un recuento de los hechos: - A la actora, la Superintendencia de Industria y Comercio le otorgó el certificado de registro núm. 125.603 del 12 de diciembre de 1988 de la marca CRISTAGEL, para distinguir productos de la clase 1ª, por un término de 5 años, es decir, hasta el 12 de diciembre de 1993. - Si bien es cierto que, en principio, el registro de la marca de la actora venció el 12 de diciembre de 1993, también lo es que aquella contaba con un período de gracia de seis meses (hasta el 12 de junio de 1994) para solicitar su renovación, plazo dentro del cual el registro de la marca mantuvo su plena vigencia. - La actora dejó vencer el período de gracia para solicitar la renovación de la marca CRISTAGEL para distinguir productos de la clase 1ª, razón por la cual el 23 de junio de 1994 hizo una nueva solicitud de registro de la misma marca y para

productos de la misma clase, solicitud a la que se opuso JABONERÍA HADA S.A. y la cual fue declarada infundada, habiéndole sido concedida nuevamente la marca CRISTAGEL mediante Resolución 11577 del 6 de mayo de 1996, decisión confirmada por las Resoluciones 11037 de 29 de abril de 1997 y 3350 de 14 de septiembre de 1998 que, en su orden, resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos por la opositora. - El 11 de mayo de 1987, ROSETA INDUSTRIAL LTDA. solicitó el registro de la marca CRISTAGEL para distinguir productos de la clase 2ª. - El 28 de febrero de 1990 la actora se opuso al registro de la marca CRISTAGEL solicitada por ROSETA INDUSTRIAL LTDA., al considerar que entre los productos de las clases 1ª y 2ª existe una relación de tal entidad, que hace factible la confusión en cuanto al origen, producción y calidad de los mismos. - Dicha oposición la encontró fundada la Superintendencia de Industria y Comercio y, por tanto, negó a ROSETA INDUSTRIAL LTDA. el registro del signo CRISTAGEL para distinguir productos de la clase 2ª, mediante Resolución 14745 de 11 de abril de 1994. - Contra el acto anterior ROSETA INDUSTRIAL LTDA. interpuso los recursos de reposición y apelación, el primero de los cuales fue decidido a través de la Resolución 8810 del 7 de abril de 1997, confirmando la decisión. - El recurso de apelación fue decidido mediante la Resolución 3472 de 14 de septiembre de 1998, objeto de esta demanda, que revocó la Resolución 14745

de 11 de abril de 1994 y, en consecuencia, concedió a ROSETA INDUSTRIAL LTDA. el registro de la marca CRISTAGEL para amparar productos de la clase 2ª. Analizados los anteriores hechos, la Sala llega a las siguientes conclusiones: - Para el 11 de mayo de 1987, fecha de la solicitud de la marca CRISTAGEL por parte de ROSETA INDUSTRIAL LTDA. (clase 2ª), se encontraba vigente la marca CRISTAGEL de la actora (clase 1ª). - Como los productos amparados por ANDERCOL S.A. pertenecían a la clase 1ª, en tanto que los amparados por ROSETA INDUSTRIAL LTDA. a la 2ª., bien podía la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar el registro de la marca a esta última, ya que la Decisión 85 prohibía el registro de un signo confundible con otro ya registrado o solicitado para amparar productos de la misma clase. - Además, si bien es cierto que al momento de solicitar ROSETA INDUSTRIAL LTDA. la marca CRISTAGEL para amparar productos de la clase 2ª se encontraba vigente el registro de la marca CRISTAGEL, clase 1ª, de propiedad de la actora, también lo es que esta dejó vencer el periodo de gracia sin solicitar la renovación de la misma y, por ende, al momento de ser resueltos los recursos de reposición y apelación interpuestos por la primera de las citadas, ANDERCOL S.A. ya no era titular de la marca y, por tanto, la Superintendencia podía otorgarla a la solicitante. - Como la actora presentó el 24 de junio de 1994 una nueva solicitud de registro de la marca CRISTAGEL (clase 1ª), y ROSETA INDUSTRIAL LTDA

presentó su solicitud para la misma marca el 11 de marzo de 1987 (clase 2ª), es indudable que al momento de ser expedida la Resolución 3472 de 14 de septiembre de 1998 quien tenía un mejor derecho era la última de las citadas, en la medida en que su solicitud fue primera en el tiempo. En consecuencia, al no existir una solicitud de registro de la marca CRISTAGEL anterior a la de ROSETA INDUSTRIAL LTDA., la Superintendencia de Industria y Comercio debía otorgarle a esta la marca, como en efecto lo hizo. - Carece de asidero legal, entonces, la afirmación de la actora, en el sentido de que no ha debido otorgársele a ROSETA INDUSTRIAL LTDA. el registro de la marca CRISTAGEL para amparar productos de la clase 2ª por haber sido aquella la titular del primer registro, pues el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la oficina nacional competente, el cual, a su turno, se otorga a quien la haya solicitado primero que, para el caso,

fue ROSETA INDUSTRIAL LTDA.

En síntesis, no encuentra desvirtuada la sala la presunción de legalidad de la Resolución 3472 de 14 de septiembre de 1998, aclarando que no entró a estudiar si las marcas CRISTAGEL para las clases 1ª y 2ª de coexistir en el mercado generarían confusión en el público consumidor, pues lo cierto es que estudiado el acto en cita a la luz de la Decisión 85, como lo determinó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien tenía un mejor derecho en el tiempo

era ROSETA INDUSTRIAL LTDA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : PRIMERO.- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. SEGUNDO.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 26 de febrero del 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente

OLGA I. NAVARRETE BARRERO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PI