CE-11001-03-24-000-1999-05449-01(5449)-2004

SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO - Cuando se conoce su significado y son designaciones usuales está prohibido su registro / MARCAS EN IDIOMA EXTRAJERO - Son caprichosas o de fantasía excepto cuando por publicidad se conoce su significado / KISS - Acepciones / RIESGO DE CONFUSIONInexistencia entre los signos HERSHEY’S KISSES y KISS COOL De otra parte, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal sostuvo que las palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado deberán apreciarse como si se tratase de expresiones locales. Al respecto, señaló: «La legislación andina no prohíbe las palabras que se encuentren en otro idioma que no es el castellano para que sean registradas como marcas. No todos los consumidores conocen las diferentes lenguas extranjeras, pero existen palabras, que por su frecuente uso, se conoce cuál es su significado en nuestro idioma, y si éstas son designaciones usuales, genéricas o descriptivas, les está prohibido su registro. Nadie puede adueñarse exclusivamente de denominaciones que pertenecen al común de la sociedad. Gran parte de la doctrina se pronuncia sobre este aspecto al considerar que las marcas que contienen denominaciones extranjeras, por el normal desconocimiento del público, deben ser consideradas como denominaciones caprichosas o de fantasía, si es que no han pasado a ser parte del idioma nacional con significado generalmente definido debido a los medios de difusión y publicidad.» Esta regla se aplica a la expresión KISS ó KISSES, pues su significado conceptual, que en español corresponde a BESOBESOS, se ha hecho del conocimiento de la mayor parte del público consumidor.

Atendidas las reglas precedentes, la Sala, situándose en este caso en el lugar del consumidor que se disponga a comprar chocolates o confites «HERSHEYS KISSES», considera que no existe riesgo de confundirlos con aquellos que ostenten el distintivo «KISS COOL», pues la impresión de conjunto que causa la marca «HERSHEYS KISSES» es ostensiblemente distinta de la que producen sus componentes aislados, y se retiene más fácilmente por el consumidor, a causa de la fuerza de la palabra HERSHEY’S, que es un término peculiar y no de uso común, como sí lo es «KISSES» o su equivalente «BESOS». También debe considerarse que la expresión «KISS» tiene entre sus acepciones en idioma inglés las de merengue, dulce, o galleta pequeña hecha de merengue, o confite del tamaño de un mordisco o bocado, o también trozo pequeño de chocolate, del tamaño de un bocado, a veces de forma cónica y usualmente con envoltura individual; y que su equivalente «BESOS» se ha usado en Colombia para designar ciertos confites, chocolates y productos de harina más o menos pequeños, al punto de que este uso lo ha privado de su propia distintividad. En consecuencia, no encuentra la Sala que exista riesgo de confusión gráfica, fonética o ideológica entre las marcas «HERSHEYS KISSES» y «KISS COOL»

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil cuatro (2004)

Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05449-01(5449)

Actor: HERSHEY FOODS CORPORATION

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad ejercida por HERSHEY FOODS CORPORATION contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia Industria y Comercio concedió a KRAFT FOODS, INC. el registro de la marca KISS COOL (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 Internacional.

I. LA DEMANDA HERSHEY FOODS CORPORATION, domiciliada en Hershey (Pennsylvania, Estados Unidos de América), mediante apoderado y en ejercicio de la acción de

nulidad, presentó la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que es nula la Resolución 32499 de 26 de diciembre de 1997, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por HERSHEY FOODS CORPORATION y concedió el registro de la marca KISS COOL a favor de KRAFT FOODS, INC. para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional. 1.1.2. Que es nula la Resolución 09808 de 29 de mayo de 1998, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de reposición confirmando la Resolución 32499 y concediendo el recurso de apelación. 1.1.3. Que es nula la Resolución 3391 de 14 de septiembre de 1998, mediante la

cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado. 1.1.4. Que se cancele el certificado de registro respectivo y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Los Hechos  KRAFT FOODS, INC. solicitó el 29 de abril de 1996 el registro de la marca KISS COOL (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual se tramitó en el expediente 96020896.  Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 432 de 14 de junio de 1996, HERSHEY FOODS CORPORATION presentó observaciones por considerarla confundible con su marca nominativa HERSHEYS KISSES, registrada en Colombia según certificado 105035, y que su coexistencia en el mercado podría inducir al consumidor a error por cuanto distinguen productos comprendidos en la misma Clase 30 Internacional.  Mediante Resolución 32499 de 26 de diciembre de 1997 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por HERSHEY FOODS CORPORATION y concedió el registro de la marca KISS COOL a favor de KRAFT FOODS, INC. para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional, por un período de diez (10) años. La Administración consideró que las marcas en su conjunto no son confundibles y que no presentan semejanzas que puedan inducir al público a error.  Contra esta decisión HERSHEY FOODS CORPORATION interpuso los

recursos de reposición y apelación que sustentó en las semejanzas y en el riesgo de asociación entre las marcas en conflicto, los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones 09808 de 29 de mayo de 1998 y 3391 de 14 de septiembre de 1998. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invoca como violados los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sostiene que se violó el artículo 81 pues el signo KISS COOL carece de distintividad ya que al formarse con la expresión KISS se hace semejante a la marca HERSHEYS KISSES en forma que puede inducir al público consumidor en error, pues este creería que pertenece al titular de la marca notoriamente conocida para chocolates HERSHEYS KISSES. Se violó el literal a) del artículo 83 por cuanto la marca KISS COOL es confundible con la marca HERSHEYS KISSES previamente registrada. Su grado de confundibilidad va más allá de lo que podría considerarse como una imitación sin incidencias, ya que la expresión KISS es el elemento esencial de las marcas en conflicto. Argumenta que las marcas HERSHEYS KISSES Y KISS COOL son confundibles al apreciarse en su conjunto, pues la primera impresión que producen en la mente del público, es de similitud. La atención se centra en el elemento preponderante que en ambas es el sustantivo KISS, que resulta fácilmente aprehendido y entendido, por su significado en lengua española. Sostiene que al hacer la comparación sucesiva de las marcas HERSHEYS

KISSES y KISS COOL se advierte que la aprehensión de los signos por el público consumidor no llega al grado de producir diferenciación de uno y otro producto; por el contrario, la confusión tiende a ser más fuerte por la identidad del elemento predominante y de los productos que identifican, atendida la circunstancia de ser adquiridos por consumidores desprevenidos. Afirma que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que no es necesario que el cotejo marcario arroje certeza sobre la confundibilidad, pues basta que evidencie una mínima probabilidad de confundibilidad para que se presente la irregistrabilidad. La expresión KISS, que es el elemento caracterizante de las marcas en conflicto origina la confundibilidad, independientemente de que las marcas se analicen como un todo o que el cotejo de registrabilidad se concentre en las expresiones que comparten. Sostiene que la confundibilidad de KISS COOL con HERSHEY’S KISSES se aprecia al aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han acuñado para evaluar el riesgo de confusión, así: - Por el aspecto de conjunto las marcas son confundibles pues la impresión que causan en la mente del público es la misma, ya que en ambas el sustantivo KISS es el elemento predominante. - Al analizarlas sucesiva y no simultáneamente se advierte que la aprehensión de los signos por el público consumidor no permite su diferenciación. - Desde el punto de vista del comprador presunto y de la naturaleza de los productos: las marcas identifican productos de una misma clase, género o especie; la marca HERSHEYS KISSES identifica dulces de chocolate y la marca

KISS COOL tiene vocación para distinguir el mismo tipo de productos; además son productos de consumo masivo; dicha circunstancia obligaba a la Administración a hacer un estudio más riguroso que habría puesto de manifiesto la confundibilidad existente entre estas. - Puesto que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias el examen de confundibilidad debe concentrarse en la expresión KISSES enfrentada a la expresión KISS en que las marcas son coincidentes. La marca HERSHEYS KISSES es identificada por el público consumidor esencialmente por la palabra KISSES. HERSHEYS identifica al fabricante de los famosos chocolates KISSES. El público consumidor identifica los chocolates por la expresión KISSES y la expresión HERSHEYS es usada por este para identificar el origen empresarial, de manera tal que la marca en su conjunto identifica al producto y al fabricante. La marca KISS COOL esencialmente será identificada por el público consumidor por el radical KISS, por cuanto es la expresión esencial de ella. La expresión COOL es secundaria en la composición de la marca porque cumple la función de adjetivo calificativo del sustantivo KISS. En conclusión, en uno y otro caso la expresión esencial es KISS. Las expresiones KISS o KISSES, pese a encontrarse en idioma inglés son conocidas en el público consumidor de habla hispana; pronunciar las palabras KISS o KISSES, trae fácilmente a la mente del público consumidor el concepto de BESO. En efecto, el alto contenido conceptual que tienen las expresiones KISSES y KISS en el público consumidor de habla hispana hace que dicha expresión sea aprehendida fácilmente ya que resulta de uso común en la lengua española, dada

la connotación emocional y sentimental que conlleva. Es incuestionable que desde el punto de vista ideológico las marcas en conflicto tienen una alta significación conceptual; en el caso del signo de KRAFT FOODS, INC., la marca significará BESO FRESCO. Esta misma connotación tendrán en el idioma de origen de las dos marcas en conflicto. De otra parte, HERSHEY FOODS CORPORATION, es quien ha hecho famosa a la marca KISSES. En la actualidad comercializa en la mayoría de los países del mundo sus famosos chocolates KISSES, y tiene registrada la marca en más de sesenta y cinco (65) países, así:

PAÍS MARCA NÚMERO FECHA DE CLASES

DE REGISTRO REGISTRO (MM/DD/AA) AFRICA KISSES 20921 12.08.80 5,29,30,3,1,32

(UNIÓN) ARGENTINA HERSHEYS 1095107/1 10.16.84 30

KISSES

AUSTRALIA HERSHEYS B454933 11.06.86 30

KISSES

AUSTRALIA HERSHEYS B446291 06.02.86 30

KISSES GRÁFICA AUSTRIA HERSHEYS 101038 11.04.82 30

KISSES BAHAMAS KISSES 10011 09.10.80 42

BARBADOS KISSES 7430 01.20.81 30

BELICE KISSES 10.05.80

BENELUX HERSHEYS 419959 03.27.86 30

KISSES

GRÁFICA

BERMUDA KISSES A9221 11.17.80 30

BOLIVIA KISSES 39124 - C 04.08.91 30

BRASIL HERSHEYS 810506033 04.05.83 33

KISSES BRUNEI KISSES 10696 09.18.80

CHILE HERSHEYS 267301, 03.30.82 30

KISSES RENOVACIÓN

401088

CHINA HERSHEYS 237338 11.15.85 30

KISSES GRÁFICA CHINA KISSES 159261 06.30.82 38

COLOMBIA HERSHEYS 105035 07.11.84 30

KISSES CUBA HERSHEYS 40648 04.23.25 30

KISSES CUBA HERSHEYS 40936 07.20.40 30

MILK

CHOCOLATE KISSES DINAMARCA HERSHEYS 1847/1981 05.22.81 30

KISSES REPUBLICA KISSES 32251 05.21.81 57

DOMINICANA ECUADOR KISSES 628/1981 05.09.81 30

EGIPTO HERSHEYS 61293 09.13.82

KISSES FIJI KISSES 14482 01.11.81 42

FINLANDIA HERSHEYS 85110 04.20.83 30

KISSES FRANCIA HERSHEYS 120959 07.19.82 30

KISSES ALEMANIA HERSHEYS 999792 04.03.79 30

KISSES GHANA KISSES 22216 11.26.80 30

GRECIA HERSHEYS 81985 03.05.86 30

KISSES + GRAFICA GUYANA HERSHEYS 11802A 11.27.89 30

KISSES HONDURAS KISSES 69042 06.30.97 30

HONG KONG KISSES 2387/84 03.15.83 30

ISLANDIA KISSES 202/1981 07.14.91

INDIA HERSHEYS 395383 09.17.82 30

KISSES INDONESIA KISSES 147.990 07.31.80 30

IRLANDA HERSHEYS 136085 04.02.86 30

KISSES + GRAFICA ISRAEL HERSHEYS 85560 05.03.94 30

KISSES ISRAEL HERSHEYS 85557 05.03.94 30

KISSES + GRAFICA ITALIA HERSHEYS 404829 02.17.86 30

KISSES

JAMAICA KISSES B20072 10.10.80 30

JAPON KISSES 424634 04.23.53 43

KOREA HERSHEYS 261824 04.30.93 03

KISSES KOREA HERSHEYS 82558 05.31.83 03

KISSES KOREA HERSHEYS 208287 01.17.91 03

KISSES + GRAFICA KOREA HERSHEYS 275719 10.05.93 03

KISSES CON

ALMENDRAS

Y CHOCOLATE KOREA HERSHEYS 275718 10.05.93 03

MILK

CHOCOLATE

KISSES + GRAFICA KOREA KISSES 262424 05.11.93 03

KOREA KISSES 261823 04.30.93 03

LIBANO KISSES 39806 12.11.80

MALAYA KISSES M/8792 09.17.87 30

MÓNACO HERSHEYS 829299 07.20.82 30

KISSES ANTILLAS KISSES 11580 09.17.80

HOLANDE SAS NUEVA HERSHEYS 175455 10.19.87 30

ZELANDIA KISSES NORUEGA HERSHEYS 123.711 01.02.86 30

KISSES PAKISTÁN HERSHEYS 77776 09.18.89 30

KISSES NUEVA KISSES 52268 11.11.80 30

GUINEA PARAGUAY KISSES 94203 10.22.80 30

PERÚ HERSHEYS 048469 12.21.82 30

KISSES FILIPINAS KISSES 16422 04.29.71 30

FILIPINAS KISSES 64917 06.25.97 30

PORTUGAL HERSHEYS 217773 05.03.89 30

KISSES

SABAH KISSES S/26791 09.17.80 30

SARAWAK KISSES 22248 10.30.87

SINGAPUR HERSHEYS B4248/8 09.25.87 30

KISSES SURÁFRICA HERSHEYS 94/5864 06.08.94 30

KISSES ESPAÑA HERSHEYS 1012972 09.05.83 30

KISSES SURINAM KISSES 10426 10.15.80

SUECIA HERSHEYS 185346 02.18.83 30

KISSES SUIZA HERSHEYS 320547 07.21.82

KISSES SUIZA HERSHEYS 358749 12.22.87 30

KISSES + GRAFICA TAIWÁN KISSES 96308 03.01.78 26

TAIWÁN KISSES 697484 11.16.95 30

TAJIKISTAN HERSHEYS 950030 05.04.95 30

KISSES TRINIDAD Y HERSHEYS 12347 09.22.80 42

TOBAGO KISSES

REINO UNIDO HERSHEYS A1263176 03.21.86 30

KISSES GRAFICA URUGUAY KISSES 169217 11.06.81 01

HERSHEY FOODS CORPORATION ha venido comercializando en el mundo sus famosos chocolates HERSHEY’S KISSES desde el año 1921 y en Colombia desde 1981. Precisamente el público consumidor ha asociado dicho producto con la manifestación de afecto conocida como «beso».

II. CONTESTACIONES Fueron vinculados al proceso la Superintendencia de Industria y Comercio, como parte demandada, y KRAFT FOODS, INC. en calidad de tercero interesado como titular del registro de la marca KISS COOL. 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que al conceder el registro de la marca KISS COOL se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria y que el signo KISS COOL es registrable como marca en Clase 30 Internacional, ya que cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser suficientemente distintiva y no causar confusión en el público consumidor.

A su juicio, el examen sucesivo y comparativo de las marcas pone de manifiesto

que HERSHEY’S KISSES y KISS COOL no son semejantes entre sí pues si se aprecian en conjunto se advierte que presentan diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas; por tanto, su coexistencia en el mercado no produciría error en el público consumidor. Sostiene que el argumento relacionado con el carácter notorio de la marca HERSHEY’S KISSES es irrelevante dado que las marcas no son confundibles. 2.2. KRAFT FOODS, INC., señala que al examinar la confundibilidad, la marca deberá ser apreciada en su conjunto, sin excluir ninguno de los elementos que la componen y que debe evitarse el fraccionamiento de los signos que se comparan o examinarlos en sus detalles ya que ese no es el proceder del consumidor medio. Sostiene que cada una de las palabras que conforman los signos en conflicto juega un papel de igual importancia desde el punto de vista de la distintividad y de la capacidad de cada una de las expresiones para singularizar los productos que pretenden distinguir. Argumenta que el consumidor nombra las marcas como una unidad inescindible en todos sus elementos. Al momento de adquirir el producto, el consumidor se ve en la necesidad de recorrer la totalidad de las expresiones que componen cada una de las marcas. En otros términos, adquiere los respectivos productos solicitándolos como KISS COOL o HERSHEYS KISSES y no solamente como KISS. De ahí que sepa claramente que son dos marcas distintas, de empresarios diferentes. Argumenta que la coincidencia de la palabra KISS se ve atenuada sustancialmente por los vocablos COOL y HERSHEYS, ésta última conocida

notoriamente por ser una marca de reconocido prestigio a nivel mundial en la industria del chocolate. Plantea que la parte determinante de la marca HERSHEYS KISSES es la expresión HERSHEYS, con renombre a nivel mundial, lo que disiparía aun más la posibilidad de confusión, porque ningún consumidor podría pensar que al adquirir un producto de la clase 30 de la Clasificación Internacional identificado con la marca KISS COOL, está adquiriendo el producto HERSHEYS KISSES, dado el alto índice de recordación de esta marca. Además se diferencian fonéticamente, por cuanto están compuestas por dos palabras, una de las cuales difiere completamente de la otra (HERSHEYS y COOL), ya que no existe identidad en sus sílabas, consonantes ni vocales. Además, la pronunciación del conjunto difiere en tal forma que no genera confusión en el público consumidor, máxime cuando la ubicación de la palabra KISS es diferente. En efecto, en la marca HERSHEYS KISSES se encuentra al final, mientras que en la marca KISS COOL se encuentra al principio. De otra parte, señala que existen otras marcas registradas para la misma Clase 30 que involucran dentro de sus elementos la expresión «KISS». A este propósito, cita las siguientes:

MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE Q – KISS INDUSTRIAS 127528 30

GRAN COLOMBIA RI – KISS INDUSTRIAS 141182 30

GRAN COLOMBIA

SWEET KISS SUPER DE 156859 30

ALIMENTOS S.A.

En su concepto, tales registros demuestran que la expresión «KISS» es inapropiable para la Clase 30, porque se ha convertido en un elemento genérico

para los productos comprendidos en el nomenclador 30 internacional, y por lo tanto, el examen de confundibilidad se deberá referir a los elementos restantes de cada uno de los signos en conflicto, ya que el elemento KISS por ser genérico e inapropiable, es el elemento débil del signo. Concluye que la marca KISS COOL cumple a cabalidad con el requisito de distintividad pues no se confunde con la marca HERSHEYS KISSES, ya que es perceptible por cualquiera de los sentidos, es susceptible de representación gráfica y tiene la capacidad intrínseca y extrínseca de identificar los productos de la Clase 30 Internacional.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda; contradijo los que expuso el apoderado del tercero interesado al contestarla; e insistió en que la entidad demandada cometió un grave error al conceder el registro de la marca KISS COOL pues desconoció sus derechos e ignoró que KRAFT FOODS, INC. pretende aprovecharse indebidamente del prestigio de su marca, apropiándose de su parte distintiva y principal y que le agregó COOL para tratar de alguna manera de imprimirle distintividad.

Reitera que en la marca HERSHEYS KISSES el elemento predominante es la expresión KISSES, pues tiene un significado concreto: «besos». La expresión HERSHEY’S no es tan fácil de recordar, en cuanto es una palabra sin significado o de fantasía, que corresponde al nombre comercial de la empresa que fabrica los chocolates KISSES. Al oír o ver el conjunto HERSHEYS KISSES sólo la

expresión KISSES producirá una impresión en la mente del consumidor. En la marca cuya nulidad se pretende, la expresión destacada es KISS, pues la palabra COOL, que traduce «fresco», es un adjetivo calificativo, cuya existencia depende del sustantivo KISS. De ahí que la impresión en conjunto de las marcas sea prácticamente idéntica, en un caso KISSES y en el otro KISS. Reitera que en relación con productos de consumo masivo la posibilidad de confusión es mayor, pues el consumidor actúa en forma más desprevenida y por impulso; en el caso presente, los productos distinguidos por las marcas identifican productos de la Clase 30 Internacional; el análisis entre los signos cotejados debió ser más riguroso, dada la existencia de un alto riesgo de confusión para el público consumidor, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia. Expresa que es un hecho notorio que los chocolates distinguidos por la marca HERSHEY’S KISSES son solicitados e identificados por la palabra KISSES y que es renombrada en Colombia y en el mundo. Señala que los certificados de registro de la marca en los principales países del mundo, algunos de los cuales se solicitaron mediante exhorto y fueron aportados, prueban su difusión. Sostiene que la concesión del registro KISS COOL produce el debilitamiento del poder distintivo de la marca HERSHEY’S KISSES al privar a su titular de la exclusividad que tiene sobre la expresión KISSES, la cual no es de uso general o común, ni está relacionada con los productos de la Clase 30 Internacional.

3.2. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio insiste en que al conceder el registro de la marca KISS COOL para distinguir los productos de la Clase 30 no violó la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; que las marcas KISS COOL y HERSHEYS KISSES no son semejantes entre sí pues en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos presentan diferencias; y que la marca KISS COOL es registrable para la Clase 30 pues cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 al ser suficientemente distintiva. 3.3. El apoderado de KRAFT FOODS, INC. insiste en que el signo KISS COOL no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344; cumple con los requisitos esenciales de distintividad, perceptibilidad y aptitud de representación gráfica. Reitera que no se confunde con la marca HERSHEYS KISSES pues hay elementos visuales y fonéticos que las distinguen. Insiste en que si la actora afirma que son confundibles es porque fracciona indebidamente sus elementos, y que lo cierto es que la expresión HERSHEY’S es la determinante, por ser ésta de reconocido renombre a nivel mundial. Corrobora que el cotejo visual entre las marcas demuestra que no existe la misma secuencia de vocales y que el número de sílabas es diferente; y la coincidencia en la palabra KISS, se ve atenuada por la longitud de los signos, por la palabra COOL y por el impacto que genera el término HERSHEYS, conocido en el mercado dentro del conjunto HERSHEYS KISSES.

Plantea que del cotejo fonético de los signos en conflicto se concluye que tienen diferente pronunciación, pues tienen dos palabras que difieren totalmente (HERSHEYS y COOL); expresa que desde el punto de vista conceptual o ideológico, ambas marcas carecen de significado en nuestro idioma.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia De la Comunidad Andina, respecto de las normas de dicho Acuerdo indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo y reproducidos en cuanto fuera pertinente.

V. CONSIDERACIONES Según se lee en la Resolución 32499 de 26 de diciembre de 1997, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por HERSHEY FOODS CORPORATION y concedió a favor de KRAFT FOODS, INC. el registro de la marca nominativa KISS COOL para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, por considerar que no está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, pues, apreciada en conjunto con la marca HERSHEYS KISSES, no ofrecen semejanzas capaces de inducir al público a error y, por tanto, pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor.

Los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional para la cual se solicitó el registro del signo nominativo KISS COOL, son los siguientes: «Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan,

pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsa (condimentos); especias; hielo.» La actora sostiene que al conceder el registro la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344, y que KISS COOL no es registrable en la Clase 30 Internacional ya que KISS es el elemento predominante de su marca HERSHEYS KISSES, y la hace semejante, en forma capaz de inducir al público a error, a su marca previamente registrada y notoriamente conocida como distintiva de chocolates. Sostuvo que la naturaleza de los productos que distinguen, cuyo consumidor es desprevenido, además determina que exista entre ellas riesgo de confusión directa e indirecta. Las normas comunitarias citadas preceptúan:

«DECISIÓN 344

ARTÍCULO 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. ARTÍCULO 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior. ARTÍCULO 83. Así mismo no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al

público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.» El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de oficio, interpretó los literales d) y e) del artículo 83, que prohíben el registro como marca de los signos que: «... d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero. Dicha prohibición será aplicable con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. ... e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. ...» Vistos los cargos planteados, corresponde a la Sala determinar si el signo KISS COOL está o no incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Para resolver, tiénese lo siguiente: Las marcas en conflicto son nominativas compuestas. En el cotejo que le corresponde a la Sala efectuar, se presentan así:

HERSHEYS KISSES

KISS COOL La Sala realizará el cotejo de estas marcas siguiendo las reglas sentadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La primera de ellas enseña que la confusión debe resultar de «la impresión de conjunto» despertada por las marcas; y precisa que esta «visión general» es la impresión que el consumidor tiene sobre la marca y que al compararla con otra le puede llevar a error. La segunda regla ordena que las marcas se examinen «sucesivamente y no simultáneamente» y que la confundibilidad entre ellas tiene que ser evidente y no el resultado «de un análisis por separado o aislado de sus elementos». La similitud ―dice el Tribunal― «dependerá justamente de los elementos similares, no de los elementos distintos». Pero, al propio tiempo, el Tribunal hace suyo el criterio del tratadista Aldo Cornejo, para quien «las marcas, tomadas en su conjunto, producen una impresión distinta de sus elementos en forma separada». De otra parte, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal sostuvo que las palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado deberán apreciarse como si se tratase de expresiones locales. Al respecto, señaló: «La legislación andina no prohíbe las palabras que se encuentren en otro idioma que no es el castellano para que sean registradas como marcas. No todos los consumidores conocen las diferentes lenguas extranjeras, pero existen palabras, que por su frecuente uso, se conoce cuál es su significado en nuestro idioma, y si éstas son designaciones usuales, genéricas o descriptivas, les está prohibido su registro. Nadie puede adueñarse exclusivamente de

denominaciones que pertenecen al co