CE-11001-03-24-000-1999-05477-01(5477)-2001

MARCAS Y PATENTES / SIGNO DESCRIPTIVO - Son irregistrables cuando tengan relación directa con productos o servicios que amparan / SIGNO DESCRIPTIVO - Es irregistrable cuando se refiera exactamente a la cualidad común del producto o servicio El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “2º. De acuerdo con el artículo 82, párrafo d) de la Decisión 344, los signos descriptivos son irregistrables en cuanto tengan una relación directa con los productos o servicios que se pretenda proteger con la marca. Para que pueda operar dicha causal, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común del producto o servicio que se pretenda amparar mediante la marca. Por el contrario, los mismos signos pueden ser registrables como marca para productos o servicios con los cuales no exista relación directa o vinculación específica, siempre que conserven su distintividad. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNO DESCRIPTIVO - El término “doméstico” no se refiere a la cualidad común de los productos que se pretenden amparar / DOMESTICO - Signo con requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica Como se observa, las anteriores definiciones no envuelven como característica de los productos en cuestión la de ser de uso para el hogar, razón por la cual no puede afirmarse que el consumidor medio, al escuchar la expresión “DOMÉSTICO”, identifique con la misma cualquiera de los productos amparados en la clase 2ª internacional ( color, barniz, laca, etc). En efecto, como lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que se pueda hablar de irregistrabilidad por

la causal en estudio se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común del producto o servicio que se pretenda amparar mediante la marca, lo cual no acontece en el asunto sub exámine, pues las pinturas, barnices, resinas, esmaltes, etc., son productos que no son de uso exclusivo doméstico, lo que implica que puede ser usado, tanto en el hogar, como en industrias, clínicas, oficinas, bodegas, etc. Así las cosas, esta Corporación concluye que, tal y como lo determinó la Superintendencia de Industria y Comercio, la marca “DOMÉSTICO “ sí es registrable para los productos comprendidos en la clase 2ª internacional, pues además de reunir los requisitos de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y suficiente distintividad, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad a que alude la parte demandante, ya que no describe exclusivamente el destino de los productos en cuestión.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D.C., catorce (14) de junio de dos mil uno (2001).

Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05477-01(5477)

Actor: COMPAÑÍA QUÍMICA BORDEN S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por COMPAÑÍA QUÍMICA BORDEN S.A., en ejercicio

de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A.

I. DEMANDA La parte actora busca que se acceda a las siguientes I.1. Pretensiones Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 4349 de 24 de noviembre de 1998, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro, a nombre de COMPAÑÍA PINTUCO S.A., de la marca “DOMÉSTICO”, para distinguir productos comprendidos en la clase 2a Internacional.

Que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro 215.364 y la inscripción , como marca, del signo DOMÉSTICO, en favor de PINTUCO, para distinguir productos de la clase 2ª de la Clasificación Internacional del Niza. I.2. Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: 1º. COMPAÑÍA PINTUCO S.A. presentó el 9 de abril de 1990 la solicitud de registro de la marca “DOMÉSTICO”, para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª internacional, la cual fue tramitada bajo el expediente núm. 319.883. 2º. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 371 de 1º de octubre de 1992, la sociedad actora presentó demanda de observaciones al registro de la marca “DOMÉSTICO”,

haciendo notar a la División de Signos Distintivos que dicha expresión no podía ser registrada como marca, por constituir un signo descriptivo y, por ende, inapropiable para referirse al destino de los productos verbi gracia “uso doméstico”. 3º. El 24 de enero de 1997 la División de Signos Distintivos expidió la Resolución 1458, en donde concluyó que el signo “DOMÉSTICO” es descriptivo y, por lo tanto, negó su registro como marca. 4º. COMPAÑÍA PINTUCO S.A. interpuso los recursos de reposición y apelación en contra de la resolución identificada en el numeral anterior, el primero de los cuales terminó con la confirmación de la decisión adoptada en el sentido de que el signo “DOMÉSTICO” es inapropiable, en tanto que el segundo concluyó con la revocación, mediante la resolución que se demanda, concediendo el registro de la expresión en cuestión. I.3.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 81 y 82, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, argumentando para el efecto, lo siguiente: La entidad demandada dio una equivocada interpretación a los artículos 81 y 82, literal d), de la Decisión 344, conforme a los cuales se prohibe el registro, como marca, de las expresiones descriptivas y no distintivas, pues hizo caso omiso a diversas circunstancias y pruebas que demuestran que el signo “DOMÉSTICO” no puede ser registrable como marca para productos de la clase 2ª internacional, dado que describe e indica las

características y el destino de productos tales como pinturas, barnices, etc. La Administración, en forma equivocada, dio carácter distintivo al signo controvertido, el cual es usado en el comercio en general para indicar al consumidor que el producto o servicio es para uso en el hogar.

II. LA CONTESTACION DE LA DEMANDA II.1. El apoderado de COMPAÑÍA PINTUCO S.A., tercera directa interesada en las resultas del proceso por ser la titular del registro de la marca controvertida, afirma que las pretensiones de la parte actora carecen de fundamento legal, por cuanto la marca “DOMÉSTICO” no es descriptiva del destino de los productos que identifica.

En efecto, el doctrinante David Rangel Medina define los signos descriptivos como “las marcas que consisten en la definición del producto a que se aplican o evocan la idea del mismo, sea porque el vocablo o locución guarda relación directa con la naturaleza del producto, con su composición física o química, con sus propiedades; bien porque el vocablo expresa el tipo, pesa, medida, función o destino del producto”, razón por la cual cabe preguntarse si la expresión “DOMÉSTICO” es la definición habitual o evoca per se los productos de la clase 2ª internacional, de tal manera que cuando se hace mención de la misma, el público en general sabe que se está hablando de “colores, barnices, lacas, conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”. Pues bien, frente a la pregunta en cuestión, salvo por el

uso que de manera amplia, notoria y reiterada ha venido realizando COMPAÑÍA PINTUCO S.A. de la marca “DOMÉSTICO” para identificar pinturas, no es posible concluir que esta expresión define estos productos, si se tiene en cuenta que el Diccionario de la Real Academia Española define pintura como “color preparado para pintar”, lo cual demuestra que la expresión controvertida no solamente no define los productos para los cuales fue otorgada como marca, sino que resulta completamente extraña a dicha definición. Tampoco se puede concluir que “DOMÉSTICO” evoca la idea de los productos comprendidos en la clase 2ª internacional, pues la misma no guarda una relación directa con la naturaleza de los mismos, con su composición física o química o con sus propiedades, de tal manera que para referirse a cualquiera de ellos el público consumidor utilice exclusivamente dicho signo. Ahora bien, aplicando la jurisprudencia del Tribunal Andino, se tiene que al ser el signo “DOMÉSTICO” un adjetivo, describe necesariamente una característica del producto al que se aplique, pero, al no ser esta característica propia de la naturaleza o de la esencia de los productos de la clase 2ª internacional, puede ser registrado como marca y, por ende, apropiado de manera exclusiva por una persona, tal y como lo resolvió, acertadamente, la entidad demandada. II.2. Por su parte, el apoderado de la NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio, expuso como argumentos de su defensa, los siguientes. 1º. A los actos acusados les era aplicable válida y legalmente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2º. De los documentos obrantes en el expediente núm. 92319.883, contentivo de la solicitud de registro de la marca “DOMESTICO”, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. 3º. Efectuado el examen de la marca “DOMÉSTICO”, se concluye que no está incursa en la causal de irregistrablilidad prevista en el artículo 82, literal d), de la Decisión 344, pues es distintiva y, además, no conlleva al consumidor a engaño acerca de las características, calidad y otras propiedades del producto y, menos aún, si se tiene en cuenta que distingue productos de la clase 2ª internacional. III.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Delegado ante esta Corporación no rindió concepto. IV.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “1º. La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes o comercializados por una persona, de los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, exige la concurrencia de las otras características de perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica del signo. “2º. De acuerdo con el artículo 82, párrafo d) de la Decisión 344, los signos descriptivos son irregistrables en cuanto tengan una relación directa con los productos o servicios que se pretenda proteger con la marca. Para

que pueda operar dicha causal, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común del producto o servicio que se pretenda amparar mediante la marca. Por el contrario, los mismos signos pueden ser registrables como marca para productos o servicios con los cuales no exista relación directa o vinculación específica, siempre que conserven su distintividad. “3º. En el presente caso se procederá a la aplicación de las reglas par efectuar el examen de registrabilidad, teniendo en cuenta, con arreglo a su respectiva competencia administrativa y judicial, los parámetros indicados por la doctrina y la jurisprudencia ya señalados en la parte considerativa de esta providencia, dentro de los cuales se destaca el que la marca debe analizarse partiendo de una visión de conjunto, guardando a su vez el examinador el debido respeto a la discrecionalidad implícita en la actuación administrativa, todo lo cual ha sido expuesto y analizado prolijamente en éste y en precedentes fallos del Tribunal”. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Los productos que ampara la marca controvertida se encuentran comprendidos en la clase 2a de la Clasificación Internacional de Niza, y son los siguientes: colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores. Las normas de la Decisión 344 que la demandante considera violadas, prescriben: “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de

distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82. No podrán registrarse como marca los signos que: “a) … “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”. Pues bien, debe entonces la Sala determinar si le asiste razón a la parte actora cuando afirma que el signo “DOMÉSTICO” no es registrable para amparar los productos de la clase 2ª internacional, por cuanto, a juicio de aquélla, describe e indica las características y el destino de los mismos, pues es usado por el comercio en general para indicar al consumidor que el producto o servicio es para ser usado en el hogar. El Diccionario de la Lengua Española define así el término DOMESTICO: “adj. Perteneciente o relativo a la casa u hogar. 2. Aplícase al animal que se cría en la compañía del hombre, a diferencia del que se cría salvaje. 3. Dícese del criado que sirve en una casa. 4. Ciclista que, en un equipo, tiene la misión de ayudar al corredor principal”. Por su parte, algunos de los productos que ampara el signo “DOMÉSTICO” son definidos así por el Diccionario de la Lengua Española: “COLOR…3. Sustancia preparada para pintar o teñir”. “BARNIZ. Disolución de una o más sustancias resinosas

en un líquido que al aire se volatiliza o se deseca. Con ello se da a las pinturas, maderas y otras cosas, con el objeto de preservarlas de la acción de la atmósfera, del polvo, etc. y para que adquieran lustre”. “LACA…5. Sustancia aluminosa coloreada que se emplea en la pintura”. “RESINA. Sustancia sólida o de consistencia pastosa, insoluble en el agua, soluble en el alcohol y en los aceites esenciales, y capaz de arder en contacto con el aire. Obtiénese naturalmente como producto que fluye de varias plantas, y artificialmente por destilación de las trementinas”. “MORDIENTE… 2. Sustancia que en tintorería y otras artes sirve de intermedio eficaz para fijar los colores o panes de oro”. Como se observa, las anteriores definiciones no envuelven como característica de los productos en cuestión la de ser de uso para el hogar, razón por la cual no puede afirmarse que el consumidor medio, al escuchar la expresión “DOMÉSTICO”, identifique con la misma cualquiera de los productos amparados en la clase 2ª internacional. En efecto, como lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que se pueda hablar de irregistrabilidad por la causal en estudio se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común del producto o servicio que se pretenda amparar mediante la marca, lo cual no acontece en el asunto sub exámine, pues las pinturas, barnices, resinas, esmaltes, etc., son productos que no son de uso exclusivo doméstico, tal y como se puede verificar a folio 240 del

expediente, donde se dice, por ejemplo, que el Esmalte “DOMÉSTICO” puede ser usado en “La protección y decoración de superficies metálicas y de madera, maquinarias y equipos, rejas, puertas, juguetes, accesorios, ventanas y zócalos. Para usos en ambientes interiores”, lo que implica que puede ser usado, tanto en el hogar, como en industrias, clínicas, oficinas, bodegas, etc. Ahora bien, tanto el apoderado de la parte actora, como el de la tercera directa interesada en las resultas del proceso afirman que la doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo el formularse la pregunta de “cómo es el producto que se pretende registrar?”, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada por un consumidor medio es igual a la designación del producto, se determinará la naturaleza descriptiva de la denominación. La Sala, al hacerse dicha pregunta frente a los productos de la clase 2ª internacional, encuentra que no respondería “DOMÉSTICO”, sino, por ejemplo, brillante, mate, lavable, etc. Así las cosas, esta Corporación concluye que, tal y como lo determinó la Superintendencia de Industria y Comercio, la marca “DOMÉSTICO “ sí es registrable para los productos comprendidos en la clase 2ª internacional, pues además de reunir los requisitos de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y suficiente distintividad, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad a que alude la parte demandante, ya que no describe exclusivamente el destino de los productos en cuestión. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de

lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : PRIMERO.- DENIEGANSE las pretensiones de la demanda. SEGUNDO.- Por no haber sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del proceso. TERCERO.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

COPIÉSE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 14 de junio de 2.001.

OLGA INES NAVARRETE BARRERO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MANUEL S. URUETA AYOLA