CE-11001-03-24-000-1999-05478-01(5478)-2001

MARCAS - Confundibilidad respecto de la procedencia empresarial de los productos / IDENTIDAD EN PREFIJOS - Si las terminaciones difieren no hay confundibilidad / DISTINTIVIDAD - Inexistencia de la marca MAXVALL frente a MAXELL / PROCEDENCIA EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTOSConfundiblidad entre las marca MAXVALL y MAXELL / SIMILITUD O CONEXION COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS - Verificación entre las marca MAXVALL y MAXELL / MAXELL - Marca notoria / MARCA NOTORIALo es Maxell respecto a cassettes / IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Por imitación parcial de un signo distintitivo notoriamente conocido La Sala pone de presente que en este caso la controversia no se suscita por la utilización de una raíz común, sino por el riesgo de confusión que las semejanzas existentes entre las marcas en conflicto puede causar en el consumidor respecto de la procedencia empresarial de los productos con ellas identificados y, por ende, sobre su calidad y características. Para la Sala, la existencia de otros registros marcarios que tienen también el prefijo MAX no desvirtúa la confundibilidad existente entre las marcas MAXVALL y MAXEL para distinguir productos de las Clases 16 y 9. Los registros que indica la actora presentan importantes diferencias en sus terminaciones [“MAX & CO” Certificado 181552; “MAX MARA” Certificado 143762; “MAXSEGURA” (etiqueta) Certificado 137657; “MAXÓN” Certificado 166619 y “MAXOS” Certificado 122916] y distinguen los productos de la clase 9ª, y algunos han limitado su alcance a ciertos artículos específicos. Es el caso de la marca MAX MARA, que distingue únicamente

anteojos. Este argumento, es pues, infundado. Para la Sala, no cabe duda que el uso de la marca MAXVALL para distinguir impresos que se sobreponen a los cassettes puede inducir al público en error, circunstancia que encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, y que denota que tampoco tiene la distintividad que el artículo 81 de la misma exige para que un signo sea registrable. Debe, además, tenerse en cuenta que la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, señala las siguientes pautas o criterios para apreciar el riesgo de confusión de marcas cuyo uso pueda inducir al público a error, por haber similitud o conexión competitiva entre los productos. A ello se suma que MAXELL es una marca notoriamente conocida entre los consumidores de cassettes debido a su gran promoción publicitaria, a la extensa cobertura de su distribución y a su presencia masiva en el mercado de estos productos. En esas condiciones, la marca MAXVALL se subsume también en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 que prohíbe el registro de marcas que constituyan la imitación parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en que se solicita el registro, prohibición que es aplicable con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Por lo expuesto, la Sala estima que el acto acusado se ajustó a la legalidad, razón por la cual deben denegarse

las súplicas de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil uno (2001) Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05478-01 (5478)

Actora: MARTÍNEZ POR VALLEJO LTDA – MAXVALL

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: AUTORIDADES NACIONALES Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que la sociedad MARTÍNEZ POR VALLEJO LTDA –MAXVALL promovió contra la resolución 13926 de 29 de mayo de 1996 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación presentada por la sociedad HITACHI NAKUSERO KABYUSHIKI KAISHA, HITACHI MAXELL LTD. y le negó el registro de la marca MAXVALL (etiqueta), para distinguir los productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda La sociedad MARTINEZ POR VALLEJO LTDA –MAXVALL domiciliada en Pereira, Risaralda, mediante apoderado, en ejercicio de la acción instituida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda para que se declare la nulidad de la resolución 4093 de 9 de noviembre de 1998 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación contra la resolución 13926 de

29 de mayo de 1996, revocándola, y en su lugar, declaró fundada la observación presentada por la sociedad HITACHI NAKUSERO KABYUSHIKI KAISHA, domiciliada en Osaka, Japón (HITACHI MAXELL LTD) y negó a MARTINEZ POR VALLEJO LTDA -MAXVALL el registro de la marca MAXVALL (Etiqueta), para distinguir los productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. a. Los Hechos  El 17 de septiembre de 1993 MARTINEZ POR VALLEJO LTDA - MAXVALL, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca MAXVALL (Mixta) para amparar los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 394 de 20 de enero de 1994, HITACHI NAKUSERO KABYUSHIKI KAISHA, (HITACHI MAXELL LTD) presentó observaciones, con fundamento en su marca MAXELL registrada según certificado No. 81635 de 28 de mayo de 1974 para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª Internacional.  Mediante Resolución 13926 de 29 de mayo de 1996 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación formulada por HITACHI NAKUSERO KABYUSHIKI KAISHA, (HITACHI MAXELL LTD) y concedió a MARTINEZ POR VALLEJO LTDA - MAXVALL el registro de la marca MAXVALL (Mixta) para amparar

los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.  Contra la citada Resolución HITACHI NAKUSERO KABYUSHIKI KAISHA, (HITACHI MAXELL LTD) interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 13926 de 29 de mayo de 1996, que declaró fundada la observación presentada y negó a MARTINEZ POR VALLEJO LTDA -MAXVALL el registro de la marca MAXVALL (Mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. b. Las pretensiones Como consecuencia de la nulidad impetrada y a título de restablecimiento del derecho, solicita que se hagan las siguientes declaraciones:  Que se reconozca la vigencia de la Resolución 13926 de 29 de mayo de 1996 mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por la sociedad HITACHI NAKUSERO KABYUSHIKI KAISHA,

(HITACHI MAXELL LTD).

3. Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda a MARTINEZ POR VALLEJO LTDA -MAXVALL LTDA el registro de la marca MAXVALL (Mixta), para distinguir los productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.4 Normas violadas y concepto de la violación La actora plantea que el acto acusado vulneró el derecho a la igualdad

previsto en el artículo 13, incisos primero y segundo de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3º, inciso sexto, del Código Contencioso Administrativo, por las siguientes razones: En dos oportunidades anteriores la Superintendencia de Industria y Comercio accedió a la coexistencia de las marcas MAXVALL y MAXELL, sin considerarlas confundibles, a saber: - Concedió el registro de la marca MAXELL en la clase 9ª según certificado No. 81635 de 28 de mayo de 1974, pese a estar previamente registrada en esa misma clase la marca MAXVALL según certificado 88909 de 13 de abril de 1977, renovado de 13 de abril de 1992 hasta el 13 de abril de 2002. Ello significa que las marcas MAXVALL y MAXELL (Etiqueta) en clase 9ª han coexistido en el comercio por mas de 21 años y 11 meses, lo que hace presumir la inexistencia de riesgo de confusión, o que las marcas no han producido una confusión que lleve al público consumidor a engaño. - Concedió a la actora el registro de la marca MAXVALL para distinguir productos comprendidos en la clase 15, según certificado No. 199975 vigente hasta el 25 de febrero de 2007. En esa actuación administrativa declaró infundada la demanda de observaciones formulada por HITACHI NAKUSERO KABYUSHIKI KAISHA, (HITACHI

MAXELL LTD).

El artículo 81 de la Decisión 344 fue violado pues al negar el registro de la marca MAXVALL para distinguir los productos comprendidos en la clase 16 Internacional, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

ignoró que es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 fue violado por incorrecta aplicación, pues el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial desconoció que si las marcas se aprecian en su conjunto, se infiere que no son confundibles, puesto que no se asemejan en forma que puedan inducir al público a error, por las siguientes razones:  El prefijo MAX es común a un sinnúmero de registros marcarios de diferentes titulares que coexisten en la Clase 9ª. como las marcas “MAX & CO” Certificado 181552; “MAX MARA” Certificado 143762; “MAXSEGURA” (etiqueta) Certificado 137657; “MAXÓN” Certificado 166619 y “MAXOS” Certificado 122916.  La conformación silábica y vocálica de los signos comparados arroja más diferencias que semejanzas.  La similitud gráfica o visual no constituye argumento suficiente para afirmar que las marcas sean confundibles, ya que el tipo de letra usado por ambas sociedades constituye un diseño común, a lo que se agrega que el consumidor aprecia más el contenido fonético  La tesis del Superintendente Delegado según la cual los impresos protegidos con la marca MAXVALL clase 16 que se sobreponen a los cassettes pueden dar lugar a que el público consumidor presuma que dicho impreso puede corresponder a la marca del cassette y no del impreso, desconoce que dichos productos ya está protegidos por el certificado de registro 88909. 1.5. Contestación a la demanda

Fueron vinculadas al proceso la Superintendencia de Industria y Comercio, como parte demandada, y la sociedad HITACHI NAKUSERO KABYUSHIKI KAISHA, (HITACHI MAXELL LTD) en calidad de tercera interesada como titular del registro de la marca MAXELL (Etiqueta), cuyos apoderados se pronunciaron así: 1.5.1. El apoderado de la entidad demandada defiende la legalidad de los actos acusados y asevera que al expedirlos no se violaron normas constitucionales ni la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues el registro de la marca “MAXVALL” fue negado por contravenir la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al resultar confundible con la marca “MAXELL”, previamente registrada a favor de la sociedad HITACHI NAKUSERO KABYUSHIKI KAISHA, (HITACHI MAXELL LTD). 1.5.2. La sociedad HITACHI NAKUSERO KABYUSHIKI KAISHA, (HITACHI MAXELL LTD), a quien como tercero con interés directo en las resultas del proceso, se le notificó por medio de su representante legal el auto admisorio de la demanda, no dio contestación a esta ni alegó de conclusión. 1.6. Alegatos de conclusión No existiendo pruebas qué practicar, se dio traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión. Enseguida se resumen sus argumentos: 1.6.1. El apoderado de la actora insistió en las diferencias entre ambos signos deducidas de las características del signo MAXVALL y de los registros de

marcas denominativas que tienen el prefijo MAX, que expuso en la demanda, razón por la cual resulta innecesario reseñarlos nuevamente.

1. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, insistió en defender la legalidad del acto acusado con argumentos similares a los que expuso al contestar la demanda y reitera sus apreciaciones sobre la similitud entre las marcas enfrentadas. Sostiene que la resolución acusada no es nula sino ajustada a las disposiciones legales vigentes aplicables al registro de marcas. En síntesis, que no se configura la violación de las normas de carácter superior que aduce la demandante.

2. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado ante la Sala se hizo presente en la causa, para manifestar que se atiene a la interpretación prejudicial que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo multilateral (sic).

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de dicho Acuerdo indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración, en lo pertinente.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA Para decidir el recurso de apelación, el Superintendente Delegado discurrió que el punto por analizar era «la aplicabilidad o no del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, el cual establece como causal de irregistrabilidad aquellos signos que en relación con derechos de terceros “... sean

idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”». La etiqueta solicitada, que consiste en la expresión “MAXVALL” en letra minúscula y resaltada, cuyos colores se reivindican, es la siguiente: Los productos para los cuales se solicitó el registro de la marca MAXVALL, comprendidos en la clase 16 Internacional, son: “... toda clase de impresos que se sobreponen a los cassetes, papel, cartón y artículos de estas materias, productos de imprenta, artículos de encuadernación, papelería, adhesivos, pegamentos para la papelería o la casa, materiales para artistas, pinceles máquinas de escribir y artículos de oficina, material de instrucción o enseñanza, materias plásticas para embalaje, caracteres de imprenta, cliches...” La etiqueta registrada “MAXELL” es la siguiente: Los productos comprendidos en la Clase 9ª Internacional en que está registrada son estos: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, señalización (balizamiento), de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o de imágenes; soportes de registros magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago;

cajas registradoras, máquinas calculadoras equipos para el tratamiento de la información (proceso de datos) y los ordenadores; extintores.” La Sala pone de presente que en este caso la controversia no se suscita por la utilización de una raíz común, sino por el riesgo de confusión que las semejanzas existentes entre las marcas en conflicto puede causar en el consumidor respecto de la procedencia empresarial de los productos con ellas identificados y, por ende, sobre su calidad y características. Para la Sala, la existencia de otros registros marcarios que tienen también el prefijo MAX no desvirtúa la confundibilidad existente entre las marcas MAXVALL y MAXEL para distinguir productos de las Clases 16 y 9. Por lo demás, los registros que indica la actora presentan importantes diferencias en sus terminaciones [“MAX & CO” Certificado 181552; “MAX MARA” Certificado 143762; “MAXSEGURA” (etiqueta) Certificado 137657; “MAXÓN” Certificado 166619 y “MAXOS” Certificado 122916] y distinguen los productos de la clase 9ª, y algunos han limitado su alcance a ciertos artículos específicos. Es el caso de la marca MAX MARA, que distingue únicamente anteojos. Este argumento, es pues, infundado. De otra parte, tampoco estima la Sala que sea atendible el argumento de la actora que afirma que la coexistencia de registros previos para la marca MAXVALL y MAXELL en la clase 9ª, aunada a su registro en la clase 15, obligan a la Superintendencia de Industria y Comercio a otorgar la solicitud para los productos de la clase 16, en observancia del principio de igualdad.

Con acierto, el ad quem consignó en el acto acusado la consideración que por su relevancia, se transcribe: “... En el caso objeto de estudio... existe una relación entre algunos de los productos de la clase 16, que se pretenden distinguir con la marca solicitada en registro como “toda clase de impresos que se sobreponen a los cassettes” y los aparatos para reproducción de sonido o imágenes comprendidos en la clase 9ª, dentro de los cuales se encuentran los cassettes. Ahora bien, al utilizar un impreso denominado MAXVALL sobre un cassette, el público podría asumir (sic) que es la marca del cassette, no del impreso, y que es producido por quien produce los cassettes denominados MAXELL, ya que como se dijo anteriormente, las referidas marcas presentan similitudes que las hacen confundibles entre sí. En consecuencia, ambas marcas no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor.” Para la Sala, no cabe duda que el uso de la marca MAXVALL para distinguir impresos que se sobreponen a los cassettes puede inducir al público en error, circunstancia que encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, y que denota que tampoco tiene la distintividad que el artículo 81 de la misma exige para que un signo sea registrable. Debe, además, tenerse en cuenta que la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, señala las siguientes pautas o criterios para apreciar el riesgo de confusión de marcas cuyo uso pueda inducir al público a error, por haber similitud o conexión competitiva entre los productos: “... Canales de comercialización

Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas de supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibida para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares puedan ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. Mismos medios de publicidad. Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Relación o vinculación entre los productos. Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. Uso conjunto o complementario de productos Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo

empresario... (Subraya la Sala) “...”. De otra parte, la Sala advierte que la actora tampoco probó que las marcas hayan coexistido en uso en el mercado de productos de las Clases 9ª. y 16 sin que hayan causado confusión. Probó la coexistencia de los registros marcarios en Clase 9ª, lo que demostraría una falla de la administración, mas no que sean inconfundibles. A ello se suma que MAXELL es una marca notoriamente conocida entre los consumidores de cassettes debido a su gran promoción publicitaria, a la extensa cobertura de su distribución y a su presencia masiva en el mercado de estos productos. En esas condiciones, la marca MAXVALL se subsume también en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 que prohíbe el registro de marcas que constituyan la imitación parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en que se solicita el registro, prohibición que es aplicable con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Por lo expuesto, la Sala estima que el acto acusado se ajustó a la legalidad, razón por la cual deben denegarse las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA : Primero.- DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

Segundo.- DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado. Cópiese, notifíquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 11 de octubre de 1991. OLGA INES NAVARRETE BARRERO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Presidente Ausente con excusa

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO MANUEL S. URUETA AYOLA