CE-11001-03-24-000-1999-05512-01(5512)

COMPARACION MARCARIA - Exclusión de sufijos y prefijos comunes, genéricos o descriptivos / NOVA - Denominación de uso común: no es exclusivo ni apropiable / PREFIJO COMUN - Distintividad del signo por sufijo que le da distintividad Al efecto se tiene que la expresión NOVA, que utiliza la marca registrada, como lo anota el demandante, significa “nueva y también la estrella que adquiere temporalmente un brillo superior al normal suyo”. Al ser de uso común, aunque se use para identificar determinados bienes, como lo ha reiterado esta Sección, nadie puede pretender exclusividad respecto de su uso y, por lo tanto, puede ser utilizada para distinguir diferentes productos, siempre y cuando, al formar parte de una denominación, quede supeditada a que se le agreguen partículas o expresiones que le otorguen suficiente distintividad, ya que, por sí sola, no le resulta inherente tal cualidad. En la demanda se mencionan marcas que utilizan la expresión NOVA, (NOVACEL, NOVASOL, CORTINOVA, BADANOVA, CITANOVA IPERNOVA) como marcas que coexisten en el mercado sin que la administración hubiera alegado la posible confundibilidad entres sí o con respecto a la marca NOVA. Para la Sala las expresiones CEL, SOL, CORTI, BADA, CITA, IPER, que contienen las marcas citadas agregadas en cada caso a la expresión NOVA, infunden suficiente distintividad a cada una de ellas. Igual conclusión cabe respecto de la expresión NOVALAR, cuyo registro fue negado por la Superintendencia de Industria y Comercio en el acto acusado, ya que la expresión

LAR tiene la misma virtualidad a que se hace mención. Criterio similar ha expuesto con anterioridad la Sala, respecto de marcas que utilizan expresiones que son de uso común, así: “... si en un signo existe una denominación genérica o descriptiva, tal expresión debe excluirse de la comparación fonética, gramatical, visual y conceptual, que corresponde efectuar en aras de establecer la similitud alegada. “En este caso, estima la Sala que la terminación o el sufijo “GEL”, común en las marcas “ECOGEL”, “DESCONGEL” y “BIOGEL”, debe excluirse para efectos de la comparación, pues tal expresión no hace más que indicar una característica de la presentación del producto (gelatinoso) que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, corresponde al “Estado que adopta una materia en distracción coloidal”, y, siguiendo los lineamientos señalados en la Interpretación Prejudicial de este proceso, todos los integrantes del ramo, en este caso, de la industria farmacéutica, pueden emplear ese vocablo, ya que el mismo no es exclusivo ni apropiable por nadie en particular.(Sentencia 18/08/02 Exp.6008 C.P.Manuel Santiago Urueta A.) PREFIJO O SUFIJO COMUN - La distintividad puede obtenerse por agregación de radicales o terminales de fantasía u otras expresiones / DISTINTIVIDAD MARCARIA - Existencia de NOVALAR frente a NOVA por agregación del sufijo LAR al sufijo común NOVA No tuvo en cuenta el acto administrativo demandado esta última regla, a la que hace alusión el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el presente caso

de la siguiente manera: “Adicionalmente a lo anterior, en el presente caso, por tratarse de signos que contienen un prefijo o un sufijo común ( la expresión NOVA), debe el examinador tener en cuenta algunos elementos particulares que se han originado en la doctrina y la jurisprudencia y que resultan pertinentes al cotejo de las marcas en conflicto. Basta reiterar ahora lo dicho sobre el tema en reciente sentencia: “ Es indudable que en el mundo de las marcas, ciertos prefijos o radicales han pasado a ser de uso común para identificar determinados bienes, por lo que carecen de distintividad, motivo por el cual ninguna persona, en particular, puede apropiarse de ellos. Resultaría absurdo y por lo mismo, contrario al espíritu de la ley, que una persona propietaria de una marca conformada con un prefijo de uso común, fundamentara en ese solo hecho la posibilidad de que prosperara una oposición al registro de otra marca que contuviera el mismo radica de uso común.“La distintividad en este tipo de marcas hay que encontrarla en los sufijos que acompañan a los prefijos de uso común, ya que deben ser sufijos de fantasía, ellos mismos impregnados de una distintividad que les permita diferenciar una marca de otra y, por lo tanto que, entre los sufijos de fantasía que acompañan a estos prefijos de uso común no exista una real confundibilidad que lleva a negar la marca posteriormente calificada...”. Tampoco tuvo en cuenta la administración la coexistencia en el mercado de marcas registradas que utilizan la misma expresión NOVA, pero que son suficientemente distintivas en la medida en que se acompañan de otras expresiones que les imparten tal virtud. Solo se

atuvo en el análisis comparativo desde los puntos de vista gramatical, fonético y conceptual para concluir que existe confundibilidad entre la marca registrada – NOVAy la marca solicitada –NOVALAR-, y dado que ambas amparan productos de la Clase 20, para distinguir espejos, marcos, productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuero, hueso, marfil, ballena, concha, nácar, espuma de mar, no comprendidos en otras clases.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO

Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil tres (2003) Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05512-01(5512)

Actor: JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ

Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sala a proferir sentencia de única instancia para decidir las pretensiones incoadas en la demanda instaurada por José María Fernández, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, respecto de la Resolución 4459 del 2 de diciembre de 1.998 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial.

I. ANTECEDENTES.

a. Las pretensiones de la demanda. El señor José María Fernández, a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código

Contencioso Administrativo, solicitó la nulidad del acto administrativo antes mencionado, mediante el cual se decidió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 19826 del 12 de septiembre de 1.996, revocándola en su totalidad y declarando fundadas las observaciones presentadas por la Sociedad FENOLICOS COLOMBIANOS Ltda., consecuencialmente, negó el registro de la marca NOVALAR. Como consecuencia de ello, a título de restablecimiento del derecho, solicitò se otorgue el registro de dicha la marca para distinguir los siguientes productos: espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuero, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas y, especialmente, muebles, comprendidos en la clase 20 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972; igualmente, que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca NOVALAR y expedir el correspondiente certificado de registro. (fls. 24 a 26) b. Los hechos de la demanda. Se sintetizan de la siguiente manera: . 1º. El 27 de abril de 1.994, el señor José María Fernández a través de apoderado, solicitó a la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos), de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca NOVALAR para amparar productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación internacional de Niza. 2º. Publicado el extracto de la marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la

Sociedad FENOLICOS COLOMBIANOS LTDA. FENOCOL, presentó demanda de observaciones basándose en que tiene registrada la marca NOVA, para la Clase 20. 3º. Al resolver la oposición, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 19826 del 12 de septiembre de 1.996, declaró infundada la observación presentada con fundamento en la marca NOVA y concedió la marca NOVALAR, clase 20, pues consideró que las marcas comparadas no eran confundibles. 4º. Contra la Resolución mencionada, la Sociedad FENOLICOS COLOMBIANOS LTDA. FENOCOL, presentó recurso de reposición y, en subsidio de apelación. 5º. Mediante Resolución 004607 del 21 de febrero de 1.997, el Jefe de División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición, confirmando la Resolución 19826 del 12 de septiembre de 1.996, considerando que analizadas las marcas en conflicto en su conjunto NOVA y NOVALAR, èstas no son confundibles. 6º. Al resolver el recurso de apelación, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución 4459 del 2 de Diciembre de 1.998, mediante la cual declaró fundada la demanda de observación y, como consecuencia de ello, negó el registro de la marca NOVALAR. c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación.

Se enunciaron como violados: De la Constitución Política, los incisos 1º y 2º del artículo 13; del Código

Contencioso Administrativo, el artículo 3º, inciso 6º, y los Artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. La infracción de las normas citadas se plantea así: Se violó el derecho a la igualdad al indicarse en la Resolución demandada, que “desde el punto de vista ortográfico y visual, la marca solicitada NOVALAR contiene en su totalidad la marca previamente registrada NOVA, causando confusión y dificultad por parte del público consumidor”, porque de acuerdo con eso toda marca posterior en el tiempo que esté contenida en una con mejor derecho, es necesariamente confundible, mientras que el Tribunal Andino de Justicia ha sido claro al indicar que para determinar la confundibilidad de las marcas, éstas no deben diseccionarse, sino compararse en la totalidad de sus componentes; de lo enunciado se concluye que evidentemente, para determinar su confundibilidad, las marcas en conflicto se diseccionaron y no se apreciaron en conjunto. Con base en el argumento de la Administración de que una marca es confundible por estar contenida en otra, se observa la violación al derecho a la igualdad, pues se permitió la coexistencia de otras marcas registradas en la clase 20, que tienen en su contenido la expresión NOVA, tales como NOVACEL, NOVASOL, CORTINOVA, BADANOVA, CITANOVA e IPERNOVA, lo que demuestra que se utilizó un criterio para otorgar dichas marcas y otro diferente cuando se negó la marca NOVALAR. En relación con el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena luego de transcribirlo, aduce que se ignoró que la marca NOVALAR es

un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica; perceptibilidad, entendida como la facultad que tiene el signo a registrarse, de ser percibido por los sentidos, particularmente por el de la vista; distintividad como la capacidad intrínseca y extrínseca del signo para identificar un producto, la primera, porque el signo no es genérico ni descriptivo ni se refiere a objeto determinado y la segunda entendida como la aptitud del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar; entre las marcas NOVA Y NOVALAR no existen semejanzas que puedan inducir al público a error debido a que el criterio que se debe aplicar es el de apreciación en conjunto y además, porque es susceptible de representación gráfica, ya que permite hacerse una idea del signo objeto de marca. Para sustentar la violación del literal a) del artículo 83 de la Decisión del Acuerdo de Cartagena, dice que en relación a la similitud fonética o auditiva, entendida como aquella que se deriva de la pronunciación de las palabras, y en las marcas NOVA Y NOVALAR, si bien existen algunas similitudes de tipo ortográfico, comparados los signos, la sílaba LAR de NOVALAR establece suficiente distintividad debido a la fuerte pronunciación, razón por la que no son confundibles desde el punto de vista fonético; con relación a la similitud ideológica o conceptual, que se traduce en la representación o evocación de una misma cosa característica o idea, ésta no existe entre las marcas NOVA Y NOVALAR; desde el punto de vista conceptual, luego de transcribir la definición contenida en el Diccionario de la Real Academia Española que dice que NOVA viene del latín y

significa nueva, y también la estrella que adquiere temporalmente un brillo superior al normal suyo, expresa que con relación a NOVALAR no existe un término que tenga algún significado para concluir que no existe similitud conceptual entre las marcas debido a que NOVALAR es de fantasía y no evoca ninguna idea en el público, y NOVA evoca en el público la idea de una estrella o de algo nuevo. Y, además, de acuerdo con el mismo diccionario, LAR significa hogar, por lo que si la marca solicitada, NOVALAR, se descompone, evoca el término NUEVO HOGAR, que es muy diferente en su conjunto y en su sentido conceptual a la definición que se desprende de NOVA; en relación con la similitud gráfica o visual, si no existe similitud fonética e ideológica, tampoco la hay desde el punto de vista gráfico o visual, porque ello influye en una percepción diferente entre el público. Por último expresa que si la expresión NOVA se toma en su significado de nuevo, el signo es irregistrable, toda vez que se trata de una cualidad que se aplica a muchos productos de la clasificación internacional, lo que convierte la expresión en insuficientemente distintiva. (fls. 34 a 44) d. Las razones de la defensa. La demanda fue notificada al Superintendente de Industria y Comercio (fl.59) y en cuanto a la sociedad FENOLICOS COLOMBIANOS, luego de librar los correspondientes despachos comisorios, se estableció con certificación expedida por la Cámara de Comercio de Cali (fl.157) que fue liquidada. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda a través de

apoderado judicial y solicitó denegar las pretensiones de la demanda por cuanto carecen de apoyo jurídico; en cuanto a los hechos expresó ser ciertos los relacionados con el trámite de la solicitud de la marca, la publicación en la Gaceta, la oposición y la expedición en legal forma de los actos administrativos, así como los que tienen que ver con la interposición de los recursos por parte de la sociedad FENOLICOS COLOMBIANOS. Como razones de su defensa expuso que con la expedición de la Resolución acusada, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial no incurrió en violación de las normas contenidas en La Constitución Política, en el Código Contencioso Administrativo y en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puesto que se dictó con apoyo en las facultades concedidas por el Decreto 2153 de 1.992 y en la misma Decisión 344, declarando fundada la observación presentada por la Sociedad FENOLICOS COLOMBIANOS LTDA. y negando el registro de la marca NOVALAR para distinguir los productos de la clase 20 de la clasificación internacional solicitada por el actor, por estar incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344; que la Decisión 344 es aplicable al caso y constituía el régimen legal en materia de marcas, y que con los documentos obrantes en el expediente administrativo, relativos a la solicitud de registro de la marca NOVALAR solicitada por el actor, se concluye en forma clara que la Superintendencia de Industria y Comercio, como oficina nacional competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria,

garantizando el debido proceso y el derecho de defensa, por lo que el acto demandado se ajusta plenamente al derecho y las normas vigentes en materia marcaria. Con apoyo en jurisprudencia de esta Corporación, se refiere a los requisitos de perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, que estima debe reunir un signo para que pueda ser registrado como marca. Igualmente hizo referencia a interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Luego de transcribir el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, manifestó que efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca NOVALAR (solicitada), frente a la marca NOVA (registrada) a favor de FENOLICOS COLOMBIANOS LTDA, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos; por lo tanto, de coexistir en el mercado, llevaría a error al público consumidor, confusión directa e indirecta, habida cuenta de que creería que el producto tendría el mismo origen; además que si se aprecian las marcas NOVALAR Y NOVA en una visión de conjunto, la totalidad de los elementos que las integran, unidad fonética y gráfica, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas que las diferencias; concluye que la marca NOVALAR es irregistrable, pues no cumple con los requisitos del artículo 81 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ni es suficientemente distintiva como lo exige el artículo 83 de la misma Decisión. (fls.

167 a 171). e) La actuación surtida. De conformidad con las normas previstas en el Código Contencioso Administrativo, a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 7 de mayo de 1.999, se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl.67) Mediante auto visible a folio 175, se abrió el proceso a pruebas y se decretaron las pedidas por la parte actora. Dentro del término para alegar de conclusión, no hicieron uso de tal derecho los apoderados de las partes. El apoderado de la Superintendencia presentó escrito extemporáneo.(fl.199) Mediante oficio calendado el 27 de noviembre de 2.000 se solicitó la interpretación prejudicial del caso planteado en la demanda, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (fls. 207 a 212)

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO.

El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, estimó procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,. al tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 17 de 1.980, que aprobó el tratado que creó dicho organismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 150 de la Constitución Política (fl.200).

III. INTERPRETACION PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso concluyó: “Primera: Un signo es registrable como marca cuando cumple los requisitos

establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, esto es, distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Adicionalmente su registro no debe encontrarse impedido por las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma decisión. “Segunda: El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente ( o en su caso, por el juez), sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede generarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. “Tercera: Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos hay que apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al analizar las marcas en conflicto. Por ello, el examen de registrabilidad entre dos marcas debe partir de un análisis comparativo global entre éstas. “Cuarta: Los prefijos de uso común que se utilizan para identificar determinados bienes no pueden ser apropiados por ninguna persona en particular. Al formar parte de una denominación, quedan supeditados a que sea el sufijo el que les otorgue la distintividad requerida para lograr la coexistencia pacífica en el mercado con otra u otras marcas que contengan el mismo prefijo de uso común.”

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

En primer lugar, destaca la Sala que mediante auto de julio 19 de 2002 se ordenó poner en conocimiento de la actual titular de la marca NOVA, sociedad SMITHERS OASIS COLOMBIA LTDA., la causal de nulidad prevista en el numeral 9 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, en la medida en que, en su

calidad de tercera interesada que puede resultar afectada con las resultas del proceso, no se le había notificado el auto admisorio de demanda. Tal auto se notificó en forma personal a la apoderada de la sociedad, como consta a folio 244 del cuaderno principal, y transcurrido el término de ley la nulidad procesal quedó saneada al no ser alegada por la interesada. Sobre el fondo del asunto, encuentra la Sala que los signos en conflicto son NOVA (marca registrada) y NOVALAR (marca solicitada y negada mediante el acto acusado), ambas marcas nominativas sin elementos gráficos. El principal argumento contenido en la demanda se relaciona con el hecho de que NOVA, marca registrada, no es apropiable y, además, no resulta confundible con la marca solicitada NOVALAR, ya que la terminación LAR le imprime suficiente distintividad. El contenido de las normas que el actor cita como violadas es el siguiente: El artículo 13 de la Constitución Política que establece “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato delas autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las medidas en favor de grupos discriminados y marginados…” El artículo 3º del Código Contencioso Administrativo dispone: “las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme alas normas de

esta parte primera… …En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento respetando el orden en que actúen ante ellos.” Los apartes de la Decisión 344 citados como violados prescriben: “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “artículo 83. Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. Se alega en la demanda que la Superintendencia de Industria y Comercio, al hacer el cotejo de las marcas en conflicto, no tuvo en cuenta las reglas señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reiteradas en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, según las cuales: “ Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Regla 4.- deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias “En referencia a ellas el tribunal de Justicia de la comunidad andina ha expresado: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para toda clase o tipo de marcas. Esta visión general o de conjunto es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de visión en conjunto a mas de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus parte componentes para comparar cada componente de una marca, con los componentes o la desintegración dela otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación marcaria y siguiendo otro criterio debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas, sino lo hace en forma individualizada. El efecto de éste sistema recae en analizar cual es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación delas dos marcas. Al ubicar una marca la lado de otra se procederá bajo un examen

riguroso de comparación, hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Respecto a la cuarta regla, el tratadista Breur ha expresado que “la similitud entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”…” Porque si las hubiera tenido en cuenta al realizar el examen comparativo, hubiera arribado a la conclusión de que, en el evento de coexistir en el mercado, no hay manera de que se produzca confusión en el público consumidor. Pero como quiera que, aunque la parte actora inicialmente propone que el Consejo de Estado debe realizar el análisis comparativo de conformidad con las reglas que ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y que reitera en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, la Sala encuentra que también se alegó en la demanda que nadie puede apropiarse de la marca NOVA, de manera que previo al análisis de las anteriores reglas, se ocupará del estudio de este aspecto, atinente a la calidad de uso común que se le atribuye a la marca registrada. Al efecto se tiene que la expresión NOVA, que utiliza la marca registrada, como lo anota el demandante, significa “nueva y también la estrella que adquiere temporalmente un brillo superior al normal suyo”. Al ser de uso común, aunque se use para identificar determinados bienes, como lo ha reiterado esta Sección, nadie puede pretender exclusividad respecto de su uso y, por lo tanto, puede ser utilizada para distinguir diferentes productos, siempre y cuando, al formar parte de una denominación, quede supeditada a que

se le agreguen partículas o expresiones que le otorguen suficiente distintividad, ya que, por sí sola, no le resulta inherente tal cualidad. En la demanda se mencionan marcas que utilizan la expresión NOVA, (NOVACEL, NOVASOL, CORTINOVA, BADANOVA, CITANOVA IPERNOVA) como marcas que coexisten en el mercado sin que la administración hubiera alegado la posible confundibilidad entres sí o con respecto a la marca NOVA. Para la Sala las expresiones CEL, SOL, CORTI, BADA, CITA, IPER, que contienen las marcas citadas agregadas en cada caso a la expresión NOVA, infunden suficiente distintividad a cada una de ellas. Igual conclusión cabe respecto de la expresión NOVALAR, cuyo registro fue negado por la Superintendencia de Industria y Comercio en el acto acusado, ya que la expresión LAR tiene la misma virtualidad a que se hace mención. Criterio similar ha expuesto con anterioridad la Sala, respecto de marcas que utilizan expresiones que son de uso común, así: “La marca ECOGEL, cuyo registro fue negado mediante los actos acusados, está compuesta por un prefijo y un sufijo, este último de uso común, definido como “Sustancia gelatinosa en que se transforma una mezcla coloidal al enfriarse”. “Dado que la Sala se pronunció en un asunto similar mediante sentencia de 17 de mayo de 2002, Consejero Ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, exp. núm. 6007, proceso en el que tanto la demandante como las terceras directas interesadas en las resultas del proceso fueron las aquí intervinientes, así como también fueron objeto de

cotejo las marcas ECOGEL y ECO, BIOGEL y DESCONGEL, con la única diferencia que en aquél la primera marca fue solicitada para amparar productos de la clase 3ª y aquí lo fue para amparar productos de la clase 5ª, es pertinente remitirse a las consideraciones allí expuestas: “... si en un signo existe una denominación genérica o descriptiva, tal expresión debe excluirse de la comparación fonética, gramatical, visual y conceptual, que corresponde efectuar en aras de establecer la similitud alegada. “Así lo ha precisado la Sala, entre otras providencias, en sentencia de 22 de febrero de 2001, Actor: Laboratorios Bussie S.A., Expediente núm. 5823, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade. “En este caso, estima la Sala que la terminación o el sufijo “GEL”, común en las marcas “ECOGEL”, “DESCONGEL” y “BIOGEL”, debe excluirse para efectos de la comparación, pues tal expresión no hace más que indicar una característica de la presentación del producto (gelatinoso) que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, corresponde al “Estado que adopta una materia en distracción coloidal”, y, siguiendo los lineamientos señalados en la Interpretación Prejudicial de est