CE-11001-03-24-000-1999-05603-01(5603)-2001

INTERPRETACION PREJUDICIAL - Reglas de comparación entre marcas denominativas y mixtas / CONFUSION VISUAL - Por similitud ortográfica, por similitud del logotipo o arte final / CONFUSION AUDITIVA O FONETICAConcepto / MARCA MIXTA - Elemento prevalente para efectos del cotejo Es pertinente traer a colación la Interpretación Prejudicial núm. 20-IP-98, que se tuvo en cuenta en la sentencia de 28 de octubre de 1999 (Expediente núm. 3966, Actora: Sociedad Cementos Rio Claro .A., Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), que al efecto expresó: “…. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. De esa forma, se deberá tomar en cuenta que la confusión puede producirse en el plano visual, en el auditivo o en el ideológico, y que dependiendo de los tipos de marcas o signos distintivos que deban cotejarse, el orden en que deba hacerse el análisis con estos parámetros variará, según que las marcas o signos contengan un componente gráfico (marcas puramente gráficas o marcas mixtas) o un componente denominativo. La confusión visual se produce cuando la imagen que el signo refleja en la mente del consumidor hace creer a éste que adquiere un producto o contrata un servicio que desea adquirir por la marca que lo identifica, pudiendo incurrir en error debido a la similitud ortográfica que se origine por la igualdad en las letras… el diseño del logotipo o arte final de la marca gráfica o el elemento predominante en la mixta. …..Tratándose de signos denominativos, el aspecto fonético cobra una mayor

importancia, pues si la palabra que utiliza un signo tiene como pronunciación de conjunto una percepción fonética tal que no permita distinguir un sonido de otro, se producirá confusión auditiva entre los signos, lo que impediría su registrabilidad; esto sucedería de igual manera al tratarse de dos signos que pese a tener un componente gráfico adicional al denominativo, el elemento predominante en uno y otro sea el denominativo…..” “…..El juez o examinador deberá entonces, determinar en cada caso cuál es el elemento que prevalece en una marca mixta….” COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS - Siendo prevalente la parte denominativa de la marca mixta TOSTY resulta confundible con la marca TOSTIS / RIESGO DE CONFUSION - Existencia entre la marca TOSTIS Y TOSTY El signo de la actora, como ya se dijo, lo constituye una marca denominativa que corresponde a la expresión TOSTIS. La marca objeto del acto administrativo acusado es mixta, ya que está compuesta por una parte gráfica y un denominativa. La palabra TOSTY constituye el elemento común en ambas marcas; y aún cuando la parte denominativa en la marca de la actora se escribe con la vocal (i) y finaliza con (S), (“TOSTIS”); y la que es objeto de demanda utiliza al final la consonante (Y) (“TOSTY”), para efectos de su pronunciación no habría diferencia alguna, dado que el sonido de la S no es marcado. En el caso sub examine al efectuar la comparación de los signos marcarios controvertidos observa la Sala que el elemento predominante en la marca mixta demandada no

lo constituye su parte gráfica, que no es la cuestionada, sino el denominativo, como puede verse en el dibujo que antecede. En efecto, por la forma como están distribuidas las letras de la palabra “TOSTY” (en forma ascendente y descendente), además de su realce en tinta oscura, se vislumbra un predominio de lo denominativo frente a lo gráfico. No se trata de una simple expresión, que se pierde o desvanece al lado de un dibujo, sino de una expresión destacada dentro de la etiqueta, ubicada en un primer plano. Esta circunstancia incide para que haya riesgo de confusión. Por lo anterior, a juicio de la Sala, se evidencia el quebranto de las disposiciones comunitarias señaladas por la actora.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil uno (2001).

Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05603-01(5603)

Actor: PRODUCTOS YUPI S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de nulidad La sociedad PRODUCTOS YUPI S.A., a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 01006 de 29 de enero de 1998, “POR LA CUAL SE DECIDE UNA OBSERVACIÓN Y SE CONCEDE UN

REGISTRO”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I-. FUNDAMENTOS DE HECHO.

Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: 1º: Que la sociedad COMESTIBLES TOSTY EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO solicitó el 8 de abril de 1996 el registro de la marca TOSTY (mixta), para distinguir productos de la clase 30 Internacional del Decreto 755 de 1972. 2º: Agrega que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la citada marca a través de la Resolución núm. 01006 de 29 de enero de 1998. 3º: Señala que la sociedad DISFRUTA PRODUCTORA DE ALIMENTOS LIMITADA - DISFRUTA LTDA - en virtud del contrato de cesión de derechos marcarios celebrado con la sociedad COMESTIBLES TOSTY EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO, solicitó el 9 de junio de 1998 ante la Superintendencia de Industria y Comercio el traspaso de la marca TOSTY; sin que hasta el momento se haya pronunciado sobre la inscripción del traspaso referido. 4º: Aduce que el 27 de mayo de 1987 la sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A. solicitó el registro de la marca TOSTIS, la cual le fue concedida mediante la Resolución núm. 6620 de 21 de septiembre de 1990, siendo renovada hasta el 21 de septiembre del año 2005, a través de la Resolución núm. 1011 de 30 de enero de 1996, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio. 5º: Indica que el 18 de febrero de 1999 la sociedad actora solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el traspaso de la marca TOSTIS de ATILA DE COLOMBIA S.A. a su favor, de acuerdo con el contrato de cesión de marcas registradas celebrado entre estas dos sociedades. 6º: Arguye que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución núm. 05699 de 31 de marzo de 1999 ordenó la inscripción en el registro de la propiedad industrial, del traspaso de la marca TOSTIS en su favor. 7º: Que por lo anterior, la sociedad actora es la titular de la citada marca, según certificado núm. 129.931, vigente hasta el 21 de septiembre del 2005.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones la demandante adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio no debió haber registrado la marca TOSTY, ya que no es suficientemente distintiva respecto de la marca TOSTIS, registrada con anterioridad y de la cual es titular la actora.

Que se violó el literal a), del artículo 83, de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que la marca TOSTY está incursa en la causal de irregistrabilidad invocada, pues se encuentra constituida en su conjunto por los mismos elementos distintivos relevantes que conforman la marca TOSTIS.

Que haciendo una comparación objetiva en forma sucesiva de las marcas en conflicto, se tiene que la pronunciación es absolutamente idéntica, por lo menos en latinoamérica, donde no se hace mayor distinción en las letras "Y" e "I"; que es evidente que la expresión TOSTY es similarmente confundible con la marca TOSTIS, al igual que los productos que ampara, si se tiene en cuenta que las dos se ubican en la Clase 30; que además de la similitud en la representación gráfica y de la identidad en su presentación fonética, existen otros elementos tales como el destinatario del producto y las modalidades de comercialización del mismo, ya que los productos comercializados por las dos marcas son de consumo masivo y van dirigidos a un público heterogéneo, que no siempre tiene la astucia o precaución de establecer las diferencias por encima de las semejanzas entre los productos. Que resulta a todas luces evidente, que el público consumidor se confundirá si encuentra en un supermercado exhibida la marca TOSTIS, que conoce e identifica y en el siguiente estante encuentra exhibida la marca TOSTY, por lo cual el riesgo de confundibilidad es demasiado alto. Que la confundible similitud de las marcas induce al consumidor a pensar que son productos de un mismo origen empresarial y con una calidad determinada (la conocida respecto de los productos de PRODUCTOS YUPI S.A.); , factores estos que condicionan su elección, con el consabido perjuicio económico que esto podría generar a la actora. Que se violaron los artículos 95, inciso 2º, y 96, de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio al emitir el

acto acusado no lo motivó de manera adecuada y verdadera, pues su función como entidad de inspección, vigilancia y control no se limita a efectuar el estudio de confundibilidad cuando ha existido previamente una observación por parte de un tercero, sino que, precisamente, teniendo en cuenta tal función en el campo de la propiedad industrial, debe oficiosamente verificar que no exista confundibilidad con otras marcas ya registradas. Que al no haber realizado de manera adecuada el examen de registrabilidad, la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en falsa motivación cuando afirma en el acto administrativo acusado que la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83, ibídem. III-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. III.1-. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA III.1.1. La Nación -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, a través de apoderado, contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, en esencia, que el trámite administrativo que se surtió para el otorgamiento de la marca "TOSTY"(mixta) se ajustó plenamente a derecho y a las disposiciones legales vigentes en materia marcaria, y respetó el debido proceso y el derecho de defensa. Que efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas, se concluye que no son semejantes entre sí y de coexistir en el mercado no induciría a error al

público consumidor, ni hay posibilidad de confusión entre las mismas. Agrega que la marca “TOSTY”(mixta) para la clase 30 es registrable conforme a lo dispuesto en la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como se expuso válida y acertadamente en el acto administrativo acusado, dado que cumple con los requisitos exigidos por el artículo 81, ibídem, pues es suficientemente distintiva. Sostiene respecto de la presunta violación del literal a), del artículo 83, ibídem, que no tiene vocación de prosperar, habida cuenta de que la marca “TOSTY” (mixta) es suficientemente distintiva, como ya se dijo, no configurándose semejanzas entre ésta y la marca registrada “TOSTIS” (nominativa). III.1.2-. El tercero con interés directo en las resultas del proceso fue notificado del auto admisorio de la demanda, no obstante lo cual no la contestó. IV-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO El Agente del Ministerio Público manifiesta que se atiene al pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA: Del contenido del acto acusado y de los documentos allegados al expediente, que conforman los antecedentes administrativos, se evidencia que la marca objeto del registro marcario otorgado, para distinguir productos de la clase 30, es mixta

(folios 62 y 109 a 111). En efecto, se lee en la solicitud de registro marcario obrante a folio 62, que la marca consiste en:

“ FIGURA CARACTERÍSTICA JOCOSA QUE SEMEJA SER

UN CACAHUETE, EL CUAL ESTA VESTIDO CON UNA

CACHUCHA COLOCADA DE LADO SOBRE SU CABEZA EN

COLOR VERDE Y UNOS ZAPATOS COLOR VERDE QUE

HACEN JUEGO CON SU CACHUCHA. SUS OJOS SE

MUESTRAN MUY RESALTADOS Y SU BOCA EN FORMA

DE RISA. SUS MANOS SE DESPRENDEN HACIA LOS

LADOS TOMANDO ENTRE CADA UNA LOS BORDES

DE UNA FIGURA QUE SEMEJA SER UN PAPEL RASGADO

EL CUAL TERMINA EN PUNTA HACIA LA PARTE

INFERIOR, BAJO ESTA FIGURA SE LEE LA EXPRESIÓN

“TOSTY” ESCRITA EN LETRA ESPECIAL Y

CARACTERÍSTICA EN FORMA DESORDENADA

ASCENDENTE Y DESCENDENTE, EN COLOR ROJO

GRANATE Y BORDEADA DE UN COLOR BLANCO, LA

FIGURA JOCOSA Y ALEGRE VA EN UN FONDO DE COLOR

ROJO GRANATE, ASI MISMO SE OBSERVA UN TRAZO

BLANCO UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA

ETIQUETA DENTRO DEL CUAL SE LEEN EXPRESIONES

EXPLICATIVAS QUE VARIAN EN CADA EMPAQUE, EL

FONDO DE LA ETIQUETA VA EN COLOR VERDE BICHE,

PARA SER UTILIZADA EN TODOS LOS COLORES Y

TAMAÑOS PERO REIVINDICANDO LOS DESCRITOS.

TODO DE ACUERDO A LAS MUESTRAS QUE SE

ACOMPAÑAN”.

Para una mejor ilustración, se traslada al expediente en fotocopia la marca mixta en estudio (folio 48). Según se infiere de la certificación obrante a folio 19, expedida por la Secretaría General de la

Superintendencia de Industria y Comercio, la marca “TOSTIS” otorgada a la actora mediante Resolución núm. 6620 de 21 de septiembre de 1990, para distinguir productos de la clase 30, es nominativa. La interpretación prejudicial rendida en este proceso se circunscribió a lo que debe entenderse como marca, a la prohibición de registrar marcas idénticas o similares y a la actitud de la Administración de realizar el examen de irregistrabilidad. En relación con la comparación que debe efectuar el juzgador entre marcas nominativas y mixtas, que es el asunto que le corresponde a la Sala dilucidar en esta oportunidad, la citada interpretación no precisó alcance alguno, por lo que es pertinente traer a colación la Interpretación Prejudicial núm. 20-IP-98, que se tuvo en cuenta en la sentencia de 28 de octubre de 1999 (Expediente núm. 3966, Actora: Sociedad Cementos Rio Claro .A., Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), que al efecto expresó: “…. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS Tratándose el presente caso de un conflicto suscitado entre una marca mixta otorgada con anterioridad a una denominativa…. este Tribunal pasa a referirse al análisis comparativo entre signos que reúnen las características de las marcas en conflicto…..” Al realizar el análisis comparativo entre los signos que suscitan la litis interna, el juez deberá tomar en cuenta los parámetros generales que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para facilitar su labor. De esa forma, se deberá tomar en cuenta que la confusión puede

producirse en el plano visual, en el auditivo o en el ideológico, y que dependiendo de los tipos de marcas o signos distintivos que deban cotejarse, el orden en que deba hacerse el análisis con estos parámetros variará, según que las marcas o signos contengan un componente gráfico (marcas puramente gráficas o marcas mixtas) o un componente denominativo. La confusión visual se produce cuando la imagen que el signo refleja en la mente del consumidor hace creer a éste que adquiere un producto o contrata un servicio que desea adquirir por la marca que lo identifica, pudiendo incurrir en error debido a la similitud ortográfica que se origine por la igualdad en las letras…..el diseño del logotipo o arte final de la marca gráfica o el elemento predominante en la mixta. …..Tratándose de signos denominativos, el aspecto fonético cobra una mayor importancia, pues si la palabra que utiliza un signo tiene como pronunciación de conjunto una percepción fonética tal que no permita distinguir un sonido de otro, se producirá confusión auditiva entre los signos, lo que impediría su registrabilidad; esto sucedería de igual manera al tratarse de dos signos que pese a tener un componente gráfico adicional al denominativo, el elemento predominante en uno y otro sea el denominativo…..” “…..El juez o examinador deberá entonces, determinar en cada caso cuál es el elemento que prevalece en una marca mixta….” “….Los criterios generales que según la doctrina pueden ser utilizados por el juzgador para analizar la existencia del riesgo de confusión, se han precisado en los siguientes términos: Regla 1La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por

las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas….” Aplicando los parámetros que sugiere tener en cuenta el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectos de hacer la comparación de los signos marcarios en conflicto, la Sala hace las siguientes precisiones: El signo de la actora, como ya se dijo, lo constituye una marca denominativa que corresponde a la expresión TOSTIS. La marca objeto del acto administrativo acusado es mixta, ya que está compuesta por una parte gráfica y un denominativa, así: La palabra TOSTY constituye el elemento común en ambas marcas; y aún cuando la parte denominativa en la marca de la actora se escribe con la vocal (i) y finaliza con (S), (“TOSTIS”); y la que es objeto de demanda utiliza al final la consonante (Y) (“TOSTY”), para efectos de su pronunciación no habría diferencia alguna, dado que el sonido de la S no es marcado. Ahora, como se advirtió en la interpretación prejudicial transcrita, al juez le corresponde determinar en cada caso cuál es el elemento predominante en una marca mixta, lo que hace suponer que podría ser tanto el gráfico como el denominativo. En el caso sub examine al efectuar la comparación de los signos marcarios controvertidos observa la Sala que el elemento predominante en la marca mixta demandada no lo constituye su parte gráfica, que no es la cuestionada, sino el

denominativo, como puede verse en el dibujo que antecede. En efecto, por la forma como están distribuidas las letras de la palabra “TOSTY” (en forma ascendente y descendente), además de su realce en tinta oscura, se vislumbra un predominio de lo denominativo frente a lo gráfico. No se trata de una simple expresión, que se pierde o desvanece al lado de un dibujo, sino de una expresión destacada dentro de la etiqueta, ubicada en un primer plano. Esta circunstancia incide para que haya riesgo de confusión. Por lo anterior, a juicio de la Sala, se evidencia el quebranto de las disposiciones comunitarias señaladas por la actora y, en consecuencia, debe accederse a las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DECLÁRASE la nulidad de la Resolución núm. 01006 de 29 de enero de 1998, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Inscríbase la parte resolutiva de esta sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 11 de octubre de 2001. OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Presidente Ausente con permiso

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MANUEL S. URUETA AYOLA