CE-11001-03-24-000-1999-05629-01(5629)-2003

DENOMINACION GENERICA, DESCRIPTIVA O USUAL - Irregistrabilidad al identificar la marca con el servicio: MISS CELEBRIDAD / PRINCIPIO DE IGUALDAD - Invulneración al haber registrado expresiones de uso común: la administración no está obligada a repetir errores / EXPRESIONES DE USO COMUN - Inapropiabilidad La Superintendencia de Industria y comerció negó el registro por considerar que la expresión MISS BOLÍVAR carece de fuerza distintiva, por cuanto el pronombre MISS o Señorita, unido al nombre de un lugar geográfico, es la forma usual que emplean los certámenes de belleza para designar la concursante por ese Departamento. Consideró asimismo, que el elemento nominativo prevalece sobre el gráfico, dada la fuerza expresiva de las palabras, puesto que es el medio a través del cual el consumidor identifica y solicita en el mercado los servicios distinguidos con dicho signo. En la Sentencia de 26 de julio de 2001, que prohijó la Sentencia de 23 de mayo de 2002, la Sala controvirtió los argumentos de la actora con las siguientes consideraciones: “En cuanto a la pretendida violación del principio de igualdad, cargo que fundamenta la demandante en el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio registró como marcas las expresiones “Señorita Tolima Concurso Nacional de Belleza”, “Señorita Cundinamarca Concurso Nacional de Belleza” y “Señorita Magdalena Concurso Nacional de Belleza”, esta Corporación considera que si bien dicho hecho se encuentra probado, ello no desvirtúa la presunción de legalidad de los actos acusados, pues en este caso se

están controvirtiendo unas resoluciones diferentes a las que registraron las marcas citadas, debiéndose circunscribir esta Corporación al análisis de las en este proceso acusadas, amén de que es obligación de la entidad demandada estudiar en cado caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas, sin que el hecho de que eventualmente haya registrado como marcas expresiones o emblemas que no debieron serlo, signifique que debe continuar haciéndolo”. “...dicha expresión es usualmente utilizada para hacer referencia directa a los certámenes de belleza, los cuales son objeto de transmisiones televisivas y radiales que tienen mucha publicidad y constituyen verdaderos espectáculos de interés general, y en ellos participan todos los departamentos del país, razón por la cual no es posible restringir el uso de dicha expresión para que sea usada en forma exclusiva por el solicitante, ya que existen otras organizaciones a nivel nacional que también necesitan hacer uso de dicha expresión para la realización de sus eventos de belleza, por lo cual la marca solicitada MISS BOYACA no puede ser susceptible de apropiación por parte de un tercero, a pesar de que cuenta con un elemento gráfico, ya que el elemento más preponderante es el denominativo, dada la fuerza expresiva de las palabras, medio a través del cual el consumidor puede identificar y solicitar en el mercado los servicios distinguidos con dicho signo.»

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil tres (2003)

Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05629-01(5629)

Actora: MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA.

Demandado: LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA. promovió contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca MISS BOLIVAR (mixta), para distinguir los servicios comprendidos en la clase 41 Internacional.

I. LA DEMANDA MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA., domiciliada en Bogotá, mediante apoderado, presentó la siguiente demanda de nulidad y

restablecimiento del derecho, con las siguientes: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que se declare nula la Resolución 34074 de 18 de agosto de 1994, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca MISS BOLIVAR (mixta), para distinguir los servicios comprendidos en la clase 41 Internacional. 1.1.2. Que se declare nula la Resolución 23362 de 31 de octubre de 1996, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución anterior, confirmándola en todas sus partes. 1.1.3 Que se declare nula la Resolución 00722 de 26 de enero de 1999, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de

apelación interpuesto contra la Resolución 34074, confirmándola. 1.1.4. Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial. 1.1.5. Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca MISS BOLIVAR (mixta), para distinguir productos de la clase 41 del Decreto 755 de 1972. 1.2. Los Hechos  MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA., solicitó el registro de la marca MISS BOLIVAR (mixta), para distinguir los servicios comprendidos en la clase 41Internacional.  Mediante Resolución 34074 de 18 de agosto de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca MISS BOLIVAR (mixta), por considerarla incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que no cumplan con los requisitos exigidos por el artículo 81 ibídem, por no ser distintivo ya que el pronombre MISS o «señorita», unido al nombre de un lugar geográfico, es la denominación corriente que emplea la publicidad de los certámenes de belleza para identificar a las participantes que concursan en representación de las Regiones, Departamentos o Países.  La actora interpuso los recursos de reposición y apelación, argumentando que

los actos acusados únicamente consideraron el elemento nominativo conformado por la expresión MISS BOLIVAR por fuera de la etiqueta en que su registro se ha solicitado.  Mediante Resoluciones 23362 de 31 de octubre de 1996 y 00722 de 26 de enero de 1999, la entidad demandada resolvió los recursos interpuestos, confirmando la denegación del registro pues aunque admite que la marca solicitada es perceptible a través de los sentidos y susceptible de representación gráfica, no es distintiva pues es de uso común o usual para distinguir los servicios de la clase 41, no siendo, en consecuencia, susceptible de apropiación por un tercero. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora plantea que los actos acusados violan las siguientes normas comunitarias, constitucionales y legales: 1.3.1. El artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, pues la Superintendencia de Industria y Comercio erró al considerar que se reivindicaba propiedad sobre la expresión MISS BOLIVAR, omitiendo considerar los restantes elementos esenciales de la etiqueta solicitada en registro. La marca solicitada no está incursa en causal alguna de irregistrabilidad, toda vez que su elemento preponderante es el gráfico compuesto por la figura que aparece en la etiqueta, el cual no se puede separar ni ignorar. La expresión MISS BOLIVAR es secundaria ya que sólo indica el Departamento al cual pertenece la representante que participa en dicho evento. Al efectuar el examen de registrabilidad de la marca, la Superintendencia de Industria y Comercio debe desplegar toda su capacidad analítica y reflexiva para

determinar el carácter novedoso de un signo que se pretende registrar, sin limitarse solamente al análisis gramatical de la palabra o la simple expresión que compone el signo. El signo mixto MISS BOLIVAR (etiqueta) comprende en la parte superior una figura de mujer con sus extremidades extendidas formando con ésta una media luna que simula un grano de café abierto que entra a cubrirla hasta su tronco. Todo este conjunto se encuentra dentro de un prisma de ocho lados con un parecido a una esmeralda tallada. Debajo se encuentra la expresión MISS BOLÍVAR. Según se infiere de esta descripción, el signo es novedoso en su presentación gráfica, pues se compone de especiales combinaciones de figuras. En el contexto de la etiqueta, los vocablos MISS BOLIVAR no son elementos esenciales ya que el elemento que se destaca visualmente en la etiqueta es la FIGURA. El tipo de letra y el tamaño de la expresión que acompaña la figura, carece de cualquier aspecto que lo acentúe razón por la que no es dable sostener que la actora pretenda identificar con esa expresión los servicios comprendidos en la Clase 41 Internacional, siendo que la forma y diseño de la etiqueta deja de lado la expresión al presentar en forma destacada la figura que es la que identifica el concurso como tal. Insiste en que el elemento gráfico es definitivo, ya que tiene prioridad frente al nominativo, teniendo en cuenta su tamaño, novedad, colocación, y que como se precisó, el término BOLIVAR es de uso común o usual. 1.3.3. Se vulneraron los artículos 13 de la Constitución Política y 3º, inciso 6º, del CCA., porque la entidad demandada desconoció el principio de igualdad, ya que

en otras oportunidades ha concedido registros de marcas cuyo elemento denominativo corresponde al nombre de Colombia (Miss Colombia, Señorita Bolívar Concurso Nacional de Belleza).

II. CONTESTACION DE LA DEMANDA El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda, pues considera que no ha incurrido en la violación de las normas invocadas por la actora, ya que los actos acusados se expidieron válidamente pues el registro solicitado esta incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 82, literal d) de la Decisión 344.

III. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado manifestó que se atiene a la interpretación prejudicial que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo multilateral.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSION 4.1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio insistió en la legalidad de los actos acusados y en la irregistrabilidad de la marca MISS BOLIVAR (mixta) para distinguir los servicios de la clase 41.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Los actos acusados denegaron la solicitud del registro de la marca MISS BOLÍVAR que corresponde a la siguiente etiqueta: La marca se solicitó para distinguir servicios de educación y esparcimiento, en especial organizar y realizar programas, eventos, espectáculos, concursos, transmisiones de radio y TV, publicidad en general, comprendidos en la clase 41

Internacional. La Superintendencia de Industria y comerció negó el registro por considerar que

la expresión MISS BOLÍVAR carece de fuerza distintiva, por cuanto el pronombre MISS o Señorita, unido al nombre de un lugar geográfico, es la forma usual que emplean los certámenes de belleza para designar la concursante por ese Departamento. Consideró asimismo, que el elemento nominativo prevalece sobre el gráfico, dada la fuerza expresiva de las palabras, puesto que es el medio a través del cual el consumidor identifica y solicita en el mercado los servicios distinguidos con dicho signo. Las decisiones denegatorias se fundamentaron en las siguientes normas de la Decisión 344: «Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. «Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior. ...» La actora describe el signo solicitado, en la siguiente forma: «....El signo mixto MISS BOLÍVAR, consistente en una etiqueta con la figura de una mujer con sus extremidades extendidas formando con éstas una media luna que simula un grano de café abierto y que entra a cubrirla hasta su tronco conjunto se encuentra dentro de un prisma de ocho lados con un parecido a una esmeralda tallada.» A los efectos de este fallo, importa señalar que con ocasión de acciones que la actora en este proceso interpuso contra actos denegatorios del registro de la

etiqueta que suscita el presente proceso, que diferían del sub-iudice en relación con el nombre del Departamento identificado por el elemento nominativo, la Sala tuvo oportunidad de pronunciarse en relación con los argumentos que en el presente nuevamente aduce en aras de la prosperidad de su pretensión, razón por la que es del caso reiterar las Consideraciones que en las pasadas ocasiones expuso al desestimar la argumentación de la actora. Así, en la Sentencia de 26 de julio de 20011, que prohijó la Sentencia de 23 de mayo de 20022, la Sala controvirtió los argumentos de la actora con las siguientes consideraciones: «... El certificado de existencia y representación legal de la sociedad actora ... certifica que su objeto social es:

«LA CELEBRACIÓN DE CONCURSOS DE BELLEZA Y MODELAJE, TODA

CLASE DE EVENTOS PROMOCIONALES, PUBLICITARIOS Y/O

BENÉFICOS, ACTIVIDADES COMERCIALES COMO VENDER, ADQUIIR,

SER GARANTE, SER SOCIOS, ACCIONISTAS DE SOCIEDADES O

PERSONAS DE CAPITAL CON OBJETO SOCIAL COMPLEMENTARIO, Y EN

1 Expediente 5631, Consejera Ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero. 2 Expediente 5630, Consejero Ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola. GENERAL CELEBRAR TODOS LOS ACTOS PARA LA CABAL REALIZACIÓN DE SU OBJETO PRINCIPAL..» Pues bien, a juicio de esta Corporación no le asiste razón a la parte actora cuando afirma que estudiado en conjunto el signo cuyo registro como marca fue negado se evidencia que en él predomina el emblema o figura y que la

expresión “MISS BOYACA” es accesoria, dado que de acuerdo con la misma solicitud, con lo expresado por aquélla en la demanda y con su objeto social, lo que pretende el signo en cuestión es distinguir concursos de belleza y, particularmente, con la expresión a registrar, pretende identificar a la representante del Departamento de Boyacá al concurso Miss Mundo Colombia, lo cual no es posible, dado que, como lo afirmó la entidad demandada, la expresión en cuestión es usualmente usada por otras organizaciones o empresas que también llevan a cabo eventos de tal naturaleza, lo cual la hace inapropiable. De otra parte, sostiene la actora que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina debe excluirse del examen el término ”MISS BOYACA”, por ser de uso común o usual y no cumplir, por lo tanto, con función marcaria alguna, frente a lo cual la Sala observa que, precisamente, por ser de uso común o usual no podía ser registrada la expresión en cuestión, no obstante lo cual tampoco podía centrarse el estudio de la marca en el emblema, pues, como ya se dijo, lo que pretende la actora es distinguir los eventos o concursos donde se elija la representante del departamento en cuestión, prueba de ello es que en esta misma Sección cursan otras demandas contra las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las cuales negó también el registro, por ejemplo, de las marcas “MISS CAUCA”, “MISS CALDAS”, MISS TOLIMA” (expedientes núms. 5635, 5636, 5637, respectivamente), todas ellas

acompañadas de la misma figura que acompaña a la marca aquí cuestionada, figura que, dicho sea de paso, acompañada de la expresión “MISS COLOMBIA INTERCLUBES” (etiqueta), constituye una marca registrada a favor de Producciones Universo Limitada, para distinguir los servicios comprendidos en la clase 41 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972. En cuanto a la pretendida violación del principio de igualdad, cargo que fundamenta la demandante en el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio registró como marcas las expresiones “SEÑORITA

TOLIMA CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA”, “SEÑORITA

CUNDINAMARCA CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA” y “SEÑORITA MAGDALENA CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA”, esta Corporación considera que si bien dicho hecho se encuentra probado a folios 182, 184 y 186 del expediente, ello no desvirtúa la presunción de legalidad de los actos acusados, pues en este caso se están controvirtiendo unas resoluciones diferentes a las que registraron las marcas citadas, debiéndose circunscribir esta Corporación al análisis de las en este proceso acusadas, amén de que es obligación de la entidad demandada estudiar en cado caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas, sin que el hecho de que eventualmente haya registrado como marcas expresiones o emblemas que no debieron serlo, signifique que debe continuar haciéndolo. Frente al alegado desconocimiento del principio de imparcialidad del que deben gozar las actuaciones de las autoridades administrativas la Sala observa que no lo fue, ya que al carecer la marca solicitada de la fuerza distintiva necesaria

para identificar los servicios por ella prestados, por pretender registrar una expresión común, es indudable que no podía ser concedido su registro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81 y 82, literales a) y d), de la Decisión 344. Así las cosas, la Sala concluye que no obstante que la marca mixta “MISS BOYACA”(etiqueta) se encuentra acompañada del emblema descrito al inicio de estas consideraciones, ello no le otorga suficiente distintividad al signo, pues tal y como lo sostuvo la entidad demandada en la resolución que resolvió el recurso de apelación , “En el análisis de la aplicabilidad de la causal en estudio, la administración considera que la marca solicitada MISS BOYACA no cumple con los requisitos necesarios, de conformidad con las normas antes señaladas, para ser considerada como marca, ya que es claro que a pesar de que es perceptible a través de los sentidos y susceptible de representación gráfica, en cuanto al aspecto relativo a la distintividad, este Despacho considera que la marca solicitada MISS BOYACA no es distintiva y puede ser considerada como de uso común o usual, para distinguir los servicios de la clase 41 que pretende amparar el solicitante con dicho signo, tales como educación y esparcimiento, en especial organizar y realizar programas, eventos, espectáculos, concursos, transmisiones de radio y T.V., publicidad en general, ya que dicha expresión es usualmente utilizada para hacer referencia directa a los certámenes de belleza, los cuales son objeto de transmisiones televisivas y radiales que tienen mucha publicidad y constituyen verdaderos espectáculos de interés general, y en ellos participan todos los departamentos del país,

razón por la cual no es posible restringir el uso de dicha expresión para que sea usada en forma exclusiva por el solicitante, ya que existen otras organizaciones a nivel nacional que también necesitan hacer uso de dicha expresión para la realización de sus eventos de belleza, por lo cual la marca solicitada MISS BOYACA no puede ser susceptible de apropiación por parte de un tercero, a pesar de que cuenta con un elemento gráfico, ya que el elemento más preponderante es el denominativo, dada la fuerza expresiva de las palabras, medio a través del cual el consumidor puede identificar y solicitar en el mercado los servicios distinguidos con dicho signo.» Con fundamento en las consideraciones expuestas, se impone negar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado. Cópiese, notifíquese y cúmplase. La anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 6 de febrero de 2003.

MANUEL S. URUETA AYOLA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO