CE-11001-03-24-000-1999-05630-01(5630)-2002

MARCAS - Irregistrabilidad de MISS BOYACÁ por expresión de uso común o usual carente de distintividad / EXPRESIÓN DE USO COMUN O USUAL - Lo es MISS BOYACÁ / MISS BOYACÁ - Irregistrabilidad por ser expresión de uso común o usual La Sala, en sentencia de 26 de julio de 2001, expediente Núm. 5631, consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero, en proceso promovido por la misma sociedad, con cargos idénticos, estudió una situación igual a la del sub lite, en la cual la única diferencia es el nombre del departamento escogido para la marca, como que en aquél caso el signo que se pretendió registrar fue el de MISS BOYACA, puesto que la parte gráfica es idéntica, de suerte que esa diferencia es irrelevante, por lo tanto no obsta para tener como iguales ambas situaciones y, en consecuencia, dar como resuelta la presente controversia con fundamento en las consideraciones de la citada sentencia, de las que se concluyó lo siguiente: “ ... Pues bien, a juicio de esta Corporación no le asiste razón a la parte actora cuando afirma que estudiado en conjunto el signo cuyo registro como marca fue negado se evidencia que en él predomina el emblema o figura y que la expresión “MISS BOYACA” es accesoria, dado que de acuerdo con la misma solicitud, con lo expresado por aquélla en la demanda y con su objeto social, lo que pretende el signo en cuestión es distinguir concursos de belleza y, particularmente, con la expresión a registrar, pretende identificar a la representante del Departamento de Boyacá al concurso Miss Mundo Colombia, lo cual no es posible, dado que, como

lo afirmó la entidad demandada, la expresión en cuestión es usualmente usada por otras organizaciones o empresas que también llevan a cabo eventos de tal naturaleza, lo cual la hace inapropiable. De otra parte, sostiene la actora que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina debe excluirse del examen el término ”MISS BOYACA”, por ser de uso común o usual y no cumplir, por lo tanto, con función marcaria alguna, frente a lo cual la Sala observa que, precisamente, por ser de uso común o usual no podía ser registrada la expresión en cuestión, no obstante lo cual tampoco podía centrarse el estudio de la marca en el emblema, pues, como ya se dijo, lo que pretende la actora es distinguir los eventos o concursos donde se elija la representante del departamento en cuestión, prueba de ello es que en esta misma Sección cursan otras demandas contra las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las cuales negó también el registro, por ejemplo, de las marcas “MISS CAUCA”, “MISS CALDAS”, MISS TOLIMA” (expedientes núms. 5635, 5636, 5637, respectivamente), todas ellas acompañadas de la misma figura que acompaña a la marca aquí cuestionada, figura que, dicho sea de paso, acompañada de la expresión “MISS COLOMBIA INTERCLUBES” (etiqueta), constituye una marca registrada a favor de Producciones Universo Limitada, para distinguir los servicios comprendidos en la clase 41 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 . La decisión de negar la solicitud de registro de la marca MISS VALLE atiende así lo prescrito por los artículos 81 y 82, literales a), de la Decisión de 344

de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debido a que, según se anotó, no es distintivo frente a los otros eventos de concursos de belleza en el territorio nacional.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de mayo del dos mil dos (2002) Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05630-01(5630)

Actor: MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide el presente proceso de única instancia, promovido por la sociedad MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, por haberle negado el registro de un signo como marca.

I.- LA DEMANDA La sociedad MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA., invocando el artículo 85 del C.C.A., pide que se acceda a las siguientes: I.1. Pretensiones Que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 34057 de 18 de agosto de 1994, por la cual se niega el registro de la marca Miss Valle, solicitada por ella para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza; 23346 de 31 de octubre de 1996 y 01678 de 9 de febrero de 1999, por las cuales, en su orden, se resolvieron los recursos de reposición y

apelación interpuestos contra la primera resolución mencionada, en el sentido de confirmarla. Que, consecuentemente y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia demandada concederle el registro de la marca que le fue negada. I.2. Hechos y omisiones de la demanda La sociedad Miss Celebridad Colombia Internacional Ltda. solicitó el registro de la marca (etiqueta) Miss Valle mixta, para distinguir productos de la clase 41 del Decreto 755 de 1972. La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 34057 de 18 de agosto de 1994, por medio de la cual negó el registro de la marca solicitada, con el argumento de que la misma encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por carecer de la suficiente fuerza distintiva para distinguir los servicios que se pretenden comercializar a través de la misma. Contra la resolución antes mencionada se interpusieron los recursos de reposición y apelación, el primero de los cuales fue resuelto mediante la Resolución núm. 23346 de 31 de octubre de 1996, confirmando la resolución impugnada y concediendo el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, funcionario que, mediante Resolución núm. 01678 de 9 de febrero de 1999, confirmó la citada Resolución núm. 34057 de 18 de agosto de 1994 y declaró agotada la vía gubernativa. A juicio de la sociedad actora hubo una apresurada decisión, ya que sólo se tuvo en cuenta la expresión Miss Valle, sin considerar todo el conjunto que forma el

signo solicitado, pues no es una marca simplemente nominativa, sino que viene acompañada de una etiqueta, lo que hace que sea distintiva. I.3. Normas violadas y concepto de la violación Se invocan como normas violadas los artículos 81 y 82, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 13 de la Constitución Política, en concordancia con el inciso sexto del artículo 3, del Código Contencioso Administrativo, por cuanto la solicitud de registro del signo mixto MISS VALLE cumplía con los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena; la demandada erró al considerar que con el registro se reivindicaba propiedad sobre dicha expresión, haciendo abstracción de los elementos esenciales de la figura que contiene la etiqueta, una mujer que simula con sus piernas extendidas un grano de café abierto, dentro de un prisma que semeja una esmeralda tallada, de modo que la parte gráfica, incluyendo el tipo y tamaño de letra que acompaña la figura, es la principal del signo y predomina sobre la parte denominativa. Por lo anterior, el signo no incurría en causal de irregistrabilidad, amén de que la expresión MISS VALLE sólo indica el departamento al cual pertenece la representante que participa en el evento MISS MUNDO COLOMBIA, lo cual la hace un elemento accesorio. Cita diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de esta Sala, relacionados con el registro de marcas mixtas. La violación del artículo 13 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 3º del C.C.A., fue violado porque se desconoció el principio de igualdad

de la actora, al negarle el registro en mención, habiendo concedido en otras ocasiones registros de marcas con signos que corresponden al nombre de Colombia, tales como Miss Colombia, Señorita Valle Concurso Nacional de Belleza, Señorita Magdalena Concurso Nacional de Belleza, etc. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones de nulidad; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias, y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción, visibles a folios 89 a 143. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION IV.1. La entidad demandada fue la única que se manifestó en esta oportunidad procesal, reiterando que se opone a las pretensiones de la demanda e insiste en las razones de defensa que expuso en su contestación y, en virtud de ellas, concluye que las resoluciones demandadas no son nulas, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas, y no

viola normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante (folios 179 a 183). IV.2. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación manifiesta que se atiene a los términos de la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso (folio 184). V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, concluye que: “Primero. Un signo para que sea registrable como marca, debe cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios vertidos en la presente sentencia. Segundo. Ningún signo que se ajuste a las causales de irregistrabilidad del artículo 82 puede ser objeto de registro. Para analizar sus elementos el examinador aplicará las reglas recogidas en la jurisprudencia para la comparación de signos. Tercero. El elemento dominante en un signo, no excluye o aminora la importancia de los demás elementos que conforman la marca, solo acentúa más las semejanzas o diferencias que pueda tener con otro u otros signos. Cuarto. No son registrables los signos que contengan denominaciones genéricas o descriptivas, como las denominaciones que se refieren a lugares geográficos, ya que su uso es común para la colectividad y no puede ser exclusivo de un particular a título de marca”. VI.- CONSIDERACIONES VI.1. La cuestión de fondo Se persigue la nulidad de la Resolución núm. 34057 de 18 de agosto de 1994, por

medio de la cual se negó el registro de la marca solicitada, así como de las resoluciones confirmatorias de la misma, porque, en síntesis, sólo se tuvo en cuenta la expresión Miss Valle, sin considerar todo el conjunto que forma el signo solicitado, pues no es una marca simplemente nominativa, sino que viene acompañada de una etiqueta, lo que hace que sea distintiva. Sobre este aspecto, la Resolución núm. 005579 de 1997 expuso, en resumen, que la marca es irregistrable por la causal consagrada en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por no cumplir con los requisitos del artículo 81 ibídem, al carecer de la suficiente fuerza distintiva para distinguir los servicios que se pretenden comercializar a través de la misma con respecto a los certámenes de belleza. V.I.2. Examen de los cargos El texto de las normas de la Decisión 344 en que se sustentó el acto acusado, señala: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior.” El signo objeto de la solicitud de registro denegada presenta las siguientes características, según la descripción que del mismo hace la actora: “El registro de la marca “MISS VALLE”, consistente en una

etiqueta que comprende la expresión Miss Valle, y en la parte superior una figura de mujer con sus extremidades superiores extendidas formando con éstas una media luna que simula un grano de café abierto y que entra a cubrirla hasta su tronco. Todo este conjunto se encuentra dentro de un prisma de ocho lados con un parecido a una esmeralda tallada. Conjunto que se podrá utilizar en cualquier tamaño, color o combinación de colores y en cualquier tipo de letras. Marca que se emplea para distinguir los servicios de la Clase 41 del Decreto 755 de 1972 a saber: ‘Educación y esparcimiento, en especial organizar y realizar programas, eventos, espectáculos, concursos, transmisiones de radio y T.V. Publicidad en General’” (folio 90 ). La Sala, en sentencia de 26 de julio de 2001, expediente Núm. 5631, consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero, en proceso promovido por la misma sociedad, con cargos idénticos, estudió una situación igual a la del sub lite, en la cual la única diferencia es el nombre del departamento escogido para la marca, como que en aquél caso el signo que se pretendió registrar fue el de MISS BOYACA, puesto que la parte gráfica es idéntica, de suerte que esa diferencia es irrelevante, por lo tanto no obsta para tener como iguales ambas situaciones y, en consecuencia, dar como resuelta la presente controversia con fundamento en las consideraciones de la citada sentencia, de las que se concluyó lo siguiente: “..., a folio 15 obra el certificado de existencia y representación legal de la sociedad actora, en el que se certifica que su objeto social es:

“LA CELEBRACIÓN DE CONCURSOS DE BELLEZA Y

MODELAJE, TODA CLASE DE EVENTOS

PROMOCIONALES, PUBLICITARIOS Y/O BENÉFICOS,

ACTIVIDADES COMERCIALES COMO VENDER, ADQUIIR,

SER GARANTE, SER SOCIOS, ACCIONISTAS DE

SOCIEDADES O PERSONAS DE CAPITAL CON OBJETO

SOCIAL COMPLEMENTARIO, Y EN GENERAL CELEBRAR

TODOS LOS ACTOS PARA LA CABAL REALIZACIÓN DE SU

OBJETO PRINCIPAL”.

Pues bien, a juicio de esta Corporación no le asiste razón a la parte actora cuando afirma que estudiado en conjunto el signo cuyo registro como marca fue negado se evidencia que en él predomina el emblema o figura y que la expresión “MISS BOYACA” es accesoria, dado que de acuerdo con la misma solicitud, con lo expresado por aquélla en la demanda y con su objeto social, lo que pretende el signo en cuestión es distinguir concursos de belleza y, particularmente, con la expresión a registrar, pretende identificar a la representante del Departamento de Boyacá al concurso Miss Mundo Colombia, lo cual no es posible, dado que, como lo afirmó la entidad demandada, la expresión en cuestión es usualmente usada por otras organizaciones o empresas que también llevan a cabo eventos de tal naturaleza, lo cual la hace inapropiable. De otra parte, sostiene la actora que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina debe excluirse del examen el término ”MISS BOYACA”, por ser de uso común o usual y no cumplir, por lo tanto, con función marcaria alguna, frente a lo cual la Sala observa que,

precisamente, por ser de uso común o usual no podía ser registrada la expresión en cuestión, no obstante lo cual tampoco podía centrarse el estudio de la marca en el emblema, pues, como ya se dijo, lo que pretende la actora es distinguir los eventos o concursos donde se elija la representante del departamento en cuestión, prueba de ello es que en esta misma Sección cursan otras demandas contra las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las cuales negó también el registro, por ejemplo, de las marcas “MISS CAUCA”, “MISS CALDAS”, MISS TOLIMA” (expedientes núms. 5635, 5636, 5637, respectivamente), todas ellas acompañadas de la misma figura que acompaña a la marca aquí cuestionada, figura que, dicho sea de paso, acompañada de la expresión “MISS COLOMBIA INTERCLUBES” (etiqueta), constituye una marca registrada a favor de Producciones Universo Limitada, para distinguir los servicios comprendidos en la clase 41 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 (folio 167). En cuanto a la pretendida violación del principio de igualdad, cargo que fundamenta la demandante en el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio registró como marcas las expresiones “SEÑORITA TOLIMA CONCURSO

NACIONAL DE BELLEZA”, “SEÑORITA CUNDINAMARCA

CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA” y “SEÑORITA MAGDALENA CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA”, esta Corporación considera que si bien dicho hecho se encuentra probado a folios 182, 184 y 186 del expediente, ello no

desvirtúa la presunción de legalidad de los actos acusados, pues en este caso se están controvirtiendo unas resoluciones diferentes a las que registraron las marcas citadas, debiéndose circunscribir esta Corporación al análisis de las en este proceso acusadas, amén de que es obligación de la entidad demandada estudiar en cado caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas, sin que el hecho de que eventualmente haya registrado como marcas expresiones o emblemas que no debieron serlo, signifique que debe continuar haciéndolo. Frente al alegado desconocimiento del principio de imparcialidad del que deben gozar las actuaciones de las autoridades administrativas la Sala observa que no lo fue, ya que al carecer la marca solicitada de la fuerza distintiva necesaria para identificar los servicios por ella prestados, por pretender registrar una expresión común, es indudable que no podía ser concedido su registro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81 y 82, literales a) y d), de la Decisión 344. Así las cosas, la Sala concluye que no obstante que la marca mixta “MISS BOYACA”(etiqueta) se encuentra acompañada del emblema descrito al inicio de estas consideraciones, ello no le otorga suficiente distintividad al signo, pues tal y como lo sostuvo la entidad demandada en la resolución que resolvió el recurso de apelación , “En el análisis de la aplicabilidad de la causal en estudio, la administración considera que la marca solicitada MISS BOYACA no cumple con los requisitos necesarios, de conformidad con las normas antes señaladas, para ser considerada como marca, ya que es claro que a

pesar de que es perceptible a través de los sentidos y susceptible de representación gráfica, en cuanto al aspecto relativo a la distintividad, este Despacho considera que la marca solicitada MISS BOYACA no es distintiva y puede ser considerada como de uso común o usual, para distinguir los servicios de la clase 41 que pretende amparar el solicitante con dicho signo, tales como educación y esparcimiento, en especial organizar y realizar programas, eventos, espectáculos, concursos, transmisiones de radio y T.V., publicidad en general, ya que dicha expresión es usualmente utilizada para hacer referencia directa a los certámenes de belleza, los cuales son objeto de transmisiones televisivas y radiales que tienen mucha publicidad y constituyen verdaderos espectáculos de interés general, y en ellos participan todos los departamentos del país, razón por la cual no es posible restringir el uso de dicha expresión para que sea usada en forma exclusiva por el solicitante, ya que existen otras organizaciones a nivel nacional que también necesitan hacer uso de dicha expresión para la realización de sus eventos de belleza, por lo cual la marca solicitada MISS BOYACA no puede ser susceptible de apropiación por parte de un tercero, a pesar de que cuenta con un elemento gráfico, ya que el elemento más preponderante es el denominativo, dada la fuerza expresiva de las palabras, medio a través del cual el consumidor puede identificar y solicitar en el mercado los servicios distinguidos con dicho signo”. La decisión de negar la solicitud de registro de la marca MISS VALLE atiende así lo prescrito por los artículos 81 y 82, literales a), de la Decisión de 344 de la

Comisión del Acuerdo de Cartagena, debido a que, según se anotó, no es distintivo frente a los otros eventos de concursos de belleza en el territorio nacional. En consecuencia, los cargos analizados no tienen vocación de prosperar, puesto que el acto acusado fue proferido en armonía con las normas invocadas como violadas, por lo cual se negarán las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 23 de mayo del 2002.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA