CE-11001-03-24-000-1999-05639-01(5639)-2002

MISS QUINDÍO - Irregistrabilidad de marca por ser expresión de uso común o usual que no le da distintividad / SIGNO DE USO COMUN O USUALInapropiabilidad e irregistrabilidad / MISS - Expresión usualmente utilizada para certámenes de belleza Cabe advertir que la Sala, en sentencias de 26 de julio de 2001, expediente núm. 5631, consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero y de 23 de mayo de 2002, expediente núm. 5630, Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola, en acciones promovidas por la misma sociedad demandante en este proceso, frente a cargos idénticos, estudió la situación planteada, en la cual la única diferencia es el nombre del Departamento escogido para la marca, que en aquellos lo fue MISS BOYACA y MISS VALLE, puesto que la parte gráfica es idéntica, por lo que en esta oportunidad se remite a lo allí expuesto para reiterarlo. En efecto, dijo la Sala en la primera sentencia citada, prohijada en la segunda de las mencionadas: De otra parte, sostiene la actora que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina debe excluirse del examen el término ”MISS BOYACA”, por ser de uso común o usual y no cumplir, por lo tanto, con función marcaria alguna, frente a lo cual la Sala observa que, precisamente, por ser de uso común o usual no podía ser registrada la expresión en cuestión, no obstante lo cual tampoco podía centrarse el estudio de la marca en el emblema, pues, como ya se dijo, lo que pretende la actora es distinguir los

eventos o concursos donde se elija la representante del departamento en cuestión, prueba de ello es que en esta misma Sección cursan otras demandas contra las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las cuales negó también el registro, por ejemplo, de las marcas “MISS CAUCA”, “MISS CALDAS”, MISS TOLIMA” (expedientes núms. 5635, 5636, 5637, respectivamente), todas ellas acompañadas de la misma figura que acompaña a la marca aquí cuestionada, figura que, dicho sea de paso, acompañada de la expresión “MISS COLOMBIA INTERCLUBES” (etiqueta), constituye una marca registrada a favor de Producciones Universo Limitada, para distinguir los servicios comprendidos en la clase 41 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972”.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil dos (2002) Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05639-01(5639)

Actor: MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA, a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones

núms. 34073 de 18 de agosto de 1994, "POR LA CUAL SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA", 23363 de 31 de octubre de 1996, "POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION", expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 02276 de 18 de febrero de 1999, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: Sostiene que solicitó el registro de la marca (ETIQUETA) MISS QUINDIO mixta, para distinguir productos de la clase 41 del Decreto 755 de 1972; y que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 34073 de 18 de agosto de 1994, por medio de la cual negó dicho registro por considerar que se incurría en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que carecía de la suficiente fuerza distintiva. 2º: Expresa que contra la citada Resolución interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación; siendo resuelto el primero de ellos a través de la Resolución núm. 23363 de 31 de octubre de 1996, expedida por la Jefe de la

División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la resolución impugnada; y el segundo, mediante la Resolución núm. 02276 de 18 de febrero de 1999, que también confirmó dicha resolución. 3o: A su juicio, hubo una apresurada decisión, ya que solo se tuvo en cuenta la expresión MISS QUINDIO, sin considerar todo el conjunto que forma el signo solicitado pues, no es una marca simplemente nominativa, sino que viene acompañada de una etiqueta, lo que hace que sea distintiva. En apoyo de sus pretensiones adujo los siguientes cargos de violación: 1º: Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio erró al considerar que dentro del registro se reivindicaba propiedad sobre el término MISS QUINDIO, haciendo total abstracción de los elementos esenciales de la etiqueta consistente en la figura de una mujer con sus extremidades extendidas formando con éstas una media luna que simula un grano de café abierto y que entra a cubrirla hasta su tronco, conjunto que se encuentra dentro de un prisma de ocho lados simulando una esmeralda tallada. Que, por lo anterior, la marca solicitada no incurrió en causal de irregistrabilidad, toda vez que el distintivo principal de la misma es lo gráfico, es decir, la figura que aparece en la etiqueta, dado que la expresión MISS QUINDIO es un elemento accesorio, ya que sólo indica el Departamento al cual pertenece la representante que participa en dicho evento; que el elemento principal es el logotipo, que realmente

distingue la marca, razón por la cual no se puede separar ni ignorar como si éste no fuera la parte principal y preponderante del signo. 2º: Estima que se violó, el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio no desplegó toda la capacidad analítica y reflexiva para determinar el carácter novedoso del signo que se pretende registrar, ya que solo se limitó al análisis gramatical de la palabra. En su opinión, se debe tener en cuenta que el elemento que se destaca visualmente en la etiqueta es la figura, y la expresión QUINDIO es utilizada en forma secundaria; que la marca que se solicita deja de lado la expresión presentando en altos rasgos la figura, que es la que identifica el concurso como tal; que predomina el elemento gráfico sobre el denominativo, si se tiene en cuenta la composición de la figura, tal y como se demuestra en las portadas de revistas, invitaciones, tarjetas, etc., allegadas al expediente. Insiste en que en este caso el elemento gráfico es definitivo, ya que tiene prioridad frente al nominativo, teniendo en cuenta su tamaño, novedad, colocación, y más aún si, como se precisó, el término Miss Quindío es de uso común o usual. 3º: Manifiesta que se vulneraron los artículos 13 de la Carta Política y 3º, inciso 6º, del C.C.A., porque la demandada desconoció el principio de igualdad, ya que en otras oportunidades ha concedido registros de marcas cuyo elemento denominativo corresponde al nombre de Colombia ( Miss Colombia, Señorita

Quindío Concurso Nacional de Belleza, etc.). II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1-. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio-, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, en esencia, que no se ha incurrido en la violación de las normas invocadas en la demanda, pues los actos acusados se expidieron válidamente y se negó el registro solicitado ya que estaba incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 82, literal d) de la Decisión 344. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO En esta etapa procesal la Agencia del Ministerio Público guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Los actos acusados denegaron la solicitud del registro de la marca “MISS QUINDÍO”, para distinguir servicios de educación y esparcimiento, en especial organizar y realizar programas, eventos, espectáculos, concursos, transmisiones de radio y T.V., publicidad en general, servicios comprendidos en la clase 41 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972. Básicamente, la razón aducida en aquellos para denegar el registro lo fue que la expresión “MISS QUINDÍO” carece de suficiente fuerza distintiva, toda vez que el pronombre MISS o Señorita, unido al nombre de un lugar geográfico, no tiene la capacidad de distinguir los servicios que se pretenden comercializar a través del

signo, con respecto a los certámenes de belleza. Las normas de la Decisión 344, en que se sustentaron los actos acusados, señalan: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior.” La actora hace una descripción del signo solicitado, así: ....el signo mixto MISS QUINDIO, consistente en una etiqueta con la figura de una mujer con sus extremidades extendidas formando con éstas una media luna que simula un grano de café abierto y que entra a cubrirla hasta su tronco conjunto se encuentra dentro de un prisma de ocho lados con un parecido a una esmeralda tallada...” (folio 67 ). Cabe advertir que la Sala, en sentencias de 26 de julio de 2001, expediente núm. 5631, consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero y de 23 de mayo de 2002, expediente núm. 5630, Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola, en acciones promovidas por la misma sociedad demandante en este proceso, frente a cargos idénticos, estudió la situación planteada, en la cual la única diferencia es el nombre del Departamento escogido para la marca, que en aquellos lo fue MISS

BOYACA y MISS VALLE, puesto que la parte gráfica es idéntica, por lo que en esta oportunidad se remite a lo allí expuesto para reiterarlo. En efecto, dijo la Sala en la primera sentencia citada, prohijada en la segunda de las mencionadas: “..., a folio 15 obra el certificado de existencia y representación legal de la sociedad actora, en el que se certifica que su objeto social es:

“LA CELEBRACIÓN DE CONCURSOS DE BELLEZA Y

MODELAJE, TODA CLASE DE EVENTOS

PROMOCIONALES, PUBLICITARIOS Y/O BENÉFICOS,

ACTIVIDADES COMERCIALES COMO VENDER, ADQUIIR,

SER GARANTE, SER SOCIOS, ACCIONISTAS DE

SOCIEDADES O PERSONAS DE CAPITAL CON OBJETO

SOCIAL COMPLEMENTARIO, Y EN GENERAL CELEBRAR

TODOS LOS ACTOS PARA LA CABAL REALIZACIÓN DE SU

OBJETO PRINCIPAL”.

Pues bien, a juicio de esta Corporación no le asiste razón a la parte actora cuando afirma que estudiado en conjunto el signo cuyo registro como marca fue negado se evidencia que en él predomina el emblema o figura y que la expresión “MISS BOYACA” es accesoria, dado que de acuerdo con la misma solicitud, con lo expresado por aquélla en la demanda y con su objeto social, lo que pretende el signo en cuestión es distinguir concursos de belleza y, particularmente, con la expresión a registrar, pretende identificar a la representante del Departamento de Boyacá al concurso Miss Mundo Colombia, lo cual no es posible, dado que, como lo afirmó la entidad demandada, la expresión en cuestión es usualmente usada

por otras organizaciones o empresas que también llevan a cabo eventos de tal naturaleza, lo cual la hace inapropiable. De otra parte, sostiene la actora que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina debe excluirse del examen el término ”MISS BOYACA”, por ser de uso común o usual y no cumplir, por lo tanto, con función marcaria alguna, frente a lo cual la Sala observa que, precisamente, por ser de uso común o usual no podía ser registrada la expresión en cuestión, no obstante lo cual tampoco podía centrarse el estudio de la marca en el emblema, pues, como ya se dijo, lo que pretende la actora es distinguir los eventos o concursos donde se elija la representante del departamento en cuestión, prueba de ello es que en esta misma Sección cursan otras demandas contra las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las cuales negó también el registro, por ejemplo, de las marcas “MISS CAUCA”, “MISS CALDAS”, MISS TOLIMA” (expedientes núms. 5635, 5636, 5637, respectivamente), todas ellas acompañadas de la misma figura que acompaña a la marca aquí cuestionada, figura que, dicho sea de paso, acompañada de la expresión “MISS COLOMBIA INTERCLUBES” (etiqueta), constituye una marca registrada a favor de Producciones Universo Limitada, para distinguir los servicios comprendidos en la clase 41 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 (folio 167). En cuanto a la pretendida violación del principio de igualdad, cargo que fundamenta la demandante en el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio registró como

marcas las expresiones “SEÑORITA TOLIMA CONCURSO

NACIONAL DE BELLEZA”, “SEÑORITA CUNDINAMARCA

CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA” y “SEÑORITA MAGDALENA CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA”, esta Corporación considera que si bien dicho hecho se encuentra probado a folios 182, 184 y 186 del expediente, ello no desvirtúa la presunción de legalidad de los actos acusados, pues en este caso se están controvirtiendo unas resoluciones diferentes a las que registraron las marcas citadas, debiéndose circunscribir esta Corporación al análisis de las en este proceso acusadas, amén de que es obligación de la entidad demandada estudiar en cado caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas, sin que el hecho de que eventualmente haya registrado como marcas expresiones o emblemas que no debieron serlo, signifique que debe continuar haciéndolo. Frente al alegado desconocimiento del principio de imparcialidad del que deben gozar las actuaciones de las autoridades administrativas la Sala observa que no lo fue, ya que al carecer la marca solicitada de la fuerza distintiva necesaria para identificar los servicios por ella prestados, por pretender registrar una expresión común, es indudable que no podía ser concedido su registro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81 y 82, literales a) y d), de la Decisión 344. Así las cosas, la Sala concluye que no obstante que la marca mixta “MISS BOYACA”(etiqueta) se encuentra acompañada del emblema descrito al inicio de estas consideraciones, ello no le otorga suficiente distintividad al signo, pues tal y como lo

sostuvo la entidad demandada en la resolución que resolvió el recurso de apelación , “En el análisis de la aplicabilidad de la causal en estudio, la administración considera que la marca solicitada MISS BOYACA no cumple con los requisitos necesarios, de conformidad con las normas antes señaladas, para ser considerada como marca, ya que es claro que a pesar de que es perceptible a través de los sentidos y susceptible de representación gráfica, en cuanto al aspecto relativo a la distintividad, este Despacho considera que la marca solicitada MISS BOYACA no es distintiva y puede ser considerada como de uso común o usual, para distinguir los servicios de la clase 41 que pretende amparar el solicitante con dicho signo, tales como educación y esparcimiento, en especial organizar y realizar programas, eventos, espectáculos, concursos, transmisiones de radio y T.V., publicidad en general, ya que dicha expresión es usualmente utilizada para hacer referencia directa a los certámenes de belleza, los cuales son objeto de transmisiones televisivas y radiales que tienen mucha publicidad y constituyen verdaderos espectáculos de interés general, y en ellos participan todos los departamentos del país, razón por la cual no es posible restringir el uso de dicha expresión para que sea usada en forma exclusiva por el solicitante, ya que existen otras organizaciones a nivel nacional que también necesitan hacer uso de dicha expresión para la realización de sus eventos de belleza, por lo cual la marca solicitada MISS BOYACA no puede ser susceptible de apropiación por parte de un tercero, a pesar de que cuenta con un elemento gráfico, ya que el elemento más preponderante es el denominativo, dada la fuerza

expresiva de las palabras, medio a través del cual el consumidor puede identificar y solicitar en el mercado los servicios distinguidos con dicho signo”. En consecuencia, los cargos analizados no tienen vocación de prosperar, por lo cual se denegarán las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de julio de 2002.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA