CE-11001-03-24-000-1999-05677-01(5677)-2002

MARCAS DESCRIPTIVAS O USUALES - Concepto: designan o comunican cualidades de los bienes o servicios que se ofrecen / SIGNOS DESCRIPTIVOS - Irregistrabilidad por inducir en error o ser contrario a la libre competencia La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de la norma del Acuerdo de Cartagena, invocada en los cargos, concluye así: “2. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos o usuales cuando designan o comunican directamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. 3. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquel.” SIGNOS DESCRIPTIVOS - No le es “Doméstico” frente a pinturas, barnices y esmaltes de la 2ª. clase de la Clasificación Internacional de Niza / MARCA DESCRIPTIVA O USUAL - Al no describir sino el destino de los productos la marca “Doméstico” es irregistrable El problema de la litis radica en verificar si el signo DOMESTICO es descriptivo de los productos de la clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, y si, por consiguiente, está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el

artículo 82, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sobre el particular, la Sala examinó y resolvió dicho problema en la sentencia citada por la titular del registro acusado en el sub lite, de 14 de junio de 2001, consejero ponente doctor Manuel Santiago Urueta Ayola, proferida en el proceso radicado bajo el número 5477, dado también entre las partes del presente proceso, por el uso del mismo signo para distinguir los precitados productos y por cuestionamientos idénticos en ambos casos, con la única diferencia de que la marca ahora impugnada es mixta, en cuanto está compuesta por el signo DOMESTICO + GRAFICA, lo cual es irrelevante en el problema planteado, puesto que lo que cuestiona la actora es el uso de dicho signo o palabra, aunque ello impide la cosa juzgada debido que el acto demandado es distinto. Por lo tanto, la Sala no tiene sino que reiterar lo expresado al respecto en la providencia citada, a saber: “como lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que se pueda hablar de irregistrabilidad por la causal en estudio se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común del producto o servicio que se pretenda amparar mediante la marca, lo cual no acontece en el asunto sub exámine, pues las pinturas, barnices, resinas, esmaltes, etc., son productos que no son de uso exclusivo doméstico, tal y como se puede verificar a folio 240 del expediente, donde se dice, por ejemplo, que el Esmalte “DOMÉSTICO” puede ser usado en “La protección y decoración de

superficies metálicas y de madera... Para usos en ambientes interiores”, lo que implica que puede ser usado, tanto en el hogar, como en industrias, clínicas, oficinas, bodegas, etc. “... la doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo el formularse la pregunta de “cómo es el producto que se pretende registrar?”, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada por un consumidor medio es igual a la designación del producto, se determinará la naturaleza descriptiva de la denominación. La Sala, al hacerse dicha pregunta frente a los productos de la clase 2ª internacional, encuentra que no respondería “DOMÉSTICO”, sino, por ejemplo, brillante, mate, lavable, etc “ .. esta Corporación concluye que, la marca “DOMÉSTICO “ sí es registrable para los productos comprendidos en la clase 2ª internacional, ya que no describe exclusivamente el destino de los productos en cuestión.”

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D. C., veintidós (22) de noviembre del dos mil dos (2002) Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05677-01(5677)

Actor: COMPAÑIA QUÍMICA BORDEN S.A.

Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del C.C.A, interpuso la Compañía Química Borden S.A.

contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio.

I. - LA DEMANDA La Compañía Química Borden S.A., mediante apoderado, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A., solicita a la Sala, en proceso de única instancia, que acceda a las siguientes

I. 1. Pretensiones Que declare la nulidad de Resolución núm. 02479 de 19 de febrero de 1999, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo núm. 92 321457, mediante la cual se declaró infundada la observación por ella formulada a la solicitud de registro de la marca DOMÉSTICO

(mixta) y se concedió el registro de esa marca en favor de la Compañía Pintuco S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza. Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ordene a la Superintendencia demandada cancelar la inscripción como marca del signo DOMÉSTICO (mixta) en favor de la Compañía Pintuco S.A.

I. 2. Los hechos El 8 de mayo de 1990, la Compañía Pintuco S.A. solicitó el registro de la marca DOMÉSTICO (mixta ) para distinguir productos de la clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, entre los cuales se incluyen “colores, barnices, lacas, conservantes contra la herrumbe y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para

pintores, decoradores, impresores y artistas”, solicitud a la cual correspondió el expediente administrativo núm. 92 321.457. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la Compañía Química Borden S.A. formuló observación en su contra argumentando que el signo DOMÉSTICO, que aparece como predominante en la etiqueta, no puede ser registrado como marca porque constituye un signo descriptivo y, por ende, inapropiable para referirse al destino de los productos v. g. “uso doméstico”. Surtido el trámite de la oposición, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 24492 de 14 de noviembre de 1996, en donde reconoció la descriptividad del término DOMÉSTICO, por lo cual declaró fundada la observación formulada y negó su registro como marca dentro de una etiqueta. La Compañía Pintuco S.A. interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución antes mencionada, el primero de los cuales fue resuelto mediante la Resolución núm. 04800 de 19 de marzo de 1998, en el sentido de confirmarla. El recurso de apelación fue decidido por medio de la Resolución núm. 02479 de 19 de febrero de 1999, en el sentido de revocar la Resolución núm. 24492 de 14 de noviembre de 1996 y en su lugar se declaró infundada la observación formulada por la Compañía Química Borden S.A. y se concedió el registro, por

el término de diez (10) años, de la marca mixta DOMÉSTICO a favor de la Compañía Pintuco S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, como consecuencia de lo cual se expidió el Certificado de Registro núm. 219.883.

I. 3.- Normas violadas y concepto de su violación.

La demandante invoca como violados los artículos 81 y 82 literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por errónea interpretación debido a que la demandada hizo caso omiso de que estaba demostrado que el signo DOMESTICO no califica como marca para distinguir productos de la clase 2 en mención, toda vez que describe e indica las características y el destino de productos de esa clase, tales como pinturas, barnices y otros, de modo que hace referencia al destino de los mismos, por lo cual dicha palabra es descriptiva de tales productos, de allí que no puede ser utilizada en forma exclusiva como marca. No obstante ello, la Administración le dio, en forma equivocada, carácter distintivo. En respaldo de las anteriores razones cita varios pronunciamientos del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y de la doctrina sobre la descriptividad de los signos. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Superintendencia de Industria y Comercio y la firma beneficiaria del registro impugnado, Compañía Pintuco S.A., vinculada como tercero interesado al proceso, fueron notificadas de la admisión de la demanda, cuyos apoderados le dieron contestación oportuna, así:

II. 1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene

que con la expedición del acto administrativo acusado la entidad no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que el mismo se profirió de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias y que, la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

II. 2. Por su parte, la apoderada de la Compañía Pintuco S.A. se opone a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, solicitando que sean desestimadas por carecer de fundamento legal, por cuanto las argumentaciones de irregistrabilidad formuladas por la demandante se encuentran abstraídas tanto del contexto comercial real de comercialización de productos de la clase 2ª internacional, como del concepto de descriptividad regulado legalmente por el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena. III.- PRUEBAS Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV. 1. La sociedad actora sostiene que los argumentos en que sustenta la demanda no han sido desvirtuados por la demandada ni por la tercera interesada

en el proceso y cita una sentencia de 14 de junio de 2001 de esta Sala en cuanto hace a palabras del idioma vivo, como doméstico, y en la que se descalificó la palabra LASER para distinguir linternas, con base en lo cual controvierte la tesis del tercero interesado en el asunto en lo atinente a la existencia de registros de expresiones como casero, amén de que este signo está registrado para productos de la clase 21 ( utensilios pequeños de uso en el hogar ) y que de dos males no se hace un bien, pues si la administración se equivocó al conceder el registro de ésta no debe necesariamente permitírsele equivocarse nuevamente al conceder el registro DOMESTICO.

IV. 2. La entidad demandada retomó sus argumentos defensivos ya reseñados, incluyendo los antecedentes jurisprudenciales aportados en la contestación de la demanda, alusivos a los requisitos para el registro de marcas y a la confundibilidad de signos marcarios (folios 372 a 375).

IV. 3. La sociedad beneficiaria del acto insistió en que el acto demandado se ajusta a la normatividad vigente al momento de su expedición y que por ello deben negarse las pretensiones de la demanda. Al efecto defiende la idoneidad de la expresión DOMESTICO para identificar productos de la clase 2ª, y sostiene que la actora no aportó ninguna evidencia que respalde la descriptividad que le atribuye a esa expresión en relación con los productos que distingue, como sería algún elemento que permita al consumidor conocer el uso que se va a dar al producto o una de sus características esenciales, de suerte que no está probado el requisito que la jurisprudencia ha señalado como necesario para determinar la

descriptividad de un adjetivo, cual es el de que la cualidad expresada con ese adjetivo sea la esencial del producto. Al respecto cita, en extenso, las consideraciones de la sentencia de esta Sala de 14 de junio de 2001, expediente Núm. 5477, mediante la cual se decidió, negando las pretensiones, la demanda de nulidad incoada por la misma actora de este proceso, contra el acto administrativo que también le concedió el registro de la marca DOMESTICO, pero nominativa, para concluir que signo DOMESTICO + GRAFICA no es descriptivo de los productos que identifica, cumple los requisitos para su registro y no se encuentra incurso en ninguna causal de irregistrabilidad, ya que la palabra doméstico no guarda relación con el destino ni con la naturaleza de los mismos.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Primero Delegado ante la Sala se limitó a solicitar la interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda ( folio 324 ).

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de la norma del Acuerdo de Cartagena, invocada en los cargos, concluye así: “1. Un signo es susceptible de ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 aprobada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos

82 y 83 de la mencionada Decisión.

2. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos o usuales cuando designan o comunican directamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

3. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquel.”

VI. - DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes CONSIDERACIONES El problema de la litis radica en verificar si el signo DOMESTICO es descriptivo de los productos de la clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, como lo pretende la actora, y si, por consiguiente, está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 82, literal d), de la Decisión 344 de la

Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sobre el particular, la Sala examinó y resolvió dicho problema en la sentencia citada por la titular del registro acusado en el sub lite, de 14 de junio de 2001, consejero ponente doctor Manuel Santiago Urueta Ayola, proferida en el proceso radicado bajo el número 5477, dado también entre las partes del presente

proceso, por el uso del mismo signo para distinguir los precitados productos y por cuestionamientos idénticos en ambos casos, con la única diferencia de que la marca ahora impugnada es mixta, en cuanto está compuesta por el signo DOMESTICO + GRAFICA, lo cual es irrelevante en el problema planteado, puesto que lo que cuestiona la actora es el uso de dicho signo o palabra, aunque ello impide la cosa juzgada debido que el acto demandado es distinto. Por lo tanto, la Sala no tiene sino que reiterar lo expresado al respecto en la providencia citada, a saber: “Los productos que ampara la marca controvertida se encuentran comprendidos en la clase 2a de la Clasificación Internacional de Niza, y son los siguientes: colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores. Las normas de la Decisión 344 que la demandante considera violadas, prescriben: “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82. No podrán registrarse como marca los signos que: “a) … “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino,

el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”. Pues bien, debe entonces la Sala determinar si le asiste razón a la parte actora cuando afirma que el signo “DOMÉSTICO” no es registrable para amparar los productos de la clase 2ª internacional, por cuanto, a juicio de aquélla, describe e indica las características y el destino de los mismos, pues es usado por el comercio en general para indicar al consumidor que el producto o servicio es para ser usado en el hogar. El Diccionario de la Lengua Española define así el término DOMESTICO: “adj. Perteneciente o relativo a la casa u hogar. 2. Aplícase al animal que se cría en la compañía del hombre, a diferencia del que se cría salvaje.

3. Dícese del criado que sirve en una casa. 4. Ciclista que, en un equipo, tiene la misión de ayudar al corredor principal”.

Por su parte, algunos de los productos que ampara el signo “DOMÉSTICO” son definidos así por el Diccionario de la Lengua Española: “COLOR…3. Sustancia preparada para pintar o teñir”. “BARNIZ. Disolución de una o más sustancias resinosas en un líquido que al aire se volatiliza o se deseca. Con ello se da a las pinturas, maderas y otras cosas, con el objeto de preservarlas de la acción de la atmósfera, del polvo, etc. y para que adquieran lustre”. “LACA…5. Sustancia aluminosa coloreada que se emplea en la pintura”.

“RESINA. Sustancia sólida o de consistencia pastosa, insoluble en el agua, soluble en el alcohol y en los aceites esenciales, y capaz de arder en contacto con el aire. Obtiénese naturalmente como producto que fluye de varias plantas, y artificialmente por destilación de las trementinas”. “MORDIENTE… 2. Sustancia que en tintorería y otras artes sirve de intermedio eficaz para fijar los colores o panes de oro”. Como se observa, las anteriores definiciones no envuelven como característica de los productos en cuestión la de ser de uso para el hogar, razón por la cual no puede afirmarse que el consumidor medio, al escuchar la expresión “DOMÉSTICO”, identifique con la misma cualquiera de los productos amparados en la clase 2ª internacional. En efecto, como lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que se pueda hablar de irregistrabilidad por la causal en estudio se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común del producto o servicio que se pretenda amparar mediante la marca, lo cual no acontece en el asunto sub exámine, pues las pinturas, barnices, resinas, esmaltes, etc., son productos que no son de uso exclusivo doméstico, tal y como se puede verificar a folio 240 del expediente, donde se dice, por ejemplo, que el Esmalte “DOMÉSTICO” puede ser usado en “La protección y decoración de superficies metálicas y de madera, maquinarias y equipos, rejas, puertas, juguetes, accesorios, ventanas y zócalos. Para usos en ambientes interiores”, lo que implica que puede ser

usado, tanto en el hogar, como en industrias, clínicas, oficinas, bodegas, etc. Ahora bien, tanto el apoderado de la parte actora, como el de la tercera directa interesada en las resultas del proceso afirman que la doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo el formularse la pregunta de “cómo es el producto que se pretende registrar?”, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada por un consumidor medio es igual a la designación del producto, se determinará la naturaleza descriptiva de la denominación. La Sala, al hacerse dicha pregunta frente a los productos de la clase 2ª internacional, encuentra que no respondería “DOMÉSTICO”, sino, por ejemplo, brillante, mate, lavable, etc. Así las cosas, esta Corporación concluye que, tal y como lo determinó la Superintendencia de Industria y Comercio, la marca “DOMÉSTICO “ sí es registrable para los productos comprendidos en la clase 2ª internacional, pues además de reunir los requisitos de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y suficiente distintividad, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad a que alude la parte demandante, ya que no describe exclusivamente el destino de los productos en cuestión.” Las anteriores consideraciones son suficientes y válidas para decidir la litis en este proceso, que no puede ser de forma distinta a la del antes reseñado, esto es, negando las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta sentencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República

y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- NIEGANSE las pretensiones de la demanda. Segundo.- DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el día 22 de noviembre del 2002.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA