CE-11001-03-24-000-1999-05766-01(5766)-2001

IDENTIDAD MARCARIA - Existencia a nivel gráfico y fonético / BIMBORiesgo de confusión aunque ampare diferentes clases de productos / PRINCIPIO IN DUBIO PRO SIGNO PIORIRI - Aplicación Si se observan los signos utilizados para cada una de las marcas, se encuentra una asombrosa identidad, pues en ambos casos se utiliza el mismo elemento gráfico, conformado por un oso con gorro de cocinero acompañado de la palabra BIMBO; y, aunque en uno de los casos se agrega la palabra “Delicias” ello no hace sino corroborar que se trata de productos alimenticios, con lo cual el riesgo de confusión es evidente. El registro inicial concedido al señor Luis Antonio Alfonso se confirió para “productos de panadería, pastelería y confitería” de la Clase 22 del Decreto 1707 de 1931. Al llevarse a cabo la cesión de dicha marca a favor de la sociedad Central Impulsora S.A. de C.V. se hizo “para distinguir productos de la Clase 30“ del Decreto 755 de 1972, mientras que la marca en conflicto fue expedida para amparar “servicios”. En la Interpretación Prejudicial 98 IP-2000, se dejó consignado: “El error que produzca la comercialización de bienes y servicios con signos idénticos o que se asemejen, constituye el impedimento para el registro del segundo signo solicitado. La simple duda o la probabilidad de una confusión de que el segundo signo pueda causar ese fenómeno marcario, presta mérito suficiente para descartar el registro del signo posteriormente solicitado, en aplicación de los principios “in dubio pro signo pioriri”. En el caso de

las marcas BIMBO (mixtas) tanto de la sociedad demandante, como de la sociedad Bimbo Ltda., que están compuestas por una denominación y un gráfico representado por un oso con gorro de cocinero, es innegable la similitud del elemento gráfico y de la palabra utilizada en ambos casos “BIMBO”, lo que aumenta el riesgo de confusión para el consumidor, aunque hayan sido solicitadas para amparar productos de diferente clase, 30 y 42, en la práctica se confunden los productos con los servicios de una y otra clase.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., noviembre ocho (8) del dos mil uno (2001) Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05766-01(5766)

Actor: CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V., sociedad con domicilio en México, D.F.,en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., contra la Resolución Nos. 5489 del 21 de marzo de 1995, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que concedió el registro de la marca BIMBO (etiqueta), a favor de la Sociedad Bimbo Ltda.

I. ANTECEDENTES. a) Las Pretensiones de la Demanda.

La demanda instaurada busca la declaratoria de nulidad de la resolución citadas y que, como consecuencia de esa declaratoria, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dar aplicación al artículo 176 del C.C.A. y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. b. Los hechos de la demanda. Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes: El 19 de septiembre de 1962 el señor Luis Antonio Alfonso solicitó el registro como marca de la expresión BIMBO (etiqueta) la cual fue concedida mediante Resolución 223 del 26 de junio del mismo año, para distinguir los productos “Panadería, Pastelería y Confitería”; comprendidos en la Clase 22 del Decreto 1707 de 1931, por el término de diez años. La marca BIMBO (mixta), certificado de registro 54.334, se ha venido renovando en el tiempo sin perder su continuidad, para distinguir los mismos productos (hoy de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza) y en la actualidad se encuentra vigente hasta el 30 de julio de 2003. El señor Luis Antonio Alfonso cedió a la sociedad Central Impulsora S.A. de C.V., a título de venta y sin limitación alguna, los derechos que tenía sobre la marca BIMBO (etiqueta). Como consecuencia de esta cesión, la sociedad compradora le solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio la anotación del traspaso a su favor en el certificado 54.334 y mediante Resolución 0961 del 30 de enero de

1996, se ordenó la inscripción en el registro de la Propiedad Industrial del traspaso de la marca BIMBO (mixta) para distinguir productos de la clase 30. El 17 de noviembre de 1993, la sociedad BIMBO Ltda., con domicilio en la ciudad de Cartagena, presentó solicitud de registro de la marca BIMBO (etiqueta) para distinguir “Los servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida, por hoteles, pensiones, campamentos turísticos, hogares turísticos. Los servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo, tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de autoservicio, cantinas, etc. Los servicios prestados por cafeterías, heladerías, panaderías y pizzerías”, servicios comprendidos en la Clase 42. La Superintendencia de Industria y Comercio, en Resolución 5489 del 21 de marzo de 1995 concedió el registro como marca de la expresión BIMBO (etiqueta) a favor de la sociedad Bimbo Ltda. mediante el certificado de registro 175.705. La Superintendencia solo tuvo en cuenta la inexistencia de marca idéntica o similar para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, cuando debió oficiosamente verificar en todas las clases la existencia de la misma marca o marca similar y realizar el examen de confundibilidad teniendo en cuenta la relación de productos y servicios por los cuales se solicitó el registro en clase 42. La utilización de la marca BIMBO por parte de la sociedad Bimbo Ltda. está generando confusión en el consumidor, tal como se desprende del empaque de

pan utilizado por la sociedad Bimbo Ltda. La sociedad Bimbo Ltda. solicitó el registro como marca de la expresión BIMBO (mixta) para distinguir productos de la Clase 30 del Decreto 755 de 1972 que comprende “ café, té, cacao, azúcar, arroz tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”. Mediante Resolución 8253 del 31 de marzo de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió negar dicha solicitud de registro por considerar que “entre la marca que se pretende registrar BIMBO (etiqueta) y la marca registrada propiedad de la sociedad Central Impulsora S.A. de C.V., existen similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales que inducirían en error al público. En este caso la Superintendencia tuvo en cuenta los antecedentes fonéticos existentes en dicha entidad para identificar productos comprendidos en la misma clase 30. Entre la sociedad Bimbo Ltda. y la sociedad Central Impulsora S.A. de C.V. no existe contrato de licencia de uso o autorización alguna de uso de la marca BIMBO. c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación. Se consideran violadas las siguientes disposiciones: Artículos 81, 83, literal a), 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 16 del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual en relación

con comercio. Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 porque la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta la existencia de un registro anterior de la marca BIMBO otorgado a la sociedad Central Impulsora S.A. de C.V., para distinguir productos de la clase 30. El signo solicitado por la sociedad Bimbo Ltda. carecía de novedad toda vez que no era distintivo en relación con el que ya estaba registrado. Igualmente se vulneró el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 por falta de aplicación. Entre los dos signos en cuestión, BIMBO (mixta) registrada por Central Impulsora S.A. de C.V. y BIMBO (mixta) registrada por la sociedad Bimbo Ltda. existe identidad por los aspectos fonético, ortográfico y visual y además distingue productos y servicios relacionados entre sí que generan error en el público consumidor. Al existir riesgo de confusión se viola la disposición anotada. El signo solicitado debe tener fuerza distintiva, es decir, capacidad de que el consumidor pueda diferenciarlo de otros u otros signos de un tercero. En este caso existe identidad en los signos no solo desde el plano gráfico o visual sino desde el aspecto denominativo por estar integradas ambas marcas por idéntico número de letras, conformación y estructura. Como si fuera poco, ambas marcas amparan productos y servicios relacionados entre sí de la clase 30 y de la clase 42, compartiendo la misma naturaleza y el mismo destinatario o consumidor. En relación con la violación del artículo 16.1 del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual en relación con comercio, entre mayor semejanza exista

entre los signos, mayor rigurosidad debe aplicarse al comparar los productos o servicios. La norma en cuestión establece que en caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Se violó el artículo 102 de la Decisión 344 por falta de aplicación, al desconocer el derecho exclusivo que se deriva del registro de una marca. No solo violó la Superintendencia el artículo 102 por falta de aplicación al otorgar la marca BIMBO, sino que la sociedad Bimbo Ltda. está haciendo uso indebido de la marca otorgada, demostrándose la mala fe no solo por la presentación para registro de dicha marca, sino por la utilización de la misma al fijarla sobre envoltorio o presentación del producto de panadería (clase 30), cuando lo que se le otorgó fue un registro sobre el servicio de la clase 42. a) Las razones de la defensa. La Superintendencia de Industria y Comercio respondió la demanda con los siguientes argumentos: De conformidad con las atribuciones legales de la Superintendencia, se expidió la Resolución 5489 del 21 de marzo de 1995 concediendo el registro de la marca BIMBO (etiqueta) para distinguir los servicios comprendidos en la clase 42 de la nomenclatura vigente a favor de la sociedad Bimbo Ltda., con domicilio en la ciudad de Cartagena. Se ha insistido en los tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, a saber: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. La Resolución 5489 de 1995 no es nula, pues se ajusta a pleno derecho y a las

disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior. e. La actuación surtida A la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario en el C.C.A., dentro del cual se destacan las siguientes actuaciones: Por auto del 7 de octubre de 1999, se admitió la demanda y se ordenó darle el correspondiente trámite. Por auto de fecha seis de julio de 2000 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de ese derecho la Sociedad demandante Central Impulsora S.A. de C.V. y la Sociedad Bimbo Ltda.. Mediante comunicación del 26 de septiembre de 2000, se planteó el caso para la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual se pronunció en providencia del 18 de abril de 2001.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO.

El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación estimó procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que hiciera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado mediante Ley 17 de 1980, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política.

III. INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “ Todo signo que reúna las condiciones de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, está en posibilidades de ser registrable

como marca por parte de la Oficina Nacional Competente. Pero a más de estas condiciones el signo no debe estar incurso en una de las causales de irregistrabilidad o de impedimento a las que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Signo que cumpliendo los tres requisitos esenciales tropieza con cualquiera de los impedimentos o prohibiciones, descarta la posibilidad de constituirse en marca.

2. Si los signos son idénticos y los productos similares o conexos, la confusión es apreciable a primera vista, sin necesidad de recurrir a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal, han establecido para determinar la confusión.

3. En las marcas mixtas es necesario precisar cuál es el elemento predominante que conforma el signo: o el contorno denominativo o el gráfico, considerando la primera percepción global que el consumidor tenga en sus aspectos gráfico, fonético o conceptual considerando que la denominación es el modo más frecuente y por el cual el consumidor distingue y solicita el producto.

4. De conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, la confusión puede producirse, en determinados casos entre productos, o entre productos y servicios o entre servicios, por lo que el examen analítico de los signos se realizará bien se trate de signos para cubrir productos o servicios.

5. La simple duda o la probabilidad de una confusión de que el segundo signo pueda causar ese fenómeno marcario, presta mérito suficiente para descartar el registro del signo posteriormente solicitado, en aplicación del principio “in dubio pro signo pioriri”.

6. La marca registrada para productos o servicios de una clase determinada, no

puede utilizarse para comercializar productos o servicios de otra clase diferente.

7. El título marcario goza de normas de protección para el ejercicio pleno del derecho al uso exclusivo de su marca, evitando así un daño o perjuicio a su derecho y contrarrestando el uso ilegal y arbitrario de su marca por terceros no autorizados.

8. La Oficina Nacional Competente al examinar los signos, recurre a un criterio “discrecional” , que en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta.

9. El análisis de la Oficina Nacional competente, si bien no debe extenderse a todas las clases del nomenclator, debe ser cauteloso en las que pueda dar origen a la confusión entre los consumidores por la vinculación o conexión sea de productos entre sí, o entre productos y servicios o entre servicios, análisis que en otras ocasiones no será necesario por la disparidad de los productos y de los servicios”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Se solicita la nulidad de la Resolución 5489 del 21 de marzo de 1995, expedida por el Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual se concedió el registro de la marca BIMBO (mixta) a la sociedad Bimbo Ltda., para distinguir los siguientes productos de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “Servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida, por hoteles, pensiones, campamentos turísticos, hogares turísticos, servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar

alimentos o bebidas preparadas para el consumo, tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de auto servicio, cantinas, etc. Los servicios prestados por cafeterías, heladerías, panaderías y pizzerías”. Mediante Certificado 54.334 se registró la marca BIMBO (mixta), cuyo titular inicial era el señor Luis Antonio Alfonso; en virtud de cesión realizada, el actual titular es la sociedad Central Impulsora S.A. de C.V., marca que distingue los siguientes productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (Condimentos), especias, hielo”.

Los signos en conflicto son: Si se observan los signos utilizados para cada una de las marcas, se encuentra una asombrosa identidad, pues en ambos casos se utiliza el mismo elemento gráfico, conformado por un oso con gorro de cocinero acompañado de la palabra BIMBO; y, aunque en uno de los casos se agrega la palabra “Delicias” ello no hace sino corroborar que se trata de productos alimenticios, con lo cual el riesgo de confusión es evidente. El registro inicial concedido al señor Luis Antonio Alfonso se confirió para “productos de panadería, pastelería y confitería” de la Clase 22 del Decreto 1707 de 1931. Al llevarse a cabo la cesión de dicha marca a

favor de la sociedad Central Impulsora S.A. de C.V. se hizo “para distinguir productos de la Clase 30“ del Decreto 755 de 1972, mientras que la marca en conflicto fue expedida para amparar “servicios”. La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra en el artículo 81 que se entiende por marca todos signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. En el artículo 82, ibídem, literal i) se establece que no pueden registrarse como marcas los signos que reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas. En igual forma el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 señala: “Artículo 83. Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado: “El signo que se confunda con otro u otros, no puede tener acceso al registro, se insiste, tanto porque carece de fuerza distintiva requerida (condición sine qua non para ser considerado como marca), como porque, de permitirse el registro, se

violentaría el interés del titular de un signo solicitado o registrado y así mismo el de los consumidores”. (Proceso 04-IP-98). En la Interpretación Prejudicial 98 IP-2000, se dejó consignado: “El error que produzca la comercialización de bienes y servicios con signos idénticos o que se asemejen, constituye el impedimento para el registro del segundo signo solicitado. La simple duda o la probabilidad de una confusión de que el segundo signo pueda causar ese fenómeno marcario, presta mérito suficiente para descartar el registro del signo posteriormente solicitado, en aplicación de los principios “in dubio pro signo pioriri”. En el caso de las marcas BIMBO (mixtas) tanto de la sociedad demandante, como de la sociedad Bimbo Ltda., que están compuestas por una denominación y un gráfico representado por un oso con gorro de cocinero, es innegable la similitud del elemento gráfico y de la palabra utilizada en ambos casos “BIMBO”, lo que aumenta el riesgo de confusión para el consumidor, aunque hayan sido solicitadas para amparar productos de diferente clase, 30 y 42, en la práctica se confunden los productos con los servicios de una y otra clase. Siguiendo los criterios de interpretación previamente establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se decretará la nulidad de la Resolución 5489 del 21 de marzo de 1995 que concedió el registro de la marca mixta BIMBO a la Sociedad Bimbo Ltda. En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en

nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA Primero.- DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 5489 de 1995 proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Segundo.- ORDÉNASE la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Superintendecia de Industria y Comercio. Tercero.- Por no haber sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del proceso. Cuarto.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de ocho (8) de noviembre del año dos mil uno.

OLGA INES NAVARRETE BARRERO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO MANUEL S. URUETA AYOLA