CE-11001-03-24-000-1999-05798-01(5798)-2002

MARCA GENÉRICA - No lo es DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL / MARCA DESCRIPTIVA - No lo es DDN DISCADO DIRECTO / GENERICIDAD Y DESCRIPTIVIDAD DE LAS MARCAS - DDN difiere de la denominación legal Telefonía Básica Conmutada de Larga Distancia Considera la demandante que la expresión en controversia carece del elemento distintividad, y es genérica y descriptiva, pues, en su criterio, la misma se utiliza en el comercio en general y en el ramo de las comunicaciones para designar el servicio telefónico de DISCADO DIRECTO NACIONAL. Las anteriores pruebas llevan a concluir a la Sala que carece de fundamento la afirmación de que la marca en discusión no es distintiva para los servicios para los cuales fue otorgada, pues el servicio de comunicación sin la intervención de operadora es conocido en el comercio en general y en el de las comunicaciones como servicio automático, teniéndose, por lo tanto, que DISCADO DIRECTO NACIONAL es una expresión ideada por TELECOM. En cuanto a la pretendida generecidad y descriptividad, la Sala advierte que una cosa es que la expresión DDN haya calado de tal manera en el público en general que sea comúnmente utilizada por éste, y, otra muy distinta, que la misma describa los servicios que ampara, pues el servicio prestado, entre otros operadores, por la demandante,y para los cuales se les otorgó licencia, se denomina TELEFONÍA PÚBLICA BÁSICA CONMUTADA DE LARGA DISTANCIA – TPBCLD. Visto que la marca cuyo registro fue concedido mediante la resolución acusada no encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad citadas por la actora, es procedente denegar las pretensiones de

la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero del dos mil dos (2.002) Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05798-01(5798)

Actor: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ

S.A. E.S.P.

DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá S.A.

E.S.P., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contra la Resolución núm. 8571 de 22 de marzo de 1996, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual concedió el registro de la marca mixta DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL (expresión explicativa), en favor de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM, para distinguir los servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad del acto arriba identificado y que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la entidad demandada cancelar el certificado de registro 189164, en favor de TELECOM,

para distinguir los servicios comprendidos en la clase 38, al igual que publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: 1º. TELECOM solicitó el registro de la marca DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL (mixta), para distinguir todos los servicios comprendidos en la clase 38, solicitud que fue tramitada bajo el expediente núm. 95-57245. 2º. Surtido el respectivo trámite, la División de Signos Distintivos expidió la resolución objeto de demanda, concediendo el registro de la marca mixta DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL, desconociendo que dicha marca no cumple con su función de distintividad. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La parte actora cita como violados los artículos 81, 82, literales a), d) y e) y 96 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por las razones que, bajo la forma de cargos, en forma resumida se expresan a continuación: Primer cargo.- La motivación del acto que se acusa, en el sentido de que, “la solicitud de registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes”, viola el artículo 96 de la Decisión 344, dado que como lo han sostenido en diversos pronunciamientos, tanto el Consejo de Estado, como el Tribunal Andino de Justicia, el acto debe ser debidamente motivado, sin que pueda tenerse como motivación seria, adecuada y suficiente, el empleo de fórmulas de

comodín, pues ello lesiona el derecho de defensa de los administrados. Segundo cargo.- La Superintendencia de Industria y Comercio al conceder la marca DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL (mixta), para distinguir los servicios comprendidos en la clase 38 ignoró los artículos 81 y 82, literal a) de la Decisión 344, por cuanto el signo registrado como marca carece de distintividad, en relación con los servicios de la clase que ampara. En efecto, la marca en cuestión carece de la capacidad de distintividad, entendida ésta como el poder para diferenciar un signo de otro e identificar el producto o servicio en el mercado, ya que la palabra DDN se utiliza en el comercio en general y en el ramo de las comunicaciones para designar el servicio telefónico de DISCADO DIRECTO NACIONAL. Por carecer de distintividad son irregistrables, entre otros, los signos genéricos, descriptivos y las denominaciones con insuficiente distintividad, es decir, aquellas que sin ser en sentido estricto genéricas o descriptivas, son incapaces de ser registradas como marcas en virtud de su debilidad extrema. Tercer cargo.- La resolución acusada vulnera el artículo 82, literales d) y e) de la Decisión 344, pues el signo mixto DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL es genérico de los servicios para los cuales ha de usarse la marca, esto es, los servicios de telecomunicaciones, dado que en el lenguaje corriente del comercio de las telecomunicaciones, en nuestro país la expresión DDN se ha convertido en una designación usual del servicio telefónico de discado directo nacional. De aceptarse, en gracia de discusión, que el signo DDN

DISCADO DIRECTO NACIONAL no es genérico, de todas maneras sería descriptivo de los servicios para los cuales ha de usarse la marca, habida cuenta que indica directamente un dato o información primaria o esencial del servicio al que se aplicará, es decir, que el servicio de telecomunicaciones se prestará a través de un discado directo nacional. d.- Las razones de la defensa 1.- De la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio. El apoderado de la entidad demandada, para defender la legalidad del acto acusado, argumentó : 1º. La decisión administrativa que se acusa se adoptó previo cumplimiento del trámite administrativo establecido para el efecto en la Decisión 344, cumpliéndose, además, con el debido proceso, pues se otorgaron a las partes plenas garantías para el ejercicio del derecho de defensa que les asiste, tal como consta en forma inequívoca en el expediente núm. 9557245, contentivo de las actuaciones administrativas surtidas ante la División de Signos Distintivos. 2º. La expresión DDN (mixta) goza del elemento de distintividad y, además, no lleva al consumidor a confusión y engaño respecto de las características, calidad y otras propiedades del servicio de que trata, en el ramo de las comunicaciones, pues dichas siglas pueden significar cualquiera otra expresión. La expresión DDN no constituye la designación común o usual para el servicio de discado directo nacional, ya que, de un lado, las siglas no son genéricas y de otro, DDN no es una expresión que lleve al consumidor la idea inmediata de que se trata del discado directo nacional de TELECOM. 3º. El acto acusado se encuentra debidamente motivado,

dado que allí se indicó que la expresión en conflicto cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, se indica claramente la marca concedida, la clase de servicios que ampara, la vigencia de la misma, el titular, su domicilio y lo referente a la entrega del título correspondiente. De la Empresa de Telecomunicaciones TELECOM, tercero en favor de quien fue concedida la marca controvertida. 1º. Como quiera que contra el registro de la marca acusada no se presentaron observaciones y en virtud de que la misma reunía los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, a la Administración, al llevar a acabo el examen de registrabilidad, no le quedaba alternativa distinta que la de proferir una resolución sencilla, expedita y no confusa, lo cual no significa que no haya sido debidamente motivada, pues manifestó que el signo cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes y adjuntó el modelo a registrar. 2º. La concesión del registro del signo mixto DDN estuvo precedido de un examen de fondo en el cual se analizaron los supuestos o condicionamientos para su otorgamiento. Como no hubo observaciones, entonces la Administración aplicó el artículo 96 de la Decisión 344. 3º. Con anterioridad a la apertura del mercado a las telecomunicaciones, TELECOM era el único operador autorizado para prestar los servicios de telefonía pública básica conmutada en sus modalidades de larga distancia nacional e internacional. No tenía, por lo tanto, un competidor. Así las cosas, es de suponer que cualquier solicitud de marca presentada por TELECOM para ser empleada en el mercado era fácil que le fuese otorgada, obviamente,

atendiendo los criterios que para tal efecto informan el derecho de marcas (distintividad, por ejemplo). 4º. La circunstancia sobreviniente de apertura en el mercado de la telefonía de larga distancia no puede ser una razón para desconocer un derecho adquirido en forma legal o con justo título. En consecuencia, el registro de la marca DDN no fue concedido en contravención de las normas legales que cita como violadas la demandante, ya que TELECOM era quien detentaba el monopolio de la comunicación de larga distancia para la fecha en que fue otorgado ese derecho de propiedad intelectual. 5º. De otra parte, el prefijo, ya sea el nacional o el internacional, sirve para identificar en el mercado el operador, el cual desplegará todo su potencial en lo que a servicios se refiere, a través del número que le sirve de prefijo. La marca acusada es impugnada, entre otros motivos, por descriptividad y genericidad, argumentos que no son de recibo, ya que la misma está acompañada del prefijo 09, el cual identifica en el mercado de larga distancia nacional a TELECOM. El análisis que de la marca hace la actora no guarda consonancia con los principios que para tal efecto informan el derecho marcario. Así pues, en orden a determinar la distintividad de un signo mercantil es necesario realizar un examen de conjunto y no un análisis de los elementos aislados que componen la marca, que, para el caso es, DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL, la cual deviene en distintiva, no sólo por el arreglo mixto que constituye su ser, sino porque, además, suele estar acompañada del número 09, que, sin más, es el prefijo que canaliza y concreta la selección que hace el abonado o usuario del

operador, en este caso, TELECOM. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 6 de diciembre de 1999 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 29). Por auto visible a folio 81 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la parte demandante y de TELECOM, sociedad tercera directa interesada en las resultas del proceso. (fls. 99 y 102, respectivamente). Mediante proveído del 17 de junio de 1999 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el cual, mediante providencia de 26 de noviembre de 1999, dio respuesta a la referida solicitud (fls. 138 a 152). II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación estima procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado por la Ley 17 de 13 de febrero de 1980, en cumplimiento de lo estatuído en el artículo 150, numeral 16, de la Constitución Política. III.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta

a la interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “1º. La marca como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes, o comercializados por una persona, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la necesaria concurrencia de las otras características de perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica del signo que pretenda identificar tales productos o servicios, so pena de que éste resulte irregistrable. “2º. En el análisis que de las marcas mixtas se realice necesariamente habrá que determinarse cuál de los elementos - denominativo o gráfico - que conforman el conjunto marcario predomina, dado que es gracias a él, como el público consumidor identificará y solicitará la marca. “3º. La genericidad de un signo impide su utilización como marca, y debe ser apreciada en estricta relación directa con los productos o servicios de que se trate, en virtud de que una denominación no tiene el carácter de genérica por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. Como lo ha expresado este Tribunal, y ahora lo ratifica, un término o vocablo genérico puede convertirse por mera convención en palabra propia o independiente, apta por tanto para ser utilizada como marca. “4º. De conformidad con el artículo 82 literal d), los signos descriptivos son irregistrables sólo en cuanto tengan una relación o calificación directa con los productos o servicios que se pretenda proteger con la marca. Por el contrario, los mismos signos pueden ser registrables como marca en el caso de productos o servicios con los cuales no exista

relación directa o vinculación específica, siempre que conserven su distintividad con respecto a los mismos, con lo cual queda descartada toda posibilidad de engaño al público consumidor. “5º. Los actos administrativos requieren de motivación para su validez, de modo que se garantice el derecho de defensa de los administrados que pudieren quedar directamente afectados con los efectos de aquel. “6º. El hecho de que el interesado no hubiere formulado “oposiciones” u “observaciones” a una solicitud de registro, no le impide al funcionario administrativo examinar de oficio las causales de irregistrabilidad de una determinada marca, pues hacerlo constituye para él un deber”. IV.- CONSIDERACIONES La marca mixta DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL, fue solicitada para amparar los servicios de comunicaciones, comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, en los siguientes términos: “La marca consiste en un rectángulo alargado longitudinalmente, el cual presenta hacia uno de los costados una arista vertical conformando un cuadrado de color blanco, que enmarca las letras DDN elaboradas en color azul. El área rectangular restante es de color rojo y se divide en los sectores mediante una barra delgada horizontal que abarca la casi totalidad de su longitud: en el sector superior generado aparecen las palabras DISCADO DIRECTO, y en el inferior la palabra NACIONAL. Tanto la barra horizontal como las palabras van en color blanco. No obstante lo anterior, las palabras y las figuras pueden usarse en diversos colores y combinación de los mismos. Todo según modelo que se adjunta”. (fotocopiar aquí el modelo de la marca que obra a folio 12 del anexo núm. 1)

En el primer cargo, la demandante aduce la violación del artículo 96 de la Decisión 344, por cuanto considera que la motivación de la resolución acusada es insuficiente.

Prescribe la norma en cita: “Artículo 96. Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” La Sala observa que si bien la motivación dada en el acto acusado para conceder el registro de la marca DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL no es extensa, también lo es que ello no significa que se haya utilizado una fórmula de comodín, pues al señalar en los considerandos que aquélla cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, de ello se desprende que previamente efectuó el respectivo análisis de registrabilidad frente a las disposiciones comunitarias que regulan el tema, sin que, a juicio de esta Corporación, en este caso en particular la Administración tuviera que haber explicado el por qué consideró que el signo en cuestión no se encuentra incurso en todas y cada una de las causales de irregistrabilidad, pues no hubo observaciones que la obligaran a obrar en tal sentido. En el segundo y tercer cargos la parte actora sostiene que el acto acusado desconoce los artículos 81 y 82, literales a), d) y e), cuyo texto es como sigue: “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles

de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior. “b) ... “c) ... “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o delos servicios para los cuales ha de usarse; “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”. Considera la demandante que la expresión en controversia carece del elemento distintividad, y es genérica y descriptiva, pues, en su criterio, la misma se utiliza en el comercio en general y en el ramo de las comunicaciones para designar el servicio telefónico de DISCADO DIRECTO NACIONAL. Pues bien, dentro del expediente se encuentra el oficio suscrito por el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, donde dejó expresado: “...La utilización de la expresión DISCADO DIRECTO NACIONAL (DDN) la inició Telecom. En sus publicaciones, para diferenciar la comunicación de larga distancia nacional generada a través de una operadora, de aquella realizada por el usuario a través de la marcación directa (servicio

semiautomático y servicio automático). “Dicha expresión sí es utilizada en el sector de las telecomunicaciones como Discado Directo Nacional, sin embargo, no existe referencia legal ni regulatoria respecto a ella”. De igual manera, obran en el expediente sendas resoluciones expedidas por el Ministerio de Comunicaciones, mediante las cuales se les concedió a Orbitel S.A. y a la demandante licencia de operador para el uso y explotación del espectro electromagnético requerido para la prestación del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia – TPBCLD, al que se refiere el artículo 1º del Decreto 2542 de 1.997, que reglamenta lo concerniente al otorgamiento de las licencias para los operadores de dicho servicio. Por su parte, el Decreto 554 de 1.998, contentivo del Plan Nacional de Numeración, en su artículo 4º menciona a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones como operador establecido y legalmente autorizado para prestar el servicio de TPBCLD. Las anteriores pruebas llevan a concluir a la Sala que carece de fundamento la afirmación de que la marca en discusión no es distintiva para los servicios para los cuales fue otorgada, pues el servicio de comunicación sin la intervención de operadora es conocido en el comercio en general y en el de las comunicaciones como servicio automático, teniéndose, por lo tanto, que DISCADO DIRECTO NACIONAL es una expresión ideada por TELECOM. En cuanto a la pretendida generecidad y descriptividad, la Sala advierte que una cosa es que la expresión DDN haya calado de tal manera en el público en general que sea comúnmente utilizada por éste, y, otra muy

distinta, que la misma describa los servicios que ampara, pues el servicio prestado, entre otros operadores, por la demandante,y para los cuales se les otorgó licencia, se denomina TELEFONÍA PÚBLICA BÁSICA CONMUTADA DE

LARGA DISTANCIA – TPBCLD.

Visto que la marca cuyo registro fue concedido mediante la resolución acusada no encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad citadas por la actora, es procedente denegar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y

CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 31 de enero del 2.002.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Presidente salva voto

OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA