CE-11001-03-24-000-1999-05824-01

ACCION ESPECIAL DE NULIDAD MARCARIA - Imprescriptibilidad contra acto que concede registro: Decisión 344, artículo 13 Al respecto baste hacer remisión a la sexta conclusión de la interpretación prejudicial producida para este proceso, en cuanto señala que “Sexto: La nulidad del registro de marca procede únicamente en uno de los casos mencionados por el artículo 113 de la Decisión 344. La acción de nulidad se caracteriza por ser imprescriptible, puede ser decretada de oficio o a petición de parte y el trámite deberá realizarse de acuerdo a lo establecido por la legislación interna posteriormente a la audiencia de las partes interesadas.” La acción incoada es la de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, debido a que está dirigida contra un acto que concede el registro de una marca, la cual puede ser incoada en cualquier tiempo, por lo tanto no procede la caducidad invocada como excepción en la contestación de la demanda, de allí que esa excepción se deba denegar, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta sentencia. REGISTRABILIDAD DE MARCA - Requisitos de perceptibilidad, representación y distintividad: FAMILIA 2 EN 1 La marca, apreciada en conjunto, es FAMILIA 2 EN 1, la cual continúe un elemento alusivo a un concepto que si bien no es descriptivo ni evocativo de los productos ofrecidos, puede ser utilizado para referirse a las características con que se ofrecen esos productos, en especial el papel higiénico, consistente en la expresión 2 EN 1, que en el caso de ese producto tendría la virtud de denotar la

cantidad de su contenido. La citada marca cumple con los requisitos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como son los de ser perceptible, ya que puede ser apreciado visual y auditivamente; susceptible de representación gráfica, por cuanto es expresable en formas a partir de su escritura, y suficientemente distintivo en relación con otras marcas y registradas o solicitadas anteriormente para registro, según lo constató la entidad demandada. Además, no se evidencia que esté incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 344, pues según se anotó, no está constituido únicamente por el elemento descriptivo, sino que éste se usa como complemento de otro elemento que visto en sí mismo no aparece que sea de uso prohibido para marcas. En esas circunstancias, la unidad marcaria en comento cumple con la principal función de toda marca, cual es la distintividad que sirve como medio de protección al empresario y al público consumidor, tal como lo indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad en sus conclusiones antes transcritas. Luego la expresión FAMILIA 2 EN 1 es registrable como marca. EXPRESIONES ADICIONALES DE USO LIBRE - No se puede alegar exclusividad de signos descriptivos / EXPRESION CUANTITATIVA DEL PRODUCTO - Es registrable como signo adicional o complementario / SIGNO ADICIONAL O COMPLEMENTARIO - Registrabilidad con signo distinto pero sin exclusividad / MARCA DEBIL - La que usa expresiones de uso libre En lo concerniente al uso de la expresión 2 EN 1 como parte de dicha marca, la Sala no halla que se oponga a las normas marcarias invocadas como violadas por

haberse concedido el registro de la misma, pues en ellas no se prohíbe que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas como parte de un conjunto marcario, sino que incluso son de uso libre en esas condiciones, como se advierte en la interpretación prejudicial al señalar que “El titular de una marca que esté formada por un vocablo de utilización libre para distinguir un determinado producto o servicio, no podrá impedir, alegando exclusividad, que otros hagan uso de éste y soliciten su registro, incorporándolo dentro de un conjunto marcario, para el mismo o para otro producto o servicio”. Lo que prohíben dichas normas, específicamente el artículo 82, literal d, en cita, es que los signos que se pretendan registrar como marca “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse” (subraya de la Sala), es decir, que la marca esté conformada únicamente por una expresión que en el comercio sirva para denotar cualquiera de los referidos aspectos de los productos o servicios que con ella se quiera ofrecer en el mercado, como sería el caso de una marca de papel higiénico compuesta sólo por la expresión 2 EN 1 si ella es alusiva a esa condición cuantitativa del producto, como es la intención con la marca acusada. De modo que con esa connotación sólo puede ser utilizada como elemento adicional o complementario de un signo marcario, pero sin carácter exclusivo ni excluyente, por cuanto entra a ser parte de la caracterización cuantitativa del

producto y cualquier productor de los referidos bienes puede ofrecerlo en la misma condición, pues las características de los productos no son apropiables con la marca. Lo único apropiable es la marca. Por ende, dicha expresión 2 EN 1 puede ser utilizada en la conformación de marcas para distinguir dichos productos siempre que acompañe a un elemento distintivo de las marcas registradas o de las solicitudes que tengan el privilegio de la precedencia, en las cuales se use tal expresión, de allí la existencia de varias marcas que la contienen, según consta en el expediente, con diferentes propietarios o titulares. En consecuencia, el acto acusado no contraviene ninguna de las normas invocadas en los cargos de la demanda. Conviene advertir que según lo expuesto, quien logra el registro de marcas que contienen signos o expresiones de uso libre como parte de una marca se expone a tener una marca débil, por cuanto con ésta no puede impedir que tales signos o expresiones sean usadas por otras personas para conformar marcas, incluso para los mismos productos o servicios, complementándolas con otras palabras. Lo que es de uso común no puede ser apropiado para uso exclusivo de alguien.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de noviembre del dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05824-01 y 11001-03-24-000-200006489-01 ACUMULADOS

Actor: PAPELES NACIONALES S.A. Y OTRO

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide el presente proceso de única instancia, promovido por las sociedades PAPELES NACIONALES S.A. y COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, por haber concedido el registro de una marca.

I.- LA DEMANDA Las sociedades demandantes, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 84 del Código Contencioso Administrativo, en demandas cuyos procesos han sido aquí acumulados, solicitan a la Sala que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones 1. 1. Que declare la nulidad de Resolución núm. 16953 de 26 de junio de 1997, de la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro, por el término de diez (10) años, de la marca mixta “FAMILIA 2 EN 1” a favor de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. para distinguir “papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos; (pegamentos) para la papelería de la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza

(excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés”, productos comprendidos en la

Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. O, en subsidio, que declare la nulidad parcial de la misma resolución, en cuanto a la expresión “2 EN 1” como parte integrante de la marca. 1. 3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, que ordene a la Superintendencia demandada cancelar total o parcialmente el certificado de registro núm. 198.389 de 26 de junio de 1997, según sea declarada la nulidad de la resolución aludida. Así mismo, publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte dentro de este proceso.

2. Hechos y omisiones de la demanda 2.1. El 18 de diciembre de 1996 la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca “FAMILIA 2 EN 1” (mixta) para amparar productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2. El 7 de abril de 1997 fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial el extracto de la solicitud, en el cual apareció la figura de una casa, incluyendo en su interior las caras de cuatro miembros de una familia, debajo, enmarcada la marca “FAMILIA” y, más abajo, el signo “2 EN 1” acompañado por la expresión “DOBLE ROLLO”, contra la cual no se presentaron observaciones. 2.3. El 26 de junio de 1997 se expidió la Resolución núm. 16953, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta “FAMILIA 2 EN 1” a favor de la sociedad

PRODUCTOS FAMILIA S.A., por el término de diez (10) años, toda vez que dicha solicitud cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes en materia marcaria, con la aclaración que las demás expresiones del modelo adjunto irían como explicativas, asignándole el certificado de registro núm. 198.389.

3. Normas violadas y concepto de la violación Invocan como violados artículos 81 y 82, literales a y d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por razones que se resumen así: 3.1. Sostiene la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. que, con ocasión de la expedición de la resolución acusada, la entidad accionada incurrió en violación de los artículos 81 y 82, literal a, de la Decisión 344 porque la marca concedida, respecto de la expresión “2 EN 1”, constituye un signo explicativo, puesto que el producto a distinguir es papel higiénico y, al mismo tiempo, se da a conocer al público consumidor las características propias del producto, como que dos rollos normales de papel higiénico están contenidos en uno. Al respecto, trae a colación apartes de las Interpretaciones Prejudiciales de los procesos 27-IP-95, 29-IP-96, 20-IP-95, 20-IP-96 y 3-IP-95.

Manifiesta que la demandada, al vulnerar los artículos citados, también vulneró el artículo 82, literal d, ibídem, puesto que el signo en cuestión, además de explicativo, es insuficientemente distintivo, ya que es usado por otras sociedades

que compiten contra PRODUCTOS FAMILIA S.A., como son COLPAPEL S.A., quien lo utiliza de forma gráfica en el papel higiénico SCOTT y CARTONES Y PAPELES DEL RISARALDA S.A., que fabrica el papel higiénico ALKOSTO y expresa en su empaque “Dos rollos en 1”. Al respecto, cita las Interpretaciones Prejudiciales en los Procesos 18-IP-95, 33-IP-95, 30-IP-96, 1-IP-87 y 4-IP-88. Así mismo, señala que si la finalidad de PRODUCTOS FAMILIA S.A. con el registro de la marca mixta “FAMILIA 2 EN 1” era proteger la expresión FAMILIA como marca, ella no se cumple, pues dicha expresión ya se encuentra protegida, tanto en forma nominativa como mixta, en muchos registros solicitados y obtenidos con anterioridad por la misma sociedad de la marca cuya nulidad se solicita. Al respecto, en su escrito de alegatos de conclusión, expresa que tal como lo enunció el Tribunal Andino en el proceso 1-IP-87 la finalidad de la marca consiste en individualizar los productos de una persona natural o jurídica de los de otra y no monopolizar términos que son insuficientemente distintivos como sucede con el signo “2 EN 1”. 3.2. Por su parte, la sociedad COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. señala que la demandada incurrió en la violación de los artículos 81 y 82 literal a, de la Decisión 344, por cuanto, de conformidad con los requisitos esenciales consagrados en los mismos para obtener el registro de una marca, tales como

perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, el más importante de ellos es el de la distintividad, del cual carece el término “2 EN 1” por su imposibilidad manifiesta de distinguir un producto de otro, dado su carácter simple, usual y corriente dentro del mercado en general. Prueba de ello, es que dicho término es utilizado por diferentes fabricantes y comercializadores como ALERT SHAMPOO 2 EN 1 y AJAX GEL 2 EN 1 - fabricados por COLGATE PALMOLIVE COMPANY, SUNSILK 2 EN 1 - fabricado por UNILEVER ANDINA S.A., entre otros. El literal d) del artículo 82 ibídem ha sido violado por cuanto la marca registrada “FAMILIA 2 EN 1” (mixta) es descriptiva ya que informa sobre la cantidad del producto así como sus características en general, motivo por el cual se debe decretar la nulidad parcial del acto demandado, toda vez que éste fue proferido de manera ilegal al no establecer limitación alguna sobre el término “2 EN 1”, permitiendo que un particular monopolizara este término, de uso común y descriptivo, en detrimento de los derechos legítimos de sus competidores en el mercado, en particular de las sociedades demandantes quienes actualmente adelantan procesos por competencia desleal en los Juzgados Veintiséis (26) y Veintisiete (27) Civil del Circuito de Bogotá y de infracción de marca en el Juzgado Primero (1) Civil del Circuito de Pereira. Al respecto, agrega que es evidente que la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., con la concesión de dicho registro, reivindica derechos sobre el término “2

EN 1”, puesto que en 1999 había solicitado ante el Juez Primero Civil del Circuito que se tomaran medidas cautelares contra la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. por usurpación de su marca “FAMILIA 2 EN 1”, ya que esta última utilizaba la expresión “2 EN 1” en sus productos SUPLEX y SUPER SUPLEX. Dicho Juzgado decretó tales medidas mediante auto que fue apelado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el cual lo revocó mediante providencia de 7 de octubre de 1999 por considerar que tal expresión es una denominación descriptiva.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio alega que con la expedición de la resolución núm. 16953 no se incurrió en violación de normas de carácter superior, entre otras, las contenidas en la Decisión 344, aplicable al asunto que nos ocupa. Al respecto señala que de conformidad con las atribuciones que la ley le otorga a su representada para el efecto, especialmente las contenidas en el Decreto Ley 2153 de 1992 y la Decisión 344, se expidió dicha resolución, ajustándose plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

En concordancia con el artículo 81 de la Decisión 344 y las Interpretaciones Jurisprudenciales proferidas por el Tribunal Andino de Justicia en los procesos 22IP-96 y 14-IP-98, manifiesta que, del examen de registrabilidad correspondiente a la marca “FAMILIA 2 EN 1” se concluye que ésta cumple con los requisitos

establecidos en la normatividad vigente en materia de propiedad industrial, siendo suficientemente distintiva para los productos de la Clase 16 que distingue y no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales a) y d) del artículo 82 de la Decisión 344. Por otra parte, propone la excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la resolución acusada con fundamento en que fue notificada mediante edicto desfijado el 12 de agosto de 1997, por lo cual, la acción se promovió después de cumplido el término legal de cuatro meses consagrado en el artículo 136 del C.C.A. para el efecto. En ese orden de ideas, concluye que la resolución acusada no es nula pues se ajusta de pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la demandante. 2.- A su vez, el apoderado judicial de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., actuando como tercero interesado dentro del presente asunto, en sus escritos de contestación y alegatos de conclusión, manifiesta oponerse a las pretensiones de las sociedades demandantes; señala que el registro de la marca “FAMILIA 2 EN 1” le fue otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio de conformidad con las disposiciones de la Decisión 344, puesto que cumple los requisitos de registrabilidad marcaria contenidos en dicha normativa, lo cual se demuestra con los resultados de los estudios realizados por la firma Napoleón Franco & Cía. S.A., y por el Centro de Investigaciones del Consumidor (CICO) de

julio de 2000 denominado “Desempeño del producto papel higiénico “FAMILIA 2 EN 1”, de los cuales se concluyó que la mayoría del público consumidor reconoce, como distintivo, al signo “2 EN 1” de los productos de Clase 16 de su representada. Por otra parte, manifiesta que es improcedente el argumento del actor según el cual la expresión “2 EN 1” solamente podría significar “dos rollos normales de papel higiénico están contenidos en uno”, pues de lo contrario se estaría confundiendo y mal informando al público consumidor sobre las características de aquellos productos que no sean rollos de papel higiénico, como “SUNSILK 2 EN 1”. Al respecto aclara que, si bien se podría decir que la expresión “2 EN 1” tiene un uso común en cuanto a productos como champú comprendidos en la Clase 3, no lo es en la categoría de la Clase 16 - papeles higiénicos -. En cuanto a la afirmación de las demandantes consistente en que la expresión “2 EN 1” es descriptiva del producto (papel higiénico) señala que, contrario a ello, el hecho de que ésta sea utilizada en la Clase 3 para evocar dos propiedades diferentes en un solo producto, la expresión evoca mayor cantidad de un solo producto, siendo ese un concepto creado y desarrollado por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. para el lanzamiento del papel higiénico que ha comercializado e identificado con anterioridad a otras firmas. Al respecto, trae a colación la sentencia proferida por esta Corporación de 22 de junio de 1971caso MARACUYA -, en la cual se determinó que el signo de igual denominación

sería una expresión descriptiva, genérica e irregistrable si se pretendieran identificar jugos, mermeladas, jarabes y demás productos derivados de la fruta con el mismo nombre, de lo contrario, la expresión no sería genérica o descriptiva y por consiguiente, registrable. En ese orden de ideas, y de conformidad con las pruebas recaudadas en el presente caso, se demuestra que PRODUCTOS FAMILIA S.A. ha llevado a cabo una serie de conductas con el fin de comercializar sus productos a través de la utilización de un signo novedoso, realizando grandes inversiones en publicidad y obteniendo, en consecuencia, un aumento en las ventas de papel higiénico y la colocación de la marca “FAMILIA 2 EN 1” como signo distintivo de uso exclusivo de la compañía ante el público consumidor, con pleno cumplimiento de la normatividad marcaria aplicable. III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción y sendas certificaciones de registros de marcas contentivas de la expresión 2 en 1, para productos de la clase 3.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. La actora PAPELES NACIONALES S.A. manifiesta que se opone a las pretensiones expuestas en la contestación de la demanda, tanto por la entidad demandada como por la tercera interesada en el asunto, por carecer de apoyo jurídico; que sorprende la ligereza de la primera, quien no demuestra que obró conforme la ley; mientras que la segunda tergiversa los hechos, atribuyéndole un argumento que no enunció en la demanda y un hecho que no es cierto en el

sentido de afirmar que ella reconoció que la solicitud de registro de la marca FAMILIA 2 EN 1 cumplía con los requisitos de ley, y por lo demás se reafirma en sus peticiones y tesis de la demanda, e informa que la omisión de explicarse en el acto acusado que las expresiones explicativas en la marca FAMILIA 2 EN 1 (mixta) se referían al signo 2 EN 1, sirvió para que PRODUCTOS FAMILIA S.A. se atribuyera derechos exclusivos sobre ese signo, lo cual dio lugar a que ésta iniciara una acción cautelar temeraria contra ella, que terminó con fallo desfavorable a aquella empresa, por usar la marca SUPER SUPLEX acompañada de dicho signo, cuando era conocido por el apoderado de esa empresa que cuando una marca está acompañada de signos que no tienen suficiente distintividad y de signos descriptivos, los mismos no hacen parte esencial de la marca, tal como lo dijo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en proceso 30-IP-96. Agrega que los estudios de mercado que ha contratado PRODUCTOS FAMILIA S.A. no la hacen titular de un derecho sobre el término 2 EN 1, pues significa que dos rollos se encuentran compactados en uno, según lo reconocen inclusive personas vinculadas a dicha empresa, en testimonios rendidos en este proceso.

2. La entidad demandada reitera que se opone a las pretensiones de la demanda e insiste en las razones de defensa de legalidad del acto acusado que expuso en su contestación y, en virtud de ellas, concluye que la resolución demandada no es nula, se ajusta a derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables al

registro de marcas, por lo cual no viola normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante, y propone la excepción de caducidad de la acción, por cuanto la demanda fue presentada 4 meses después de los previstos en el artículo 84 del C.C.A. contados a partir del día siguiente de la notificación del acto acusado (folios 583 a 585).

3. La tercera interesada en el asunto, Productos Familia S.A., afirma que en el proceso se demostró que se trata de un caso en que un competidor suyo intenta aprovecharse de una marca que ha logrado posicionar en el mercado y con la cual identifica productos de la calidad que caracteriza los que ella saca al mercado; que no existen coherencia entre la percepción que se tiene de la expresión 2 EN 1 y la causal de irregistrabilidad que invoca la parte actora, al considerar como ambigua y al mismo tiempo como descriptiva del producto que distingue, que la discusión de fondo debería ser si esa expresión cumple con la función de identificar productos, teniendo en cuenta que el concepto ha sido desarrollado por ella con resultados de mercado exitosos, cuya idea que evoca en el consumidor fue inducida, desarrollada y publicitada. Anota que Papeles Nacionales obtuvo el registro de la expresión 2 EN 1 acompañada de la marca SUPER SUPLEX, el cual está siendo atacado por ella.

4. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación manifiesta que se atiene a la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso (folio 661).

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en la interpretación prejudicial

de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, concluye que: “Primero: Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiera que se perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo en relación con otras marcas y registradas o solicitadas anteriormer para registro. Además se debe observar que el signo no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 344.

Segundo: La principal función de toda marca es la distintividad que sirve como medio de protección al empresario y al público consumidor. Cuando una marca no es distintiva se produce confusión en perjuicio de los empresarios y de los consumidores a quienes se les induce a error.

Tercero: Las prohibiciones al registro de marcas, pueden ser de carácter absoluto o relativo: Al primer grupo, pertenecen las contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344 y tienen que ver con la imposibilidad del signo para funcionar como marca; las prohibiciones de carácter relativo son las contenidas en el artículo 83 y se relacionan con los derechos de terceros, que se pudieran ser afectados por la concesión del registro de nuevos signos como marca.

Cuarto: No son registrables las denominaciones descriptivas cuando comunican al consumidor de manera directa sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios pero no describir sus propiedades.

Quinto. El titular de una marca que esté formada por un vocablo de utilización libre para distinguir un determinado producto o servicio, no podrá impedir, alegando exclusividad, que otros hagan uso de éste y soliciten su registro, incorporándolo dentro de un conjunto marcario, para el mismo o para otro producto o servicio.

Sexto: La nulidad del registro de marca procede únicamente en uno de los casos mencionados por el artículo 113 de la Decisión 344. La acción de nulidad se caracteriza por ser imprescriptible, puede ser decretada de oficio o a petición de parte y el trámite deberá realizarse de acuerdo a lo establecido por la legislación interna posteriormente a la audiencia de las partes interesadas.” (folios 708 y 709)

VI.- CONSIDERACIONES

1. El acto acusado Se persigue la nulidad de la Resolución núm. 16953 de 26 de junio de 1997, de la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro, por el término de diez (10) años, de la marca mixta “FAMILIA 2 EN 1” a favor de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación

Internacional de Niza.

2. La excepción de caducidad de la acción Al respecto baste hacer remisión a la sexta conclusión de la interpretación prejudicial producida para este proceso, en cuanto señala que “Sexto: La nulidad del registro de marca procede únicamente en uno de los casos mencionados por el artículo 113 de la Decisión 344. La acción de nulidad se caracteriza por ser imprescriptible, puede ser decretada de oficio o a petición de parte y el trámite deberá realizarse de acuerdo a lo establecido por la legislación interna posteriormente a la audiencia de las partes interesadas.” La acción incoada es la de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344,

debido a que está dirigida contra un acto que concede el registro de una marca, la cual puede ser incoada en cualquier tiempo, por lo tanto no procede la caducidad invocada como excepción en la contestación de la demanda, de allí que esa excepción se deba denegar, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta sentencia.

3. El problema principal La cuestión que se plantea consiste en establecer si el signo FAMILIA 2 EN 1, o en su defecto la parte 2 EN 1, es registrable como marca para distinguir productos de la clase 16 y, dependiendo de ello, si la decisión acusada viola o no el los artículos 81 y 82, literales a y d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena.

4. Examen de la cuestión planteada Al efecto, se advierte que la marca, apreciada en conjunto, es FAMILIA 2 EN 1, la cual contiene un elemento alusivo a un concepto que si bien no es descriptivo ni evocativo de los productos ofrecidos, puede ser utilizado para referirse a las características con que se ofrecen esos productos, en especial el papel higiénico, consistente en la expresión 2 EN 1, que en el caso de ese producto tendría la virtud de denotar la cantidad de su contenido, como justamente se utiliza en el caso de la marca acusada según las explicaciones dadas por las partes, y en ese sentido resulta una expresión que puede ser usada libremente, de donde sería registrable sólo como complemento de una marca distintiva de esos productos.

De modo que el problema se reduce a establecer, en primer lugar, si el conjunto

marca FAMILIA 2 EN 1 es registrable como marca para distinguir productos de la clase 16 y, en segundo lugar, si la expresión 2 EN 1 puede ser utilizada como parte de esa marca, pudiéndose observar que el todo de la citada marca cumple con los requisitos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como son los de ser perceptible, ya que puede ser apreciado visual y auditivamente; susceptible de representación gráfica, por cuanto es expresable en formas a partir de su escritura, y suficientemente distintivo en relación con otras marcas y registradas o solicitadas anteriormente para registro, según lo constató la entidad demandada. Además, no se evidencia que esté incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 344, pues según se anotó, no está constituido únicamente por el elemento descriptivo, sino que éste se usa como complemento de otro elemento que visto en sí mismo no aparece que sea de uso prohibido para marcas. En esas circunstancias, la unidad marcaria en comento cumple con la principal función de toda marca, cual es la distintividad que sirve como medio de protección al empresario y al público consumidor, tal como lo indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad en sus conclusiones antes transcritas. Luego la expresión FAMILIA 2 EN 1 es registrable como marca. En lo concerniente al uso de la expresión 2 EN 1 como parte de dicha marca, la Sala no halla que se oponga a las normas marcarias invocadas como violadas por haberse concedido el registro de la misma, pues en ellas no se prohíbe que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas como parte de un conjunto

marcario, sino que incluso son de uso libre en esas condiciones, como se advierte en la interpretación prejudicial al señalar que “El titular de una marca que esté formada por un vocablo de utilización