CE-11001-03-24-000-1999-05833-01(5833)-2003

DENOMINACIONES GENERICAS - Noción El Tribunal Andino de Justicia, en su interpretación prejudicial, ilustró así la noción de «denominación genérica: «Las denominaciones genéricas carecen de uno de los requisitos básicos de la marca para constituirse como tal, como lo es la distintividad, porque estas denominaciones se refieren al producto mismo y no se puede distinguir de otros bienes o servicios que se encuentren en el mercado, puesto que una denominación genérica es conocida en su sentido general por el público, pero al nombrarse de la misma manera una marca se establece una relación directa entre el nombre y el producto o servicio que la marca ampara.» SIGNOS DESCRIPTIVOS - Concepto / SIGNO EVOCATIVO Y DE FANTASIANoción El Tribunal Andino de Justicia en cuanto a los signos descriptivos, precisó: «El signo es descriptivo cuando al público consumidor se le anuncia directamente las cualidades, características o propiedades del producto que se ofrece o del producto que se presta. Manuel Otero Lastres, de la denominación descriptiva expresa que: ‘informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio.’ Este Tribunal ha señalado, respecto de la marca descriptiva, que es: ‘... aquella que informa a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o del servicio que se quiere distinguir con la marca. Como lo señala FERNÁNDEZ NOVOA, la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto.» Y acerca de los signos evocativos y de fantasía: «Los signos evocativos sí son registrables puesto que cumplen con la función distintiva de la

marca, estos dan una idea al consumidor sobre el producto que se pretende proteger, proporcionan de manera indirecta alguna propiedad o característica del producto o servicio tratando de provocar en el consumidor alguna referencia a las propiedades de los mismos. Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc. (Rangel Medina David, ‘Tratado de Derecho Marcario’, 1960, págs. 273 y 356). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas.» COFFECREM - Signo descriptivo y no evocativo al enunciar las cualidades del producto / DICTAMEN PERICIAL EN MARCAS - Desestimación / DENOMINACION MARCARIA EN LENGUA EXTRANJERA - Equivalencia en la lengua española Aplicando al caso presente las nociones expuestas por el Tribunal, se advierte que el signo solicitado (COFFEECREM) produce en el consumidor la idea de una crema para el café, es decir, de aquel producto destinado comúnmente a mezclarse con él café para atenuar su carga, color o sabor. Ahora bien, esta idea es llevada en forma directa a la mente del consumidor, ya que el signo COFFEECREM no es más que la unión de los genéricos «café» y «crema», y no contiene ningún otro elemento que pudiera calificarse como distintivo ni como medio a través del cual se diese al consumidor simplemente una idea sobre el

producto pero conservando el signo su distintividad, como ocurre con las marcas evocativas. No acoge, entonces, la Sala las siguientes conclusiones del dictamen pericial rendido a solicitud de la actora, en el sentido de que el signo COFEECREM sería evocativo de los productos de la Clase 29 Internacional.

Dicen los peritos: «La expresión COFFEE-CREM sobrepuesta a la gráfica solicitada constituye una unidad gráfica y fonética diferente de los signos individualmente considerados... Individualiza y particulariza el producto lo cual lo hace registrable como marca, más aún si se tiene en cuenta que los productos no lácteos no pertenecen a la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, por tanto, no es signo exclusivo para describir productos de la Clase 29. ...La expresión COFFEE-CREM es un vocablo compuesto de dos sustantivos de origen inglés COFFEE (café) y CREM (crema). Unidos constituyen una nueva unidad expresiva, sin llegar a posicionarse como un modismo en la lengua española... ».

Basta con señalar que si bien la solicitud recayó sobre una etiqueta en que aparecen las figuras de una taza y una cuchara, estos elementos son genéricos y carecen de distintividad, y están subordinados por entero al elemento denominativo «COFFEECREM.» Por otra parte, en la Interpretación Prejudicial se precisó lo siguiente respecto de las denominaciones en lengua extranjera, tales como «Coffee»: «...cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una

expresión local...» Este criterio del Tribunal reafirma el ya evidente carácter genérico del vocablo en mención.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil tres (2003) Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05833-01(5833)

Actor: COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por la COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio le negó el registro del signo COFFEECREM (etiqueta) para distinguir los productos comprendidos en la Clase 29 Internacional.

I. LA DEMANDA

La COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. domiciliada en Medellín (Antioquia) presentó la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones .1. Que se declare nulo el artículo 2º de la Resolución 5725 de 29 de febrero de 1996 mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó a la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. el registro del signo COFFEECREM (mixto) para distinguir los productos comprendidos en la Clase 29 Internacional.

.2. Que es nula la Resolución 23003 de 31 de octubre de 1996, mediante la cual la citada funcionaria resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 5725, manteniéndola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación.

II. Que es nula la Resolución 07739 de 30 de abril de 1999 mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado. 1.1.4. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se conceda el registro como marca del signo COFFEE-CREM (mixto) a favor de la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., por el término de diez (10) años, para distinguir los productos comprendidos en la Clase 29

Internacional, y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. .1. Los Hechos  La COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo COFFEE-CREM (mixto) para distinguir los productos comprendidos en la Clase 29 Internacional.  Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 392 de 10 de diciembre de 1993, QUALA S.A. formuló observaciones por considerar que el signo solicitado COFFEECREM es confundiblemente semejante a su marca INSTACREM, registrada según certificados 100346 y 105170 en las Clases 29 y 30 Internacionales.

 Mediante la Resolución 5725 de 29 de febrero de 1996 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación formulada por QUALA S.A. y negó a la actora el registro del signo COFFEE-CREM para distinguir los productos comprendidos en la Clase 29 Internacional, por considerar que la citada expresión es usada en el mercado para describir una característica de los productos que pretende distinguir y que por consiguiente, está incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344.  Contra esa decisión la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. interpuso los recursos de reposición y apelación, argumentando no ser cierto que la expresión COFFEE-CREM sea descriptiva de los productos de la Clase 29; que cosa distinta es que sea evocativa y que, en tal virtud, es registrable ya que el conjunto resultante de la combinación de los elementos descriptivos es novedoso y distintivo.  Los recursos interpuestos fueron decididos mediante las Resoluciones 23003 de 31 de octubre de 1996 y 07739 de 30 de abril de 1999 que confirmaron la denegación del registro del signo COFFEE-CREM por estimar que es descriptivo. 1.3 Normas violadas y concepto de la violación La actora plantea que los actos acusados violan los artículos 81 y 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 81 de la

Decisión 344, por interpretación errónea, pues al negar el registro del signo COFFEE-CREM (mixto), desconoció que es perceptible, pues la pronunciación de las palabras, sus sonidos y la visualización de las figuras que componen el conjunto del signo, permiten captarlo y representarlo en la imaginación; que es distintivo porque es individual y puede diferenciarse de cualquier otro, además de ser novedoso y original; y es susceptible de representación gráfica, porque las palabras y figuras que lo conforman se encuentran reproducidas gráficamente. Razona que la entidad demandada violó el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, por aplicación indebida, al sostener que el signo COFFEE-CREM (mixto) es descriptivo de cualidades o características de los productos de la Clase 29, pues no es cierto que esa expresión designe en el comercio las características de los productos para los cuales ha de usarse. Argumenta que si bien el elemento denominativo del signo COFFEE-CREM (mixto) está compuesto de palabras que individualmente consideradas son descriptivas, su combinación forma una expresión absolutamente novedosa y distintiva. Señala que las expresiones que describen directamente las cualidades y calidades del producto son «crema no láctea para el café», «blanqueador para el café», «leche en polvo para el café»; y que tampoco es cierto que la expresión COFFEE-CREM sea un modismo que se use para describir dichas cualidades o características, como equivocadamente lo sostuvo la Superintendencia. Señala que la entidad demandada desconoció que COFFEE-CREM es un signo compuesto de elementos denominativos y figurativos característicos cuyo

conjunto tiene la distintividad requerida para ser admisible a registro como marca, y que la Administración no podía limitar el examen de registrabilidad exclusivamente al elemento denominativo sin tener en cuenta los elementos figurativos (formas y colores), toda vez que el conjunto del signo constituye una unidad. Reiteró que el signo COFFEE-CREM (mixto) no es descriptivo, porque no comunica en forma inmediata y directa la idea sobre el producto; cosa distinta es que transmita a la mente del consumidor una imagen o idea que lo lleva a razonar sobre el producto requiriendo un esfuerzo imaginativo, lo que pone de manifiesto que es evocativo y, por ende, registrable. 1.4. Contestación a la demanda El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que al expedir las resoluciones 5725 de 29 de febrero de 1996; 23003 de 31 de octubre de 1996 y 07739 de 30 de abril de 1999 no se violaron normas comunitarias. Sostuvo que al declarar infundada la observación presentada por QUALA S.A. y negar el registro como marca del signo COFFEE-CREM la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ciñe a la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que consistan exclusivamente en una descripción de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción u otros datos, características

o informaciones de los productos o servicios para los cuales ha de usarse. Reiteró que del examen de registrabilidad, concluyó que a la luz del artículo 82 literal d) de la Decisión 344 el signo es irregistrable pues la expresión COFFEECREM carece de distintividad por ser descriptiva de los productos que pretende amparar.

I. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Practicado el dictamen pericial decretado a solicitud de la actora, se dio traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión. Enseguida se resumen sus argumentos: 3.1. El apoderado de la actora insistió en que debe concederse el registro como marca del signo COFFEE-CREM (mixto) en la Clase 29 por siguientes razones:  El dictamen pericial puso de presente que el signo COFFEE-CREM (mixto) constituye una unidad gráfica y fonética diferente de las palabras individualmente consideradas que lo conforman; y que no es cierto que sea empleado como modismo por los industriales comerciales y consumidores para describir las cualidades o características de los productos de la Clase 29.  El dictamen pericial también evidenció que la expresión COFFEE-CREM es de carácter evocativo ya que mediante un esfuerzo imaginativo logra transmitir a la mente del consumidor una idea del producto. No se refiere a una cualidad que necesaria, usual o comúnmente sea aplicable al nombre del producto.  En la clase 29 Internacional coexisten los registros de varias marcas que se forman con la expresión «CREM» entre ellas «INSTACREM», «TULICREM» y «LACTOCREM»  El signo COFFEE-CREM se compone de palabras que individualmente

consideradas son descriptivas, pero que agrupadas forman una expresión novedosa que es absolutamente registrable. La única mención que describe clara, inmediata, directa y precisamente el producto, es la leyenda «crema no láctea para café» que en la etiqueta se emplea como explicativa.  La conformación de la marca solicitada para registro presenta idénticas características a las de la marca CHOCO MILK que por la vía del esfuerzo imaginativo representa la idea de que se trata de un producto a base de chocolate para tomar con leche. En el signo solicitado a registro la combinación de la expresión COFFEE, que traducida al castellano significa «café» con la partícula CREM, da la idea, mediante un esfuerzo imaginativo, de que se trata de una crema para el café. 3.2. El apoderado de la entidad demandada insistió en defender la legalidad de los actos acusados con argumentos similares a los que expuso al contestar la demanda; reiteró sus apreciaciones sobre la falta de distintividad del elemento denominativo e insistió en que es descriptivo de las características de los productos que se pretende distinguir.

IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Procuradora Primera Delegada se hizo presente en la causa, para manifestar que se atiene a la Interpretación Prejudicial que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo multilateral.

V. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas de dicho Acuerdo

indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo y reproducidos en cuanto fuera pertinente.

VI. CONSIDERACIONES La solicitud de registro se formuló para el siguiente signo: «Etiqueta COFFEECREM consistente en un pocillo puesto encima de un plato pequeño y lleno con un líquido; arriba de ese pocillo se encuentra una cucharita que va a ser introducida en el pocillo. En la parte superior en letras se inserta la leyenda COFFEECREM.» La Superintendencia de Industria y Comercio consideró que en el signo solicitado el elemento nominativo prevalece sobre el gráfico, por ser el que emplea el consumidor para solicitar en el mercado los productos que distingue.

La Sala considera que tuvo razón la entidad demandada al circunscribir el análisis de registrabilidad del signo compuesto al elemento denominativo COFFEECREM, pues sabido es que tratándose de marcas compuestas por términos denominativos y elementos gráficos, debe determinarse cuál es el elemento que tiene mayor fuerza expresiva y que da al signo especial caracterización. Las más de las veces la palabra o expresión es el predominante, como ocurre en el caso presente, en que los consumidores identifican el signo mediante la expresión

COFFEECREM.

Bajo esa perspectiva, los actos acusados negaron a la actora el registro del signo mixto COFFEECREM para distinguir los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por considerar que el elemento denominativo describe las características del producto comprendido en la Clase

29 Internacional que pretende distinguir. El artículo 82, literal d) de la Decisión 344, prevé: «No podrán registrarse como marca los signos que: .... d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.» Los productos comprendidos en la Clase 29 Internacional para la cual se solicitó el registro del signo mixto COFFEECREM, son los siguientes: «Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.» Al confirmar la resolución que negó el registro como marca del signo COFFEECREM (mixto) por considerarlo incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, el Superintendente de Industria y Comercio señaló : «Aunque se trata de una palabra que no corresponde a ningún idioma, se puede considerar como un modismo, que es fácilmente entendida por el consumidor medio, sin mucho esfuerzo, como crema de café. Por tal razón, el consumidor podría pensar que el producto amparado o designado con la marca está destinado o tiene aplicación para las bebidas de café y que el efecto que generará dicha aplicación será la cremosidad. Ahora bien, a pesar de que se trate de una crema no láctea, el consumidor conoce dichas sustancias como

cremas y por ello creerá que se trata de una crema láctea y los productos lácteos se encuentran en la Clase 29 Internacional.» Vistos los cargos planteados, corresponde a la Sala determinar si el elemento denominativo COFFEECREM es descriptivo; o si, por el contrario, como lo alega la actora, es evocativo. Respondido este interrogante, la Sala deberá entonces determinar si el signo mixto COFFEECREM era o no registrable para distinguir los productos comprendidos en la Clase 29, según los artículos 81 y 82, literal d) de la Decisión 344. El Tribunal Andino de Justicia, en su interpretación prejudicial, ilustró así la noción de «denominación genérica»: «Las denominaciones genéricas carecen de uno de los requisitos básicos de la marca para constituirse como tal, como lo es la distintividad, porque estas denominaciones se refieren al producto mismo y no se puede distinguir de otros bienes o servicios que se encuentren en el mercado, puesto que una denominación genérica es conocida en su sentido general por el público, pero al nombrarse de la misma manera una marca se establece una relación directa entre el nombre y el producto o servicio que la marca ampara.» (Destaca la Sala). En cuanto a los signos descriptivos, precisó: «El signo es descriptivo cuando al público consumidor se le anuncia directamente las cualidades, características o propiedades del producto que se ofrece o del producto que se presta. Manuel Otero Lastres, de la denominación descriptiva expresa que: ‘informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio.’ Este Tribunal ha señalado, respecto de la marca descriptiva, que es:

‘... aquella que informa a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o del servicio que se quiere distinguir con la marca. Como lo señala FERNÁNDEZ NOVOA, la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto.» Y acerca de los signos evocativos y de fantasía: «Los signos evocativos sí son registrables puesto que cumplen con la función distintiva de la marca, estos dan una idea al consumidor sobre el producto que se pretende proteger, proporcionan de manera indirecta alguna propiedad o característica del producto o servicio tratando de provocar en el consumidor alguna referencia a las propiedades de los mismos. ... Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc. (Rangel Medina David, ‘Tratado de Derecho Marcario’, 1960, págs. 273 y 356). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas.» Aplicando al caso presente las nociones expuestas por el Tribunal, se advierte que el signo solicitado (COFFEECREM) produce en el consumidor la idea de una crema para el café, es decir, de aquel producto destinado comúnmente a mezclarse con él café para atenuar su carga, color o sabor. Ahora bien, esta idea es llevada en forma directa a la mente del consumidor, ya que el signo

COFFEECREM no es más que la unión de los genéricos «café» y «crema», y no contiene ningún otro elemento que pudiera calificarse como distintivo ni como medio a través del cual se diese al consumidor simplemente una idea sobre el producto pero conservando el signo su distintividad, como ocurre con las marcas evocativas. No acoge, entonces, la Sala las siguientes conclusiones del dictamen pericial rendido a solicitud de la actora, en el sentido de que el signo COFEECREM sería evocativo de los productos de la Clase 29 Internacional. Dicen los peritos: «La expresión COFFEE-CREM sobrepuesta a la gráfica solicitada constituye una unidad gráfica y fonética diferente de los signos individualmente considerados... Individualiza y particulariza el producto lo cual lo hace registrable como marca, más aún si se tiene en cuenta que los productos no lácteos no pertenecen a la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, por tanto, no es signo exclusivo para describir productos de la Clase 29. ... La expresión COFFEE-CREM es un vocablo compuesto de dos sustantivos de origen inglés COFFEE (café) y CREM (crema). Unidos constituyen una nueva unidad expresiva, sin llegar a posicionarse como un modismo en la lengua española... El signo COFFEE-CREM es evocativo para los productos de la clase 29, toda vez que exige un esfuerzo mental para comprender que se trata de un producto sintético que cumple con las funciones de algunos de los productos integrantes de la clase 29... » Basta con señalar que si bien la solicitud recayó sobre una etiqueta en que aparecen las figuras de una taza y una cuchara, estos elementos son genéricos y

carecen de distintividad, y están subordinados por entero al elemento denominativo «COFFEECREM.» Por otra parte, en la Interpretación Prejudicial se precisó lo siguiente respecto de las denominaciones en lengua extranjera, tales como «Coffee»: «...cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local...» Este criterio del Tribunal reafirma el ya evidente carácter genérico del vocablo en mención. Con fundamento en las consideraciones expuestas, se impone denegar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. DEVUÉLVASE a la actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 17 de julio de 2003.

MANUEL S. URUETA AYOLA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO