CE-11001-03-24-000-1999-05839-01(5839)-2003

COTEJO ENTRE MARCAS MIXTAS - Elemento predominante / ELEMENTO PREDOMINANTE EN MARCAS MIXTAS - Gráfico o denominativo Dijo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial núm. 90-IP-2002, solicitada en este proceso, que en la comparación entre marcas mixtas debe tenerse en cuenta cuál elemento es el predominante; que si bien el elemento denominativo suele ser el más característico o determinante, dada la fuerza expresiva propia de las palabras, que por definición son pronunciadas, en otras ocasiones lo es el gráfico, teniendo cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica. Destaca que, según la doctrina, para establecer cuál elemento es el predominante se debe “determinar la situación y relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta y sobre todo la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría, en principio, al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquél elemento predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo...”. COMPARACION DE MARCAS MIXTAS - Predominio del elemento denominativo sobre el gráfico / SIMILITUD MARCARIA - Existencia ortográfica, fonética y en usos afines a la construcción / INDICIO DE CONEXION COMPETITIVA - Surge por usos afines al ser sustituidos unos por otros A juicio de la Sala, en la marca mixta predomina el elemento denominativo TUBOSA y en la marca nominativa objeto de los actos acusados si bien es cierto que constan otras expresiones que la anteceden, no lo es menos que la más

sobresaliente es la palabra “TUBESA”. Concluye la Sala que resulta innegable la similitud que se predica de las marcas en conflicto en los actos acusados, además de que los productos amparados por una y otra poseen usos afines, ya que están destinados a ser empleados en la construcción y esta circunstancia hace que, conforme se aduce en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, constituya un indicio de conexión competitiva, ya que podría dar lugar a que se hallen en el mismo mercado, haciendo que los consumidores crean que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades o de forma complementaria, o que juzguen que deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. NOTA DE RELATORIA: En sentencias de 23/05/03, Exp.5958, C.P. Camilo Arciniegas A. y 12/06/03 Exp.5959, C.P. Manuel S. Urueta A., tuvo oportunidad de pronunciarse frente a asuntos similares al aquí analizado, en los que comparó las mismas marcas en cuestión, solo que frente a distintas clases.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil tres (2003) Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05839-01(5839)

Actor: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

La sociedad TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró demanda ante esta Corporación tendiente a que, mediante sentencia, se hagan las siguientes declaraciones: 1.- Son nulas las Resoluciones núms. 20913 de 28 de diciembre de 1998, "POR LA CUAL SE DECIDE UNA OBSERVACIÓN Y SE NIEGA UN REGISTRO"; 02413 de 19 de febrero de 1999, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 12577 de 30 de junio 1999, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente de Industria y Comercio. 2ª: Que como consecuencia de la declaratoria anterior se ordene a la demandada expedir el título de registro de la marca “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.” (mixta) en favor de la actora. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda, se tienen los siguientes: 1o: Que el 27 de julio de 1997, a través de apoderado, la actora solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. (MIXTA) para amparar productos comprendidos en la clase 19 de la

Clasificación Internacional de Niza. 2o: Que Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad Tubos de Occidente Tubosa S.A. presentó demanda de observaciones, con base en que es titular de la marca denominada TUBOSA Clase 19. 3º: Que, una vez agotada la etapa de alegatos, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través del Jefe de la División de Signos Distintivos, expidió la Resolución núm. 20913 de 28 de diciembre de 1998, por medio de la cual declaró fundada la observación presentada por la sociedad “Tubos de Occidente Tubosa S.A.” y negó el registro de la marca solicitada por la actora. Que interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, pero éste fue decidido negativamente por Resolución núm. 02413 de 19 de febrero de 1999. Que igual suerte corrió la apelación que había interpuesto subsidiariamente y fue resuelta mediante Resolución 12577 de 30 de junio del mismo año. En apoyo de sus pretensiones adujo, en síntesis, los siguientes cargos: 1º. Estima que se violó el literal a), del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó e interpretó en forma indebida la citada disposición, dado que no tuvo en cuenta que se trata de dos marcas mixtas, donde la sociedad observante se dedica a las tuberías plásticas y en general a artículos plásticos del ramo, mientras que Tuberías y Prefabricados de Concreto Tubesa S.A., como su nombre lo indica, se

dedica únicamente a tuberías de concreto, que tiene un uso de redes de alcantarillado donde técnicamente no es utilizable la tubería plástica; de ahí que el consumidor sabe perfectamente cuándo utilizar tubería plástica (instalaciones domiciliarias), y cuándo la tubería de concreto(grandes redes de alcantarillado). 2°: Sostiene que se violó el artículo 29 de la Carta Política, en armonía con el artículo 95, ibídem, toda vez que los argumentos que esgrimió frente a la observación presentada no fueron tenidos en cuenta por la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de decidir sobre la concesión de la marca solicitada. II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, a través de apoderado, contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones para la cual adujo, en esencia, lo siguiente: Que se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Resalta que para los efectos del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se hizo el análisis sucesivo y comparativo de las marcas en cuestión de donde se concluyó en forma evidente que son semejantes entre sí en los aspectos ortográficos y fonéticos, lo que da la

posibilidad de confusión. II.1.2La sociedad Tubos de Occidente S.A. TUBOSA, en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, fue notificada del auto admisorio y no obstante haber constituido apoderado éste no contestó la demanda ni alegó de conclusión. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO El señor Agente del Ministerio Público solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y manifestó atenerse a los términos del pronunciamiento que dicho organismo hiciera. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Según se lee en la Resolución núm. 20913 de 28 de diciembre de 1998, obrante a folios 2 a 4, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de la actora, relativa al registro de la marca nominativa “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.”, para distinguir productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, tuberías y prefabricados de concreto y materiales de construcción metálicos, con apoyo en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues, en su opinión, es confundiblemente semejante con la marca TUBOSA, cuyo titular es Tubos de Occidente S.A., quien formuló observaciones. El artículo 83 de la Decisión 344, prevé: “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con los derechos de terceros,

presenten algunos de los siguientes impedimentos: a)Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. A juicio de la actora la entidad pública demandada vulneró la disposición transcrita porque se trata de dos marcas mixtas y no nominativas como erradamente se afirma en la Resolución mencionada. En relación con el alcance de la disposición comunitaria en estudio, aplicado al caso concreto, dijo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial núm. 90-IP-2002, solicitada en este proceso, que en la comparación entre marcas mixtas debe tenerse en cuenta cuál elemento es el predominante; que si bien el elemento denominativo suele ser el más característico o determinante, dada la fuerza expresiva propia de las palabras, que por definición son pronunciadas, en otras ocasiones lo es el gráfico, teniendo cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica. Destaca que, según la doctrina, para establecer cuál elemento es el predominante se debe “determinar la situación y relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta y sobre todo la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría, en principio, al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquél elemento predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo...” (folio 175). Igualmente en la citada interpretación prejudicial se hace énfasis en que la

comparación entre las marcas debe hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual y que la valoración debe hacerse sin descomponer la unidad de Cada signo, de modo que en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquel se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Atendiendo el criterio establecido en la precitada interpretación prejudicial, la Sala advierte lo siguiente: La marca solicitada por la actora, para la clase 19, contrario a lo que se aduce en la demanda, no es mixta, sino nominativa. En efecto, a folio 2 del cuaderno de anexos obra el “FORMULARIO ANDINO”, diligenciado por el apoderado de la actora, dentro del cual aparece una casilla correspondiente a “CARACTERÍSTICAS” de la marca, que comprende, entre otros, la descripción del signo, capítulo este que se desarrolla así: “DESCRIPCIÓN ETIQUETA. La expresión TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., se encuentra escrita en tipo de letra característica y especial, se encuentra escrita en forma horizontal en una sola línea, todo según modelo adjunto”. A folio 3, ibídem, obra el modelo de la marca en mención, el cual aparece así: Como puede observarse, en el signo en cuestión no se relaciona gráfica alguna que permita considerarlo como mixto. La marca registrada en favor de TUBOS DE OCCIDENTE S.A. es mixta, ya que está compuesta por la palabra “TUBOSA” encerrada dentro de dos líneas horizontales unidas por

un semicírculo y debajo de ella aparece la expresión “TUBOS DE OCCIDENTE”, según se extrae del modelo visible a folio 32, ibídem, que coincide con el presentado por el apoderado de la actora a folio 30 del mismo cuaderno, y que, a continuación, se traslada del expediente para facilitar su estudio. A juicio de la Sala, en la marca mixta predomina el elemento denominativo TUBOSA y en la marca nominativa objeto de los actos acusados si bien es cierto que constan otras expresiones que la anteceden, no lo es menos que la más sobresaliente es la palabra “TUBESA”. Ahora, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como quedó visto, hace énfasis en que la valoración debe hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, a menos que el mismo se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración, como ocurre en este caso, pues lo relevante en las marcas en cuestión no es el nombre del titular de cada registro marcario sino los signos TUBESA y TUBOSA que aparecen resaltados como se observa a folios 3 y 32 del cuaderno de anexos, trasladados del expediente a esta providencia. Vista las cosas desde la anterior perspectiva concluye la Sala que resulta innegable la similitud que se predica de las marcas en conflicto en los actos acusados, además de que los productos amparados por una y otra poseen usos afines, ya que están destinados a ser empleados en la construcción y esta circunstancia hace que, conforme se aduce en la interpretación prejudicial rendida

en este proceso, constituya un indicio de conexión competitiva, ya que podría dar lugar a que se hallen en el mismo mercado, haciendo que los consumidores crean que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades o de forma complementaria, o que juzguen que deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (folio 178). Finalmente, es preciso resaltar que la Sala en sentencias de 23 de mayo de 2003 (Expediente núm. 5958, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade) y 12 de junio de 2003 (Expediente núm. 5959, Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola), tuvo oportunidad de pronunciarse frente a asuntos similares al aquí analizado, en los que comparó las mismas marcas en cuestión, solo que frente a distintas clases, habiendo arribado a la misma conclusión en cuanto a que no tenían vocación de prosperidad las pretensiones de la demanda habida cuenta de la similitud existente entre ellas y, por ende, del riesgo de confusión que presentan en el público consumidor. Consecuente con lo anterior, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de julio de 2003. MANUEL S. URUETA AYOLA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Presidente Ausente con permiso

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO