CE-11001-03-24-000-1999-05843-01(5843)-2002

MARCAS / MARCA DISTINTIVA - Lo es DISCADO DIRECTO NACIONAL DDN por cuanto la reglamentación legal se refiere al servicio de telefonía pública básica conmutada de larga distancia / TELECOM - Inició la utilización de la expresión DISCADO DIRECTO NACIONAL / DISCADO DIRECTO NACIONALExpresión inicialmente utilizada por Telecom. / DISTINTIVIDAD - Existencia en la marca “Discado Directo Nacional DDN” El servicio que el actor denomina Discado Directo Nacional, denominación en la que fundamenta la acusación de que la marca no es distintiva, pues lo describe, se denomina servicio de “Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia (TPBCLD)” al tenor de lo dispuesto en el Decreto 2542 de 1.997 que reglamenta lo concerniente al otorgamiento de las licencias para los operadores de dicho servicio, lo que se reitera además, con lo establecido en el Decreto 554 de 1.998, contentivo del Plan Nacional de Numeración, cuando en su artículo 4º menciona a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones como operador establecido y legalmente autorizado para prestar el servicio de TPBCLD y con las resoluciones visibles de folios 55 a 61 del cuaderno principal en las que se concede licencia a la empresa actora “para el uso y explotación del espectro electromagnético requerido para la prestación del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia - TPBCLD” . A folio 95 del expediente se encuentra el oficio proveniente de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en el que se consigna que “…La utilización de la expresión Discado Directo Nacional (DDN) la inició Telecom en sus publicaciones para

diferenciar la comunicación de larga distancia nacional generada a través de operadora, de aquella realizada por el usuario a través de la marcación directa, (servicio semiautomático y servicio automático)…”. De igual manera, se dice que la expresión es utilizada en el sector de las telecomunicaciones como Discado Directo Nacional, sin que exista referencia legal respecto de la misma. Del contenido de las normas anteriormente mencionadas, así como con las pruebas reseñadas, se deduce que la acusación formulada por el actor en relación con la distintividad de la marca no tiene vocación de prosperar, pues es claro para la sala que el servicio que ampara el signo no se denomina con la expresión DISCADO DIRECTO NACIONAL DDN, registrada como marca a favor de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM a través de la Resolución impugnada, sino SERVICIO DE TELEFONIA PÚBLICA BÁSICA CONMUTADA DE LARGA DISTANCIA y, de otro lado, que quien inició la utilización de dicha expresión fue el titular de la marca, lo que lleva a la conclusión de que la misma tiene la capacidad suficiente para distinguir el servicio de telefonía de larga distancia prestado por su titular, de otros similares prestados por otras empresas; por lo tanto, de acuerdo con las reglas mencionadas en la interpretación prejudicial la marca es susceptible de registrarse y su uso, a juicio de la Sala, de acuerdo con las pruebas anteriormente mencionadas, es resultado de su ubicación en el mercado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá D.C. treinta y uno (31) de enero de dos mil dos (2002)

Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05843-01(5843)

Actor: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ

S.A. E.S.P.

Demandado: JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Procede la Sala a proferir sentencia de única instancia para decidir las pretensiones incoadas en la demanda instaurada por la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá E.S.P., en ejercicio de la acción consagrada en los artículos 84 del Código Contencioso Administrativo y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contra la Resolución 8572 del 22 de marzo de 1.996 “Por la cual se concede un registro”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I. ANTECEDENTES.

a. Las pretensiones de la demanda. La Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá E.S.P., a través de apoderado y en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en los artículos 84 del Código Contencioso Administrativo y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitó la nulidad del acto administrativo antes mencionado, mediante el cual se concedió el registro de la marca mixta “DDN (Las expresiones DISCADO DIRECTO NACIONAL irán como explicativas) (SEGÚN MODELO ADJUNTO)” para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la clasificación internacional de Niza, a nombre de la Empresa Nacional de

Telecomunicaciones TELECOM, y como consecuencia de lo anterior se ordene a la División de Signos Distintivos la cancelación del Certificado de registro 189165 y la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial (fl. 18) b. Los hechos de la demanda. Se sintetizan de la siguiente manera: .

1. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, solicitó el registro de la marca DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL (MIXTA) para distinguir “servicios de montaje y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones; servicios de atención al cliente y al usuario; servicio de conexión e interconexión de telecomunicaciones en el territorio nacional y en el exterior, comprendidos en la clase 42 de la clasificación internacional, bajo el expediente 95-57234.

2. Mediante Resolución 8572 del 22 de marzo de 1.996, luego del procedimiento de rigor, se concedió el registro de la marca mixta DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL (Las expresiones DISCADO DIRECTO NACIONAL irán como explicativas)

3. La citada Resolución se motivó indicando que la marca que se tramita bajo el expediente de la referencia cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

4. La sigla DDN, que significa DISCADO DIRECTO NACIONAL, es una designación común o usual para el servicio de DISCADO DIRECTO NACIONAL

5. La marca otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio no se acomoda a lo establecido en las normas vigentes en materia de propiedad industrial, toda vez que no cumple su función distintiva (fl.19)

. c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación.

Se enunciaron como violados: Los artículos 81; 82, literales a), d) y e), y 96 de la Decisión 344 del Acuerdo de

Cartagena. La infracción de las normas citadas se plantea así: Para sustentar la violación del artículo 96 de la norma comunitaria, con apoyo en sentencia del Consejo de Estado y en interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, expresa que la motivación de la Resolución impugnada quebranta la citada disposición por aplicación indebida, puesto que la misma exige que el acto mediante el cual se otorga o niega el registro de una marca debe ser “debidamente motivado” de tal manera que refleje las razones de hecho y de derecho que llevaron a la administración a pronunciarse en uno u otro sentido. Sostiene que la Resolución impugnada infringe los artículos 81 y 82 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por falta de aplicación porque al conceder el registro para distinguir los servicios comprendidos en la clase 42 de la clasificación internacional de Niza los ignoró, toda vez que el signo registrado carece de distintividad en relación con los servicios que ampara, habida cuenta de que la palabra DDN se utiliza en el comercio en general y en el ramo de las comunicaciones para designar el servicio telefónico de DISCADO DIRECTO NACIONAL; para el efecto se apoya en doctrina que cita y en conceptos emitidos en interpretación prejudicial por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Finalmente, en relación con la predicada violación de los literales d) y e) del artículo 82, sostiene que los mismos contemplan la prohibición del registro como marca de las expresiones descriptivas, entendiendo por descripción, según el

Diccionario de la Lengua Española, lo que define imperfectamente una cosa dando una idea general de sus partes o propiedades, pues tales expresiones carecen de carácter distintivo, ya que pueden ser aplicadas válidamente a muchos productos o servicios del mismo género. Concluye, apoyado en interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia sobre signos descriptivos, que el signo mixto DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL es descriptivo de los servicios para los cuales ha de usarse la marca, pues indica directamente un dato o información primaria del servicio al que se destina la misma. (fls. 20 a 24) d. Las razones de la defensa. La demanda fue notificada al Superintendente de Industria y Comercio (fl.36) y al representante legal de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM (fl.35) La Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM, a través de apoderado, impugnó la demanda en calidad de tercero interesado y, en primer lugar, se opuso a las peticiones formuladas en la demanda en razón de su carencia fácticonormativa. En relación con los hechos expresó ser ciertos los relativos a la solicitud, trámite y otorgamiento del registro de la marca, así como el relacionado con la motivación de la Resolución que lo concedió pero negó los demás, ya que estima que se trata de apreciaciones subjetivas y que la Resolución cumple con lo establecido en las normas legales; luego el signo sí cumple con su función distintiva. Sostiene, en relación con la motivación de la Resolución impugnada, que existen dos actos de concesión o denegación de registro con previa observación y sin

previa observación, a los que se aplican los artículos 95 y 96, respectivamente, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; que si se lee el artículo 96, se entiende que la concesión de una marca requiere de examen de registrabilidad; es decir, que la administración examina si el signo cumple con los requisitos de ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica; si el signo llena los requisitos, no le queda a la administración otra alternativa que la de proferir una resolución sencilla y expedita, lo cual no significa que no sea debidamente motivada; por el contrario, si ha habido observaciones, la decisión ya no puede ser tan escueta, pues debe confrontar los textos legales con las razones fácticas y jurídicas aducidas por los observantes; que la afirmación contenida en la motivación de la Resolución que se impugna demuestra que el signo distintivo pasó por una meticulosa revisión que lleva a la administración a la convicción de conceder el registro y que, además, como se trata de un signo mixto se adjuntó al final de la página el modelo gráfico concedido. Sostiene que la administración no actuó caprichosamente, como lo sugiere el demandante, pues la concesión del signo DDN estuvo precedido del examen de fondo en el que se analizaron los supuestos o condicionamientos para ello, y como no hubo observaciones la administración aplicó el artículo 96; que si se mira la Resolución, se observa que ante la ausencia de observaciones la administración profiere la decisión de manera sintética, lo cual no significa que no esté debidamente motivada, pues el acto incluye la afirmación de que el signo

cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales y el modelo adjunto, lo que no constituye una formula de comodín sino que implicó de la administración un riguroso análisis de fondo de los presupuestos de registrabilidad del signo DDN; que al parecer para el impugnante la escasez de verbosidad es causal de falsa motivación, pero olvida que la resolución, entendida como un todo, explica las razones de la administración para la concesión de la marca; la redacción austera es producto de la falta de observaciones y no había necesidad de elaborar argumentaciones sutiles y refinadas frente a una situación fáctica que ya había sido considerada en el examen de registrabilidad. En cuanto a que la marca carece de distintividad, aduce que vale la pena recordar que en el año de 1.996 quien detentaba el monopolio de la telefonía de larga distancia era TELECOM, y que el signo DDN está acompañado de la expresión explicativa DISCADO DIRECTO NACIONAL; es decir, que si se mira el signo en su totalidad se observa que es suficientemente distintivo y, en consecuencia, atrae protección por el derecho marcario y, además, que con anterioridad a la apertura del mercado de las comunicaciones TELECOM era el único operador autorizado para prestar el servicio de telefonía pública básica conmutada en las modalidades de larga distancia nacional e internacional, no tenía competidor; por lo tanto, es de suponer que cualquier solicitud de marca que se presentara era fácilmente otorgada atendiendo los criterios que informan el derecho de marcas distintividad por ejemplo. Expresa que lo anterior está relacionado con la afirmación de que el signo DDN es descriptivo de los servicios

para los cuales ha de usarse la marca e indica que la concesión de la marca a favor de TELECOM se hizo antes de la apertura de la telefonía de larga distancia y, por ese hecho, no podría levantar el registro de una marca otorgada legalmente con justo título; luego, goza de la protección del Estado; la circunstancia sobreviniente de la apertura del mercado de la telefonía celular no podría ser motivo para desconocer un derecho adquirido con justo título. En consecuencia, estima que el registro debe mantenerse, máxime porque que no fue expedido en contravención de las normas vigentes al momento de su concesión y, mucho menos, en contravención de las disposiciones vigentes de la Decisión 344, como lo dispone el artículo 113 de la misma. Finalmente, como argumentos adicionales para controvertir los cargos formulados por el demandante, aduce que los planteamientos en los que se fundamenta la nulidad no encajan dentro de ninguna de las causales contempladas en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues la marca se concedió sin contravención de normas sustanciales que rigen el otorgamiento de derechos sobre una marca y que, con los cambios tecnológicos, especialmente en el campo de las telecomunicaciones, viene aparejada la necesaria apertura del mercado y la libre competencia; por eso la multiplicidad de operadores de telefonía pública básica conmutada en sus modalidades de larga distancia nacional e internacional es una realidad y el Estado, para garantizar esa libre competencia, estableció el Plan Nacional de Numeración adoptado por el Decreto 554 de 1.998. Luego de transcribir lo dispuesto en el mismo sobre prefijos internacional e interurbano nacional, expresa que cada prefijo sirve para

identificar en el mercado al operador de TPBCLD (telefonía pública básica conmutada de larga distancia), quien despliega su potencial a través del número que le sirve de prefijo, lo que se ha evidenciado con las campañas publicitarias de Orbitel, la ETB y TELECOM; luego la marca, además de venir acompañada de elementos gráficos distintivos, suele estar acompañada del número 09, que identifica en el mercado de larga distancia nacional a TELECOM y es el prefijo que canaliza y concreta la selección que hace el usuario del operador. (fls 48 a 54) Por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda a través de apoderado judicial y solicitó denegar las pretensiones por cuanto carecen de apoyo jurídico; en cuanto a los hechos, expresó ser ciertos los relacionados con la solicitud de la marca, su trámite y concesión y negó los que consideró apreciaciones de la parte demandante. Como razones de su defensa, expuso que con la expedición de la Resolución acusada el Superintendente de Industria y Comercio no incurrió en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puesto que la misma se dictó con apoyo en las facultades concedidas por el Decreto 2153 de 1.992 y la misma Decisión 344, por lo que válidamente la expidió concediendo el registro de la marca DDN, solicitada por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la clasificación internacional, por ajustarse a las normas vigentes en materia marcaria; que el ordenamiento aplicable es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que debe adoptar como

oficina nacional competente en materia de marcas; que con los documentos obrantes en el expediente administrativo se establece que la Superintendencia de Industria y Comercio, como oficina nacional competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa, por lo que el acto demandado se ajusta plenamente al derecho y a las normas marcarias vigentes. Con apoyo en jurisprudencia de esta Corporación, se refiere a los requisitos de perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, que estima debe reunir un signo para que pueda ser registrado como marca. Refiriéndose, igualmente, a interpretaciones prejudiciales del Tribunal de la Comunidad Andina, y luego de transcribir los artículos 81 y los literales a) y d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, manifestó que efectuado el examen de la marca DDN ésta no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 82 literal d), pues la expresión DDN (mixta) goza del elemento de distintividad requerido por la norma comunitaria y, además, no lleva a confusión al consumidor acerca de las características, calidad y otras propiedades del servicio, razón por la cual el acto administrativo no vulnera los artículos 81 y 82 literales a) y d) de la citada

Decisión.

En cuanto a la predicada violación del artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señala que según la documentación obrante en el expediente administrativo, la Superintendencia cumplió con el procedimiento establecido en las normas vigentes, y como quiera que no hubo observaciones,

realizó el examen de registrabilidad de la marca “DDN mixta - Las expresiones Discado Directo Nacional irán como explicativas” para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la nomenclatura vigente, encontrando que reúne los requisitos previstos en las disposiciones aplicables como se indicó en la Resolución impugnada. Contrariamente a lo sostenido por la demandante, el acto administrativo se encuentra debidamente motivado, pues se indica claramente la marca concedida, la clase de servicios que ampara la vigencia de la misma, el titular, su domicilio y lo referente a la entrega del título correspondiente y, si bien no se consigna detalladamente toda la actuación administrativa, no puede hablarse de indebida motivación. (fls 69 a 73) e. La actuación surtida. De conformidad con las normas previstas en el Código Contencioso Administrativo, a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 6 de diciembre de 1.999, se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl.29) Mediante auto calendado el 30 de marzo de 2.000, visible a folio 81, se abrió el proceso a pruebas y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hizo uso de tal derecho el apoderado de la parte actora quien presentó escrito reiterando los argumentos presentados en la demanda (fls 99 a 101); la Superintendencia de Industria y Comercio no presentó alegato y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM reiteró igualmente los argumentos expresados en la impugnación a la

demanda. (fls 102 y 103). Mediante oficio calendado el 11 de octubre de 2.000 se solicitó la interpretación prejudicial del caso planteado en la demanda al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (fls. 105 a 109)

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO.

El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado estimó procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena tal como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo multilateral aprobado por la Ley 17 del 13 de febrero de 1.980, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 150 de la Constitución Política (fl.98).

III. INTERPRETACION PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “1º. La marca como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes, o comercializados por una persona, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, por sí misma, la necesaria concurrencia de las otras características de perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica del signo que pretenda identificar tales productos o servicios, so pena de que éste resulte irregistrable. “2º. En el análisis que de las marcas mixtas se realice necesariamente habrá que determinarse cuál de los elementos - denominativo o gráfico - que conforman el conjunto marcario predomina, dado que es gracias a él, como el público

consumidor identificará y solicitará la marca. “3º. La genericidad de un signo impide su utilización como marca, y debe ser apreciada en estricta relación directa con los productos o servicios de que se trate, en virtud de que una denominación no tiene el carácter de genérica por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. Como lo ha expresado este Tribunal, y ahora lo ratifica, un término o vocablo genérico puede convertirse por mera convención en palabra propia o independiente, apta por tanto para ser utilizada como marca. “4º. De conformidad con el artículo 82 literal d), los signos descriptivos son irregistrables sólo en cuanto tengan una relación o calificación directa con los productos o servicios que se pretenda proteger con la marca. Por el contrario, los mismos signos pueden ser registrables como marca en el caso de productos o servicios con los cuales no exista relación directa o vinculación específica, siempre que conserven su distintividad con respecto a los mismos, con lo cual queda descartada toda posibilidad de engaño al público consumidor. “5º. Los actos administrativos requieren de motivación para su validez, de modo que se garantice el derecho de defensa de los administrados que pudieren quedar directamente afectados con los efectos de aquel. “6º. El hecho de que el interesado no hubiere formulado “oposiciones” u “observaciones” a una solicitud de registro, no le impide al funcionario administrativo examinar de oficio las causales de irregistrabilidad de una determinada marca, pues hacerlo constituye para él un deber .

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

En el presente caso la demanda se presentó no sólo en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, sino con

apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que establece: “Artículo 113. La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas cuando: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente decisión; “b) El registro se hubiere otorgado con base en los datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenido en la solicitud y que sean esenciales. “c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros los siguientes: “1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. “2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” Las normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que la parte actora considera violadas, prescriben: “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona

de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior. “b)… “c)… “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o delos servicios para los cuales ha de usarse; “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate:” “Artículo 96. Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” Para llevar a cabo el estudio de la legalidad de la Resolución impugnada que concedió el registro de la marca mixta “DDN (LAS EXPRESIONES DISCADO DIRECTO NACIONAL irán como explicativas) (SEGÚN MODELO ADJUNTO) (fl.2), la Sala tendrá en cuenta las reglas señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida dentro del presente proceso, para determinar la registrabilidad de la expresión según las cuales: “…el elemento esencial para que un signo pueda ser registrado como marca es la distintividad que éste debe poseer, es decir que a través del signo se diferencie

claramente el producto o servicio de otros que se encuentren en el mercado, Para el caso en estudio es fundamental que la marca cumpla con la función de distinguir los servicios que ella protege… “También constituye requisito fundamental de la marca la aptitud del signo para ser aprehendido por los consumidores a través de los sentidos o de la inteligencia, de manera tal que sea perceptible, esto es, que pueda ser captado a través de imágenes, impresiones, palabras, gráficos, colores etc. “Finalmente, el signo que goce de protección marcaria debe ser susceptible de representación gráfica, lo que hace referencia a su idoneidad para ser traducido en palabras, figuras o signos que permitan o faciliten la concepción material de su contenido, forma, dimensiones, etc…” (fl.118) “… “ Para el análisis de registrabilidad, es necesario examinar el signo frente al producto o servicio que la marca va a proteger. Así habrá signos que podrán ser semejantes a otros previamente registrados, debido a que para esos productos o servicios, el signo no es ni genérico, ni descriptivo, ni tampoco el usual o común para designar el producto o servicio, o simplemente porque no se encontraba incurso en las causales de irregistrabilidad taxativamente establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario, y el juez en su caso, están obligados a examinar necesariamente.” “De lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde adicionalmente al consultante determinar si la administración en el procedimiento administrativo correspondiente se ajustó a las exigencias de la norma comunitaria para el

registro de marcas…” (fls 122 y 123) La marca en conflicto es mixta según el siguiente modelo: Dentro del presente proceso fueron decretadas y debidamente aportadas y practicadas como pruebas el oficio de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, el interrogatorio de parte al Representante Legal de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM, copias licencias otorgadas a la Empresa actora y a Orbitel, publicidad desplegada por TELECOM con la marca DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL, el expediente administrativo y la interpretación prejudicial a la que ya se hizo referencia. A folio 2 del cuaderno anexo 1, se encuentra la solicitud de registro formulada por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM a la Superintendencia de Industria y Comercio para la marca DISCADO DIRECTO NACIONAL DDN (mixta) representada como aparece antecedentemente, para amparar “ servicio de montaje y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones; servicio de atención al cliente y al usuario; servicio de conexión e interconexión de telecomunicaciones en el territorio nacional y en el exterior. Clase 42”, a la que se concedió el registro mediante la Resolución acusada. Son dos las acusaciones que el actor le endilga a la Resolución demandada, a saber: Primero, que la marca registrada carece de suficiente distintividad, pues describe el servicio de larga distancia que ampara y que habitualmente se usa en el mercado de las telecomunicaciones para describirlo, por lo tanto, no diferencia del prestado por otras compañías. Segundo, que la Resolución mediante la cual se concedió el registro no contiene suficiente motivación. Teniendo en cuenta las reglas señaladas por el Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, mencionadas, encuentra la Sala que el servicio que el actor

denomina Discado Directo Nacional, denominación en la que fundamenta la acu