CE-11001-03-24-000-1999-05942-01(5942)-2002

SIMILITUD POR IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS - Existencia respecto del signo BLITZ así corresponda a clases distintas del nomenclador / IDENTIDAD DE SIGNO - Existencia respecto de la marca BLITZ así corresponda a dos clases distintas / SIMILITUD MARCARIA ENTRE SERVICIOS - Productos o servicios que se destinen a finalidades iguales, idénticas o afines y que circulen en un mismo mercado, han de prestar una similitud real para el consumidor Las marcas en conflicto son denominativas. En el cotejo visual que le corresponde a la Sala efectuar, las marcas en cuestión se presentan así: BLITZ (Marca solicitada) y BLITZ (Marca registrada). Los productos para los cuales la actora solicitó el registro de la marca BLITZ comprendidos en la clase 5 Internacional, son: «productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas; herbicidas». Los servicios comprendidos en la Clase 42 Internacional en que está registrada la marca BLITZ se relacionan con: «una promoción especial con ofertas sensacionales para su ganado». La Sala pone de presente que en este caso la controversia se suscita por el riesgo de confusión que al consumidor puede causar la similitud existente entre los productos para los cuales se solicita el registro de la marca BLITZ y los servicios amparados por la marca previamente registrada, así correspondan a clases diferentes en el nomenclator Internacional. Con acierto, se consignó en el acto acusado la consideración siguiente: «... Para determinar si dos marcas identifican servicios respecto de los cuales su uso puede inducir al consumidor a error, o la también llamada similitud entre servicios, el criterio no puede ser otro que el utilizado por el consumidor mismo, para quien lo

primordial será la finalidad práctica y su utilización normal; de tal manera que, productos o servicios que se destinen a finalidades iguales, idénticas o afines y que circulen en un mismo mercado, han de prestar una similitud real para el consumidor, que puede inducir a error al utilizarse marcas similares o iguales en su identificación”. Para la Sala, no cabe duda que el uso de la marca BLITZ para distinguir productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas y herbicidas, comprendidos en la clase 5 Internacional, puede inducir al público en error respecto del signo ya registrado pues los referidos productos bien pueden ser objeto del servicio promocional con ofertas sensacionales para el ganado, amén de que unos y otros se prestan en tiendas especializadas y que el ganado, uno de sus destinatarios, les es común. Es, pues, manifiesta la similitud entre los productos y servicios que distinguen las marcas en conflicto la cual, sumada a la absoluta identidad de los signos impediría que el consumidor los diferencie, lo que inexorablemente hace que la solicitada carezca de la distintividad que el artículo 81 de la Decisión 344 requiere para que fuese registrable y que la hace incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. SIMILITUD O CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS O SERVICIOSFactores: una misma clase, los mismos canales de comercialización y los mismos medios de publicidad La Interpretación Prejudicial rendida en este proceso señala que las pautas o criterios para apreciar el riesgo de confusión de marcas cuyo uso pueda inducir al

público a error, sirven también para apreciar si hay similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios que distinguen. El Tribunal, a este respecto señaló: “... El derecho al registro de la marca se desarrolla y limita en las categorías oficiales de los bienes y servicios clasificados en un determinado grupo del nomenclador, por lo que cada marca está destinada a una determinada clase que sirve para identificar a cada producto o servicio, según el caso, pero el consumidor no distingue entre clases sino entre productos o servicios, así si éstos se distinguen unos de otros no se producirá confusión. «La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández Novoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas).

Ellos sintetizan: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator. Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro correspondiente a quien alega. b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio,

se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud c) Mismos medios de publicidad. Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.»

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil dos (2002) Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05942-01(5942)

Actor: RHONE POULENC AGRO

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que la sociedad RHONE POULENC AGRO, domiciliada en Lyon (Francia), ejerció contra las resoluciones 04879 de 24 de marzo de 1998 y 09274 de 21 de mayo de 1999 mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio le negó el

registro de la marca BLITZ para distinguir «productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas» comprendidos en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza; y 15023 de 30 de julio de 1999 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, confirmándolas.

I. LA DEMANDA RHONE POULENC AGRO, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instituida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución 4879 de 24 de marzo de 1998, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación formulada y negó el registro de la marca BLITZ solicitada por la actora para distinguir «productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas» comprendidos en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza. 1.1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución 9274 de 21 de mayo de 1999 mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, manteniendo la Resolución 4879 de 24 de marzo de 1998. 1.1.3. Que se declare la nulidad de la Resolución 15023 de 30 de julio de 1999

mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 9274 de 21 de mayo de 1999. 1.1.4. Que a título del restablecimiento del derecho se conceda el registro de la marca BLITZ, para distinguir «productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas», comprendidos en la clase 5 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972 y se ordene la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial. 1.2. Los Hechos  RHONE POULENC AGRO solicitó el 25 de junio de 1996 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca BLITZ para distinguir «productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas» comprendidos en la clase 5 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972.  Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 435 de 14 de agosto de 1996, ATENCIO Y COMPAÑIA MARACAIBO C.A., con domicilio en Maracaibo, Estado de Zulia, Venezuela, por intermedio de apoderado, presentó oposición y observaciones con fundamento en su marca BLITZ registrada según certificado 182356, para distinguir servicios consistentes en «una promoción especial con ofertas sensacionales para su ganado» comprendidos en la clase 42 internacional.  Mediante Resolución 4879 de 24 de marzo de 1998 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación formulada por ATENCIO Y COMPAÑIA MARACAIBO C.A., por

considerar que entre las marcas existe confusión capaz de inducir al público en error; ante la similitud de los productos y servicios que distinguen. Como resultado de esa declaración, negó el registro de la marca solicitada por RHONE POULENC AGRO.  Mediante Resolución 9274 de 21 de mayo de 1999 la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, confirmando la Resolución 4879.  Mediante Resolución 15023 de 30 de julio de 1999 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, confirmando la anterior. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora plantea que los actos acusados violan los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por las siguientes razones:  Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 por falta de aplicación, al concluir la División de Signos Distintivos que BLITZ no es distintiva de los «productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas» de la clase 5, por haberse registrado previamente la marca BLITZ para distinguir un servicio de la clase 42, consistente en una promoción especial de ofertas sensacionales para ganado.  Se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ya que se aplicó indebidamente al sub-iudice pese a que entre los productos y servicios que distinguen las marcas en conflicto

no hay similitud capaz de inducir al público a error y a que sin este supuesto el referido artículo no es aplicable.  Un producto no es lo mismo que un servicio. El producto tiene identidad física, es una cosa, mientras que el servicio no tiene identidad física, no es cosa, es una actividad que se presta al público por un tercero en forma uniforme y repetida. Los «productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas» de la clase 5 no son lo mismo que un servicio de la clase 42 consistente en una «promoción especial con ofertas sensacionales para su ganado». Los productos de la clase 5 cuyo registro se solicitó es destruir las malas hierbas y los animales dañinos y se aplican en sementeras para el crecimiento de las plantas y no equivalen a una promoción especial. La marca registrada en la clase 42 no está encaminada en sí misma al ganado, sino a su propietario o a un mercado de ganado y no a destruir las malas hierbas y los animales dañinos. El usuario medio no confundirá un producto para destruir animales dañinos y malas hierbas con una promoción de ofertas para el ganado. El usuario medio no desconoce sus necesidades ni los medios para suplirlas. Se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 al afirmar que los productos y servicios comparados se aplican en el mismo sector, ya que los productos de la clase 5 se aplican al sector agrícola, mientras que los servicios de promoción de ofertas especiales para el ganado se dirigen a las personas que reciben un promotor oferente. No al ganado en sí mismo

ni al sector agrícola.

II. CONTESTACION DE LA DEMANDA El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio defiende la legalidad de los actos acusados y asevera que al expedirlos no se violaron las normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues el registro de la marca BLITZ fue negado por contravenir la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) el artículo 83 de la Decisión 344, al resultar confundible con la marca BLITZ, previamente registrada a favor de la sociedad ATENCIO Y COMPAÑÍA MARACAIBO, para distinguir los servicios de la clase 42

Internacional.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. El apoderado de la actora reiteró los argumentos que expuso en la demanda e insistió en que las marcas en conflicto no se prestan a confusión, pues los productos y servicios que distinguen muestran diferencias por razón de su finalidad, especialidad y aplicación diferente.

Insiste en que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 por aplicación indebida e interpretación errónea, ya que con fundamento en ella no le era dable negar el registro de la marca BLITZ pues no concurría el supuesto de similitud capaz de inducir al público en error respecto de los productos o servicios que distinguen. 3.2. La Superintendencia de Industria y Comercio reiteró los argumentos que expuso en la contestación de la demanda e insistió en la legalidad de los actos acusados.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo multilateral (sic).

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Mediante Resolución 4879 de 24 de marzo de 1998, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó a la actora el registro de la marca denominativa BLITZ para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza, por considerarla confundiblemente semejante con la marca BLITZ registrada según certificado 182356 vigente hasta el 27 de diciembre de 2005, para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 Internacional, a favor de ATENCIO Y COMPAÑÍA

MARACAIBO C.A.

Para decidir el recurso de apelación, el Superintendente Delegado discurrió que el punto por analizar era la aplicabilidad del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, según el cual no son registrables aquellos signos que «... sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error». Las marcas en conflicto son denominativas. En el cotejo visual que le corresponde a la Sala efectuar, las marcas en cuestión se presentan así:

BLITZ BLITZ

(Marca solicitada) (Marca registrada) Los productos para los cuales la actora solicitó el registro de la marca BLITZ comprendidos en la clase 5 Internacional, son:

«productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas; herbicidas.» Los servicios comprendidos en la Clase 42 Internacional en que está registrada la marca BLITZ se relacionan con: «una promoción especial con ofertas sensacionales para su ganado.» La Sala pone de presente que en este caso la controversia se suscita por el riesgo de confusión que al consumidor puede causar la similitud existente entre los productos para los cuales se solicita el registro de la marca BLITZ y los servicios amparados por la marca previamente registrada, así correspondan a clases diferentes en el nomenclator Internacional. Con acierto, se consignó en el acto acusado la consideración siguiente: «... TERCERO.- Para determinar si dos marcas identifican servicios respecto de los cuales su uso puede inducir al consumidor a error, o la también llamada similitud entre servicios, el criterio no puede ser otro que el utilizado por el consumidor mismo, para quien lo primordial será la finalidad práctica y su utilización normal; de tal manera que, productos o servicios que se destinen a finalidades iguales, idénticas o afines y que circulen en un mismo mercado, han de prestar una similitud real para el consumidor, que puede inducir a error al utilizarse marcas similares o iguales en su identificación. En el caso que nos ocupa, la marca previamente registrada BLITZ en que se basa la observación, identifica servicios de promoción especial con ofertas sensacionales para su ganado los cuales, no obstante existir una limitación por parte de la sociedad peticionaria tienen relación con los productos que se pretenden identificar con la expresión para la cual se solicita el registro (productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas), toda

vez que la expresión solicitada no señala de forma directa la aplicación que dicho producto tendrá, por tal razón estos podrían tener como destino último la aplicación en el ganado. Por consiguiente, el argumento alegado por el observante con base en esta marca tiene fundamento, habida cuenta que identifica productos y servicios respecto de los cuales su uso induce al consumidor a error. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. ...» Para la Sala, no cabe duda que el uso de la marca BLITZ para distinguir productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas y herbicidas, comprendidos en la clase 5 Internacional, puede inducir al público en error respecto del signo ya registrado pues los referidos productos bien pueden ser objeto del servicio promocional con ofertas sensacionales para el ganado, amén de que unos y otros se prestan en tiendas especializadas y que el ganado, uno de sus destinatarios, les es común. Es, pues, manifiesta la similitud entre los productos y servicios que distinguen las marcas en conflicto la cual, sumada a la absoluta identidad de los signos impediría que el consumidor los diferencie, lo que inexorablemente hace que la solicitada carezca de la distintividad que el artículo 81 de la Decisión 344 requiere para que fuese registrable y que la hace incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. La Interpretación Prejudicial rendida en este proceso señala que las pautas o criterios para apreciar el riesgo de confusión de marcas cuyo uso pueda inducir al

público a error, sirven también para apreciar si hay similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios que distinguen. El Tribunal, a este respecto señaló: «Establecidas las reglas sobre los riesgos de confusión que se pueden dar, es necesario realizar la comparación entre el signo a registrarse y el signo registrado, en razón de que una de las marcas está registrada para ciertos servicios de la clase 42, que se refiere a servicios y la otra se solicita para registrar un producto para la clase 5, para colegir si entre ellos resulta alguna conexión competitiva, que pueda llevar a error confusionista al consumidor medio ... Definidas las marcas que amparan los bienes o servicios en este caso, el juez consultante deberá tener en consideración si ambas marcas se aplican para distinguir artículos o servicios de la misma esencia, clase y naturaleza que podría llevar al consumidor a cometer error en su adquisición. Al respecto indica Marcos Alemán al referirse a este artículo cuya interpretación se solicita que «busca determinar si los productos o servicios designados por cada una de las marcas en cuestión, en atención a su naturaleza, finalidades a que se destine, circulación, estructura, composición y presentación, pueden llegar a crear confusión entre el público consumidor, con independencia de las clases en que se encuentren agrupados. ... El derecho al registro de la marca se desarrolla y limita en las categorías oficiales de los bienes y servicios clasificados en un determinado grupo del nomenclador, por lo que cada marca está destinada a una determinada clase que sirve para identificar a cada producto o servicio, según el caso, pero el consumidor no distingue entre clases sino entre productos o servicios, así si éstos se distinguen

unos de otros no se producirá confusión. Finalmente, el Tribunal considera oportuno remitirse a la jurisprudencia que también fija orientaciones de manera analógica, puesto que no hace la relación de diferenciación entre productos y servicios, pero que podría aplicarse en atención a la materia del caso a interpretar, la cual se expone de manera resumida: «La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández Novoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas). Ellos sintetizan: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator. Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro correspondiente a quien alega. b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los

productos guardan también una aparente similitud. c) Mismos medios de publicidad. Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.» Por lo expuesto, la Sala estima que el acto acusado se ajustó a la legalidad, pues como quedó visto, las marcas distinguen productos y servicios respecto de los cuales su uso puede inducir al público a error. Deben, pues, negarse las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA : Primero.- DENIÉGANSE las súplicas de la demanda. Cópiese, notifíquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 22 de noviembre de 2002.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA