CE-11001-03-24-000-1999-05956-01(5956)-2001

COTEJO DE MARCAS - Características de las semejanzas / SOLICITUD IDEOLOGICA - Concepto: expresan una misma idea o una idea similar / SIMILITUD ORTOGRAFICA - Concepto y modalidades: por vocales, por sílabas, raíces, etc. / SIMILITUD FONETICA - Por pronunciación idéntica o similar Es pertinente transcribir algunos criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con las características de las semejanzas. Señaló el Tribunal: “Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pag. 152) En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la

sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión”. COTEJO MARCARIO - Reglas Las siguientes son las reglas aceptadas por la jurisprudencia para realizar el cotejo marcario: Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. Regla 4. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. SIMILITUD ORTOGRAFICA - Existencia entre los signos BUNK y BUNKER / SIMILITUD FONETICA - Existencia entre los signos BUNK y BUNKER que amparan productos de la misma clase Si se tienen en cuenta las reglas para realizar el cotejo de las marcas, se encuentra que, en el caso de las marcas BUNKY y BUNKER, aunque conceptualmente no son similares, pues no puede aceptarse que evoquen las mismas ideas, ortográfica y fonéticamente las similitudes son innegables, ya que sus raíces son semejantes y tan solo difieren en la terminación “y”, en el primer caso, y “er”, en el segundo. Dado que están distinguiendo productos similares de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, es claro el riesgo de confusión que puede presentarse para el consumidor. La Sala accederá a

conceder las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001) Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05956-01(5956)

Actor: INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A. INDUCALSA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A. INDUCALSA, en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra la Resolución No. 14051 del 22 de julio de 1999, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se revocó la Resolución 23069 del 29 de agosto de 1997, emanada del Jefe de la División de Signos Distintivos que había denegado el registro de la marca nominativa BUNKER a favor de Germán Laiseca Hernández, y concedió el registro solicitado.

I. ANTECEDENTES.

d. Las Pretensiones de la Demanda. La demanda instaurada busca la declaratoria de nulidad de la Resolución 14051 del 22 de julio de 1999, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio y que, como consecuencia de esa declaratoria, se ordene a la División de Signos

Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la demanda de observaciones formulada por la sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A. INDUCALSA, domiciliada en Quito (Ecuador) contra la solicitud de Registro de la marca BUNKER, para distinguir productos de la Clase 25, que se niegue el registro de la misma y que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial y se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta días siguientes la resolución correspondiente. b. Los hechos de la demanda. El día 30 de diciembre de 1994, el señor GERMAN LAISECA HERNÁNDEZ solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca BUNKER para amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad INDUCALSA presentó demanda de observaciones con base en la marca denominada BUNKY Clase 25. La Superintendencia expidió la Resolución 23069 del 29 de agosto de 1997, que declaró fundada la demanda de observación presentada por la sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A. INDUCALSA y, en consecuencia, negó el registro de la marca BUNKER, Clase 25, a nombre de Germán Laiseca Hernández. Mediante Resolución 08559 del 10 de mayo de 1999, al resolver un recurso de reposición se confirmó la decisión inicial por considerar que la marca enunciada y la marca BUNKY eran confundibles.

Mediante la Resolución 14051 del 22 de julio de 1999, al resolver un recurso de apelación, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió revocar la Resolución 23069 del 29 de agosto de 1997. c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación. Se consideran violadas las siguientes disposiciones: Artículo 61 de la Constitución Política; artículos 81, 83, literal a), 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 58 de la Constitución Política; Se viola el artículo 61 de la Carta Política que protege la propiedad intelectual, debido a que al otorgar la marca BUNKER, Clase 25, al señor Germán Laiseca Hernández se permitió la coexistencia de dos signos confundibles como sucede con las marcas BUNKY y BUNKER registradas para distinguir los mismos productos de la Clase 25. El artículo 81 de la Decisión 344 se viola pues no se puede comprender que la marca se encuentre separada de un producto cuando la misma sirve para diferenciar un producto igual o similar. La marca cumple una función distintiva, imprescindible en el mercado, en cuanto permite distinguir los productos idénticos o similares en el mercado. Para que cualquier signo pueda registrarse como marca, debe cumplir con una función esencial de distinguir en el mercado un determinado producto de otros idénticos o similares. El signo BUNKER no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida como la aptitud del signo para ser registrado en virtud de existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado o registrado, a favor de un tercero para distinguir

productos idénticos o similares. Se vulnera el artículo 83, literal a) de la Decisión 344, pues, si bien es cierto las marcas denominadas BUNKER y BUNKY no son idénticas, ello no significa que no sean confundibles, debido a que las expresiones solo difieren en algunas letras y, comparadas, son más las similitudes que las diferencias. Existe similitud de tipo ortográfico entre BUNKY y BUNKER, debido a que, apreciadas en su conjunto las cinco letras que componen la marca BUNKY y las seis que tiene la marca BUNKER, cuatro son comunes y se encuentran dispuestas en el mismo orden. Comparadas las raíces que componen ambas marcas, son iguales y abarcan la mayor cantidad de letras de que se componen ambas marcas lo que trae como consecuencia que las mismas se confundan. Existe confusión ortográfica entre las marcas en conflicto debido a sus similitudes en cuanto a los segmentos, raíces que las conforman y a que, al compararlas en su conjunto son muy similares, además las pronunciaciones también son similares, lo que hace que el público consumidor no aprecie aquellos elementos que establecen muy pocas diferencias entre las marcas que se comparan. También desde el punto de vista visual o gráfico hay confundibilidad entre las marcas. Si el término extranjero BUNKER no representa mayor transparencia en nuestro medio, debido a que la mayoría de las personas desconoce su significado, la diferencia conceptual que se presenta entre el término extranjero BUNKER y el término arbitrario BUNKY no establece diferencias que permitan afirmar que las marcas no se confunden. No se comparte lo expresado por la Superintendencia cuando determinó que las marcas BUNKY y BUNKER no eran confundibles

debido a que BUNKER presentaba un contenido conceptual que contribuía a crear claras diferencias con la marca BUNKY. Se desconocen los artículos 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 58 de la Constitución Política debido a que si en la demanda de observaciones y en el expediente administrativo que dio trámite a la marca BUNKER, Clase 25, que tiene un mejor derecho frente a la marca enunciada por estar registrada con anterioridad, se otorgó la marca al señor Germán Laiseca, no obstante el riesgo de confusión, se están desconociendo derechos adquiridos y prioritarios de la sociedad INDULCALSA. La Superintendencia desconoció igualmente las normas contenidas en los artículos 13 de la Constitución Política y 3 del C.C.A., al otorgar una marca confundible con el signo distintivo registrado desconociendo el derecho adquirido sobre la marca. Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 se violan al otorgar la Superintendencia una marca confundible con una marca ya registrada y prioritaria en cabeza de un tercero. No se aplicaron correctamente las disposiciones de la Decisión 344. d. Las razones de la defensa. La Superintendencia de Industria y Comercio respondió la demanda con los siguientes argumentos: De los documentos obrantes en el expediente 94.59279, contentivos de la actuación administrativa relacionado con la marca BUNKER, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó al trámite previsto en materia marcaria. En relación con el cotejo o comparación de marcas denominativas de las que trata este proceso, para saber si son susceptibles de confusión debe

tenerse en cuenta la visión de conjunto de la totalidad de los elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas, ni los elementos particulares distinguibles de los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la unidad fonética. Efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas BUNKY y BUNKER, Clase 25, se concluye que no existen semejanzas graficas, ortográficas y conceptuales y, por lo tanto, su coexistencia en el mercado no lleva al público a error. e. La actuación surtida A la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario en el C.C.A., dentro del cual se destacan las siguientes actuaciones: Por auto del veinticuatro (24) de febrero de dos mil (2000) se admitió la demanda y se ordenó darle el correspondiente trámite. Por auto de fecha seis (6) de julio de 2000 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hizo uso de ese derecho la Superintendencia de Industria y Comercio. Mediante comunicación del veintisiete (27) de octubre de 2000, se sometió el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO.

El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación estimó procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que hiciera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado mediante Ley 17 de 1980, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política.

III. INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, su solicitud de registro no debe encontrarse afectada por alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena.

2. La Oficina Nacional Competente deberá analizar el grado de confusión que produzca una marca, considerando que ese riesgo puede darse, según lo ha expresado este Tribunal, por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. Para el efecto de la comparación, al examinador le corresponde aplicar las reglas reconocidas por la doctrina, así como por la jurisprudencia de este Organismo.

3. El sistema andino marcario determina que la única forma de adquirir el derecho exclusivo de una marca y de ejercer las acciones provenientes del ius prohibendi, es con el registro del signo en la respectiva Oficina

Nacional Competente”. IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA El conflicto que se plantea en el caso sub examine, tiene que ver con la confundibilidad existente entre las marcas BUNKY, marca anterior, cuyo titular es la sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A. INDUCALSA, para productos de la Clase 25, y la marca BUNKER del señor Germán Laiseca, para amparar igualmente productos de esta misma clase, que se refiere a vestidos,

calzados y sombrerería, cuyo registro había sido negado inicialmente por la Superintendencia, siendo revocada esta decisión al resolver el recurso de apelación por medio de la Resolución 14051 del 22 de julio de 1999. Para iniciar el análisis de las marcas en conflicto, es pertinente transcribir algunos criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con las características de las semejanzas. Señaló el Tribunal: “Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pag. 152) En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin

embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión”. Las siguientes son las reglas aceptadas por la jurisprudencia para realizar el cotejo marcario: Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente Regla 3. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. Regla 4. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es clara al señalar que son irregistrables como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen, de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. La marca debe ser lo suficientemente distintiva como para que permita identificar los productos que distingue, de modo que el consumidor pueda fácilmente deducir su procedencia. Por eso, en el cotejo de las marcas, deben prevalecer las semejanzas sobre las diferencias. En la Resolución acusada, el Superintendente de Industria y Comercio, al revocar la Resolución 23069 del 29 de agosto de 1997 que había declarado fundada la observación presentada por INDUCALSA, expresó: “De acuerdo con lo anterior y aplicándolo al caso en análisis debe tenerse en

cuenta que los signos en conflicto presentan diferencias conceptuales ya que Bunky, es una expresión de fantasía en tanto que Bunker tiene diversas acepciones y significados entre los que podemos citar como ejemplos carbonera de un barco, fortín, refugio por lo general subterráneo para protegerse de bombardeos, por lo que el público consumidor podrá diferenciarlas conceptualmente, evitándose el riesgo de confusión”. Si se tienen en cuenta las reglas para realizar el cotejo de las marcas, se encuentra que, en el caso de las marcas BUNKY y BUNKER, aunque conceptualmente no son similares, pues no puede aceptarse que evoquen las mismas ideas, ortográfica y fonéticamente las similitudes son innegables, ya que sus raíces son semejantes y tan solo difieren en la terminación “y”, en el primer caso, y “er”, en el segundo. Dado que están distinguiendo productos similares de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, es claro el riesgo de confusión que puede presentarse para el consumidor. La Sala accederá a conceder las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA Primero.- DECLARASE la nulidad de la Resolución 14051 del 22 de julio de 1999, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio. Segundo.- Por no haber sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del proceso. Tercero.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones

de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión del veintidos (22) de noviembre del año dos mil uno.

OLGA INES NAVARRETE BARRERO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta GABRIEL E. MENDOZA MARTELO MANUEL S. URUETA AYOLA Ausente con excusa