CE-11001-03-24-000-1999-05957-01(5957)-2002

SIGNO - Elementos que lo materializan: gráficos, ortográficos y fonéticos / ELEMENTO GRÁFICO - Efectos visuales u ópticos / ELEMENTO ORTOGRÁFICO - Distribución de letras, posición de vocales y consonantes, longitud de sílabas / ELEMENTO FONÉTICO - Sonidos que percibe el oído: tonalidad En relación con el examen de registrabilidad para efectos de determinar el riesgo de confusión, la interpretación prejudicial núm. 65-IP-2001, rendida en este proceso, destaca que debe tenerse en cuenta que “....hay tres tipos de elementos que materializan un signo, estos son: gráficos, ortográficos y fonéticos...”. Y frente a los mismos dijo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “…. El elemento gráfico estriba exclusivamente en los efectos visuales u ópticos que el signo suscita en la mente de los consumidores. Consiste en la imagen que el correspondiente signo utiliza para manifestarse en una figura que se caracteriza por un conjunto de líneas y colores, que no es demasiado frecuente, una imagen de fantasía que al mismo tiempo evoca un determinado concepto: una cosa, un ser vivo, un personaje histórico o mítico que permite individualizar y asociar esa imagen con la mercancía solicitada por el público consumidor. En igual forma, las letras, su distribución, la longitud de las sílabas, la posición de las vocales y consonantes que constituyen el elemento ortográfico, también forma parte del gráfico y por ende del campo visual y mediante su comparación con otro vocablo o término determinan una mayor o menor semejanza. Por otra parte, el plano fonético se identifica con los sonidos percibidos por el oído, que hacen que la

tonalidad de la palabra o conjunto de palabras que constituyen la marca sea coincidente, semejante o idéntica a otra palabra o palabras de una marca registrada o solicitada previamente o difiera totalmente de ella. CRITERIOS DE COMPARACIÓN MARCARIA - Ubicación de las vocales y de la silaba tónica / VOCALES - Identidad y orden como criterio comparativo marcario / SÍLABA TÓNICA - Coincidencia o divergencia como criterio comparativo marcario Para ello se toman en cuenta ciertos criterios comparativos que guardan relación con las semejanzas o diferencias ente ubicación de las sílabas tónicas, el posicionamiento de las primeras sílabas, la ubicación e identidad de las vocales que si, al ser estudiadas son iguales, determinan una semejanza más relevante.

Estos criterios son: a): Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor. b): Si las sílabas tónicas de las denominaciones cotejadas son coincidentes, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupa la misma posición cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). c): Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcases divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor..”.

SIMILITUD ORTOGRÁFICA - Marcas coincidentes por número de letras, ubicación de vocales y consonantes / SIMILITUD FONÉTICA - Identidad en sílaba tónica y en primera sílaba / SÍLABA TÓNICA - Identidad entre SUSSEX Y SUPLES / RIESGO DE CONFUSIÓN - Fonético y ortográfico entre las marcas SUSSEX Y SUPLES Las marcas enfrentadas son denominativas y corresponden a la misma clase 16 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, esto es, pañuelos desechables de papel, papel higiénico, servilletas de papel y tollas de papel. Desde el punto de vista ortográfico las expresiones “SUPLEX” y “SUSSEX, presentan coincidencia en cuanto a la longitud o extensión, pues están compuestas por un mismo número de letras: (6); las vocales “U” y “E” están ubicadas en el mismo orden; y el encontrarse seguidas de la consonante “S” y precedidas de la consonante “X” las hace semejantes, según la interpretación transcrita, ya que ese orden de distribución produce la impresión que impacta en el consumidor. De acuerdo con dicha Interpretación Prejudicial, si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante, como ocurre en este caso, pues en las expresiones SUSSEX y SUPLEX la mayor entonación recae en las letras iniciales “SU” y en la terminación “X”, que son comunes en ambas marcas, por consiguiente, al pronunciarse de manera rápida, como suele ocurrir en la relación de mercadeo, pueden terminar pareciéndose.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dos (2002) Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05957-01(5957)

Actor: PAPELES NACIONALES S.A

Demandado: JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y EL

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad PAPELES NACIONALES S.A., a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se interpretó como de nulidad, consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª: Que son nulas las Resoluciones núms. 09582 de 31 de mayo de 1999, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN” y 13721 de 21 de julio de 1999, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y el Superintendente de Industria y Comercio, respectivamente. 2ª: Que como consecuencia de dicha declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordene declarar fundada la demanda de observaciones presentada

por la actora contra la solicitud de registro de la marca nominativa “SUSSEX”, para distinguir productos de la clase 16 de la clasificación internacional de Niza y, por ende, se niegue el registro de la misma.

I-. FUNDAMENTOS DE HECHO.

Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: 1º: El 26 de agosto de 1997 la sociedad EMPRESAS C.M.P.C. S.A., domiciliada en Santiago de Chile, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca nominativa "SUSSEX" para distinguir productos comprendidos en la clase 16 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. 2º: Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la actora presentó demanda de observaciones, con base en su marca denominada "SUPLEX" Clase 16, vigente hasta el 6 de diciembre de 2002. 3º: Que, una vez agotada la etapa de alegatos, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 01443 de 30 de enero de 1999, por medio de la cual declaró fundada la observación por ella presentada y negó el registro de marca "SUSSEX" Clase 16, a la sociedad EMPRESAS C.M.P.C. S.A.. 4º: Contra la citada Resolución dicha sociedad interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación; siendo resuelto el primero de ellos a través de la Resolución núm. 09582 de 31 de mayo de 1999, expedida por la Jefe de la División

de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que revocó la Resolución impugnada y, en su lugar, concedió el registro de la marca; y el segundo lo fue a través de la Resolución No. 13721 de 21 de julio de 1999, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, que la confirmó.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones la demandante adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º: Que se violó el artículo 61 de la Constitución Política, porque la Superintendencia de Industria y Comercio al declarar infundada la demanda de observaciones y conceder el registro de la marca en cuestión, no protegió la propiedad intelectual. 2º: Estima que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto para que un signo pueda ser registrable se requiere que cumpla con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica; y el signo "SUSSEX" no es lo suficientemente distintivo, ya que es confundible con la marca "SUPLEX" de la cual es titular, por cuanto las dos marcas se refieren a los mismos productos de la Clase 16, lo que puede traer confusión en el mercado.

Señala que carece de distintividad extrínseca, entendida ésta como la aptitud del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado o registrado, a favor de un tercero para distinguir productos idénticos o similares, razón por la cual es confundible con la marca "SUPLEX"; y que la marca

registrada por la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. excluye cualquier posibilidad de que un tercero registre marcas confundibles con ella, en defensa del postulado de la distintividad extrínseca y de los derechos adquiridos previamente por otra persona. 3º: Sostiene que se violó el literal h) del artículo 82, ibídem, debido a que no se tuvo en cuenta que la expresión SUSSEX, al ser una denominación geográfica, está indicando la procedencia de productos que no provienen de una ciudad Americana o Inglesa con el citado nombre, ya que los mismos provienen de la ciudad de Santiago de Chile (Chile), por lo que se le está engañando al público consumidor sobre tal procedencia. 4º. A su juicio, se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por falta de aplicación, ya que éste establece como causales de irregistrabilidad que el signo a registrarse sea idéntico o semejante, de forma que pueda inducir al público a error con una marca anteriormente registrada y, que ampare los mismos productos para los cuales se encuentra previamente solicitada o registrada la marca de un tercero; que al analizar las marcas en conflicto, desde el punto de vista ortográfico, fonético, visual o gráfico, se puede advertir un gran cúmulo de similitudes y, por el contrario, muy pocos elementos que logren diferenciarlas, lo que hace que el consumidor medio no pueda individualizar los productos distinguidos con las marcas enunciadas, presentándose confusión en el mercado, en razón de la similitud manifiesta en su conformación y en la pronunciación.

Indica que desde el punto de vista ortográfico hay similitud en cuanto a las sílabas que las conforman; y de tipo vocálico, pues, su pronunciación es muy similar, amén de que ambas marcas protegen productos idénticos y similares, lo que hace más latente la posibilidad de confusión. 5º: Manifiesta que se violó el artículo 102, ibídem, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció los derechos previamente adquiridos por la actora, ya que la marca SUPLEX, tiene un mejor derecho frente a la marca SUSSEX, por estar registrada con anterioridad. 6º: Aduce que se violaron los artículos 146 y 147 ibídem, concordantes con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio al otorgar una marca confundible con la registrada por un tercero, no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344, ni tampoco adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias, y, de esa manera, salvaguardar los derechos a que se refiere el artículo 147 de la mencionada

Decisión.

III-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. III.1-. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA III.1.1. La Nación -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, a través de apoderado, contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de

sus pretensiones adujo, en esencia, que de los documentos obrantes en el expediente administrativo se concluye que la entidad se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Insiste en que un signo para ser registrado como marca requiere reunir los requisitos de perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, además de no estar incurso en las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Seguidamente, expresa que al efectuar el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas “SUPLEX” y “SUSSEX” se concluye que no presentan semejanzas suficientes de llevar a engaño a los consumidores, los cuales podrán diferenciarlos de otros productos, pues no existe confundibilidad entre las mismas. III.1.2. El auto admisorio de la demanda fue notificado personalmente a la sociedad EMPRESAS C.M.P.C. S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, la cual no contestó la demanda. IV-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO El Agente del Ministerio Público manifiesta que se atiene al pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA: La demandada concedió el registro de la marca “SUSSEX” solicitado por la sociedad EMPRESAS C.M.P.C. S.A. para distinguir productos de la clase 16 de la clasificación internacional de Niza, esto es, pañuelos desechables de papel, papel

higiénico, servilletas de papel y tollas de papel. La actora fundamenta su demanda en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, que es del siguiente tenor: “Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. Las marcas respecto de las cuales se predica semejanza son: SUPLEX Y

SUSSEX.

En relación con el examen de registrabilidad para efectos de determinar el riesgo de confusión, la interpretación prejudicial núm. 65-IP-2001, rendida en este proceso, destaca que debe tenerse en cuenta que “....hay tres tipos de elementos que materializan un signo, estos son: gráficos, ortográficos y fonéticos...” (folio 127). Y frente a los mismos dijo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “…. El elemento gráfico estriba exclusivamente en los efectos visuales u ópticos que el signo suscita en la mente de los consumidores. Consiste en la imagen que el correspondiente signo utiliza para manifestarse en una figura que se caracteriza por un conjunto de líneas y colores, que no es demasiado frecuente, una imagen de fantasía que al mismo tiempo evoca un determinado concepto: una cosa, un ser vivo, un personaje histórico o mítico que permite individualizar y

asociar esa imagen con la mercancía solicitada por el público consumidor. En igual forma, las letras, su distribución, la longitud de las sílabas, la posición de las vocales y consonantes que constituyen el elemento ortográfico, también forma parte del gráfico y por ende del campo visual y mediante su comparación con otro vocablo o término determinan una mayor o menor semejanza. Por otra parte, el plano fonético se identifica con los sonidos percibidos por el oído, que hacen que la tonalidad de la palabra o conjunto de palabras que constituyen la marca sea coincidente, semejante o idéntica a otra palabra o palabras de una marca registrada o solicitada previamente o difiera totalmente de ella. Para ello se toman en cuenta ciertos criterios comparativos que guardan relación con las semejanzas o diferencias ente ubicación de las sílabas tónicas, el posicionamiento de las primeras sílabas, la ubicación e identidad de las vocales que si, al ser estudiadas son iguales, determinan una semejanza más relevante. Estos criterios son: a): Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor. b): Si las sílabas tónicas de las denominaciones cotejadas son coincidentes, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupa la misma posición cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). c): Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las

marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcases divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor..”. Igualmente, dicha Interpretación Prejudicial señala las reglas que según la doctrina pueden ser utilizadas por el juzgador para analizar la existencia del riesgo de confusión, así: “a). Regla.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. b) Regla.- Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. c) Regla.- Quien aprecie el parecido debe colocare en el lugar del comprador presunto, y tener en cuenta la naturaleza del producto. d) Regla .- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas”. Siguiendo los criterios y reglas precedentes, la Sala tiene las siguientes apreciaciones sobre la situación planteada en el proceso: Las marcas enfrentadas son denominativas y corresponden a la misma clase 16 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, esto es, pañuelos desechables de papel, papel higiénico, servilletas de papel y tollas de papel. Desde el punto de vista ortográfico las expresiones “SUPLEX” y “SUSSEX, presentan coincidencia en cuanto a la longitud o extensión, pues están compuestas por un mismo número de letras: (6); las vocales “U” y “E” están ubicadas en el mismo orden; y el encontrarse seguidas de la consonante “S” y

precedidas de la consonante “X” las hace semejantes, según la interpretación transcrita, ya que ese orden de distribución produce la impresión que impacta en el consumidor. Ahora, de acuerdo con dicha Interpretación Prejudicial, si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante, como ocurre en este caso, pues en las expresiones SUSSEX y SUPLEX la mayor entonación recae en las letras iniciales “SU” y en la terminación “X”, que son comunes en ambas marcas, por consiguiente, al pronunciarse de manera rápida, como suele ocurrir en la relación de mercadeo, pueden terminar pareciéndose. Así las cosas, estima la Sala que los actos acusados deben anularse, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DECLÁRASE la nulidad de los actos acusados. Publíquese la parte resolutiva de esta sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de enero de 2002.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA