CE-11001-03-24-000-1999-05958-01(5958)-2003

MARCA EXPLICATIVA - Consiste en la designación usual que identifica al empresario / MARCAS DESCRIPTIVAS EXPLICATIVAS - Son designaciones usuales que identifican al empresario: irregistrabilidad / COTEJO DE MARCAS DESCRIPTIVAS EXPLICATIVAS - Circunscrita a signos con fuerza distintiva sin que signifique mutilación de la marca Consta en el certificado 172009 que en la marca previamente registrada (TUBOSA) las expresiones «TUBOS DE OCCIDENTE S.A.» son explicativas. En la marca solicitada con posterioridad (TUBESA) las expresiones «TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A.» dado su carácter descriptivo, también son explicativas, puesto que son las designaciones usuales que identifican al empresario que presta los servicios que pretende distinguir con esta. Significa lo anterior que si bien tales expresiones pueden formar parte del signo solicitado, respecto de ellas no se adquiere el derecho al uso exclusivo ya que ello conduciría a privar a los demás usuarios y empresarios de la posibilidad de emplearlas para designar los productos o servicios que en el lenguaje común se identifican con estas. Por consiguiente, la comparación debe recaer sobre los elementos TUBOSA y TUBESA que son los que propiamente tienen fuerza distintiva y caracterizadora en las marcas mixtas compuestas en conflicto. Así lo señaló el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, al precisar lo siguiente: “Los signos genéricos o de uso común referentes a los productos o servicios, pueden ser registrables siempre que entre ellos haya esa capacidad o condición distintiva; es decir, señalizado en cada signo confrontado

ese vocablo que le da distinción, se debe proceder a dicha comparación, sin que esto signifique una mutilación o división del signo.» COTEJO DE MARCAS DESCRIPTIVAS EXPLICATIVAS - Análisis de signos distintivos sin implicar fraccionamiento / FRACCIONAMIENTO DEL SIGNOInexistencia frente a denominaciones genéricas o descriptivas en signos compuestos por elementos gramaticales Acertó la Superintendencia al circunscribir el análisis de registrabilidad a los elementos TUBESA y TUBOSA que son los que confieren novedad a los conjuntos gramaticales que componen las marcas enfrentadas. No tiene razón la actora al afirmar que incurrió en fraccionamiento del signo o en consideración aislada de sus partes pues, como quedó visto, se ciñó estrictamente a las reglas de comparación de marcas mixtas compuestas por términos descriptivos, que obligan a determinar cuál es la palabra o expresión que tiene mayor fuerza expresiva o le da especial caracterización al signo a fin de imprimirle distintividad. No es cierto que al negar el registro de la marca TUBERÍAS PREFABRICADAS DE CONCRETO S.A. TUBESA la entidad demandada dejara de apreciar la marca en su conjunto, y tampoco es verdad que calificara de genéricas esas expresiones cuando en realidad son descriptivas de los productos respecto de los cuales la actora presta los servicios de construcción o de reparación. En esas condiciones, el debate que la actora plantea al afirmar que son descriptivas y no genéricas, también resulta irrelevante, pues se reitera, no son estos los elementos preponderantes que deban tenerse en cuenta al examinar su confundibilidad. De

otra parte, la Sala encuentra que aunque es cierto que en la Resolución 21623 la Superintendencia calificó la marca TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. como nominativa, pese a que la actora la caracterizó correctamente en la solicitud como mixta al señalar que «la expresión... se encuentra escrita en tipo de letra característica y especial, se encuentra escrita en forma horizontal en una sola línea, todo según modelo adjunto», también lo es que la cuestión atinente a la caracterización del signo atendiendo a su naturaleza, carece de incidencia en la cuestión que en torno a su irregistrabilidad planteó la entidad demandada por considerarla incursa en la causal prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, y además, porque es manifiesto de bulto que tratándose de un signo compuesto exclusivamente por elementos gramaticales, el elemento nominativo es incuestionablemente el predominante, así se lo escriba en letra característica y especial. SEMEJANZA MARCARIA - Existencia entre TUBESA y TUBOSA / CONFUSION INDIRECTA - Se presenta sobre el origen empresarial de los productos: TUBOSA y TUBESA / PRIORIDAD EN EL USO DEL NOMBRE COMERCIAL - Derecho respecto de TUBOSA / NOMBRE COMERCIALPrioridad en el uso Además, tampoco desvirtúa que ante las semejanzas existentes entre el elemento propiamente reivindicable de la marca solicitada (TUBESA) con la previamente registrada TUBOSA, su uso pueda inducir al público en error, atendida la circunstancia concurrente de pretender distinguirse con esta «servicios de

construcción y reparación de tuberías prefabricadas de concreto», pues el hecho de distinguir la primera tuberías de plástico, indudablemente causa un riesgo de confusión indirecta sobre el origen empresarial ya que el usuario de los servicios de reparación y construcción de las tuberías prefabricadas de concreto TUBESA puede ser inducido a creer que la empresa que los presta es la misma que fabrica los tubos plásticos TUBOSA. La Sala advierte que el riesgo de confusión indirecta que causa la similitud entre los productos y servicios que las marcas distinguen no desaparece por el hecho de que los referidos productos y servicios se ubiquen en clases diferentes en el Nomenclator Internacional, ni deja de existir porque la titular de la marca previamente registrada no haya solicitado su registro en la Clase 37 Internacional. A ello se suma que TUBOS DE OCCIDENTE S.A. TUBOSA goza de prioridad en el uso del nombre comercial, pues consta en los certificados de comercio que obran en las presentes diligencias que se constituyó mediante Escritura Pública No. 1456 del 13 de julio de 1993 de la Notaría Quince de Cali, mientras que TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA se constituyó mediante Escritura Pública 871 de la Notaría 23 de Bogotá el 23 de febrero de 1996. El análisis precedente conduce a la Sala a concluir que el uso de la marca TUBESA para distinguir servicios de «construcción y reparación de tuberías prefabricadas de concreto» puede inducir al público en error en relación con el origen empresarial, circunstancia que encuadra dentro de la causal

de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, y que denota que ante la existencia del registro de la marca TUBOSA que distingue productos similares, carece de la distintividad que el artículo 81 de la misma exige para que un signo sea registrable.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil tres (2003) Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05958-01(5958)

Actor: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que la sociedad TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A. promovió contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación presentada por la sociedad TUBOS DE OCCIDENTE S.A. y le negó el registro de la marca TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. (Mixta), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación

Internacional de Niza.

1. LA DEMANDA

La sociedad TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A.

domiciliada en Bogotá, D.C., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de

nulidad y restablecimiento del derecho instituida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1 Que se declare nula la Resolución 21623 de 29 de diciembre de 1998, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación formulada por TUBOS DE OCCIDENTE S.A., y negó el registro de la marca TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. (Mixta) para distinguir «servicios de construcción y reparación de tuberías prefabricadas de concreto,» comprendidos en la Clase 37 Internacional. 1.1.2. Que se declare nula la Resolución 12575 de 30 de junio de 1999, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución anterior al decidir el recurso de apelación. 1.1.3. Que se declare infundada la observación formulada por TUBOS DE OCCIDENTE S.A. y se conceda el registro de la marca TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. (Mixta) para distinguir «servicios de construcción y reparación de tuberías prefabricadas de concreto,» comprendidos en la Clase 37 Internacional. 1.1.4. Que se ordene comunicar las anteriores decisiones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que de aplicación al artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 1.1.5. Que se condene en costas y agencias en derecho a la Superintendencia de

Industria y Comercio. 1.2. Los Hechos  El 27 de julio de 1997 la sociedad TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETOS S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. (Mixta) para distinguir «servicios de construcción y reparación de tuberías prefabricadas de concreto» comprendidos en la Clase 37 Internacional.  Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 450 de 10 de septiembre de 1997, TUBOS DE OCCIDENTE S.A. presentó observaciones, con fundamento en su marca TUBOSA registrada según certificado No. 172009 para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 19ª Internacional, por considerar que estos guardan íntima relación con los servicios de construcción y reparación de tuberías que se pretende distinguir con la marca solicitada TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., comprendidos en la Clase 37 Internacional.  Mediante Resolución 21623 de 29 de diciembre de 1998 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación formulada por TUBERÍAS DE OCCIDENTE S.A. y negó a TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. el registro de la marca TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. para amparar los servicios de «construcción y reparación de tuberías prefabricadas de concreto,» comprendidos en la Clase 37 de la

Clasificación Internacional de Niza.  Contra la citada Resolución TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. interpuso los recursos de reposición y de apelación, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones 02411 de 19 de febrero de 1999 y 12575 de 30 de junio de 1999 que confirmaron la negativa del registro de la marca TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. para amparar servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, aduciendo que existe similitud fonética, gráfica y ortográfica con la marca TUBOSA y con los productos de la Clase 19 Internacional que esta distingue. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora plantea que los actos acusados vulneran el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el artículo 29 de la Constitución Política. Manifiesta la actora que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por aplicación e interpretación indebida, porque al negar el registro de la marca TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37 Internacional, desconoció que si esta se aprecia en su conjunto, no resulta confundible con la marca TUBOSA. Argumenta que al comparar las marcas TUBOSA y TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA, la Superintendencia dejó de

aplicar los criterios que en otros casos ha observado, conforme a los cuales «deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas, deberá atenderse antes que nada a la fonética. Debe evitarse la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Deberá ponerse atención a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender, en la práctica, la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio entre el nombre que sirve de marca.» Asimismo, argumenta que la entidad demandada violó el debido proceso (artículos 29 CP y 95 de la Decisión 344) porque la decisión de primera instancia no tuvo en cuenta los siguientes argumentos que expuso al contestar las observaciones: a) No es cierto que TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. sea una marca nominativa, como se afirmó en el Considerando primero de la Resolución 21623 que negó el registro. Se trata de dos marcas mixtas cuyas diferencias saltan a la vista. Las expresiones TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA no son genéricas para distinguir servicios de la Clase 37 internacional, sino descriptivas, siendo registrables según lo expuesto por el Tribunal de Justicia en la IP 7-IP-95 cuyas consideraciones transcribe. Las expresiones acondicionamiento, reparación, afilado, obras, albañilería,

reparación, mantenimiento, instalación, conservación y otras serían genéricas y no deben calificarse como tales sino como descriptivas. b) El opositor en el escrito de observaciones afirma que TUBOSA se dedica a la fabricación de tuberías plásticas y en general a la de artículos plásticos, lo que indica que su actividad principal se encuentra codificada en la Clase 19 y no en la 37 internacional. c) TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A. es titular del nombre comercial TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., certificado 112.288 y titular prioritario de la solicitud de registro de la marca TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A. para distinguir los servicios de la Clase 42, la cual se tramita en el expediente 97-036088. TUBOS DE OCCIDENTE TUBOSA S.A. no tiene ningún derecho o solicitud de registro de la marca TUBOSA en la Clase 37, en la cual la actora goza de prioridad. IICONTESTACIONES A LA DEMANDA Fueron vinculadas al proceso la Superintendencia de Industria y Comercio, como parte demandada, y la sociedad TUBOS DE OCCIDENTE S.A. en calidad de tercera interesada como titular del registro de la marca TUBOSA. 2.1. El apoderado de la entidad demandada defiende la legalidad de los actos acusados y asevera que al expedirlos no se violaron normas constitucionales ni la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues el registro de la marca TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. fue

negado por contravenir la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al resultar confundible su elemento distintivo TUBESA con la marca TUBOSA previamente registrada a favor de la sociedad TUBOS DE OCCIDENTE, habida cuenta de que ampara productos similares, como son los tubos de plástico, comprendidos en la Clase 19 Internacional. 2.2. La sociedad TUBOS DE OCCIDENTE S.A. a quien como tercero con interés directo en las resultas del proceso se le notificó por medio de su representante legal el auto admisorio de la demanda, no dio contestación a esta.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN No existiendo pruebas qué practicar, se dio traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión. 3.1. La parte actora y el tercero interesado guardaron silencio. 3.2. El apoderado de la entidad demandada insistió en defender la legalidad de los actos acusados con argumentos similares a los que expuso al contestar la demanda y reiteró sus apreciaciones sobre la similitud de las marcas enfrentadas. Sostuvo que las resoluciones acusadas no son nulas sino que por el contrario, se ajustan a las disposiciones legales vigentes aplicables al registro de marcas. En síntesis, que no se configura la violación de las normas de carácter superior que aduce la actora. 3.3. La Procuradora Primera Delegada ante la Sala se hizo presente en la causa, para manifestar que se atiene a la interpretación prejudicial que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acuerdo con lo

preceptuado por el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo multilateral (sic).

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de dicho Acuerdo indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración, en lo pertinente.

V. CONSIDERACIONES Mediante la Resolución 21623 de 29 de diciembre de 1998, la Superintendencia declaró fundada la observación formulada por TUBOS DE OCCIDENTE S.A., y negó el registro de la marca TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. (Mixta) para distinguir «servicios de construcción y reparación de tuberías prefabricadas de concreto» comprendidos en la Clase 37 Internacional, con fundamento en las siguientes consideraciones: « Primero.- Que el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, establece como causal de irregistrabilidad el que la marca solicitada sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero para distinguir ... los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.» Segundo.- Que efectivamente la sociedad observante es titular de la marca TUBOSA según certificado 172009, vigente hasta el 26-01-2005, para distinguir todos los productos de la Clasificación Internacional de

Niza. Tercero.- Que para determinar si dos marcas identifican productos o servicios respecto de los cuales su uso puede inducir al consumidor a error, el criterio no puede ser otro que el utilizado por el consumidor, para

quien lo primordial será la finalidad o uso del producto, su aplicación práctica o su utilización normal; de tal manera que productos o servicios que se destinen a finalidades iguales, idénticas o similares y que circulen en un mismo mercado, han de prestar una similitud real para el consumidor, que puede inducir a error al utilizarse marcas similares o iguales en su identificación. En el caso que nos ocupa la marca registrada TUBOSA identifica todos los productos de la Clase 19 como son, entre otros, tuberías, materiales de construcción no metálicos, y la marca solicitada TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A. pretende distinguir servicios de la Clase 37 como son, construcción y reparación de tuberías prefabricadas en concreto. Teniendo en cuenta que los productos y servicios que distinguen cada una de estas marcas se destinan a finalidades similares, y circulan en un mismo mercado, concluimos que el argumento alegado por el observante con base en estas marcas tiene fundamento, toda vez que identifican productos respecto de los cuales su uso induce al público consumidor a error. Circunstancia que lleva a considerar que el hecho de amparar productos y servicios afines y al existir similitud fonética, gráfica, ortográfica, entre las marcas TUBOSA registrada con anterioridad y TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. solicitada para registro, hace que sean confundibles, circunstancia que conlleva a error en el público consumidor. Lo que nos lleva a considerar que la marca solicitada para registro está comprendida en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del

Acuerdo de Cartagena.» Consta en el acto acusado que la Superintendencia negó el registro de la marca TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. en consideración al riesgo de confusión indirecta que las semejanzas existentes entre el elemento reivindicable de la marca solicitada TUBESA –que es el susceptible de apropiacióny la marca TUBOSA puede causar en el consumidor respecto de la procedencia empresarial de los productos y servicios con ellas identificados, dado el hecho de destinarse el primero a distinguir servicios de «construcción y reparación de tuberías de concreto» y la registrada amparar «materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos» entre los que se cuenta las tuberías de PVC y de plástico que su titular fabrica. Vistos los cargos planteados, en el caso presente le corresponde a la Sala examinar si la comparación que de los signos hizo la entidad demandada al contraer el examen a los elementos TUBOSA y TUBESA fue correcta y, si acertó o no al considerar que atendidos los productos y servicios que distinguen, su uso puede causar confusión indirecta en el consumidor, pese a ubicarse en clases diferentes del Nomenclator Internacional. Al efecto, tiénese lo siguiente: Las marcas en conflicto son mixtas. Su elemento denominativo es el predominante pues se trata de estructuras gramaticales compuestas por unas expresiones descriptivas y otras caprichosas, cuyo logotipo las representa en letras características, así:

Marca Registrada Marca Solicitada Consta en el certificado 172009 que en la marca previamente registrada las expresiones «TUBOS DE OCCIDENTE S.A.» son explicativas. En la marca solicitada con posterioridad las expresiones «TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A.» dado su carácter descriptivo, también son explicativas, puesto que son las designaciones usuales que identifican al empresario que presta los servicios que pretende distinguir con esta. Significa lo anterior que si bien tales expresiones pueden formar parte del signo solicitado, respecto de ellas no se adquiere el derecho al uso exclusivo ya que ello conduciría a privar a los demás usuarios y empresarios de la posibilidad de emplearlas para designar los productos o servicios que en el lenguaje común se identifican con estas. Por consiguiente, la comparación debe recaer sobre los elementos TUBOSA y TUBESA que son los que propiamente tienen fuerza distintiva y caracterizadora en las marcas mixtas compuestas en conflicto. Así lo señaló el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, al precisar lo siguiente: «TÉRMINOS GENÉRICOS O DESCRIPTIVOS Las marcas constituidas por una o varias expresiones o palabras, esto es, las marcas compuestas o complejas, pueden estar representadas por términos genéricos, de uso común o usual o términos descriptivos o palabras de fantasía o caprichosas, sustantivos o adjetivos, etc., en las cuales es preciso, a fin de llegar a una conclusión sobre la confundibilidad, determinar cuál es la palabra o expresión que tiene la mayor fuerza expresiva o le da caracterización especial al signo a fin

de imprimirle distintividad. Los signos genéricos o de uso común referentes a los productos o servicios, pueden ser registrables siempre que entre ellos haya esa capacidad o condición distintiva; es decir, señalizado en cada signo confrontado ese vocablo que le da distinción, se debe proceder a dicha comparación, sin que esto signifique una mutilización o división del signo.» (Énfasis fuera de texto) Así pues, acertó la Superintendencia al circunscribir el análisis de registrabilidad a los elementos TUBESA y TUBOSA que son los que confieren novedad a los conjuntos gramaticales que componen las marcas enfrentadas. No tiene razón la actora al afirmar que incurrió en fraccionamiento del signo o en consideración aislada de sus partes pues, como quedó visto, se ciñó estrictamente a las reglas de comparación de marcas mixtas compuestas por términos descriptivos, que obligan a determinar cuál es la palabra o expresión que tiene mayor fuerza expresiva o le da especial caracterización al signo a fin de imprimirle distintividad. Según lo expuesto, no es cierto que al negar el registro de la marca TUBERÍAS PREFABRICADAS DE CONCRETO S.A. TUBESA la entidad demandada dejara de apreciar la marca en su conjunto, y tampoco es verdad que calificara de genéricas esas expresiones cuando en realidad son descriptivas de los productos respecto de los cuales la actora presta los servicios de construcción o de reparación. En esas condiciones, el debate que la actora plantea al afirmar que son descriptivas y no genéricas, también resulta irrelevante, pues se reitera, no son estos los elementos preponderantes que deban tenerse en cuenta al examinar su confundibilidad.

De otra parte, la Sala encuentra que aunque es cierto que en la Resolución 21623 la Superintendencia calificó la marca TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. como nominativa, pese a que la actora la caracterizó correctamente en la solicitud como mixta al señalar que «la expresión... se encuentra escrita en tipo de letra característica y especial, se encuentra escrita en forma horizontal en una sola línea, todo según modelo adjunto», también lo es que la cuestión atinente a la caracterización del signo atendiendo a su naturaleza, carece de incidencia en la cuestión que en torno a su irregistrabilidad planteó la entidad demandada por considerarla incursa en la causal prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, y además, porque es manifiesto de bulto que tratándose de un signo compuesto exclusivamente por elementos gramaticales, el elemento nominativo es incuestionablemente el predominante, así se lo escriba en letra característica y especial. Además, tampoco desvirtúa que ante las semejanzas existentes entre el elemento propiamente reivindicable de la marca solicitada (TUBESA) con la previamente registrada TUBOSA, su uso pueda inducir al público en error, atendida la circunstancia concurrente de pretender distinguirse con esta «servicios de construcción y reparación de tuberías prefabricadas de concreto», pues el hecho de distinguir la primera tuberías de plástico, indudablemente causa un riesgo de confusión indirecta sobre el origen empresarial ya que el usuario de los servicios de reparación y construcción de las tuberías prefabricadas de concreto TUBESA puede ser inducido a creer que la empresa que los presta es la misma que fabrica

los tubos plásticos TUBOSA. La Sala advierte que el riesgo de confusión indirecta que causa la similitud entre los productos y servicios que las marcas distinguen no desaparece por el hecho de que los referidos productos y servicios se ubiquen en clases diferentes en el Nomenclator Internacional, ni deja de existir porque la titular de la marca previamente registrada no haya solicitado su registro en la Clase 37 Internacional. Como lo puso de presente el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso: «El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor; en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo, productos o bienes que pueden llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios. ...» Y seguidamente, agregó: «... La similitud que señale no es por causa de la clasificación de los productos en una determinada clase del Nomenclator Internacional de Niza, sino por la similitud o conexión competitiva que en el mercado originan los bienes y servicios, sin interesar la clase a que pertenecen... Como ya ha manifestado el Tribunal, en los procesos 32-IP-96 y 13-IP98, la confusión no se requiere que sea inminente o real, basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o

confusión para que la Oficina Nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado. Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“ prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori” ).» De otra parte, la circunstancia de que la actora sea titular del certificado 112.288 de depósito del nombre comercial TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. y sea solicitante prioritario de los derechos de propiedad industrial respecto de esta expresión como marca para distinguir los servicios de la Clase 42, la cual cursa en el expediente 97-036-088 no la hace per se registrable como marca para distinguir los servicios de la clase 37 pues no desvirtúa las semejanzas existentes ni la estrecha relación entre los servicios de «construcción y reparación de tuberías prefabricadas de concreto» que se pretenden distinguir con la marca solicitada en registro y «las tuberías no metálicas y materiales de construcción no metálicos» comprendidos en la Clase 19, entre los cuales se encuentran las tuberías de plástico, en cuya virtud el público puede incurrir en el error de creer que el servicio de construcción o de reparación de las tuberías prefabricadas de concreto designado con la marca TUBESA proviene del mismo empresario que fabrica los tubos de plástico de marca TUBOSA, sin que este desaparezca por el hecho de que el consumidor de este tipo de productos y servicios sea selectivo, máxime si se tiene en cuenta que el objeto social de las firmas opositoras las habilita para expandir sus actividades a los sectores en que son competidoras mutuas.

A ello se