CE-11001-03-24-000-1999-05959-01(5959)-2003

SEMEJANZA MARCARIA - Confundibilidad gráfica o visual, fonética y ortográfica entre los signos TUBESA Y TUBOSA / SIGNO DESCRIPTIVO - Se excluye del cotejo por ser sus expresiones las que se usan para identificar el producto como por ejemplo: Tuberías y Prefabricados Es evidente que el signo de la marca solicitada TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., es confundible con el signo de la marca registrada TUBOSA (MIXTA), ambos para distinguir productos de la clase 19, toda vez que aquél está conformado por una parte genérica o descriptiva de los productos: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO...S.A., que, por lo mismo, no es susceptible de comparación, y la palabra TUBESA, que aunque alegórica al concepto tubo, tiene cierto grado de signo caprichoso o de fantasía al combinar las tres primeras letras de esa palabra con otras tres letras cuyo conjunto no tiene significado alguno en el lenguaje natural, al igual que ocurre con el signo TUBOSA. Al cotejar los signos TUBESA y TUBOSA salta a la vista la semejanza en todos los aspectos objeto de comparación, esto es, gráfico o visual, fonético y ortográfico, pues su escritura es casi igual, toda vez que de las seis (6) letras que los conforman sólo una es diferente. En el aspecto ideológico o conceptual no es posible establecer diferencias, por cuanto, como se dijo, uno y otro son signos caprichosos o de fantasía, pero ambos son igualmente alegóricos al concepto TUBO por el uso de sus tres primeras letras, sin que el hecho de que la marca

TUBOSA sea mixta pueda eliminar tal semejanza, dado que, como lo ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina y lo ha aplicado esta Sala, las marcas mixtas se tienden a tratar como denominativas habida consideración de que las expresiones que las conforman son las que se usan para solicitar o identificar el respectivo producto en la actividad o relación comercial. CONEXIDAD DE LOS PRODUCTOS - Pérdida de distintividad cuando se complementan por ser intrínsecamente parecidos como si fueran de un mismo productor: clases afines / PRODUCTOS DE DISTINTA CLASEConexidad intrínseca El riesgo de confusión advertido por la Administración tampoco desaparece debido a que tales signos identifiquen productos y servicios de clase diferente, TUBOSA, servicios de la clase 19, como son, entre otros, tuberías y materiales de construcción no metálicos, y TUBESA, productos de la clase 42, que comprende servicios de consultoría y asesoría en cálculo, diseño e instalación de servicios de tubería para instalación de redes de acueducto y alcantarillado, por cuanto se complementan en virtud de su conexidad intrínseca y de la finalidad similar o común que tienen, lo cual puede crear en el consumidor la convicción de que los productos ofrecidos con una y otra tienen el mismo productor, situación que a su vez le quitaría a una de las marcas su capacidad de distintividad o diferenciación del producto o servicio del dueño de esa marca.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D. C., doce (12) de junio del dos mil tres (2003)

Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05959-01(5959)

Actor: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide el presente proceso de única instancia, promovido por la sociedad TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A. contra actos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- LA DEMANDA La parte actora, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicita que se acceda a las siguientes:

I. 1. Pretensiones Que declare la nulidad de las Resoluciones núms. 020899 de 28 de diciembre de 1998, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró fundada una observación y negó la solicitud de registro de la marca nominativa TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA, para distinguir servicios de consultoría y asesoría en calculo, diseño e instalación de servicios de tubería para instalación de redes de acueducto y alcantarillado, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; 02426 de 19 de febrero de 1999 de la misma dependencia, y 12576 de 30 de junio de 1999 de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales, en su orden, se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera resolución citada, en el sentido de confirmarla.

Que a título de restablecimiento del derecho ordene a la entidad demandada conceder el registro de la marca atrás enunciada para distinguir productos de la clase 42. Que ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I. 2. Hechos y omisiones de la demanda El 27 de julio de 1997 la actora presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca en mención, a la cual formuló observaciones la sociedad TUBOS DE OCCIDENTE TUBOSA S.A., con base en la marca denominativa TUBOSA registrada a favor de ella para distinguir productos de la clase 19.

Mediante la Resolución núm. 20899 de 28 de diciembre de 1998, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia demandada decidió el asunto en el sentido de declarar fundada la observación anotada y negar el registro solicitado por considerar que el signo es confundible con la marca de la opositora TUBOSA, acto contra el cual la solicitante interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos mediante las resoluciones núms. 02426 de 19 de febrero de 1999 y 12576 de 30 de junio de 1999 de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el sentido de confirmar la decisión acusada, agotando así la vía gubernativa.

I. 3. Normas violadas y concepto de la violación La actora señala como violado el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por aplicación e interpretación indebida, al

aplicarla como si se tratara de fórmulas matemáticas, sin tener en cuenta los productos o servicios de que se trata, el consumidor, la naturaleza del mismo y la forma como ese consumidor se ve afectado por la marca, de modo que en este caso no tuvo en cuenta que se trata de dos marcas mixtas cuyas diferencias saltan a la vista, ya que no es cierto que la marca solicitada sea nominativa según se afirma en la primera de las resoluciones acusadas, ni las expresiones que la conforman son genéricas para distinguir servicios de la clase 42 Internacional. Al respecto cita las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 10 de octubre de 1989, proferida en los procesos 28p-89 de 7 de agosto de 1995, proceso Núm 7-IP-95. Advierte que es titular y/o solicitante prioritario de los derechos de propiedad industrial de su nombre como nombre comercial, certificado Núm. 112.288, y como marca para productos de la clase 37, expediente Núm. 97036087, y que la opositora no tiene derecho alguno o solicitud de registro de la marca TUBOSA en clase 42.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II. 1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y

resolver sobre las solicitudes marcarias y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, en el cual se concluyó que la marca solicitada es semejante a la marca registrada que sirvió de fundamento a las observaciones, existiendo confundibilidad entre una y otra en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos, de modo que de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, ya que los consumidores creerían que ambos productos tendrían el mismo origen. En consecuencia, la marca solicitada es irregistrable conforme la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ( Folios 109 a 112 ).

II. 2. La sociedad TUBOS DE OCCIDENTE S.A., en su condición de tercera interesada en el proceso, manifiesta que se opone a las peticiones de la demanda y que no se violó la norma comunitaria invocada por cuanto la marca solicitada contiene expresiones genéricas excepto la palabra TUBESA, de allí que sea la que debe compararse con TUBOSA, marca registrada para productos de la clase 19, que guarda íntima relación con los servicios de la clase 42, pudiéndose observar que los signos tienen semejanza fonética, gráfica, ortográfica y conceptual, de allí que la marca TUBESA, para distinguir servicios de la clase 42, como INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, se confundiría con el nombre comercial TUBOSA, también empleado en servicios relacionados con la INSTALACIÓN DE TUBERÍAS y con la marca TUBOSA, registrada en la clase 19 Internacional, de

suerte que la entidad demandada actuó en derecho ( folios 58 a 68 ). III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV. 1. Las partes guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

IV. 2. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación solicita que se requiera la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso (folio 124).

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, concluye que: “1. Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem.

2. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, o que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

3. La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias para palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distinta en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el leguaje común.

4. El signo descriptivo no será distintivo y, por lo tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.

5. En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto, A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

6. Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí, como entre los productos y servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos o servicios. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en disputa, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado.

7. En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos o servicios correspondientes.

8. El signo pendiente de registro deberá ser suficientemente

apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otro idénticos o similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio de que se trate.

9. La prohibición de registro de un signo como marca, en los términos previstos en el artículo 83, literal b, de la Decisión 344, presupone la existencia de un nombre comercial ya protegido por las legislaciones de los Países Miembros. El derecho al nombre comercial puede ser consecuencia de su uso efectivo o de su registro.

De existir identidad o semejanza entre un signo marcario y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro. Sin embargo, si el uso efectivo del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de la marca, ésta será objeto de tutela preferente.”

VI.- CONSIDERACIONES

VI. 1. El acto acusado Se persigue la nulidad de las Resoluciones núms. 020899 de 28 de diciembre de 1998, 02426 de 19 de febrero de 1999 de la misma dependencia, y 12576 de 30 de junio de 1999 de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó la solicitud de registro de la marca nominativa TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA, para distinguir productos de la

clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, porque la citada entidad encontró que ese signo es confundible con la marca TUBOSA, registrada en cabeza la sociedad TUBOS DE OCCIDENTE TUBOSA S.A., según certificado número 172009, vigente hasta el 26 de enero de 2005, para distinguir productos de la 19 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual se induciría al público consumidor a error, concluyéndose así que la expresión cuyo registro se pidió estaba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

VI. 2. Examen de los cargos

VI. 2. 1. Se le endilga a tales actos la violación del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por errónea interpretación, por cuanto a juicio de la actora, tratándose de dos marcas mixtas, no es cierto que sean confundibles, ya que sus diferencias saltan a la vista, y al efecto las trae a colación, así: En realidad ambas son mixtas, dado el especial diseño o forma de escritura de la segunda, pero como en ambas predomina la parte literal, cabe tratarlas como nominativas para efectos de su comparación.

Sobre esa supuesta violación del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Sala observa que no se configura, por cuanto es evidente que el signo de la marca solicitada TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., es confundible con el signo de

la marca registrada TUBOSA (MIXTA), ambos para distinguir productos de la clase 19, toda vez que aquél está conformado por una parte genérica o descriptiva de los productos: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO...S.A., que, por lo mismo, no es susceptible de comparación, y la palabra TUBESA, que aunque alegórica al concepto tubo, tiene cierto grado de signo caprichoso o de fantasía al combinar las tres primeras letras de esa palabra con otras tres letras cuyo conjunto no tiene significado alguno en el lenguaje natural, al igual que ocurre con el signo TUBOSA. Por consiguiente, al cotejar los signos TUBESA y TUBOSA salta a la vista la semejanza en todos los aspectos objeto de comparación, esto es, gráfico o visual, fonético y ortográfico, pues su escritura es casi igual, toda vez que de las seis ( 6 ) letras que los conforman sólo una es diferente. En el aspecto ideológico o conceptual no es posible establecer diferencias, por cuanto, como se dijo, uno y otro son signos caprichosos o de fantasía, pero ambos son igualmente alegóricos al concepto TUBO por el uso de sus tres primeras letras, sin que el hecho de que la marca TUBOSA sea mixta pueda eliminar tal semejanza, dado que, como lo ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina y lo ha aplicado esta Sala, las marcas mixtas se tienden a tratar como denominativas habida consideración de que las expresiones que las conforman son las que se usan para solicitar o identificar el respectivo producto en la actividad o relación comercial, más cuando la parte gráfica tiene un peso menor en la composición y

significado del signo registrado, como justamente sucede en el sub lite, dado que el elemento gráfico no aporta nada a la connotación del signo. El riesgo de confusión advertido por la Administración tampoco desaparece debido a que tales signos identifiquen productos y servicios de clase diferente, TUBOSA, servicios de la clase 19, como son, entre otros, tuberías y materiales de construcción no metálicos, y TUBESA, productos de la clase 42, que comprende servicios de consultoría y asesoría en cálculo, diseño e instalación de servicios de tubería para instalación de redes de acueducto y alcantarillado, por cuanto se complementan en virtud de su conexidad intrínseca y de la finalidad similar o común que tienen, lo cual puede crear en el consumidor la convicción de que los productos ofrecidos con una y otra tienen el mismo productor, situación que a su vez le quitaría a una de las marcas su capacidad de distintividad o diferenciación del producto o servicio del dueño de esa marca. Sobre ese tópico, la Sala, en sentencia reciente donde se examinó el acto de la Superintendencia de Industria y Comercio que negó el registro de la misma marca de la actora objeto del sub lite, pero para distinguir productos de la clase 37, en virtud del registro de la marca TUBOSA, señaló que “Además, tampoco desvirtúa que ante las semejanzas existentes entre el elemento propiamente reivindicable de la marca solicitada (TUBESA) con la previamente registrada TUBOSA, su uso pueda inducir al público en error, atendida la circunstancia concurrente de pretender distinguirse con esta «servicios de construcción y reparación de

tuberías prefabricadas de concreto», pues el hecho de distinguir la primera tuberías de plástico, indudablemente causa un riesgo de confusión indirecta sobre el origen empresarial ya que el usuario de los servicios de reparación y construcción de las tuberías prefabricadas de concreto TUBESA puede ser inducido a creer que la empresa que los presta es la misma que fabrica los tubos plásticos TUBOSA”1. Así las cosas, el signo TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A. que pretende registrar la actora para distinguir productos de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, está afectado por la causal de irregistrabilidad que aduce la Administración, esto es, la prevista en el artículo 83, litera a), de la Decisión 344, cuyo tenor establece: “Art. 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “(...) 1 Sentencia de 23 de mayo de 2003, expediente Núm. 5958, consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade. “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducir al público a error”. Es claro entonces que ese signo es semejante a la marca mixta TUBOSA, para distinguir productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, en grado tal que puede generar confusión en el consumidor, de modo que no pueden

coexistir en el mercado. Por lo anterior, el cargo no tiene vocación de prosperar, de allí que se deban negar las súplicas de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- DENIÉGANSE las súplicas de la demanda. Segundo.- DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 12 de junio del 2003.

MANUEL S. URUETA AYOLA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

OLGA INES NAVARRETE BARRERO GABRIEL E. MENDOZA MARTELO