CE-11001-03-24-000-1999-05983-01(5983)-2004

SEMEJANZA MARCARIA - Evidencian cierta identidad gráfica, fonética y ortográfica entre los signos SOL y SOLYSOL / CONEXION COMPETITIVAEvidencias por vinculación de productos Desde el punto de vista gráfico y ortográfico las dos marcas son confundiblemente semejantes, teniendo en cuenta que SOLYSOL se forma mediante la reproducción consecutiva de la marca SOL, previamente registrada. En cuanto a los aspectos ortográfico y fonético las dos marcas son también confundiblemente semejantes pues, como quedó visto, SOLYSOL reproduce la totalidad de la marca notoriamente conocida SOL. Como con acierto lo puso de presente la actora, el riesgo de confusión es aún mayor si se tiene en cuenta que en las cuñas publicitarias del chocolate de mesa marca SOL bien puede repetirse en la secuencia SOL y SOL en cuyo caso la identidad fonética con SOLYSOL es absoluta. Las dos expresiones en colisión SOL y SOLYSOL tienen identidad ideológica pues representan en la mente del consumidor la misma idea, alusiva al astro de ese nombre que constituye el centro de nuestro sistema planetario. Además, si se aplican los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial para la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea, la impresión que producen los signos SOL y SOLYSOL es de semejanza o de relación entre y uno otro, de suerte que el consumidor puede desprevenidamente asociarlas con un origen empresarial común, máxime si se tiene en cuenta la evidente conexión competitiva existente entre los productos alimenticios que corresponden indistintamente a las Clases 29

y 30 Internacionales. En la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, a este respecto, el Tribunal Andino señaló: «… Habrá riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo en particular, de modo que pudiera atribuir, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, o ya solicitada para registro, existirá el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca. «… El consultante deberá tener en cuenta también la conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en disputa. ...» No hay, pues, duda de que aplicadas las reglas trazadas por el Tribunal para la valoración de las similitudes entre los signos nominativos, SOL y SOLYSOL son a tal punto semejantes desde los aspectos gráfico, ortográfico, fonético y conceptual que, fuerza es concluir que SOLYSOL carece de la distintividad requerida para que procediese su registro en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, pues el riesgo de confusión directa e indirecta entre los productos alimenticios es manifiesto. MARCA NOTORIA - Prueba del uso continuo, antigüedad y difusión / SOLMarca notoria por extensión e intensidad del conocimiento / PRUEBAS DE LA MARCA NOTORIA - Criterios enunciativos y no taxativos De otra parte, advierte la Sala que las pruebas documentales allegadas por la actora a la actuación administrativa concerniente a la solicitud de registro de la marca SOLYSOL demostraban plenamente --conforme a los criterios señalados

en el artículo 84 de la Decisión 344-- que su marca registrada SOL es notoriamente conocida para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, en especial chocolate de mesa, en razón a la antigüedad en su uso continuo en el mercado y a su amplia difusión. En efecto, merece destacarse que para demostrar la notoriedad de la marca SOL en Colombia para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 Internacional y, en particular, chocolate de mesa, SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CÍA –CASA LUKER S.A. probó su antigüedad y uso continuo desde 1994 con las siguientes pruebas documentales: ...De consiguiente, tuvo razón la actora al sostener que al expedir los actos acusados la Superintendencia también violó los artículos 83, literales d) y e) y 84 de la Decisión 344, pues ciertamente hizo caso omiso de las pruebas que allegó a la actuación administrativa para demostrar la notoriedad de la marca SOL en razón a la extensión del conocimiento o intensidad y ámbito de la difusión y de la publicidad, promoción, uso constante y antigüedad de la marca que no fueron redargüidas por el tercero interesado. Vale la pena recordar que esta Sala ha puesto de presente que la enumeración de los criterios que el artículo 84 de la Decisión 344 señala para establecer la notoriedad es enunciativa, y no taxativa, y los mismos no deben ser concurrentes. La notoriedad tiene que ver con el conocimiento, y este puede darse tanto por la amplia o vasta difusión o divulgación de la marca, como por su antigüedad y uso constante. En la

Interpretación Prejudicial 47-IP-2000, el Tribunal Andino, acerca de la notoriedad, precisó: «… Para que surta efecto esta protección, la marca tiene que ser conocida y registrada en el país o en el exterior. La norma comunitaria, como lo establecen otras legislaciones, no exige que la marca sea usada, basta que sea conocida, conocimiento que puede devenir por el uso continuo y sistemático de la marca o por la difusión publicitaria de la marca;…»

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Bogotá, veintiséis (26) de febrero de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05983-01(5983) Actor: SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA, CASA LUKER S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA, CASA LUKER S.A. contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a GRASAS VEGETALES S.A. el registro de la marca nominativa SOLYSOL para distinguir los productos comprendidos en la

Clase 29 Internacional.

I. LA DEMANDA SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA. CASA LUKER S.A. domiciliada en Manizales (Caldas), mediante apoderado y en ejercicio de la

acción establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo presentó la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que es nula la Resolución 11527 de 30 de junio de 1998 mediante la cual la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA --CASA LUKER S.A. y concedió el registro de la marca nominativa SOLYSOL a favor de GRASAS VEGETALES S.A., para distinguir los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1.2. Que es nula la Resolución 08742 de 18 de mayo de 1999 mediante la cual la citada funcionaria resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 11527 de 30 de junio de 1998, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación. 1.1.3. Que es nula la Resolución 13503 de 15 de julio de 1999 mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado. 1.1.4. Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores, se cancele el certificado del registro respectivo. 1.2. Hechos  GRASAS VEGETALES S.A. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca nominativa SOLYSOL para distinguir los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.  Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 350 de

10 de septiembre de 1997 SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA. CASA LUKER S.A. presentó observaciones por considerarla confundible con su marca nominativa SOL registrada, entre otras, en la Clase 30 Internacional según certificados 72.368; 101.748 y 212.272; y por el hecho de ser notoriamente conocida por haberse usado intensamente en Colombia para distinguir chocolate de mesa desde antes del 30 de junio de 1998 cuando GRASAS VEGETALES S.A. presentó la solicitud de registro de la marca SOLYSOL en la Clase 29 Internacional, lo que demostró con pruebas documentales; y que su coexistencia en el mercado podría inducir al consumidor a error sobre el origen empresarial de los productos.  Mediante Resolución 11527 de 30 de junio de 1998, la División de Signos Distintivos declaró infundada la observación presentada por SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA -CASA LUKER S.A. y concedió el registro de la marca SOLYSOL para distinguir los productos comprendidos en la Clase 29 Internacional a favor de GRASAS VEGETALES S.A., por un período de 10 años. La Administración consideró que las marcas en conflicto son disímiles, y no tuvo en cuenta la protección que la actora fundamentó en la notoriedad de la marca SOL.  Contra esa decisión SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIACASA LUKER S.A. interpuso los recursos de reposición y apelación, que sustentó en no haberse tenido en cuenta por la entidad demandada la

notoriedad de la marca SOL, pese a haberla demostrado; en el riesgo de asociación que existe entre las marcas en conflicto, y en el perjuicio injustificado que le inflingiría a SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA - CASA LUKER S.A. el registro del signo solicitado, que ocasionaría la dilución de su marca SOL y el aprovechamiento de su prestigio.  Sin considerar el argumento acerca de la notoriedad de la marca, ni apreciar las pruebas, ni el riesgo de asociación existente entre las marcas, el Superintendente Delegado confirmó la resolución que concedió el registro.  1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invocó como violados los artículos 81 83 literales a), d) y e), 84 y 102 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Sostiene que al expedir los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, pues el signo SOLYSOL cuyo registro como marca en la Clase 29 concedió a GRASAS VEGETALES S.A. carece de distintividad dado que reproduce la marca SOL con la que SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA --CASA LUKER CHA identifica sus productos desde hace más de 20 años, y que es notoriamente conocida como distintiva de chocolate de mesa. Sostuvo que la marca SOLYSOL contiene y reproduce en su totalidad la marca SOL determinando que desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual sean confundiblemente semejantes ya que el público consumidor podría creer

que el producto alimenticio marca SOLYSOL es del mismo fabricante del chocolate de mesa marca SOL. En otros términos, los consumidores podrían creer que el producto alimenticio marca SOLYSOL es un nuevo producto de la línea de alimentos marca SOL, con lo que se creará confusión en el mercado en cuanto a la procedencia de los productos y su calidad. Advirtió que los productos alimenticios tales como el chocolate, las harinas, enlatados, margarinas y la confitería son exhibidos en las mismas góndolas en los supermercados. Expresó que el riesgo de confusión es manifiesto pues SOLYSOL contiene en su totalidad la marca SOL y ambos signos tienen el mismo significado conceptual. SOLYSOL pronuncia dos veces consecutivas la marca SOL, cuya pauta publicitaria la reproduce también en forma seguida. De otra parte, señaló que desde mayo de 1995 SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA. CASA LUKER S.A. solicitó el registro del signo SOL en la Clase 29 Internacional y que la solicitud de registro de SOLYSOL fue presentada en junio de 1997, o sea dos años después. Considera que también se violaron los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 por falta de aplicación, porque la Administración concedió el registro de la marca nominativa SOLYSOL a favor de GRASAS VEGETALES S.A., para distinguir productos de la Clase 29 Internacional, sin tener en cuenta que SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA -CASA LUKER S.A. es titular en Colombia de la marca SOL, registrada con anterioridad para distinguir productos alimenticios de la Clase 30 y que por ser notoriamente conocida, goza

de una protección más amplia, respecto de todo tipo de productos, con independencia de la Clase a la cual pertenecen. Sostuvo que los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 también se violaron porque al resolver la apelación la Administración hizo caso omiso de las pruebas que sobre la notoriedad de la marca SOL allegó al expediente; y desconoció que las observaciones que formuló en contra del registro de SOLYSOL se fundamentaron, además, en la notoriedad de la marca. Señaló que para demostrar la notoriedad de la marca SOL en los términos del artículo 84 de la Decisión 344, pidió a la Superintendencia tener en cuenta, entre otros, los estudios de agencias de publicidad sobre recordación de marcas de alimentos; las facturas de ventas por más de 20 años del chocolate de mesa marca SOL, así como los folletos, publicidad, volantes y calendarios de este. La Administración guardó extraño silencio sobre este punto. Manifestó que al conceder el registro de la marca SOLYSOL la Administración violó el artículo 102 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, pues negó a CASA LUKER S.A. el derecho de usar en forma exclusiva la marca SOL. Sostuvo que la circunstancia de que SOL sea una palabra monosílaba, no significa que terceros puedan emplearla con el mismo significado conceptual. La marca SOL registrada y vigente en Colombia está formada por una palabra con significado propio y definido en nuestro idioma y su titular tiene los derechos que consagran las normas para defenderla y exigir el uso exclusivo a que tiene derecho.

II. CONTESTACIÓN Fueron vinculadas al proceso la Superintendencia de Industria y Comercio como

parte demandada, y GRASAS VEGETALES S.A. en calidad de tercero interesado, como titular del registro de la marca SOLYSOL. 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que el examen sucesivo y comparativo de las marcas en conflicto pone de manifiesto que SOL y SOLYSOL no presentan semejanzas que lleven a engaño a los consumidores, quienes podrán diferenciar los productos que una y otra distinguen; por tanto, su coexistencia en el mercado no produciría error en el público consumidor. Manifestó que SOLYSOL es registrable como marca en la Clase 29 Internacional, ya que cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, pues está provista de suficientes elementos que le dan fuerza distintiva y no encontrarse incursa en causal de irregistrabilidad. 2.2. GRASAS VEGETALES S.A. no contestó la demanda.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Alega que la entidad demandada cometió un grave error al conceder el registro de SOLYSOL pues desconoció el derecho al uso exclusivo de la marca SOL que obtuvo por razón de su registro en Clase 30 Internacional y que solicitó con anterioridad en la

Clase 29 Internacional. Insistió en que SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA -CASA LUKER S.A. tiene un derecho concreto y definido sobre la palabra SOL como marca para distinguir alimentos de las Clases 29 y 30 Internacional. Sostuvo que la palabra SOL, registrada como marca, cumple absolutamente con todos los

requisitos y por lo tanto goza de todos los derechos inherentes a las marcas registradas. Reiteró que su titular es la única autorizada para usarla como marca y que además, está legitimada por la ley para impedir que terceros la usen o pretendan aprovecharse de ella sin su consentimiento. 3.2. La Superintendencia de Industria y Comercio insiste en que al conceder el registro de la marca SOLYSOL para distinguir los productos de la Clase 29 no violó la Decisión 344; que las marcas SOL y SOLYSOL no son semejantes; y que la marca SOLYSOL es registrable para la Clase 29 pues cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 al ser suficientemente distintiva.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de dicho acuerdo indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo y reproducidos en cuanto fuera pertinente.

V. CONSIDERACIONES Según se lee en la Resolución 11527 de 30 de junio de 1998, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CÍA –CASA LUKER S.A. y concedió a favor de GRASAS VEGETALES S.A. el registro de la marca nominativa SOLYSOL para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 Internacional, por considerar que no está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, pues apreciada en conjunto con la marca SOL, no existen

semejanzas que puedan inducir al público a error, y pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor. Los productos comprendidos en la Clase 29 Internacional para la cual se solicitó el registro del signo nominativo SOLYSOL, son los siguientes: «Carne, pescado, caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.» Los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, que distingue la marca registrada SOL, son los siguientes: «Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.» La actora sostiene que al conceder el registro la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 y 102 de la Decisión 344, y que SOLYSOL no es registrable en la Clase 29 Internacional ya que es confundiblemente semejante en forma capaz de inducir al público a error a su marca SOL previamente registrada -entre otrasen la Clase 30 Internacional, y notoriamente conocida como distintiva de chocolate de mesa. Sostuvo que la naturaleza de los productos que distinguen, cuyo consumidor es desprevenido, además determina que exista entre ellas riesgo de confusión sobre el origen

empresarial. Las normas comunitarias preceptúan :

«DECISIÓN 344

ARTÍCULO 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. ... ARTÍCULO 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. (Destaca la Sala) .... d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero. Dicha prohibición será aplicable con independencia de la Clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la Clase

de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. ... ARTÍCULO 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. ...» Vistos los cargos planteados, corresponde a la Sala determinar si la marca nominativa SOLYSOL es o no confundiblemente semejante con la marca SOL registrada a favor de CASA LUKER S.A., -entre otrasen la Clase 30 Internacional y si está o no incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344. De igual modo, deberá establecer si a la luz del artículo 84 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena la actora demostró la calidad de notoria que atribuye a su marca SOL, para distinguir especialmente chocolate de mesa y otros productos comprendidos en la Clase 30 Internacional. A esos efectos, tiénese lo siguiente: Las marcas en conflicto son nominativas. En el cotejo que le corresponde a la

Sala efectuar se presentan así:

SOL SOLYSOL

(Marca registrada) (Signo solicitado) Para determinar si las semejanzas entre las marcas en conflicto pueden inducir al público consumidor a error, la Sala acudirá a las reglas que el Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina ha señalado, a saber: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Desde el punto de vista gráfico y ortográfico las dos marcas son confundiblemente semejantes, teniendo en cuenta que SOLYSOL se forma mediante la reproducción consecutiva de la marca SOL, previamente registrada. En cuanto a los aspectos ortográfico y fonético las dos marcas son también confundiblemente semejantes pues, como quedó visto, SOLYSOL reproduce la totalidad de la marca notoriamente conocida SOL. Como con acierto lo puso de presente la actora, el riesgo de confusión es aún mayor si se tiene en cuenta que en las cuñas publicitarias del chocolate de mesa marca SOL bien puede repetirse en la secuencia SOL y SOL en cuyo caso la identidad fonética con SOLYSOL es absoluta. Las dos expresiones en colisión SOL y SOLYSOL tienen identidad ideológica pues representan en la mente del consumidor la misma idea, alusiva al astro de ese nombre que constituye el centro de nuestro sistema planetario. Además, si se aplican los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial para la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea, la impresión que producen los signos SOL y

SOLYSOL es de semejanza o de relación entre y uno otro, de suerte que el consumidor puede desprevenidamente asociarlas con un origen empresarial común, máxime si se tiene en cuenta la evidente conexión competitiva existente entre los productos alimenticios que corresponden indistintamente a las Clases 29 y 30 Internacionales. En la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, a este respecto, el Tribunal Andino señaló: «… Habrá riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo en particular, de modo que pudiera atribuir, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, o ya solicitada para registro, existirá el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca. «… El consultante deberá tener en cuenta también la conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en disputa. ...» No hay, pues, duda de que aplicadas las reglas trazadas por el Tribunal para la valoración de las similitudes entre los signos nominativos, SOL y SOLYSOL son a tal punto semejantes desde los aspectos gráfico, ortográfico, fonético y conceptual que, fuerza es concluir que SOLYSOL carece de la distintividad requerida para que procediese su registro en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, pues el riesgo de confusión directa e indirecta entre los productos alimenticios es manifiesto. Por consiguiente, al conceder su registro la Superintendencia violó los artículos 81

y 83 literal a), pues no cabe duda de que SOLYSOL en Clase 29 Internacional es confundiblemente semejante con la marca SOL registrada -entre otraspara distinguir productos comprendidos en la Clase 30 Internacional. De otra parte, advierte la Sala que las pruebas documentales allegadas por la actora a la actuación administrativa concerniente a la solicitud de registro de la marca SOLYSOL demostraban plenamente --conforme a los criterios señalados en el artículo 84 de la Decisión 344-- que su marca registrada SOL es notoriamente conocida para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, en especial chocolate de mesa, en razón a la antigüedad en su uso continuo en el mercado y a su amplia difusión. En efecto, merece destacarse que para demostrar la notoriedad de la marca SOL en Colombia para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 Internacional y, en particular, chocolate de mesa, SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CÍA –CASA LUKER S.A. probó su antigüedad y uso continuo desde 1994 con las siguientes pruebas documentales1: a) Cuñas publicitarias de CHOCOLATE SOL correspondientes al año 1994. b) Almanaque publicitario del año 1994 del producto CHOCOLATE SOL. c) Certificaciones expedidas por «Radio Lumbí» de Caracol en noviembre de 1995; «PREGO Televisión» en octubre de 1996 y «La Voz de Yopal» en 1997, haciendo constar la emisión de comerciales y cuñas publicitarias para el producto CHOCOLATE SOL. 1 Folios 47 a 80 d) Fotocopia de las páginas de la Revista «Poder y Dinero» edición de 9 de enero

de 1998, en la cual consta que en la investigación realizada por «Invamer Gallup» en octubre de 1997 la marca SOL resultó ser la segunda en recordación. e) Copias de facturas de venta de CHOCOLATE DE MESA SOL a distintos Supermercados y Almacenes de Cadena. De consiguiente, tuvo razón la actora al sostener que al expedir los actos acusados la Superintendencia también violó los artículos 83, literales d) y e) y 84 de la Decisión 344, pues ciertamente hizo caso omiso de las pruebas que allegó a la actuación administrativa para demostrar la notoriedad de la marca SOL en razón a la extensión del conocimiento o intensidad y ámbito de la difusión y de la publicidad, promoción, uso constante y antigüedad de la marca que no fueron redargüidas por el tercero interesado. Vale la pena recordar que esta Sala ha puesto de presente que la enumeración de los criterios que el artículo 84 de la Decisión 344 señala para establecer la notoriedad es enunciativa, y no taxativa, y los mismos no deben ser concurrentes. La notoriedad tiene que ver con el conocimiento, y este puede darse tanto por la amplia o vasta difusión o divulgación de la marca, como por su antigüedad y uso constante. En la Interpretación Prejudicial 47-IP-2000, el Tribunal Andino, acerca de la notoriedad, precisó: «… El Tribunal Andino ha puesto de relieve que la marca notoria «es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho

grupo…» La marca calificada de notoria goza en el derecho comunitario de una protección especial, en relación con las demás marcas, por cuanto la misma calidad de notoria reafirma su presencia en el mercado y la protege de eventuales registros que puedan perjudicar al titular de una marca notoria. El Tribunal ha dejado establecido al respecto lo siguiente: ….La marca notoria va más allá de la especialidad, al proteger productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la Clase dentro del nomenclator. Para que surta efecto esta protección, la marca tiene que ser conocida y registrada en el país o en el exterior. La norma comunitaria, como lo establecen otras legislaciones, no exige que la marca sea usada, basta que sea conocida, conocimiento que puede devenir por el uso continuo y sistemático de la marca o por la difusión publicitaria de la marca; sin que sea necesario que uso y conocimiento tengan presencia simultánea en la marca notoria. Por lógica debe entenderse que una marca notoria está siendo usada en uno o varios Países, uso que en todo caso y en su oportunidad deberá probarse …» Concluye, pues, la Sala que la marca SOL de la actora registrada -entre otraspara distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, tiene la calidad de notoria, pues los documentos obrantes en los antecedentes administrativos allegados evidencian plenamente su antigüedad, uso constante, amplia difusión y conocimiento a nivel nacional. Baste a esos efectos con señalar que la protección a la marca notoria se extiende más allá del ámbito de la Clase en la que fue registrada, sin que a esos efectos

interesen las diferencias que pudieran presentar los productos que distinguen las marcas en conflicto, por su naturaleza o finalidad. En la Inter