CE-11001-03-24-000-1999-06007-01(6007)-2002

SIGNOS GENÉRICOS - Inapropiabilidad / DENOMINACIÓN GENÉRICA O DESCRIPTIVA - Por ser inapropiable debe excluirse en la comparación marcaria En relación con el examen de registrabilidad para efectos de determinar el riesgo de confusión, la interpretación prejudicial número 67-IP-2001, rendida en este proceso hace énfasis en cuanto a que el Juez Nacional debe verificar si el signo cuyo registro es solicitado se halla comprendido o no dentro de características de designaciones genéricas, pues permitir la apropiación unilateral y exclusiva de una denominación genérica sería violentar el derecho de igualdad de oportunidades en virtud del cual todas las personas dedicadas al mismo ramo pueden usar vocablos atinentes a éste para sus productos o servicios. Ello supone que si en un signo existe una denominación genérica o descriptiva, tal expresión debe excluirse de la comparación fonética, gramatical, visual y conceptual, que corresponde efectuar en aras de establecer la similitud alegada. NOTA DE RELATORIA: Así lo ha precisado la Sala en sentencia de 22 de febrero de 2001, Actor: Laboratorios Bussie S.A., Expediente 5823, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade. SUFIJO COMÚN - Exclusión en la comparación marcaria / GEL - Sufijo común inapropiable / GEL - Concepto / MARCAS FARMACÉUTICASExclusión de sufijos comunes en la comparación marcaria En este caso, estima la Sala que la terminación o el sufijo “GEL”, común en las marcas “ECOGEL”, “DESCONGEL” y “BIOGEL”, debe excluirse para efectos de la

comparación, pues tal expresión no hace más que indicar una característica de la presentación del producto (gelatinoso) que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, corresponde al “Estado que adopta una materia en distracción coloidal”, y, siguiendo los lineamientos señalados en la Interpretación Prejudicial de este proceso, todos los integrantes del ramo, en este caso, de la industria farmacéutica, pueden emplea ese vocablo, ya que el mismo no es exclusivo ni apropiable por nadie en particular. RIESGO DE CONFUSIÓN - Criterios para analizar su existencia / CRITERIOS PARA ESTABLECER RIESGOS DE CONFUSIÓN Igualmente, dicha Interpretación Prejudicial señala los criterios que pueden ser utilizadas por el juzgador para analizar la existencia del riesgo de confusión, así: “ 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas...”.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea...”. 3-.Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas...”4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando cuenta la naturaleza de los productos identificados....” MARCAS FARMACÉUTICAS - Exclusión de sufijos comunes en la comparación marcaria / IDENTIDAD DE MARCAS - Existencia desde el punto de vista visual, fonético y ortográfico Aplicando las reglas precedentes al caso dilucidado, se advierte lo siguiente: Las marcas enfrentadas “ECOGEL”, “ECO” “BIOGEL” y “DESCONGEL” son

denominativas y corresponden, las tres últimas, a la misma clase 5ª del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, esto es, productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas; y la primera, “ECOGEL”, corresponde a la clase 3ª. Haciendo la exclusión de la expresión “GEL”, resulta que la marca cuyo registro se denegó en los actos acusados (ECO) sería idéntica, desde el punto de vista visual, fonético y ortográfico a la marca “ECO”, registrada por la compañía COLGATE PALMOLIVE, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª, sin que la pertenencia a diferente clase deje de incidir en la confusión. Ya entre las marcas ECO (GEL), BIO (GEL) y DESCON (GEL) no habría similitud alguna. Sin embargo, basta la similitud que se encontró con una de las marcas antes mencionadas (ECO) para que se configure el riesgo de confusión y se justifique la denegatoria de la concesión del registro solicitado.Así las cosas, estima la Sala que los actos acusados se ajustaron a la legalidad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil dos (2002)

Radicación número: 11001-03-24-000-1999-06007-01(6007)

Actor: LABORATORIOS BUSSIE S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A., a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª: Que son nulas las Resoluciones núms. 24531 de 14 de noviembre de 1996, “POR LA CUAL SE DECIDEN TRES OBSERVACIONES Y SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA”; 11152 de 18 de junio de 1999, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 16050 de 12 de agosto de 1999, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (folios 12, 6 y 9, respectivamente). 2ª: Que como consecuencia de dicha declaración y a título de restablecimiento del derecho se ordene el registro en su favor de la marca “ECOGEL” para distinguir productos comprendidos en la clase 3a del artículo 2º del Decreto 755 de 1972.

I-. FUNDAMENTOS DE HECHO.

Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: 1o: Que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

Comercio negó mediante la Resolución núm. 24531 de 14 de noviembre de 1996 el registro de la marca ECOGEL (NOMINATIVA), para amparar productos comprendidos en la clase 3ª Internacional de Niza, con fundamento en la existencia de las marcas DESCONGEL, ECO y BIOGEL, registradas por las sociedades Laboratorios Chalver de Colombia S.A., Colgate Palmolive Company y Laboratorios Biogen de Colombia S.A., respectivamente. 2o: Indica que contra la citada Resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación; siendo resuelto el primero de ellos a través de la Resolución núm. 11152 de 18 de junio de 1999, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la Resolución impugnada; y el segundo lo fue a través de la Resolución núm. 16050 de 12 de agosto de 1999, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que también confirmó la citada Resolución.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones la demandante adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º: Estima que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto para que un signo pueda ser registrable, se requiere que cumpla con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica; y el signo ECOGEL (NOMINATIVA) cumple a cabalidad con los mismos, ya que presenta más diferencias que similitudes con las marcas registradas, pues es

perceptible por el sentido de la vista y el oído y es totalmente novedoso. Que considerar el conjunto de letras como signos similares entre sí, desconoce las básicas y elementales formas del conocimiento y aprendizaje en la retención de signos, dado que cuando una expresión es utilizada como marca y ésta evoca un concepto, lo hace inmediatamente disímil de cualquier otro grafismo, más aún si la otra expresión en comparación no posee ningún tipo de evocación o significado relacionable con un concepto. 2º. A su juicio, se violó el literal a), del artículo 83, ibídem, ya que la Superintendencia de Industria Y Comercio, interpretó de manera extensiva esta regla de restricción, consagrando un mayor alcance que no cabe en el caso en comento, ya que como norma limitativa del principio general del derecho de registro, debe ser aplicada en los casos en que la similitud lleva a confundibilidad entre los signos de una manera indefectible. Sostiene que en los actos administrativos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio omitió el aparte del precepto relativo a la “similitud que induzca en error al público” y acogió el concepto de “mera similitud” que puede atacar a la mayor parte de expresiones del mercado, que sin embargo, no son catalogadas como idénticas, ni poseen la suficiente entidad para inducir en error al consumidor medio, como en el caso en comento, ya que ECOGEL no riñe en momento alguno con los principios esgrimidos en las resoluciones cuya nulidad se solicita, siendo, por el contrario, una expresión de características únicas que la hacen absolutamente singular y, por ende, distinguible de cualquier otra marca registrada.

Resalta que en innumerables casos la Superintendencia de Industria y Comercio ha concedido marcas que poseen prefijos o sufijos en común. 3º: En su criterio, se violó el artículo 13 de la Carta Política, porque el signo objeto de registro es distintivo, por lo que no ha debido negarse su concesión. III-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. III.1-. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA III.1.1. La Nación -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, a través de apoderado, contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que efectuado el examen sucesivo y comparativo entre los signos, se concluye que existe confundibilidad con ECO, BIOGEL, DESCONGEL y DESCONGELITO, por lo que la marca solicitada ECOGEL carece de distintividad. III.1.2. El auto admisorio de la demanda fue notificado al representante legal de la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, la cual contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones, con el argumento de que ECOGEL y BIOGEL, ortográfica y fonéticamente son similares, además de que se trata de signos que amparan productos de la misma clase, por lo que siendo su registro anterior al de la solicitud de la demandante, ello le confiere un derecho de preferencia (folios 49

a 53). III.1.3. El auto admisorio de la demanda también se notificó al representante legal de la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY, tercero con interés directo en las resultas del proceso, la cual contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones, con base en que la marca ECO es confundible con ECOGEL, desde el punto de vista visual, fonético e ideológico, por lo que no debe accederse al registro de esta última (folio 57 a 67). III.1.4. El otro vinculado como tercero: Laboratorios Chaiver de Colombia no contestó la demanda. IV-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO El Agente del Ministerio Público manifiesta que se atiene al pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA: La demandada denegó el registro de la marca “ECOGEL” solicitado por la actora, para distinguir productos de la clase 3ª de la clasificación internacional de Niza, al estimar que estaba incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el cual establece: “Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos

o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. La semejanza o similitud la encontró la demandada frente a los registros anteriores de las marcas ECO, BIOGEL y DESCONGEL. En relación con el examen de registrabilidad para efectos de determinar el riesgo de confusión, la interpretación prejudicial núm. 67-IP-2001, rendida en este proceso hace énfasis en cuanto a que el Juez Nacional debe verificar si el signo cuyo registro es solicitado se halla comprendido o no dentro de características de designaciones genéricas, pues permitir la apropiación unilateral y exclusiva de una denominación genérica sería violentar el derecho de igualdad de oportunidades en virtud del cual todas las personas dedicadas al mismo ramo pueden usar vocablos atinentes a éste para sus productos o servicios (folio 123). Ello supone que si en un signo existe una denominación genérica o descriptiva, tal expresión debe excluirse de la comparación fonética, gramatical, visual y conceptual, que corresponde efectuar en aras de establecer la similitud alegada. Así lo ha precisado la Sala, entre otras providencias, en sentencia de 22 de febrero de 2001, Actor: Laboratorios Bussie S.A., Expediente núm. 5823, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade. En este caso, estima la Sala que la terminación o el sufijo “GEL”, común en las marcas “ECOGEL”, “DESCONGEL” y “BIOGEL”, debe excluirse para efectos de la comparación, pues tal expresión no hace más que indicar una característica de la presentación del producto (gelatinoso) que, según el Diccionario de la Real

Academia de la Lengua Española, corresponde al “Estado que adopta una materia en distracción coloidal”, y, siguiendo los lineamientos señalados en la Interpretación Prejudicial de este proceso, todos los integrantes del ramo, en este caso, de la industria farmacéutica, pueden emplea ese vocablo, ya que el mismo no es exclusivo ni apropiable por nadie en particular. Igualmente, dicha Interpretación Prejudicial señala los criterios que pueden ser utilizadas por el juzgador para analizar la existencia del riesgo de confusión, así: (folios 124 a 125) “ 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas...”.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea...”. 3-.Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas...”

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando cuenta la naturaleza de los productos identificados....” Aplicando las reglas precedentes al caso dilucidado, se advierte lo siguiente: Las marcas enfrentadas “ECOGEL”, “ECO” “BIOGEL” y “DESCONGEL” son denominativas y corresponden, las tres últimas, a la misma clase 5ª del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, esto es, productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas; y la primera, “ECOGEL”, corresponde a la clase

3ª. Haciendo la exclusión de la expresión “GEL”, resulta que la marca cuyo registro se denegó en los actos acusados (ECO) sería idéntica, desde el punto de vista visual, fonético y ortográfico a la marca “ECO”, registrada por la compañía COLGATE PALMOLIVE, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª, sin que la pertenencia a diferente clase deje de incidir en la confusión, pues, conforme al criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina plasmado en la Interpretación Prejudicial precitada “Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen características similares existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión...” (folio 127). Ya entre las marcas ECO (GEL), BIO (GEL) y DESCON (GEL) no habría similitud alguna. Sin embargo, basta la similitud que se encontró con una de las marcas antes mencionadas (ECO) para que se configure el riesgo de confusión y se justifique la denegatoria de la concesión del registro solicitado. Así las cosas, estima la Sala que los actos acusados se ajustaron a la legalidad, razón por la cual deben denegarse las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de mayo de 2002.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA