CE-11001-03-24-000-1999-06008-01(6008)-2002

MARCAS FARMACÉUTICAS - Inapropiabilidad de prefijos y sufijos comunes: exclusión en el cotejo marcario / CONFUSIÓN MARCARIAExistencia entre los signos ECOGEL y ECO al excluir en el cotejo la terminación o sufijo GEL / IRREGISTRABILIDAD MARCARIA - Identidad de signos al excluir del cotejo el sufijo o terminación común La marca ECOGEL, cuyo registro fue negado mediante los actos acusados, está compuesta por un prefijo y un sufijo, este último de uso común, definido como “Sustancia gelatinosa en que se transforma una mezcla coloidal al enfriarse”. Dado que la Sala se pronunció en un asunto similar mediante sentencia de 17 de mayo de 2002, Consejero Ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, exp. núm. 6007, es pertinente remitirse a las consideraciones allí expuestas: “... si en un signo existe una denominación genérica o descriptiva, tal expresión debe excluirse de la comparación fonética, gramatical, visual y conceptual, que corresponde efectuar en aras de establecer la similitud alegada. “En este caso, estima la Sala que la terminación o el sufijo “GEL”, común en las marcas “ECOGEL”, “DESCONGEL” y “BIOGEL”, debe excluirse para efectos de la comparación, pues tal expresión no hace más que indicar una característica de la presentación del producto (gelatinoso) que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, corresponde al “Estado que adopta una materia en distracción coloidal”, y, siguiendo los lineamientos señalados en la

Interpretación Prejudicial de este proceso, todos los integrantes del ramo, en este caso, de la industria farmacéutica, pueden emplear ese vocablo, ya que el mismo no es exclusivo ni apropiable por nadie en particular. “Las marcas enfrentadas “ECOGEL”, “ECO” “BIOGEL” y “DESCONGEL” son denominativas.. .“Haciendo la exclusión de la expresión “GEL”, resulta que la marca cuyo registro se denegó en los actos acusados (ECO) sería idéntica, desde el punto de vista visual, fonético y ortográfico a la marca “ECO”, registrada por la compañía COLGATE PALMOLIVE, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª, sin que la pertenencia a diferente clase deje de incidir en la confusión, pues, conforme al criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina plasmado en la Interpretación Prejudicial precitada ‘Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen características similares existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión...’.. “Ya entre las marcas ECO (GEL), BIO (GEL) y DESCON (GEL) no habría similitud alguna. Sin embargo, basta la similitud que se encontró con una de las marcas antes mencionadas (ECO) para que se configure el riesgo de confusión y se justifique la denegatoria de la concesión del registro solicitado”. Las anteriores consideraciones las reitera en esta oportunidad la Sala para concluir que, tal y como lo determinó la Superintendencia de Industria y Comercio, la marca ECOGEL no es registrable para identificar los productos comprendidos en la clase

5ª internacional, pues carece del elemento de distintividad y, por lo tanto, su coexistencia en el mercado con la marca ECO, de propiedad de Colgate Palmolive Co., llevaría al público consumidor a error o engaño, al pensar que se trata de una marca proveniente del mismo productor. En consecuencia, la expresión ECOGEL se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad a que se refiere el artículo 83, literal A9, de la Decisión 344 y, por lo tanto, es procedente denegar las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D.C., quince (15) de agosto de dos mil dos (2002) Radicación número: 11001-03-24-000-1999-06008-01(6008)

Actor: LABORATORIOS BUSSIE S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por LABORATORIOS BUSSIE S.A. (antes LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A.), en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A.

I. DEMANDA La parte actora busca que se acceda a las siguientes I.1. Pretensiones Que se declare la nulidad de los siguientes actos: aResolución núm. 23172 de 31 de octubre de 1996, mediante

la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundadas las observaciones presentadas por Colgate Palmolive Co., Laboratorios Biogen de Colombia S.A. y Laboratorios Chalver de Colombia Ltda.., y negó a la demandante el registro de la marca ECOGEL para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª internacional. bResolución núm. 11153 de 18 de junio de 1999, mediante la cual, la misma funcionaria, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución identificada en el literal anterior, confirmándola; cResolución núm. 16049 de 12 de agosto de 1999, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 23172 de 31 de octubre de 1996, confirmándola. Que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene conceder a la actora el registro de la marca ECOGEL para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª internacional; se ordene comunicar la anterior declaración a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.; y se expida copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.2. Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: La entidad demandada negó el registro de la marca ECOGEL para distinguir productos de la clase 5ª internacional, con fundamento

en la existencia de las marcas DESCONGEL, ECO y BIOGEL, registradas por Laboratorios Chalver de Colombia S.A., Colgate Palmolive Company y Laboratorios Biogen de Colombia S.A., respectivamente. I.3.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 13 d ela Constitución Política, argumentando para el efecto, lo siguiente: La entidad demandada dio una equivocada interpretación al artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que omitió el aparte del precepto relativo a la “similitud que induzca en error al público” y acogió el concepto de “mera similitud” que puede atacar a la mayor parte de las expresiones del mercado y que, sin embargo, no son catalogadas como idénticas, ni poseen la suficiente entidad para inducir en error al consumidor medio. El cotejo marcario debe ser elaborado a partir de la estructura lingüística general de las expresiones materia de examen, teniendo en cuenta la impresión que generan en el público consumidor, evitando el fraccionamiento de las expresiones y partiendo de su análisis fonético, razón por la cual la expresión ECOGEL no riñe con los principios esgrimidos, sino que sus características la hacen absolutamente singular y por ende distinguible de cualquiera otra registrada. Del análisis fonético de la expresión ECOGEL se desprende que presenta elementos disímiles de dicción y de estructura que la hacen diferente

de las expresiones registradas ECO (prefijo de uso común referido a lo natural o ecológico, no susceptible de apropiación individual), BIOGEL (expresión compuesta por 2 expresiones de uso común) y DESCONGEL (expresión comprendida por una evocativa y por otra de uso común), por lo cual no se encuentra comprometida en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, Existen innumerables casos en los que la Superintendencia de Industria y Comercio ha concedido marcas que poseen prefijos o sufijos en común, tales como FLUIDIZOL, FLUIDAN, FLUIDEX, FLUIMICIL, FLUMEX, FLUNIK,

FLUPAR.

Entre las marcas en confrontación no se presentan similitudes gráficas, ortográficas o gramaticales, debido a que la correspondencia que anota la Administración carece del sustento necesario para inducir a error al consumidor, pues cada una de las expresiones comparadas presenta una estructura diferente, en cuanto al número de sílabas que las integran, a la existencia de grafemas disímiles en unas y otras, y en cuanto al proceso de exteriorización (gráfico y auditivo). Tanto la jurisprudencia como la doctrina se han referido a la confundibilidad y uso de expresiones en el mercado farmacéutico, como lo son, en este caso, los fonemas ECO y GEL. La marca ECOGEL es suficientemente perceptible por los sentidos de la vista y el oído; examinada en su conjunto presenta más diferencias que similitudes con las registradas, constituyéndose en un signo novedoso. En consecuencia, al negar la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca ECOGEL violó los artículos 81 y 83, literal a), de la

Decisión 344 y 13 de la Constitución Política, por cuanto en el asunto sub examine es manifiesta la desigualdad, pues el signo cuyo registro como marca fue solicitado y negado es suficientemente distintivo.

II. LA CONTESTACION DE LA DEMANDA II.1. El apoderado de Colgate – Palmolive Company, titular de la marca ECO, señala que para llevar a cabo el cotejo entre las marcas ECO y ECOGEL, deben tenerse en cuenta las reglas que para el efecto haN sido señaladas tanto por la jurisprudencia como por la doctrina.

Entre las marcas en conflicto existe la misma secuencia de vocales y el mismo radical. La terminación de la marca ECOGEL, es decir, GEL, no es apropiable por persona alguna, ya que es un término de uso común o genérico, especialmente para los productos de la clase 3ª. Entendiendo por GEL el estado que adopta una materia en dispersión coloidal cuando flocula o se coagula, común a los productos cosméticos e igualmente farmacéuticos, que usualmente se venden en estado de gel. Fonéticamente se asemejan loS dos signos, por cuanto el radical ECO es parte determinante de los mismos, ya que el sufijo GEL no puede entrar en el cotejo, dado su carácter genérico. ECO significa repetición de un sonido reflejado por un cuerpo duro y no es evocativo, como lo sugiere la demandante, del término ecológico. Finalmente, es evidente que el signo cuyo registro fue negado para amparar productos de la clase 5ª induciría en error al público consumidor, pues existe estrecha relación entre éstos y los productos de la clase

3ª que ampara la marca ECO. II.2. Por su parte, el apoderado de la NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio expuso como argumentos de su defensa, los siguientes. 1º. A los actos acusados les era aplicable válida y legalmente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2º. De los documentos obrantes en el expediente núm. 9516390, contentivo de la solicitud de registro de la marca ECOGEL, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. 3º. Efectuado el examen de la marca ECOGEL, frente a las marcas ECO, BIOGEL, DESCONGEL Y DESCONGELITO para la clase 5ª, se concluye que son semejantes entre sí y que existe confundibilidad con aquéllas en los aspectos ortográficos y fonéticos y, por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos habida cuenta de que creerían que el producto tiene el mismo origen. III.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO La Procuradora Delegada ante esta Corporación solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en al Ley 17 de 1980, artículos XXVIII y s.s. IV.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias

pertinentes al proceso, concluyó: “PRIMERO.- Un signo es registrable como marca cuando concurren en él los requisitos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344, cuales son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica, pues de no cumplirlos sería incapaz de distinguir en el mercado los productos o servicios que se pretenda comercializar por determinada persona. “SEGUNDO.-. En el examen para el registro es importante establecer el nivel de riesgo de confusión que se genere entre la marca solicitada y las opositoras, pues ello conduce a evitar el engaño que pueda producirse en el comercio, causando errores al escoger los productos, viciando, por ende, la voluntad del consumidor, situación que se pretende impedir al prohibir en el literal a) del artículo 83 el registro de signos idénticos o similares. “TERCERO.- Para llegar a determinar la similitud entre los signos en conflicto el juez consultante puede aplicar las reglas y criterios vertidos en el presente proceso como también en la interpretación prejudicial del proceso 67-IP-2001. “CUARTO.- Las raíces y desinencias pueden ser perfectamente utilizadas para conformar marcas, pero su combinación debe ser original y única, por lo que no debe ser igual o parecida a otra anteriormente registrada”. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La marca ECOGEL cuyo registro fue negado mediante los actos acusados, pretende amparar los productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a saber: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos,

material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales desinfectantes; y preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos. Igualmente, la marca DESCONGEL, cuya titular es Laboratorios Chalver de Colombia S.A., y con base en la cual la entidad demandada negó el registro de la primera de las citadas, también ampara productos de la clase 5ª. Por su parte, las marcas ECO y BIOGEL, de propiedad de Colgate Palmolive Co. y Laboratorios Biogen de Colombia S.A., empresas opositoras de la marca solicitada, distinguen productos comprendidos en la clase 3ª internacional, esto es, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones, perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; y dentífricos. Las normas de la Decisión 344 que la demandante considera violadas, prescriben: “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para

registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. . La marca ECOGEL, cuyo registro fue negado mediante los actos acusados, está compuesta por un prefijo y un sufijo, este último de uso común, definido como “Sustancia gelatinosa en que se transforma una mezcla coloidal al enfriarse”. Dado que la Sala se pronunció en un asunto similar mediante sentencia de 17 de mayo de 2002, Consejero Ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, exp. núm. 6007, proceso en el que tanto la demandante como las terceras directas interesadas en las resultas del proceso fueron las aquí intervinientes, así como también fueron objeto de cotejo las marcas ECOGEL y ECO, BIOGEL y DESCONGEL, con la única diferencia que en aquél la primera marca fue solicitada para amparar productos de la clase 3ª y aquí lo fue para amparar productos de la clase 5ª, es pertinente remitirse a las consideraciones allí expuestas: “... si en un signo existe una denominación genérica o descriptiva, tal expresión debe excluirse de la comparación fonética, gramatical, visual y conceptual, que corresponde efectuar en aras de establecer la similitud alegada. “Así lo ha precisado la Sala, entre otras providencias, en sentencia de 22 de febrero de 2001, Actor: Laboratorios Bussie S.A., Expediente núm. 5823, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade. “En este caso, estima la Sala que la terminación o el sufijo “GEL”, común en las marcas “ECOGEL”, “DESCONGEL” y

“BIOGEL”, debe excluirse para efectos de la comparación, pues tal expresión no hace más que indicar una característica de la presentación del producto (gelatinoso) que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, corresponde al “Estado que adopta una materia en distracción coloidal”, y, siguiendo los lineamientos señalados en la Interpretación Prejudicial de este proceso, todos los integrantes del ramo, en este caso, de la industria farmacéutica, pueden emplear ese vocablo, ya que el mismo no es exclusivo ni apropiable por nadie en particular. “... “Las marcas enfrentadas “ECOGEL”, “ECO” “BIOGEL” y “DESCONGEL” son denominativas... “Haciendo la exclusión de la expresión “GEL”, resulta que la marca cuyo registro se denegó en los actos acusados (ECO) sería idéntica, desde el punto de vista visual, fonético y ortográfico a la marca “ECO”, registrada por la compañía COLGATE PALMOLIVE, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª, sin que la pertenencia a diferente clase deje de incidir en la confusión, pues, conforme al criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina plasmado en la Interpretación Prejudicial precitada ‘Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen características similares existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión...’.. “Ya entre las marcas ECO (GEL), BIO (GEL) y DESCON (GEL) no habría similitud alguna. Sin embargo, basta la similitud que

se encontró con una de las marcas antes mencionadas (ECO) para que se configure el riesgo de confusión y se justifique la denegatoria de la concesión del registro solicitado”. Las anteriores consideraciones las reitera en esta oportunidad la Sala para concluir que, tal y como lo determinó la Superintendencia de Industria y Comercio, la marca ECOGEL no es registrable para identificar los productos comprendidos en la clase 5ª internacional, pues carece del elemento de distintividad y, por lo tanto, su coexistencia en el mercado con la marca ECO, de propiedad de Colgate Palmolive Co., llevaría al público consumidor a error o engaño, al pensar que se trata de una marca proveniente del mismo productor. En consecuencia, la expresión ECOGEL se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad a que se refiere el artículo 83, literal A9, de la Decisión 344 y, por lo tanto, es procedente denegar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : PRIMERO.- DENIEGANSE las pretensiones de la demanda. SEGUNDO.- Por no haber sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del proceso. TERCERO.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

COPIÉSE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y

CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 15 de agosto de 2.002.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA