CE-11001-03-24-000-1999-06013-01(6013)-2002

MARCAS FARMACÉUTICAS - Prefijos o sufijos comunes son inapropiables / SIMILITUD AUDITIVA, GRÁFICA Y FONÉTICA - Existencia entre los signos NEORAL Y NORAL / COTEJO MARCARIO - Primacía de las semejanzas sobre las diferencias El Tribunal Andino refutó este argumento, al hacer constar en la Interpretación Judicial lo siguiente:«...De preferencia, en las marcas farmacéuticas se emplean prefijos o sufijos comunes para esa clase de marcas como derma, neo, ofta, sulfa, cal, bism, lacto, lacti, prosta, cata, vas, cefa, erba, erbi, fosfo, sano, bio, derm, efor, etc., que no pueden ser apropiadas con carácter exclusivo por ninguna persona, ya que su uso queda para el público en general. Pero la utilización de esos prefijos queda condicionado a que la nueva palabra que se utilice sea caprichosa o de fantasía, tenga una distintividad propia, capaz de diferenciarla de la anterior...». Las marcas en conflicto son denominativas y pertenecen a la misma clase 5ª. En el cotejo visual que le corresponde a la Sala efectuar, las marcas en cuestión se presentan así: NORAL (Marca solicitada) NEORAL (Marca registrada). El Tribunal Andino, al efectuar el examen de confundibilidad, sostuvo: «...Auditivamente, las dos expresiones en colisión, esto es, NEORAL y NORAL, tienen una extremada similitud auditiva, que únicamente con una pronunciación pausada y muy acentuada de las palabras –que no es lo común entre los consumidorespodría percibirse su diferenciación auditiva, pues

las vocales EO y O, perceptiblemente tienen una misma sonoridad que puede provocar la confundibilidad en el público consumidor, riesgo que debe ser descartado, más aún cuando se trata de medicamentos que pueden ser de uso general o masivo, lo que incapacita al consumidor para un análisis detallado y pormenorizado del producto que adquiere. Desde el punto de vista gráfico, y analizando los dos signos en su impresión conjunta y global, y aclarando que la similitud no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de sus semejanzas, estas priman sobre las diferencias, lo que induciría a una confusión en este sentido, y baste que la confusión se genere en uno o varios de estos campos para que el signo sea irregistrable, como así se ha pronunciado en fallos anteriores el Tribunal...». Infiérese de lo expuesto, que la coexistencia de registros de marcas que emplean la terminación ORAL en Clase 5ª. Internacional no constituye un argumento a favor del registro de la marca NEORAL dada su innegable similitud con la marca NORAL. Las otras marcas registradas en Clase 5ª. Internacional que emplean el sufijo ORAL y que la actora cita en apoyo de su pretensión, tienen la aptitud de diferenciarse suficientemente, según se advierte de su comparación: BRONCORAL, COBORAL, UNASYN, ORAL, ATIVAN, ORAL, SANDIMMUN NEORAL. Es, pues, claro que la existencia de estos registros no desvirtúa la manifiesta similitud gráfica, fonética y auditiva entre las marcas NORAL y NEORAL. De consiguiente, no pueden esgrimirse como argumento en

favor de su coexistencia, pues a diferencia de lo que ocurre con las arriba mencionadas que forman conjuntos suficientemente distintivos, pese a emplear el prefijo común ORAL, las enfrentadas en el asunto sub-examine no se diferencian suficientemente. MARCAS - La falta de oposición u observaciones al registro no limita el examen de fondo sobre requisitos de registrabilidad Lo que si es cierto es que al resolver el recurso de apelación, la Superintendencia no se refirió a la inferencia que el actor hizo al argumentar la falta de oposición u observación en favor del registro de la marca NEORAL al sostener que «si AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION hubiera creído vulnerados su derechos por el registro de la marca NEORAL ciertamente hubiera hecho uso de los medios que trae nuestra legislación para impedir ese registro.» Empero, esa omisión no acarrea la consecuencia que afirma el actor, dados los categóricos términos del artículo 96 de la Decisión 344, cuyo alcance ha sido precisado por el Tribunal Andino en la jurisprudencia que reitera la Interpretación Prejudicial rendida en el presente proceso, en los siguientes términos:«...La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a mas de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario. No puede entenderse que el examen de fondo solo se ha de practicar cuando no existan «observaciones», ni que se haya de omitir en caso de existencia de estas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la

que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83. Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no solo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones o hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.» En consecuencia, no asiste razón a la actora en la censura por violación de los artículos 23 y 29 CP y 3º, inciso 3º, 35, inciso 2º y 59 CCA.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil dos (2002) Radicación número: 11001-03-24-000-1999-06013-01(6013)

Actor: NOVARTIS AG.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: AUTORIDADES NACIONALES - Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que la sociedad NOVARTIS AG, domiciliada en Basilea, Suiza, promovió contra

las resoluciones 09710 de 31 de mayo de 1999 y 15631 de 10 de agosto de 1999, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio le negó el registro de la marca NEORAL para distinguir «preparaciones farmacéuticas», productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. LA DEMANDA La sociedad NOVARTIS AG, mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instituida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes, 1.1. Pretensiones 4.2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución 09710 de 31 de mayo de 1999, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación formulada por LABORATORIOS LEGRAND S.A. y negó el registro de la marca nominativa NEORAL solicitado por NOVARTIS AG, para distinguir «preparaciones farmacéuticas», productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; 4.2.2. Que se declare la nulidad de la Resolución 15631 de 10 de agosto de 1999 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, confirmando la resolución 09710 de 31 de mayo de 1999.

Como consecuencia de la nulidad y a título de restablecimiento del derecho solicita se le conceda el registro de la marca NEORAL, para distinguir «preparaciones farmacéuticas», comprendidas en la clase 5ª del artículo 2º del

Decreto 755 de 1972 y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. 1.2. Los Hechos  NOVARTIS AG, solicitó el 25 de septiembre de 1998 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca NEORAL para distinguir únicamente «preparaciones farmacéuticas», productos comprendidos en la clase 5ª del artículo 2º del Decreto 755 de 1972.  Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 468 de 7 de diciembre de 1998, LABORATORIOS LEGRAND S.A., con domicilio en esta ciudad y por intermedio de apoderado, presentó oposición y observaciones con fundamento en su marca NEOVIRAL por considerarla confundiblemente semejante con la marca NEORAL, registrada en la clase 5ª Internacional.  Mediante resolución 09710 de 31 de mayo de 1999 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación formulada por LABORATORIOS LEGRAND S.A., por considerar que no existía confusión entre las marcas NEORAL y NEOVIRAL.  Sin embargo, de oficio, negó el registro de la marca NEORAL, por considerar que presenta semejanzas de tipo ortográfico y fonético con la marca NORAL, registrada según certificado 72180 a favor de AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION en la Clase 5ª. Internacional.  La actora interpuso el recurso de apelación contra la resolución 09710 de

31 de mayo de 1999 con los siguientes argumentos: - La terminación genérica ORAL es de uso común en marcas que distinguen productos de la Clase 5ª. - Es titular de la marca SANDIMMUN NEORAL registrada bajo el certificado No. 165749 de 24 de julio de 1994 en clase 5ª. Internacional. Por consiguiente, tiene derechos adquiridos sobre la expresión NEORAL. - AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION no presentó oposición al registro de la marca NEORAL lo que significa que en su concepto esta puede coexistir con la marca NORAL. - La Superintendencia de Industria y Comercio ha otorgado registros de marcas que solo se diferencian en una sola letra con respecto a marcas ya registradas.  Por resolución 15631 de 10 de agosto de 1999 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, confirmando en su integridad la resolución 09710 que negó el registro de la marca NEORAL. 4.2. Normas violadas y concepto de la violación Alega que al expedir los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 23 y 29 de la Constitución Política; 3º, inciso 3º, 35, inciso 2º y 59 del Código Contencioso Administrativo, al dejar de considerar todos los argumentos y las pruebas que planteó tanto durante el trámite de la actuación administrativa y al sustentar los recursos interpuestos. Señala que el funcionario administrativo carece de competencia para determinar discrecionalmente qué argumentos, cuestiones y pruebas expuestos por los

interesados durante un proceso administrativo toma en consideración y cuáles ignora. Manifiesta que el funcionario administrativo no puede abstenerse legítimamente de realizar un estudio completo, serio y conciezudo ni tampoco está autorizado para hacerlo a medias, so pena de quebrantar tales disposiciones. Sostiene que la resolución 15631 que resolvió el recurso de apelación, violó por omisión los artículos 23 y 29 CP; 3º inciso 3º, 35, inciso 2º y 59 del CCA pues omitió pronunciarse en torno a argumentos que expuso al sustentarlo, como son los atinentes a la existencia de registros marcarios otorgados por la Superintendencia de Industria y Comercio, pertenecientes a diferentes propietarios que se diferencian en una letra; y al hecho de que la sociedad AMERICAN HOME PRODUCTS, titular de la marca NORAL, no presentó observaciones ni oposición en su contra. Sostiene que los actos acusados también quebrantan los artículos 13, y 209 CP; 2º de la Ley 58 de 1982 y 3º, inciso 6º CCA porque no se aplicaron los principios de igualdad e imparcialidad, ya que las marcas BI-ORAL1 ; QUINFAR-ORAL2 y AGORAL3 a nombre de diferentes propietarios emplean el sufijo ORAL y coexisten para distinguir, igualmente, productos de la clase 5ª Internacional. Manifiesta que además se violaron los artículos 83, literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por las siguientes razones:  El literal a) del artículo 83 fue violado por cuanto la Superintendencia

desconoció que la terminación ORAL es descriptiva y de uso común respecto de productos farmacéuticos. La Superintendencia entendió, sin fundamento fáctico ni jurídico, que el sufijo ORAL no es descriptivo ni de uso común, que es apropiable por los particulares y, por tanto, puede servir de base para negar el registro de una marca. El mencionado artículo, para ser aplicado, exige el cumplimiento de dos requisitos: a) que los signos distintivos sean idénticos o se asemejen de manera que puedan inducir al público a error; b) que cubran los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. La Administración, por otra parte, ha otorgado infinidad de registros de marcas que llevan los sufijos ORAL para productos de la clase 5ª y a nombre de diferentes propietarios. La Superintendencia también ha considerado que marcas que solo se diferencian en una o dos letras, respecto de marcas previamente registradas y que cubren productos de la misma clase y naturaleza, pueden perfectamente coexistir en el mercado. En prueba de este aserto cita las marcas RINES y AINEX; HYDERGINA y DERGIN; SENSUS y

SENSUAL, MAXIM y MAXIMOL; RATILAN y RATIOL; PABAC y TABAC;

MAVIK y MAVRIK.

Además ha sostenido en repetidas ocasiones que dos marcas que compartan expresiones que son de uso común, sean de raíces o 1 Registro 27756 a nombre de ARMOUR FARMACÉUTICA DE COLOMBIA 2 Registro 165537 a nombre de Juan Méndez Muñoz 3 Registro 121592 a nombre de la sociedad Indias S.A

desinencias, prefijos y sufijos, para distinguir el tipo de producto de que se trate, no pueden ser consideradas confundibles y por tanto, pueden coexistir en el mercado. Al hacer la comparación de las marcas en conflicto la Superintendencia supone, sin fundamento alguno, que el prefijo ORAL no es descriptivo ni de uso común para los productos de la clase 5ª y, por consiguiente, que éste sí es apropiable por los particulares. Así, la Administración está aplicando erróneamente el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, puesto que no tiene en cuenta que lo que sí es comparable no tiene posibilidad de inducir al público a error, por lo que la marca solicitada sí es registrable.  El artículo 96 de la Decisión 344 fue violado, por cuanto al efectuar el examen de registrabilidad de la marca solicitada, la Superintendencia no cumplió de manera completa y cabal lo preceptuado por este artículo, ignorando que coexisten marcas registradas que emplean el sufijo ORAL y que distinguen productos de la clase 5ª. Internacional. La aplicación errónea del artículo 96 de la Decisión 344 y de los principios de igualdad e imparcialidad que rigen la actuación administrativa acarrea violación del artículo 2º CCA, porque se desconoció que la actuación administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados reconocidos por la ley.

II. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y

alegaciones.

III. LAS CONTESTACIONES A LA DEMANDA Fueron vinculadas al proceso la Superintendencia de Industria y Comercio, como parte demandada, y la sociedad AMERICAN HOME PRODUCTS en calidad de tercera interesada como titular del registro de la marca NORAL. 3.1. El apoderado de la entidad demandada defiende la legalidad de los actos acusados y asevera que al expedirlos no se violaron normas constitucionales ni la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues el registro de la marca NEORAL fue negado por contravenir la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al resultar confundible con la marca NORAL, previamente registrada a favor de la sociedad AMERICAN HOME PRODUCTS, para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª. Internacional. 3.2. La sociedad AMERICAN HOME PRODUCTS a quien como tercero con interés directo en las resultas del proceso, se le notificó por medio de su representante legal el auto admisorio de la demanda, no dio contestación a esta ni alegó de conclusión.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN No existiendo pruebas qué practicar, se dio traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión. Enseguida se resumen sus argumentos: 4.1. La apoderada de la actora insistió en las diferencias entre ambas marcas, dada la existencia de otros registros de marcas denominativas que tienen la terminación común ORAL y reiteró todos los argumentos que expuso en la demanda, razón por la cual resulta innecesario reseñarlos nuevamente.

4.2. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, insistió en defender la legalidad del acto acusado con argumentos similares a los que expuso al contestar la demanda y reitera sus apreciaciones sobre la similitud entre las marcas enfrentadas. Sostiene que la resolución acusada no es nula sino ajustada a las disposiciones legales vigentes aplicables al registro de marcas. En síntesis, que no se configura la violación de las normas de carácter superior que aduce la demandante. 3.3. El Procurador Primero Delegado ante la Sala se hizo presente en la causa, para manifestar que se atiene a la interpretación prejudicial que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo multilateral (sic).

V. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de dicho Acuerdo indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración, en lo pertinente.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA Mediante Resolución 09710 de 31 de mayo de 1999, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó a la actora el registro de la marca denominativa NEORAL para distinguir preparaciones farmacéuticas, productos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza, por considerarla confundiblemente semejante con la marca NORAL registrada en la misma clase a favor de AMERICAN HOME PRODUCTS.

Visto el concepto de violación, corresponde a la Sala valorar la existencia de otras

marcas registradas en la Clase 5ª. Internacional que emplean la terminación ORAL y la no presentación por AMERICAN HOME PRODUCTS de observación u oposición, para determinar si es o no cierto que, como lo aduce la actora, estos hechos prueban la registrabilidad del signo NEORAL. La Sala considera que de la circunstancia de que el prefijo ORAL sea de común utilización para distinguir productos de la Clase 5ª. Internacional y del hecho de que existan marcas registradas a favor de propietarios diferentes que lo emplean, no puede válidamente sostenerse que en aplicación de los principios de igualdad e imparcialidad, deba concederse el registro de la marca NORAL. El Tribunal Andino refutó este argumento, al hacer constar en la Interpretación

Judicial lo siguiente: «...

De preferencia, en las marcas farmacéuticas se emplean prefijos o sufijos comunes para esa clase de marcas como derma, neo, ofta, sulfa, cal, bism, lacto, lacti, prosta, cata, vas, cefa, erba, erbi, fosfo, sano, bio, derm, efor, etc., que no pueden ser apropiadas con carácter exclusivo por ninguna persona, ya que su uso queda para el público en general. Pero la utilización de esos prefijos queda condicionado a que la nueva palabra que se utilice sea caprichosa o de fantasía, tenga una distintividad propia, capaz de diferenciarla de la anterior. ..» Las marcas en conflicto son denominativas y pertenecen a la misma clase 5ª. En el cotejo visual que le corresponde a la Sala efectuar, las marcas en cuestión se presentan así:

NORAL NEORAL

(Marca solicitada) (Marca registrada)

El Tribunal Andino, al efectuar el examen de confundibilidad, sostuvo: «... Auditivamente, las dos expresiones en colisión, esto es, NEORAL y NORAL, tienen una extremada similitud auditiva, que únicamente con una pronunciación pausada y muy acentuada de las palabras –que no es lo común entre los consumidorespodría percibirse su diferenciación auditiva, pues las vocales EO y O, perceptiblemente tienen una misma sonoridad que puede provocar la confundibilidad en el público consumidor, riesgo que debe ser descartado, más aún cuando se trata de medicamentos que pueden ser de uso general o masivo, lo que incapacita al consumidor para un análisis detallado y pormenorizado del producto que adquiere. Desde el punto de vista gráfico, y analizando los dos signos en su impresión conjunta y global, y aclarando que la similitud no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de sus semejanzas, estas priman sobre las diferencias, lo que induciría a una confusión en este sentido, y baste que la confusión se genere en uno o varios de estos campos para que el signo sea irregistrable, como así se ha pronunciado en fallos anteriores el Tribunal. ...» Infiérese de lo expuesto, que la coexistencia de registros de marcas que emplean la terminación ORAL en Clase 5ª. Internacional no constituye un argumento a favor del registro de la marca NEORAL dada su innegable similitud con la marca NORAL. Las otras marcas registradas en Clase 5ª. Internacional que emplean el sufijo ORAL y que la actora cita en apoyo de su pretensión, tienen la aptitud de

diferenciarse suficientemente, según se advierte de su comparación.

BRONCORAL

COBORAL

UNASYN ORAL

ATIVAN ORAL SANDIMMUN NEORAL Es, pues, claro que la existencia de estos registros no desvirtúa la manifiesta similitud gráfica, fonética y auditiva entre las marcas NORAL y NEORAL. De consiguiente, no pueden esgrimirse como argumento en favor de su coexistencia, pues a diferencia de lo que ocurre con las arriba mencionadas que forman conjuntos suficientemente distintivos, pese a emplear el prefijo común ORAL, las enfrentadas en el asunto sub-examine no se diferencian suficientemente. Tampoco resulta concluyente el argumento del actor que pretende sustentar el derecho al registro del signo NEORAL aduciendo derechos adquiridos en relación con esa expresión, por razón del registro de la marca SANDIMMUN NEORAL, por las razones que el Tribunal Andino expuso en la Interpretación Prejudicial y que esta Sala reitera: «No por la circunstancia de que se haya registrado para un mismo titular el mismo vocablo, puede registrarse nuevamente sin el añadido del cuño distintivo que evitaría su irregistrabilidad. El argumento de la demandada en ese sentido, tiene en su propia acción la respuesta. El signo anteriormente registrado según ella, corresponde a los términos SANDIMMUN NEORAL, que le da su distintividad, dentro del análisis comparativo del signo en su totalidad. ...» Repárese, además, en que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina enfatizó que las marcas farmacéuticas exigen un examen de confundibilidad más

riguroso y prolijo por parte del juez porque está de por medio la salud humana, lo que obliga a evitar que al solicitar un producto el consumidor lo confunda con otro, atendidas circunstancias propias de nuestra cultura que obligan a reforzar la cautela. Por ello, reiteró el criterio jurisprudencial que afirma que el examen o la comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos debe ser más riguroso. A este respecto, señaló: «... Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.» En consecuencia, por no advertirse la violación de las normas comunitarias en estudio, el cargo relacionado con ellas no tiene vocación de prosperidad. De otra parte la actora insiste en que la Administración no estudió sus argumentos relacionados con la raíz común y el registro de otras marcas con el sufijo ORAL. Sobre el particular, advierte la Sala que en la Resolución que agotó la vía gubernativa, la Administración sí aludió a los aspectos que señala la actora . En efecto, en la parte motiva se lee: «Establecido el punto de la importancia de que no coexistan signos

confundibles en el mercado es procedente establecer si existe riesgo de confusión entre los signos en discusión. Las marcas en confrontación NEORAL y NORAL, examinadas en su conjunto, presentan similitudes que las hacen confundibles e impiden su coexistencia en el mercado. En efecto, si bien es cierto, como lo afirma el recurrente, la terminación ORAL es de uso común en las marcas que identifican los productos de la clase 5ª., es igualmente cierto que la marca solicitada en registro se limita a agregar la letra E a la marca registrada, lo cual no le ofrece al conjunto la distintividad suficiente frente a ella, ya que al ser pronunciadas y trascritas producen en el consumidor una impresión casi idéntica... En cuanto al registro de la marca SANDIMIUN NEORAL por parte del solicitante, si bien contiene la marca solicitada en el expediente de la referencia, constituye una marca completamente diferente a la aquí solicitada...» Lo que si es cierto es que al resolver el recurso de apelación, la Superintendencia no se refirió a la inferencia que el actor hizo al argumentar la falta de oposición u observación en favor del registro de la marca NEORAL al sostener que «si AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION hubiera creído vulnerados su derechos por el registro de la marca NEORAL ciertamente hubiera hecho uso de los medios que trae nuestra legislación para impedir ese registro.» Empero, esa omisión no acarrea la consecuencia que afirma el actor, dados los categóricos términos del artículo 96 de la Decisión 344, cuyo alcance ha sido precisado por el Tribunal Andino en la jurisprudencia que reitera la Interpretación Prejudicial rendida en el presente proceso, en los siguientes términos:

«... La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a mas de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario. No puede entenderse que el examen de fondo solo se ha de practicar cuando no existan «observaciones», ni que se haya de omitir en caso de existencia de estas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83. Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no solo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones o hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.» En consecuencia, no asiste razón a la actora en la censura por violación de los artículos 23 y 29 CP y 3º, inciso 3º, 35, inciso 2º y 59 CCA. Concluye la Sala que los actos acusados se ajustaron a la legalidad, razón por la cual deben denegarse las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá

en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las súplicas de la demanda. DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado. Cópiese, notifíquese y cúmplase. La anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 11 de julio de 2002.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA