CE-11001-03-24-000-2000-03426-01(3426)-2002

MARCA NOTORIA - Elementos que la caracterizan El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Judicial producida con ocasión del presente proceso, sobre el particular señaló: “ La marca notoria es la que goza del reconocimiento que tienen ciertos signos, que por su gran difusión es conocida por un grupo de consumidores determinados, debiéndose esta calidad al uso intensivo de la marca y que con el transcurso del tiempo siga manteniendo esas mismas características que lo hicieron conocido como la calidad o la procedencia de origen. “Este Tribunal ha acogido un concepto sobre la marca notoria, conforme al cual se la caracteriza como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”. Al alegarse o suponerse que una marca es conocida en un lugar y tiempo determinados deberá, en todo caso, probarse tal calidad. El artículo 84 de la Decisión 344 trae los criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida. “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad e productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo”. MARCA NOTORIA REGISTRADA - Protección a nombre de persona fallecida:

Laura Ashley La Sociedad LAURA ASHLEY MANUFACTURING B.V., sociedad domiciliada en los Países Bajos, solicita la nulidad de las resoluciones 11.511 de diciembre de 1990, 2.145 de 27 de noviembre de 1991 y 3.014 de septiembre de 1992, al considerar que la marca LAURA ASHLEY corresponde al nombre de una diseñadora mundialmente reconocida quien utilizó su nombre para identificar distintos productos que durante años han sido comercializados a nivel mundial. La señora Laura Mountney contrajo matrimonio con el señor Bernard Ashley, de quien tomó su apellido y en adelante se llamó LAURA ASHLEY, marca que se identifica con el siguiente logo: “...”. Según obra en el expediente, la marca LAURA ASHLEY se encuentra registrada en distintos países desde al año de 1973 en Madrid, Arabia Saudita, Argentina ... para distinguir productos de las Clases 24, 25, 26 y 27 Internacional. De la documentación allegada al expediente, así como de las declaraciones rendidas por algunas personas , se concluye con claridad que la marca LAURA ASHLEY es una marca amplia y notoriamente conocida en muchos países del mundo. El literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece como causal de irregistrabilidad la de que sean confundibles con otras “notoriamente conocidas en el país o en el exterior”. UTILIZACION DE NOMBRES PROPIOS EN MARCAS - Prohibición / NOMBRES DE PERSONAS FALLECIDAS - Requiere consentimiento de los herederos: comprende nombre y apellido / NOMBRES REGISTRADOSIrregistrabilidad como marca Otro aspecto de irregistrabilidad de marcas tiene que ver con los nombres,

seudónimos, firmas y retratos de personas vivas, excepto con su consentimiento escrito; los nombres de personas fallecidas, salvo con el consentimiento de sus herederos...”. Según se informa en el expediente, la señora LAURA ASHLEY falleció el 17 de septiembre de 1985. Es decir, que cuando se solicitó el registro de la marca LAURA ASHLEY por parte de la señora Ivette de Alfandary, ya la señora Ashley había fallecido, haciéndose necesario el consentimiento de sus herederos para usar su nombre como marca comercial, situación que no aparece probada. Sobre el literal h) de la Decisión 85, señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación Prejudicial: “En el caso de nombres, que expone la norma andina se refiere al nombre completo, es decir, nombre de pila y apellido, lo que individualiza a una persona, puesto que el nombre de pila no identifica a una persona determinada sino que es común a todos, pero la utilización en conjunto del nombre y apellido determina la identidad de una persona. Para el caso de solicitar la autorización a los herederos del fallecido es entendible la razón de esta norma puesto que ellos son la continuación de la personalidad del difunto, a ellos les corresponde dar el consentimiento para que otro efectúe el registro de una marca con esos nombres. “El literal comentado, exige la autorización de los herederos, en caso de personas fallecidas para la inscripción del nombre. Los herederos a quienes se les protege en sus derechos inalienables de la persona (como el nombre), no se verían afectados con la inscripción, si ésta tuviera relación únicamente al nombre propio o de pila de su

antecesor, pues no podría establecerse la identificación o confusión real entre el nombre de pila que se pretende registrar y el nombre del causante, aunque los dos fueran los mismos”. “La norma lo que quiere proteger no es el nombre de una persona sino su expresión exterior, abriendo así la posibilidad de que una persona con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro marcario, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrarlos”. En criterio de la Sala se configura así otra causal de irregistrabiliad de la marca LAURA ASHLEY por parte de la señora Ivette de Alfandary.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., quince (15) de noviembre del año dos mil dos (2002) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-03426-01(3426)

Actor: SOCIEDAD LAURA ASHLEY MANUFACTURING B.V.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por Laura Ashley Manufacturing B.V., en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones Nos.11511 del 26 de diciembre de 1990, por la cual se resuelve una oposición y se concede el registro de la expresión Laura Ashley; Resolución 2145 del 27 de noviembre de 1991, por la cual se

decide un recurso de apelación interpuesto contra la anterior resolución y Resolución 03014 del 1 de septiembre de 1992, por la cual se aclara la primera, expedidas todas por la Superintendencia de Industria y Comercio y mediante las cuales se otorgó el registro de la marca LAURA ASHLEY + GRÁFICA, para distinguir productos de la clase 24 internacional, a favor de la señora Ivette Ruben de Alfandary.

I. ANTECEDENTES. a) Las pretensiones de la demanda.

Que se declare la nulidad de las resoluciones 11.511 del 26 de diciembre de 1990, 2145 del 27 de noviembre de 1991 y 3014 del 1 de septiembre de 1992, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las cuales se otorgó el registro de la marca LAURA ASHLEY + GRAFICA, para identificar productos de la Clase 24 internacional. Que como consecuencia de la anterior declaratoria se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro número 137.367 para la marca LAURA ASHLEY+ Gráfica, Clase 24. Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. b) Los hechos de la demanda. Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes: El 14 de enero de 1988, la señora Ivette Ruben de Alfandary solicitó a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro

de la marca LAURA ASHLEY + Gráfica, para identificar productos de la clase 24 Internacional. A esta solicitud le fue formulada una oposición por parte de la sociedad Aristizábal y Muñoz Ltda. “Confecciones Laura” + Gráfica de la Clase 24 Internacional, la cual se venía tramitando y en la solicitud de la marca LAURO. Mediante Resolución 11511 se declaró infundada la oposición y se otorgó el registro de la marca LAURA ASHLEY + Gráfica. El apoderado de la sociedad Aristizábal y Muñoz Ltda. interpuso recurso de apelación que fue resuelto mediante la Resolución 2145 del 27 de noviembre de 1991, mediante la cual se confirmó en todas sus partes la resolución anterior. A la marca LAURA ASHLEY + Gráfica se le asignó el certificado de registro 137.367. Posteriormente, mediante Resolución 3014 la División de Propiedad Industrial aclaró la 11511 en el sentido de que la marca concedida era LAURA ASHLEY (etiqueta), y no nominativa como constaba en el artículo segundo de la Resolución aclarada. Laura Ashley es el nombre de la fundadora de las sociedades LAURA ASHLEY, entre las cuales se encuentra la demandante, LAURA ASHLEY MANUFACTURING B.V. La señora Ashley fue una diseñadora famosa y mundialmente reconocida. El nombre de Laura Ashley ha sido usado extensamente alrededor del mundo por más de 20 años como parte del nombre de la compañía y como marca de fábrica en relación con una muy amplia gama de productos que incluyen ropa, mobiliario, muebles domésticos, tela de colgadura, ropa de cama, perfumería y accesorios de moda.

La historia de Laura Ashley se remonta al año de 1949. En 1953 ella y su esposo comenzaron a imprimir manualmente textiles en su hogar. En 1954, conforme creció la demanda de productos fabricados por Laura Ashley se constituyó una sociedad de responsabilidad limitada, llamada ASHLEY, MOUNTNEY LIMITED, precursora de la actual sociedad Laura Ashley Limited. En 1956 la compañía empezó a producir carpetas de té en lino y con ellas se usó por primera vez la etiqueta LAURA ASHLEY. Desde 1956 Laura Ashley y su esposo han exportado artículos a los Estados Unidos de América, Europa y Australia. Conforme aumentaban las ventas en el Reino Unido, aumentaban las ventas en el exterior. Para 1970 ya existía una gran demanda en ultramar y con el fin de satisfacerla, la compañía empezó a establecer operaciones en países fuera del Reino Unido. En 1973 se abrieron tiendas en Ginebra y Ámsterdam. Desde entonces, la expansión ha sido enorme en todo el mundo. El 11 de junio de 1974 se fundó la compañía LAURA ASHLEY MANUFACTURING B.V., en adelante LAMBV, la cual, junto con Laura Ashley Limited del Reino Unido de la Gran Bretaña y Laura Ashley Inc, de los Estados Unidos de América, forman parte del Grupo Laura Ashley. En 1980, el Grupo LAURA ASHLEY tenía 71 almacenes alrededor del mundo. En la década de los 80 el número aumentó rápidamente y tuvo lugar la expansión en los ramos de perfumes y muebles domésticos. Hoy, el grupo de ventas de Laura Ashley está integrado por más de 500 almacenes alrededor del mundo. Y la marca se ha hecho notoria. En la

actualidad, las actividades del Grupo Laura Ashley se desarrollan a nivel mundial, cubriendo todo el globo terráqueo. El nombre LAURA ASHLEY es asociado con productos de alta calidad y durabilidad, particularmente en el campo de la ropa, artículos para el hogar, telas para muros y perfumes. Laura Ashley es una marca notoria. Alrededor del mundo LAMBV es la propietaria de extensos derechos y reputación asociada con las marcas LAURA ASHLEY Y LAURA ASHLEY + GRAFICA. La notoriedad de la marca ha sido reconocida por el British Retail Consortium. Tampoco es extraña al mundo latinoamericano. Los productos identificados con las marcas LAURA ASHLEY Y LAURA ASHLEY + GRAFICA, han sido publicitados en revistas de distintas aerolíneas latinoamericanas. Se han editado cinco libros de decoración. Con el correr de los años, las compañías del grupo LAURA ASHLEY han establecido amplias ventas de vestuario y artículos para el hogar, así como de otros productos en los Estados Unidos de América. c) Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación. Se consideran violadas las siguientes disposiciones: Las resoluciones acusadas violan la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en particular los siguientes artículos:

1. Artículo 56, según el cual pueden registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

La Superintendencia desconoció esta norma por cuanto la marca LAURA ASHLEY + GRAFICA otorgada a la señora Ivette Ruben de Alfandary no cumplía con los requisitos que exige la ley para que un signo sea marca.

Esta marca no es novedosa ni distintiva, por cuando dicha marca ya se encontraba registrada con anterioridad a nivel mundial por la sociedad LAURA

ASHLEY MANUFACTURING B.V.

La expresión LAURA ASHLEY y la marca gráfica LAURA ASHLEY, no son una creación original y novedosa de la señora Alfandary, beneficiaria de los actos aquí impugnados.

2. Artículo 58, literal a) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La marca otorgada engaña al público consumidor con respecto a la naturaleza, procedencia, modo de fabricación, características y uso de los productos LAURA ASHLEY. La beneficiaria del título otorgado se ha venido aprovechando de la fama y buen nombre de los productos LAURA ASHLEY, originalmente fabricados, marcados y comercializados por la sociedad demandante.

3. Literal g) del artículo 58. Por cuanto la marca LAURA ASHLEY + GRAFICA, Clase 24 Internacional, de propiedad de la sociedad LAURA ASHLEY MANUFACTURING B.V. es notoriamente conocida por identificar no sólo productos de la clase 24 internacional, sino también para distinguir productos tales como perfumes, vestidos, tapicerías murales y muebles.

MARCA NOTORIA.

La notoriedad de una marca es una cualidad que no se adquiere de la noche a la mañana. Una de las características de las marcas notorias es la de que pululan los imitadores que usurpan la marca escogida con la finalidad de aprovechar esa acertada creación para lucrar también ellos a la sombra del esfuerzo continuado del creador. La Decisión 344 contiene la prohibición de registrar las marcas notoriamente conocidas. Así lo dispone el artículo 83, literal e, según el cual no pueden

registrarse las marcas que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro. El registro 137.367 marca LAURA ASHLEY + GRAFICA, es una reproducción de la marca LAURA ASHLEY + GRAFICA de propiedad de LAURA ASHLEY MANUFACTURING B.V. que es una marca notoria a nivel internacional. Estas marcas han sido registradas en 87 países alrededor del mundo. Los primeros registros marcarios del GRUPO LAURA ASHLEY datan de 1972, no obstante el uso que de las marcas se venía haciendo desde 1956.

4. Literal h) del artículo 58 de la Decisión 85.

Laura Ashley es el nombre de una persona natural fallecida, distinta del peticionario, la cual nunca prestó su consentimiento para que se solicitara el registro de una marca que hiciera uso de su propio nombre. Laura Mountney nació en Gales, reino Unido y contrajo matrimonio con Bernard Albert Ashley, adoptando su apellido y de ahí en adelante fue conocida como Laura Ashley. Laura Ashley no autorizó en vida a la señora Ivette Ruben de Alfandary para que solicitara el registro de una marca que recogiera su nombre. Tampoco sus herederos han autorizado a esta señora para que solicite el registro de una marca que utiliza el nombre de la fallecida Laura Ashley. La usurpación y apropiación indebida que del nombre de la señora Laura Ashley ha hecho la señora Alfandary, viola los artículos 3 y 4 del Decreto 1260 de 1970. c. Las razones de la defensa. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La Superintendencia de Industria y Comercio respondió la demanda con los siguientes argumentos: Los actos que aquí se acusan ya habían sido demandados y fallados mediante sentencia proferida dentro del expediente 3426 del Consejo de Estado. Con las resoluciones acusadas no se ha violado norma alguna y menos aún las contenidas en la Decisión 344, la que solamente entró a regir el 1 de enero de

1994. La Superintendencia expidió las citadas resoluciones para declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Aristizábal y Muñoz Ltda. y para conceder el registro de la marca Laura Ashley + Gráfica a favor de la señora Ivctte Ruben de Alfandary, para distinguir productos de la Clase 24 de la nomenclatura vigente.

La Decisión 85, como ordenamiento legal vigente en materia de propiedad industrial, era aplicable con respecto al asunto presente y constituía el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional competente en materia de marcas. Es de precisar que la entonces Sección de Marcas de la División de Propiedad Industrial, hoy División de Signos Distintivos , mediante auto del 7 de febrero de 1989 ordenó la publicación del extracto de la solicitud de la marca LAURA ASHLEY en la gaceta de la Propiedad Industrial, siendo publicada el 31 de mayo de 1989, bajo el expediente 280534; el término para presentar oposiciones vencía el 14 de julio de 1989, tal como lo disponía la entonces vigente Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La sociedad ahora demandante, LAURA ASHLEY Y MANUFACTURING B.V. no presentó oposición alguna dentro del término oportuno. Tampoco esta sociedad ha presentado solicitud de registro de

la marca LAURA ASHLEY para distinguir productos de la Clase 24 internacional, ni tiene en Colombia el registro a su favor de la citada marca. Como lo señaló el Consejo de Estado en sentencia del 29 de julio de 1993, Sección Primera: “ Si el interesado no hace uso del derecho de formular oposición a la administración no incurre en ilegalidad al concederlo...:”. Tampoco se presentaron recursos en la vía gubernativa ni se presentaron las argumentaciones pertinentes ante la oficina nacional competente cuando también era oportuno hacerlo. Contestación de la demanda por parte de VICTORIAN DECOR LTDA. Mediante documento de cesión o traspaso formalizado ante la Notaria 7 del Círculo de Bogotá, el 19 de mayo de 1995, la señora IVETTE RUBEN DE ALFANDARY, cedió todos los derechos referentes al registro de la marca LAURA ASHLEY (mixta) a favor de la sociedad VICTORIAN DECOR LTDA. Se aduce insuficiencia de poder para actuar ante esta Corporación por parte de los apoderados de la sociedad actora y de facultad para otorgar poder a otro profesional para hacerlo. La figura del nombre personal tiene relevancia frente a un registro cuando este se hace valer dentro del proceso gubernativo de oposición. Además la declaración rendida por Wilhem Egbertus Groenwegen no debe ser tenida en cuenta por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Todas las publicaciones relacionadas corresponden a los años 1990 y 1992, fecha muy posterior a la presentación de la solicitud de registro. Además, los certificados de registro no son en ningún caso prueba de uso de la marca y menos aún, de su notoriedad.

De conformidad con lo expresado por el Tribunal del Acuerdo de Cartagena, por el Tribunal Superior de Bogotá y lo establecido por el Consejo de Estado, en su momento puede concluirse que la notoriedad debe probarse en Colombia y no en otro país diferente; que dicha notoriedad debe ser anterior a la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar; dicha notoriedad debe ser adquirida por el uso en nuestro país y los parámetros y demás normas correspondientes a la legislación actual no tienen aplicación en este caso. En Colombia no existe ninguna prueba que demuestre que dicha expresión hubiese sido utilizada aquí, o que a través de medios publicitarios hubiese llegado a nuestro país. No existen pruebas allegadas al proceso para demostrar la notoriedad de dicha expresión en el mundo y definitivamente en Colombia no es notoria y dicha sociedad que hoy pretende como suya el registro de dicha marca, nunca la ha usado en nuestro país. e. La actuación surtida A la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario en el C.C.A., dentro del cual se destacan las siguientes actuaciones: Por auto del diez de noviembre de 1995, se admitió la demanda y se ordenó darle el correspondiente trámite. Por auto de fecha diecinueve de julio de 1996 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de ese derecho la Superintendencia de Industria y Comercio, el tercero interesado y la parte actora. Mediante comunicación del diecinueve (19) de diciembre de 2001, se sometió el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO.

No obra en el expediente pronunciamiento alguno.

III. INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “La marca es un signo inmaterial que, al tenor de la Decisión 85 aplicable al caso controvertido, debía reunir tres requisitos: ser novedoso, visible y suficientemente distintivo para su registro para que sea capaz de proteger los productos o servicios de una persona de los de otras que se encuentran en el mercado.

Además no debe incurrir en las prohibiciones que establece la Decisión citada.

2. La normativa andina establece algunas causales por las cuales ciertos signos no son aptos para constituir marcas; si un signo incurre en una o varias de estas causales pierde su capacidad diferenciadora, y la posibilidad de ser registrado.

3. A los signos que engañan al consumidor sobre la procedencia, modo de fabricación, naturaleza y respecto de otras características del producto o del servicio, les está prohibido su registro.

4. El literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 prohíbe que se registren signos confundibles con otros ya registrados o solicitados para el registro o solicitados posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios en una misma clase.

5. Se prohíbe el registro de marcas cuando existen otras notoriamente conocidas registradas en el país o el exterior para productos similares o idénticos. Una marca es considerada notoria cuando el conocimiento de ella vinculada a sus productos es ampliamente difundido y advertido en el grupo o sector económico

en el que se desenvuelve esa clase de marca. Es necesario probar la notoriedad de la marca; para ello la normativa andina establece los parámetros en los que se basará el examen.

6. No pueden ser objeto de registro los nombres, los seudónimos, las firmas, ni tampoco el retrato de personas naturales, salvo que medie su autorización o el de sus herederos.

7. La autoridad competente en cada País Miembro es la responsable de proteger y vigilar el procedimiento para que una marca pueda acceder al registro. Le corresponde a la jurisdicción consultante, determinar si la Oficina Nacional Competente, en el procedimiento administrativo se ciñó con rigor a la tramitación exigida por las normas comunitarias.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno 3426, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Entra la Sala al estudio de la acción de nulidad propuesta, no sin antes observar que, efectivamente la empresa accionante en el presente proceso, no intervino en el trámite de la vía gubernativa y, por lo mismo, no podría intentar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, numeral 1 del C.C.A., sí podía instaurar la acción de nulidad, como efectivamente lo hizo, pues ésta puede ejercerse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto.

Es necesario abordar el estudio, a la luz de las disposiciones vigentes en la época de los hechos que se remontan al año de 1988, cuando estaba vigente la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, incorporada a la legislación nacional mediante el Decreto 1190 de 1978. Se concentrará el estudio en tres puntos fundamentales, a saber: a) La confundibilidad de las marcas. b) La notoriedad de las marcas c) La utilización de nombres de personas fallecidas. Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “Artículo 56. Podrán registrarse como marca de fábrica o de servicios los signos que sena novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. También el artículo 58 de la citada Decisión, en los literales demandados establece: ”Artículo 58. No podrán ser objeto de registro como marcas: a) las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o las que puedan engañar, a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características, o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate; g) las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares; h) Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas vivas, excepto con su consentimiento escrito; los nombres de personas fallecidas, salvo con el consentimiento de sus herederos y los nombres históricos”. No pueden registrarse marcas que se presten a confusión con otras ya existentes, o que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la

naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate. Para efectuar el análisis de registrabilidad y confundibilidad, es necesario tener en cuenta las reglas creadas por la doctrina y reconocidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y que son las siguientes: “1. Las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las confrontadas, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética ni gráfica, es decir, “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, ob. Cit. p. 215). Sin embargo, ese examen de conjunto no implica que no tenga que ponerse cuidado en el análisis que se haga del elemento característico de las marcas confrontadas.

2. En las marcas compuestas prevalece el elemento dominante, regla que encuentra su máxima importancia en la comparación de marcas mixtas, en las que, como se dijo, habrá de determinarse cuál de los que la conforman –denominativo o gráficoes el característico. Una vez identificado por parte del examinador el elemento predominante, es decir, el utilizado por un consumidor para solicitar el producto identificado con la marca, necesariamente deberá continuarse con el examen del caso a la luz de las reglas subsiguientes.

3. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo la necesidad de un análisis simultáneo, ya

que el consumidor identifica las marcas individualmente y no en forma simultánea. a) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Al decir del profesor BREUER MORENO la similitud general entre dos marcas depende más bien de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de aquellos distintos que en las mismas aparezcan. b) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos identificados junto con las marcas confrontadas. c) La comparación de las marcas en el plano fonético, en donde el criterio generalmente aceptado por la doctrina y jurisprudencia, es el de que en la comparación el examinador debe “inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien en el impacto visual inmediato de las mismas”. Siendo empleados para la aplicación de esta regla los siguientes criterios: En cuanto al relieve de la sílaba tónica de las denominaciones confrontadas, el examinador deberá apreciar la posición de la misma así como la posible confundibilidad que de ellas se desprenda; y, asimismo, apreciar la igualdad o similitud del número de sílabas que conforman el elemento denominativo de la marca. Habrá de considerarse la ordenación de las vocales en las marcas comparadas, debido a que la “sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas” dado que esa “sucesión....asume importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación” (Fernández-Novoa, Ob. Cit.p. 206).

Finalmente, al comparar las marcas ha de tomarse en cuenta, además, la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones confrontadas, no siendo en algunos casos bastante – para determinar la confusiónla coincidencia parcial de alguna o algunas sílabas idénticas o similares si los demás componentes de cada una de las marcas confrontadas otorga el resto del elemento denominativo de la marca suficiente carga diferencial para lograr la distintividad necesaria a los fines de su registro”. (Interpretación prejudicial sentencia 56IP-2000 del 6 de septiembre del año 2000, correspondiente a la marca “EFFER”, publicada en la G.O.A.C. N° 602 del 21 de septiembre de 2000). En el concepto rendido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 2-IP-95, marca LAURA vs. LAURA ASHLEY, publicado en la Gaceta Oficial 199 del 26 de enero de 1996, se dijo: “ La prohibición de registrar un signo como maca que sea confundible con otra ya registrada o que se haya solicitado con anterioridad, tiene su razón de ser en la propia f