CE-11001-03-24-000-2000-06010-01(6010)-2002

MARCAS FARMACÉUTICAS - Prefijos y sufijos de uso común inapropiables / PREFIJOS O SUFIJOS DE USO COMÚN - Inapropiabilidad / MARCAS FARMACÉUTICAS - Distintividad en segundo vocablo cuando se usan prefijos comunes / PREFIJOS O SUFIJOS EN MARCAS FARMACÉUTICASSon de uso común si se refieren al principio activo o al objeto o fin del producto La interpretación prejudicial núm. 68-IP-2001, rendida en este proceso hace énfasis en lo siguiente: - Que las marcas que cubren productos farmacéuticos utilizan determinados prefijos o sufijos que aluden en forma indirecta a sus principios activos o hacen relación al objeto o fin del producto, los cuales se han convertido en expresiones de uso común que no pueden ser apropiados con carácter exclusivo por persona alguna . - Que lo importante y en esencial en el uso de prefijos comunes es que el segundo vocablo o denominación tenga un elemento distintivo que lo diferencie. -- Expresa que los signos confrontados AMOXIGA y AMOXIL tienen en común el prefijo AMOXI “y el juez consultante analizará si las terminaciones GA y L, respectivamente, tienen una característica propia que les pueda hacer a cada uno de ellos distintivo....” Lo anterior implica considerar que si en un signo existe una denominación genérica, tal expresión debe excluirse de la comparación fonética, gramatical, visual y conceptual, que corresponde efectuar en aras de establecer la similitud alegada. NOTA DE RELATORIA: Así lo ha precisado la Sala, entre otras providencias, en sentencia de 22 de febrero de 2001, Actora: Laboratorios Bussie S.A., Expediente núm.

5823, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade y de 17 de mayo de 2002, Expediente núm. 6007 Actora: Laboratorios Bussie S.A., Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. MARCAS FARMACÉUTICAS - “Amoxi” es expresión genérica del principio activo no siendo objeto de la comparación marcaria / COMPARACIÓN ENTRE MARCAS FARMACÉUTICAS - Debe hacerse en relación al segundo vocablo cuando se usan prefijos comunes / CONFUNDIBILIDAD MARCARIAInexistencia entre la desinencia “GA” y la terminación “L” de las marcas AMOXIGA Y AMOXIL Teniendo en cuenta lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en cuanto a que la expresión AMOXI, es genérica del principio activo en los productos farmacéuticos de la clase 5ª, a los cuales pertenecen las marcas enfrentadas, y que, por lo mismo, la comparación debe hacerse en relación con el segundo vocablo, se tiene que la desinencia “GA”, en la marca de la actora no es similar a la terminación “L” en la marca del tercero con interés directo en el proceso, ni desde el punto de vista gráfico, visual , fonético o auditivo. No se tiene en cuenta el aspecto conceptual, ya que, según se expresó en la precitada interpretación prejudicial “..Se descarta la similitud conceptual, e razón de que los signos en confrontación no tienen significado alguno....” . NOTA DE RELATORIA: Cabe resaltar que la Sala en sentencia de 13 de julio de 2000 (Expediente núm. 5231, Consejero ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa), aplicó los mismos

criterios expuestos en esta oportunidad en relación con las marcas

AMOXIFARMA, AMOXAL Y AMOXIL.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil dos (2002) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06010-01(6010)

Actor: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION a través de apoderado, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 13527 de 15 de julio de 1999, que revocó las Resoluciones núms. 7701 de 30 de abril de 1998 y 01026 de 29 de enero de 1999, para conceder el registro de la marca “AMOXIGA”.

I-. FUNDAMENTOS DE HECHO.

Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: 1°: Que el 23 de marzo de 1990 le fue concedido a la sociedad Beecham Inc. el registro núm. 132103 para la marca AMOXIL, que ampara productos comprendidos en la Clase 5ª, dentro de los cuales se encuentran, entre otros, productos farmacéuticos y veterinarios. 2°: Agrega que el 28 de febrero de 1994 y mediante Resolución núm. 8486 la

División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la inscripción del traspaso por fusión del registro núm. 132103 para AMOXIL de Beecham Inc. a SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, quedando por tanto como titular de dicho registro la actora; y que el 5 de abril de 1995 fue renovada dicha marca, con vigencia hasta el 23 de marzo de 2005. 3°: Aduce que el 19 de febrero 1997, la sociedad LA SANTE solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca AMOXIGA para amparar productos comprendidos en la clase 5ª del Decreto 755 de 1972, entre otros, productos farmacéuticos y veterinarios. 4°: Señala que Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial la actora, el 8 de julio de 1997, presentó demanda de observaciones, argumentando riesgo de confusión entre su marca AMOXIL con la que se pretendía registrar, AMOXIGA. 5º: Que, una vez agotada la etapa de alegatos, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 7701 de 30 de abril de 1998, por medio de la cual declaró fundada la observación presentada y negó el registro de marca AMOXIGA Clase 5ª. 6°: Indica que contra la citada Resolución la sociedad LA SANTE interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación; siendo resuelto el primero de ellos a través de la Resolución núm. 01026 de 29 de enero de 1999, expedida por la Jefe de

la División de Signos Distintivos de la de Industria y Comercio, que confirmó la Resolución impugnada; y el segundo lo fue a través de la Resolución núm. 13527 de 15 de julio de 1999, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, quien revocó las Resoluciones antes precitadas y concedió el registro de la marca solicitada.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones la demandante adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º: Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto para que un signo pueda ser registrable, debe ser distintivo, esto es, tener la capacidad de diferenciar los productos o servicios de un comerciante en relación con los de otro.

Sostiene que el signo AMOXIGA no presenta la suficiente diferencia frente a la marca previamente protegida AMOXIL, por cuanto reproduce casi en su integridad la marca de la actora, pues es idéntico el orden de las cinco letras iniciales de la marca y tan solo en su terminación las dos últimas letras son diferentes, lo que hace imposible para el consumidor medio diferenciar un signo del otro, lo que se presta para confusión, que es precisamente lo que la norma en comento desea evitar. 2º: Aduce que se violó el literal a), del artículo 83, ibídem, ya que esta disposición prohíbe el registro de marcas que sean similarmente confundibles con signos que se encuentren previamente protegidos para distinguir los mismos productos o productos capaces de producir confusión con los amparados con el signo registrado con anterioridad.

A su juicio, las marcas AMOXIL y AMOXIGA son similarmente confundibles, toda vez que los productos que se amparan con una y otra marca son los mismos, esto es, productos farmacéuticos y veterinarios; que la marca solicitada reproduce prácticamente en su totalidad la marca de la actora, pues la imitación es casi en grado de identidad, dado que se copió en idéntico orden la estructura inicial de la marca registrada, lo que imposibilita ser distinguida la una de la otra, no obstante que la solicitante considera lícito su proceder con la supuesta y no comprobada genericidad de “AMOX”. Agrega que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la Interpretación Prejudicial 13IP-97 de 6 de febrero de 1998, al resolver sobre el riesgo de confusión entre marcas destinadas a amparar productos farmacéuticos, sostuvo que la confundibilidad entre dos marcas es mayor cuando los productos y servicios que ellas protegen son de la misma clase; y que en tratándose de marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el riesgo de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para impedir precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y, con el solo consejo del farmacéutico de turno. 3º: Sostiene que se violó el artículo 61 de la Constitución Política, ya que no se

protegió la propiedad industrial ni se evitó que personas distintas del titular de las marcas registradas obtengan registros similares. III-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. III.1-. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA III.1.1. La Nación -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, a través de apoderado, contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que efectuado el examen sucesivo y comparativo entre los signos, se concluye que no existe confundibilidad entre

AMOXIGA y AMOXIL.

III.1.2. El auto admisorio de la demanda fue notificado a la sociedad LABORATORIOS LA SANTE, tercero con interés directo en las resultas del proceso, la cual contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones, con el argumento de que el prefijo AMOXI es genérico, como quiera que alude directamente al principio activo conocido como AMOXICILINA y como dichos términos no son susceptibles de apropiación debe hacerse la comparación con los demás elementos que integran la marca, de donde resulta que GA y L no ofrecen confusión. IV-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público estima procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo

multilateral.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA: A través del acto acusado la entidad demandada accedió al registro de la marca “AMOXIGA” solicitado por la sociedad LABORATORIOS LE SANTE, para distinguir productos de la clase 5ª, desechando la observación de la actora que formuló en favor de la marca de la cual es titular “AMOXIL”, para la misma clase 5ª, por cuanto estimó que en ambas marcas hay un prefijo común: AMOXI, por lo que la comparación para efectos de confundibilidad debe hacerse entre GA y L, los cuales tienen una pronunciación y escritura diferente, lo que hace que las marcas puedan coexistir en el mercado.

En relación con el examen de registrabilidad para efectos de determinar el riesgo de confusión, la interpretación prejudicial núm. 68-IP-2001, rendida en este proceso hace énfasis en lo siguiente: - Que las marcas que cubren productos farmacéuticos utilizan determinados prefijos o sufijos que aluden en forma indirecta a sus principios activos o hacen relación al objeto o fin del producto, los cuales se han convertido en expresiones de uso común que no pueden ser apropiados con carácter exclusivo por persona alguna (folio 262). - Que lo importante y en esencial en el uso de prefijos comunes es que el segundo vocablo o denominación tenga un elemento distintivo que lo diferencie (folio 263)- - Expresa que los signos confrontados AMOXIGA y AMOXIL tienen en común el prefijo AMOXI “y el juez consultante analizará si las terminaciones GA y L, respectivamente, tienen una característica propia que les pueda hacer a cada uno de ellos distintivo....” (folio 264).

Lo anterior implica considerar que si en un signo existe una denominación genérica, tal expresión debe excluirse de la comparación fonética, gramatical, visual y conceptual, que corresponde efectuar en aras de establecer la similitud alegada. Así lo ha precisado la Sala, entre otras providencias, en sentencia de 22 de febrero de 2001, Actora: Laboratorios Bussie S.A., Expediente núm. 5823, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade y de 17 de mayo de 2002, Expediente núm. 6007 Actora: Laboratorios Bussie S.A., Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En este caso, estima la Sala que teniendo en cuenta lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en cuanto a que la expresión AMOXI, es genérica del principio activo en los productos farmacéuticos de la clase 5ª, a los cuales pertenecen las marcas enfrentadas, y que, por lo mismo, la comparación debe hacerse en relación con el segundo vocablo, se tiene que la desinencia “GA”, en la marca de la actora no es similar a la terminación “L” en la marca del tercero con interés directo en el proceso, ni desde el punto de vista gráfico, visual , fonético o auditivo. No se tiene en cuenta el aspecto conceptual, ya que, según se expresó en la precitada interpretación prejudicial “..Se descarta la similitud conceptual, e razón de que los signos en confrontación no tienen significado alguno....” (folio 261). Cabe resaltar que la Sala en sentencia de 13 de julio de 2000 (Expediente núm. 5231, Consejero

ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa), aplicó los mismos criterios expuestos en esta oportunidad en relación con las marcas AMOXIFARMA, AMOXAL Y AMOXIL. Así las cosas, estima la Sala que el acto acusado se ajustó a la legalidad, razón por la cual deben denegarse las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de mayo de 2002.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA