CE-11001-03-24-000-2000-06029-01(6029)-2002

MARCAS MIXTAS - Predominio del elemento denominativo entre COCORIN Y KOKORICO / SIMILITUD ORTOGRÁFICA - Evidente entre COCORIN Y KOKORICO / SIMILITUD FONÉTICA - Evidente entre COCORIN Y KOKORICO / CONFUNDIBILIDAD - Evidente entre COCORIN Y KOKORICO Advierte la Sala que en la marca objeto de registro predomina el elemento denominativo y al comparar las expresiones COKORIN y KOKORICO, esta última en la cual también predomina este elemento, es fácil advertir su similitud ortográfica y fonética. En efecto, si bien la longitud no es la misma, pues difiere en una letra, la coincidencia y secuencia de las vocales O O I y la ubicación de las consonantes K y R hacen que se presente una estructura gramatical semejante en ambas marcas, que se traslada al campo fonético, al punto que el hecho de que las terminaciones difieran resulta irrelevante, dado que el mayor acento en la pronunciación no recae en ellas sino en las primeras palabras, lo anterior aunado a que la C y la K tienen el mismo sonido. Es preciso señalar, además, que la etiqueta de la marca “COKORIN” está resaltada en colores amarillo, naranja, rojo y uva, separados por franjas y la de la marca “KOKORICO”, lo está por franjas de colores amarillo, naranja y rojo, que aunque más delgadas, a primera vista, en una apreciación de conjunto, resultan confundibles; amén de que la coincidencia de la clase 42 para la cual se solicitó la marca del actor le imprime mayor grado a la

confusión, pues es un hecho notorio que la expresión “KOKORICO” se asocia por el público en general con establecimientos de comercio donde se venden pollos asados o apanados, productos éstos que se pretenden amparar con la marca

“COKORIN”.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dos (2002) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06029-01(6029)

Actor: LEONEL LIBARDO ROMERO JARAMILLO

Demandado: JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y EL

SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO El señor LEONEL LIBARDO ROMERO JARAMILLO., a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 30667 de 28 de noviembre de 1997, “POR LA CUAL SE DECIDE UNA OBSERVACIÓN Y SE NIEGA UN REGISTRO”; 15951 de 31 de agosto de 1998, "POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio; y 16690 de 25 de agosto de 1999, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2ª: Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho se declare infundada la observación formulada por KOKORICO LIMITADA frente a la marca solicita “COKORIN“ mixta y se ordene su registro. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes se señalan los siguientes: 1o: Que el 19 de septiembre de 1996 el actor solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “COKORIN”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 2o: Señala que publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad Kokoriko Limitada presentó demanda de observaciones, con base en el hecho de ser titular de la marca KOKORIKO (NOMINATIVA) y (MIXTA) en las Clases 16, 29, 30, 31, 32, 35 y 42 y tener un mejor derecho por el nombre comercial KOKORIKO en tales Clases. 3º: Indica que surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos expidió la Resolución núm. 30667 de 28 de noviembre de 1997, por medio de la cual declaró fundada la observación formulada por Kokoriko Limitada, argumentando para ello similitud que induciría al consumidor a error entre las marcas COKORIN(MIXTA) y

KOKORIKO(MIXTA), frente a la cual interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación; siendo resuelto el primero de ellos a través de la Resolución núm. 15951 de 31 de agosto de 1998, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la Resolución impugnada; y el segundo lo fue a través de la Resolución núm. 16690 de 25 de agosto de 1999, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que también confirmó la citada Resolución. En apoyo de sus pretensiones el actor adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º. Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que “COKORIN” es un signo con suficiente capacidad de representación gráfica, dado que transmite mediante trazos, figuras, dibujos y expresiones la descripción de la marca; es distintivo extrínsecamente ya que permite en forma inconfundible, distinguir e identificar y singularizar los servicios prestados por el actor en relación con los prestados por la sociedad Kokoriko Limitada, evitando la confusión o la posibilidad de confusión de los signos; y es perceptible, toda vez que como signo complejo que es, está compuesto por palabras, figuras, gráficos y colores. 2°: A su juicio, se violó el artículo 83, literal a), en concordancia con el artículo 81, ibídem, por cuanto la marca solicitada es un signo complejo, de naturaleza mixta,

compuesta por el elemento denominativo “COKORIN”, desprovisto de una significación conceptual en nuestra lengua castellana y de un elemento figurativo dentro de un rectángulo, dividido en seis franjas, cada una de las cuales está en diferente color, a partir del color vino tinto, púrpura, rojo, naranja, amarillo, y amarillo claro; en su parte central izquierda aparece la figura de un ave con gorro de cocinero, en colores blanco, rojo y negro, y en la parte inferior se encuentra la expresión CON SAZON Y SABOR, y los signos observadores, consisten en un signo denominativo y mixto compuestos por un elemento denominativo, carente de una significación conceptual, en nuestra lengua castellana, razón por la cual se descarta la comparación de los signos en el plano conceptual o ideológico, lo que realizó equivocadamente la Superintendencia de Industria y Comercio, concluyendo erróneamente similitud conceptual. Agrega que en el presente caso, el elemento denominativo de la marca “COKORIN”(MIXTA) y el elemento denominativo de la marca “KOKORIKO” (MIXTA), carecen de una significación, idea o concepto, en la mente del consumidor, que permitan a través de la idea evocar el producto, razón por la cual adquiere mayor importancia el elemento figurativo, gráfico y cromático de los signos, que conducen a su recordación a través de la figura o dibujo característico, fijado en la mente del consumidor. Que teniendo en cuenta la naturaleza mixta de la marca solicitada, la relevancia del elemento figurativo, compuesto por gráficos y figuras, con reivindicación de colores,

y el dibujo de un ave característica, estrechamente ligado al elemento denominativo, desprovisto de una carga conceptual, es evidente que el impacto visual e inmediato frente al signo denominativo y mixto KOKORIKO es absolutamente distintivo. Sostiene que tanto la marca KOKORIKO como COKORIN son denominaciones caprichosas y, por consiguiente, carecen de una significación real, razón por la cual es imposible, contrario a lo manifestado por la División de Signos Distintivos, que evoquen una misma idea o significación idéntica o similar en el consumidor. 3º. Manifiesta que se violaron los artículos 93 y 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 83, literal a), ibídem, por interpretación errónea, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al decidir sobre las observaciones y efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca COKORIN(MIXTA), Clase 42, determinó, sin ser lo correcto, que la marca solicitada era confundible con el signo KOKORIKO(MIXTA) y (DENOMINATIVA), para distinguir los mismos servicios, pues la marca solicitada no incurría en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83, ibídem. 4º: Estima que se violó el artículo 102, ibídem, concordante con el artículo 61 de la Carta Política, dado que la demandada desconoció los derechos adquiridos en favor del demandante, en relación con el elemento gráfico, figurativo, cromático, sobre el sufijo KORIN y CORIN, de la marca COKORIN(MIXTA), solicitada, en virtud de los

registros de las marcas QUIKORI (MIXTA) y QUICORIN(MIXTA), registradas a su nombre en la Clase 42. 5º: Considera que se violaron los artículos 146 y 147 ibídem, concordantes con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344, ni tampoco adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias, pues de haberlo hecho en forma correcta, habría advertido que, en aplicación de las mismas o idénticas disposiciones y con anterioridad a la fecha en que fue expedido el acto administrativo denegatorio del registro aquí solicitado, concedió al actor el registro de las marcas QUICORIN(MIXTA) y QUIKORIN(MIXTA), en la Clase 42. Que tal inobservancia conduce a la no salvaguarda de los derechos a que se refiere el artículo 147 de la mencionada Decisión. 6º: Asevera que se violó el artículo 13 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3º del C.C.A., porque al conceder el registro de la marca QUICORIN, desconoció los principios de igualdad e imparcialidad. II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1-. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1.1-. La NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio-, a través de

apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, en esencia, lo siguiente: Que se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Resalta que al efectuar el análisis sucesivo y comparativo de la marca mixta COKORIN, en la que predomina el elemento denominativo, frente a la marca KOKORIKO, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí en los aspectos fonéticos y en los elementos gráficos respecto de la letra K, lo que da la posibilidad de confusión. II.1.2-. La sociedad KOKORICO LIMITADA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, fue notificada personalmente del auto admisorio de la demanda, conforme obra a folio 55, no obstante lo cual no la contestó (folio 55). III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO En esta etapa procesal el señor Agente del Ministerio Público guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Según se lee en la Resolución núm. 30667 de 28 de noviembre de 1997, obrante a folios 2 a 5, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud del actor relativa al registro de la marca mixta “COKORIN”, para distinguir servicios prestados por establecimientos de comercio que se encargan de procurar alimentos y bebidas para el consumo humano, tales como restaurantes, autoservicios, asaderos, salones de té y tabernas, servicios

comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por estar incursa dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que existe similitud entre dicha marca y la marca denominativa “KOKORICO” previamente solicitada por un tercero, entre otras clases, para la 42. La citada norma comunitaria prevé: “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a)Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. A juicio del actor la entidad pública demandada vulneró la disposición transcrita y el artículo 81, ibídem, el cual establece: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” En relación con el alcance de las disposiciones comunitarias en estudio dijo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la interpretación prejudicial núm.66-IP-2001, solicitada en este proceso: “...La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de

diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca..”. “...La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la similitud al de la identidad. Resulta en todo caso considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas....En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la

coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Todo lo expuesto se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas...”. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas...”. “....Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para solicitar el producto o el servicio deseados...”. Siguiendo los criterios establecidos en la precitada interpretación prejudicial, la Sala advierte lo siguiente: La marca solicitada por el actor, para la clase 42, es mixta, esto es, compuesta por un elemento denominativo y uno gráfico. Para una mejor ilustración, se traslada en fotocopia el folio 16 del expediente: La marca registrada en favor del tercero con interés directo en el proceso, para las clases 16, 29, 30, 31, 32, 35, 42, también es mixta pues está formada por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual, y un elemento gráfico que corresponde a la figura en líneas horizontales sobre las cuales se destaca la parte

denominativa. A continuación, se traslada fotocopia del folio 25 del expediente, para que se pueda apreciar mejor la marca. Ahora, para efectos del cotejo visual que le corresponde a la Sala efectuar, las marcas en cuestión se presentan así: Advierte la Sala que en la marca objeto de registro predomina el elemento denominativo y al comparar las expresiones COKORIN y KOKORICO, esta última en la cual también predomina este elemento, es fácil advertir su similitud ortográfica y fonética. En efecto, si bien la longitud no es la misma, pues difiere en una letra, la coincidencia y secuencia de las vocales O O I y la ubicación de las consonantes K y R hacen que se presente una estructura gramatical semejante en ambas marcas, que se traslada al campo fonético, al punto que el hecho de que las terminaciones difieran resulta irrelevante, dado que el mayor acento en la pronunciación no recae en ellas sino en las primeras palabras, lo anterior aunado a que la C y la K tienen el mismo sonido. Es preciso señalar, además, que la etiqueta de la marca “COKORIN” está resaltada en colores amarillo, naranja, rojo y uva, separados por franjas y la de la marca “KOKORICO”, lo está por franjas de colores amarillo, naranja y rojo, que aunque más delgadas, a primera vista, en una apreciación de conjunto, resultan confundibles; amén de que la coincidencia de la clase 42 para la cual se solicitó la marca del actor le imprime mayor grado a la confusión, pues es un hecho notorio que la expresión “KOKORICO” se asocia por el público en general con

establecimientos de comercio donde se venden pollos asados o apanados, productos éstos que se pretenden amparar con la marca “COKORIN”. También se aduce en la demanda que se violaron los principios de igualdad e imparcialidad, pues la demandada otorgó a favor del actor el registro de las marcas QUIKORI y QUICORIN. Al respecto, estima la Sala que no le asiste razón al actor pues las expresiones anotadas no se asemejan a la marca KOKORICO, además de que si la demandada se hubiera equivocado al conceder tales registros y, por ende, no le hubiera dado cabal aplicación a las normas comunitarias, so pretexto de amparar el derecho a la igualdad no se le puede condenar a que continúe infringiendo tales normas. En consecuencia, a juicio de la Sala se presenta la similitud que predican los actos acusados, razón por la cual deben denegarse las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de enero de 2002.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA