CE-11001-03-24-000-2000-06064-01(6064)-2002

CONFUNDIBILIDAD MARCARIA - Similitud fonética, gráfica y ortográfica entre las marcas USTOP Y STOP / SIMILITUD FONÉTICA, GRÁFICA Y ORTOGRÁFICA - Existencia entre las marcas USTOP Y STOP La Sala rectifica el criterio que consignó en la ya citada sentencia de 28 de mayo de 1998 pues el caso sub-iudice concierne a la marca denominativa USTOP escrita como una sola palabra, estructura gramatical en que pierden validez los razonamientos explicativos de su significado conceptual, amén de que se hacen ostensibles las similitudes fonéticas y gráficas que la hacen incuestionablemente confundible con la marca y enseña comercial STOP, máxime si se tiene en cuenta que distinguen los mismos productos comprendidos en la clase 25 Internacional, por lo que es fuerza concluir que se encuentra incursa en la causales de irregistrabilidad que la actora invoca como violadas, ya que su similitud es capaz de inducir al público en error. Si se aprecian los signos en su conjunto salta a la vista que la impresión que despiertan las marcas las hace confundiblemente semejantes, puesto que en ambas predomina el elemento denominativo y su componente gráfico carece de suficiente fuerza diferenciadora pues subsiste la identidad de los elementos alfabéticos y del orden de distribución de idénticas vocales y consonantes, según se infiere de compararlas gráfica y ortográficamente. A las semejanzas gráficas y ortográficas que presentan las marcas en conflicto se suma su casi identidad fonética, pues no se remite a duda que los hispanoparlantes las pronuncian en forma muy semejante, sin que la

vocal inicial que es el único elemento que las diferencia juegue un papel preponderante, dada la sonoridad y fuerza que en el conjunto fonético tiene la terminación STOP que les es común, de donde se sigue que uSTOP y eSTOP son auditivamente muy similares. Concluyese de lo anterior, que la entidad demandada erró al decidir las observaciones y efectuar el examen de fondo de registrabilidad de la marca sub-examine, pues quedó demostrado que se encuentra incursa en la causal contemplada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que al conceder el registro del signo USTOP, que se asemeja en forma que puede inducir al público a error con la marca STOP, anteriormente registrada a favor de la actora, los actos acusados violaron además los artículos 93 y 95 ibídem, como se invoca en la demanda, circunstancia que es suficiente para que se declare su nulidad, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., tres (3) de octubre de dos mil dos (2002) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06064-01(6064)

Actor: MANUFACTURAS STOP S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad que la sociedad MANUFACTURAS STOP S.A. promovió contra las resoluciones 21026 de 31 de

julio de 1997, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a favor de SAO PAULO ALPARGATAS S.A. el registro de la marca USTOP (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 Internacional; y 22414 de 25 de octubre de 1999, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, confirmándola.

I. LA DEMANDA MANUFACTURAS STOP S.A., domiciliada en Medellín, mediante apoderado, presentó la siguiente demanda de nulidad, con las siguientes: 1.1. Pretensiones Que se declare nula la resolución 21026 de 31 de julio de 1997, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación formulada por MANUFACTURAS STOP S.A. contra la solicitud de registro de la marca USTOP (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25

Internacional y concedió su registro a SAO PAULO ALPARGATAS S.A.  Que se declare nula la resolución 22414 de 25 de octubre de 1999, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación contra la anterior, confirmándola en todas sus partes.  Que se declare fundada la observación formulada por MANUFACTURAS STOP S.A.; se niegue el registro de la marca USTOP (MIXTA) para distinguir los productos comprendidos en la Clase 25 Internacional y se ordene la cancelación del respectivo certificado.  Que se ordene comunicar las anteriores decisiones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que dé

aplicación al artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.  Que se condene en costas y agencias en derecho a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la tercera interesada, SAO PAULO ALPARGATAS S.A.. 1.2. Los Hechos  SAO PAULO ALPARGATAS S.A. presentó solicitud de registro de la marca USTOP (MIXTA), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 Internacional, que fue tramitada en el expediente 92218994.  El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 324 de 4 de marzo de 1986.  Dentro del término legal, MANUFACTURAS STOP S.A. presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca USTOP (MIXTA) por considerarla confundiblemente semejante con sus marcas STOP y STOP (MIXTA) registradas según certificados 95958, 104213, 104214 y 120275 para distinguir los productos comprendidos en las clases 24 y 25, y con su enseña comercial STOP distintiva de los establecimientos de comercio que comercializan esos productos.  Mediante la resolución 21026 de 31 de julio de 1997, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación formulada por MANUFACTURAS STOP S.A. y en consecuencia, concedió el registro de la marca USTOP (MIXTA) a favor de SAO PAULO ALPARGATAS S.A.  Contra dicha resolución la actora interpuso recurso de apelación, en el cual insistió en que la marca USTOP (MIXTA) es confundiblemente semejante con

las marcas y enseña comercial STOP (MIXTA) y STOP, previamente registradas por MANUFACTURAS STOP S.A. por presentar estrecha similitud gráfica y casi identidad fonética.  El recurso de apelación fue decidido mediante resolución 22414 de 25 de octubre de 1999, confirmatoria de la resolución impugnada. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora plantea que los actos acusados violan las siguientes normas comunitarias, constitucionales y legales: 1.4.1. El artículo 81 de la Decisión 344 ya que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que la marca USTOP (MIXTA) carece de fuerza distintiva para identificar los productos comprendidos en la clase 25 Internacional por ser esencialmente confundible con la marca STOP (nominativa y mixta), registrada para los mismos productos comprendidos en la Clase 25 a favor de MANUFACTURAS STOP S.A., y con su nombre comercial. El signo USTOP no es apto para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 25, fabricados y/o comercializados por SAO PAULO ALPARGATAS S.A., dadas sus semejanzas con la marca y nombre comercial STOP que distingue la misma clase de productos, máxime si se tiene en cuenta que no siempre el público consumidor tiene la oportunidad de confrontar las marcas de manera sucesiva. Manifiesta que el considerando cuarto de la resolución 21026 de 31 de julio de 1997, donde se sostuvo que «aunque es cierto que la sociedad observante es titular de las marcas STOP y STOP (MIXTA) (certificados 95958, 104213, 104214,

1. que distinguen artículos de la clase 24 (tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa); y 25 de la nomenclatura vigente (vestidos, calzados, sombrerería), y de la solicitud de depósito de la enseña comercial STOP; la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A. es también titular de la marca USTOP, (certificado 98354) para distinguir vestidos, calzados, sombrerería, productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, y aunque ambas se refieren básicamente a la comercialización de los mismos productos, dichas marcas han venido COEXISTIENDO en el mercado sin que hasta la fecha se haya presentado por parte del público consumidor confusión alguna», queda desvirtuado por el hecho de haber solicitado la actora la cancelación de los certificados de registro de la marca USTOP por no uso, solicitudes que se encuentran pendientes de resolver.

Que no es dable atender a la coexistencia pacífica de las marcas en el mercado, por dos razones: la primera, porque en caso de que sea decretada la cancelación por no uso de las marcas US TOP (clases 24 y 25), será más que demostrativo de que los productos distinguidos con dichas marcas no han estado en el mercado, ni han coexistido con los productos distinguidos con las marcas STOP; y la segunda porque uno es el signo US TOP (en dos palabras) y otro muy distinto, el signo USTOP (en una sola palabra), de suerte que mal podrá decirse que el signo USTOP cuya anulación se pretende ha preexistido y coexistido pacíficamente en el mercado con el signo STOP. 1.4.2. Se violaron los artículos 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del

Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 83, literal a), ya que al decidir sobre las observaciones y al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca USTOP, clase 25, la División de Signos Distintivos determinó, sin ser lo correcto, que no era confundible con la marca STOP previamente registrada a nombre de MANUFACTURAS STOP S.A. para distinguir, entre otros, productos comprendidos en la misma clase y en la clase 24, que son considerados como de igual naturaleza. Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la irregistrabilidad de una marca opera por el simple hecho de existir posibilidad de confusión, y es suficiente con que esta se presente en cualquiera de sus aspectos visual, ortográfico, auditivo o ideológico. En este caso, las marcas STOP y USTOP tienen una presentación gráfica similar o casi idéntica; coinciden en la combinación y orden de la mayor parte de letras que las componen; tienen una pronunciación casi idéntica y predomina el elemento denominativo. La vocal “U” que hace parte del signo USTOP es débil, de suerte que al pronunciarse la palabra USTOP se escucha como uSTOP, forma auditiva muy similar a la de la palabra STOP, que al pronunciarla se escucha como eSTOP. 1.4.3. Se violaron los artículos 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 83, literal b), y 128 ibidem; y los artículos 25 (parte inicial), 583, numerales 4 y 5, 603, 605, inciso 2, y

611 del Código de Comercio, porque al decidir sobre las observaciones y hacer el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca USTOP (MIXTA), clase 25, la División de Signos Distintivos determinó, sin ser lo correcto, que no era confundible con la enseña comercial STOP primeramente usada y previamente depositada por MANUFACTURAS STOP S.A. S.A. para distinguir establecimientos de comercio destinados a comercializar los productos comprendidos en las clases 24 y 25. 1.4.4. Se violaron los artículos 83, literales a) y b), 102 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 58 de la Constitución Política, ya que los actos demandados desconocieron el derecho de la actora al uso exclusivo de las marcas y la enseña comercial STOP para distinguir productos comprendidos en las clases 24 y 25 y establecimientos de comercio destinados al mismo ramo de negocios. 1.4.5. Por falta de aplicación se violaron los literales a) y b) del artículo 83 y los artículos 102 y 128 (ya transcritos) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 13 de la Constitución Política y el inciso 6 del artículo 3º del Código Contencioso Administrativo, ya que al conceder el registro de la marca USTOP (MIXTA) clase 25 a nombre de SAO PAULO ALPARGATAS S.A. la Superintendencia de Industria y Comercio pretermitió los principios de igualdad de las personas ante la ley y de imparcialidad y desconoció a MANUFACTURAS STOP S.A. el derecho al uso exclusivo del signo STOP

como marca y enseña comercial distintiva de los productos comprendidos en las clases 24 y 25, y establecimientos de comercio destinados al mismo ramo de negocios. 1.5. Contestación de la demanda El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio defiende la legalidad de los actos acusados y sostiene que al expedirlos no se violaron normas constitucionales, ni la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues sus fundamentos se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Asevera que del examen sucesivo y comparativo de las marcas USTOP (MIXTA) clase 25 y STOP clases 24 y 25, se infiere que no presentan semejanzas gráficas, ortográficas, conceptuales ni fonéticas y por lo tanto, su coexistencia en el mercado no lleva a error al público consumidor. Enfatiza el aspecto conceptual señalando que como la marca STOP tiene significado, el consumidor la recordará más fácilmente, sin confundirla con otras, dejando de lado similitudes auditivas o visuales, de manera que los signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar confusión directa o indirecta en los consumidores. Concluye que la marca USTOP (MIXTA) solicitada por SAO PAULO ALPARGATAS S.A., para productos de la clase 25, es registrable y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria y no se encuadra en ninguna de las causales de irregistrabilidad.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado manifestó que se

atiene a la interpretación prejudicial que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo multilateral.

III. LA INTERPRETACION PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de dicho Acuerdo indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 1.4.1. La actora manifestó que la marca STOP ha sido usada por su titular en forma intensa y extensa en todo el territorio colombiano y en el exterior.

Sostiene que la marca USTOP, para distinguir exactamente los mismos productos de la clase 25 internacional y cuya nulidad se pretende, presenta una composición gráfica de casi absoluta identidad con la marca original STOP que fonéticamente se pronuncia de una manera diferente a la marca compuesta por las dos sílabas USTOP. 1.4.2. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio insistió en que la expedición de las resoluciones acusadas no implicó violación de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Reitera las razones de registrabilidad de la marca USTOP (MIXTA) para distinguir productos de la clase 25 que expuso en la contestación de la demanda.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala encuentra que, ciertamente, en sentencia de 28 de mayo de 19981 se pronunció sobre la controversia que la actora en este proceso suscitó con ocasión del registro de la marca US TOP (MIXTA) que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a SAO PAULO ALPARGATAS S.A. en la clase 24, y en esa

oportunidad desestimó las pretensiones de la demanda y concluyó que no estaba incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 pues no era susceptible de confundirse con las marcas STOP y STOP (MIXTA) registradas para distinguir los productos comprendidos en la clase 24 del Decreto 755 de 1972, por considerar que al evocar conceptos diferentes, tener un componente gráfico distinto, podían coexistir sin prestarse a confusión.. De igual modo le asiste razón a la actora cuando afirma que de la coexistencia en registro de las marcas en conflicto, no puede válidamente inferirse que hayan coexistido en uso en el mercado y menos concluirse a priori que no se han prestado a confusión. 1 Expediente 3701, M.P. Juan Alberto Polo Figueroa En esta oportunidad la Sala rectifica el criterio que consignó en la ya citada sentencia de 28 de mayo de 1998 pues el caso sub-iudice concierne a la marca denominativa USTOP escrita como una sola palabra, estructura gramatical en que pierden validez los razonamientos explicativos de su significado conceptual, amén de que se hacen ostensibles las similitudes fonéticas y gráficas que la hacen incuestionablemente confundible con la marca y enseña comercial STOP, máxime si se tiene en cuenta que distinguen los mismos productos comprendidos en la clase 25 Internacional, por lo que es fuerza concluir que se encuentra incursa en la causales de irregistrabilidad que la actora invoca como violadas, ya que su similitud es capaz de inducir al público en error. Al concluir la División de Signos Distintivos que la marca USTOP no es

confundible con la marca STOP registrada para distinguir los productos de la Clase 25 Internacional, contrarió jurisprudencia reiterada y uniforme del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que esta Sala ha prohijado y que la Interpretación Prejudicial rendida en el caso sub-examine, sintetizó en los siguientes términos: «... En numerosas sentencias, entre ellas la sentencia No. 28-IP-97, en la que se emitió una interpretación prejudicial donde actuaban las mismas solicitante y opositora del presente caso, el Tribunal acogió, sobre la base de diversos razonamientos doctrinarios, las siguientes reglas generales para analizar si la similitud o identidad de los signos lleva a confusión:

1. Regla.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Regla.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

3. Regla.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

4. Regla.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

La simple semejanza o similitud exige un mayor esfuerzo del juez, que lo lleva a realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible.» Si se aprecian los signos en su conjunto salta a la vista que la impresión que

despiertan las marcas las hace confundiblemente semejantes, puesto que en ambas predomina el elemento denominativo y su componente gráfico carece de suficiente fuerza diferenciadora pues subsiste la identidad de los elementos alfabéticos y del orden de distribución de idénticas vocales y consonantes, según se infiere de compararlas gráfica y ortográficamente. a) La marca cuya nulidad se pretende b) Las marcas de propiedad de la actora son las siguientes: A las semejanzas gráficas y ortográficas que presentan las marcas en conflicto se suma su casi identidad fonética, pues no se remite a duda que los hispanoparlantes las pronuncian en forma muy semejante, sin que la vocal inicial que es el único elemento que las diferencia juegue un papel preponderante, dada la sonoridad y fuerza que en el conjunto fonético tiene la terminación STOP que les es común, de donde se sigue que uSTOP y eSTOP son auditivamente muy similares. Este razonamiento se aviene con las reglas trazadas por el Tribunal Andino, que al respecto sostuvo: «... En cuanto a la diferenciación fonética se pueden observar las siguientes reglas, elaboradas por la doctrina y acogidas por el

Tribunal así:

1. Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.

2. Si las sílabas tónicas de las denominaciones cotejadas son coincidentes, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la

misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).

3. Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante.

Al contrario si, en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor.» Concluyese de lo anterior, que la entidad demandada erró al decidir las observaciones y efectuar el examen de fondo de registrabilidad de la marca subexamine, pues quedó demostrado que se encuentra incursa en la causal contemplada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 3442 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que al conceder el registro del signo USTOP, que se asemeja en forma que puede inducir al público a error con la marca STOP, anteriormente registrada a favor de la actora, los actos acusados violaron además los artículos 93 y 95 ibídem, como se invoca en la demanda, circunstancia que es suficiente para que se declare su nulidad, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 2 ? El artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dice: «Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca

anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.» F A L L A : Primero.- DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 21026 de 31 de julio de 1997 mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la demanda de observaciones formulada por la sociedad demandante y concedió el registro de la marca USTOP (nominativa) a favor de SAO PAULO ALPARGATAS S.A., para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Segundo.- DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 22414 de 25 de octubre de 1999, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución anteriormente mencionada, confirmándola en todas sus partes. Tercero.- En consecuencia, DECLÁRASE la nulidad del correspondiente certificado de registro. Cuarto.- PUBLÍQUESE el presente fallo en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Quinto.- DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, o su remanente. Sexto.- En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor. Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada

el 3 de octubre de 2002.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA