CE-11001-03-24-000-2000-06092-01(6092)-2003

COTEJO DE MARCAS - Inexistencia de similitud fonética, ortográfica, auditiva, visual e ideológica: son disímiles visualmente, ya que la una está compuesta por una palabra y la otra por dos / COTEJO DE CONJUNTO O SIN FRACCIONAMIENTO - Inexistencia de identidad fonética y auditiva ante signo adicional que la hace diferenciable La marca DOSTCHE ZEREBRIN (mixta), cuyo registro fue negado mediante los actos acusados, pretende amparar productos farmacéuticos para uso humano, comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, al Igual que la marca VITACBRINA, cuyo titular es LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA LTDA., y con base en la cual la entidad demandada negó el registro de la primera de las citadas. Examinadas sucesivamente las expresiones DOSTCHE ZEREBRIN – VITACBRINA -DOSTCHE ZEREBRIN –VITACBRINA-, la Sala, colocándose en el lugar de un consumidor medio, no encuentra similitudes del orden fonético, ortográfico, auditivo, visual o ideológico que la conduzcan a pensar que se trata de artículos producidos por el mismo empresario, es decir, que tienen el mismo origen, o que está adquiriendo un producto en lugar de otro. Si bien es cierto que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado en diversos pronunciamientos que, en tratándose de medicamentos, es necesario un examen riguroso en el cotejo de las marcas, también lo es que al examinar las marcas en conjunto, esto es, sin fraccionarlas, encuentra que son disímiles

visualmente, ya que la una está compuesta por una palabra (VITACBRINA) y la otra por dos (DOSTCHE ZEREBRIN); al pronunciar de manera sucesiva DOSTCHE ZEREBRIN – VITACBRINA tampoco encuentra identidad fonética y auditiva, y si bien es cierto que coinciden en las sílabas BRIN, también lo es que la marca solicitada y negada cuenta con un signo adicional, DOSTCHE, circunstancia que la hace perfectamente diferenciable de la ya registrada; finalmente, como quiera que se trata de dos expresiones fantasiosas, el público consumidor no las asocia una con otra. En consecuencia, considera la Sala que le asiste razón al actor cuando afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 al negar el registro del signo DOSTCHE ZEREBRIN, pues éste es perceptible, susceptible de representación gráfica y tiene la suficiente fuerza distintiva para que el público consumidor distinga los servicios producidos por el actor, de los producidos bajo la marca VITACBRINA, razón por la cual declarará la nulidad del acto que negó su registro y, a título de restablecimiento del derecho, ordenará que se conceda el mismo, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos legales.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil tres (2.003) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06092-01(6092)

Actor: RICARDO ANTONIO RODRÍGUEZ

Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por RICARDO ANTONIO RODRÍGUEZ, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A.

I. DEMANDA La parte actora busca que se acceda a las siguientes I.1. Pretensiones Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 20835 de 30 de septiembre de 1999, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 6282 de 12 de abril de 1999, revocándola.

Que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ordene a la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, conceder a la actora el registro de la marca DOSTCHE ZEREBRIN (mixta) clase 5, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª internacional; dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 del C.C.A.; condenar en costas a la demandada; y expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.2. Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: El 3 de abril de 1998 el actor presentó solicitud de registro de

la marca DOSTCHE ZEREBRIN (mixta) para productos farmacéuticos para uso humano, comprendidos en la clase 5ª internacional, a la cual le correspondió la radicación 98-018.915. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 462 de 1º de julio de 1998, dentro del término de ley, LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA LTDA. presentó demanda de observación con base en la marca VITACBRINA (mixta), la cual fue declarada infundada mediante Resolución núm. 6282 de 12 de abril de 1999 y, en consecuencia, concedió el registro de la marca pretendida por el actor. Contra la citada resolución LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA LTDA. presentó los recursos de reposición y apelación, el primero de los cuales fue resuelto mediante la Resolución núm. 14841 de 30 de julio de 1999, confirmándola, y el segundo, mediante la Resolución núm. 20835 de 30 de septiembre de 1999, revocándola y, en consecuencia, negando el registro de la marca. I.3.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. El demandante considera que con la expedición de los actos acusados se violó el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y argumentó, para el efecto, lo siguiente: La causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 contempla 7 supuestos fácticos, así:

1. Identidad entre la marca solicitada y una marca previamente

solicitada para distinguir los mismos productos o servicios, en forma que puedan inducir al público a error.

2. Similitud entre la marca solicitada y una marca previamente registrada para distinguir los mismos productos o servicios, en forma que puedan inducir al público a error.

3. Similitud entre la marca solicitada y una marca previamente solicitada para distinguir los mismos productos o servicios, en forma que puedan inducir al público a error.

4. Identidad entre la marca solicitada y una marca previamente registrada para distinguir productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

5. Identidad entre la marca solicitada y una marca previamente solicitada para distinguir productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

6. Similitud entre la marca solicitada y una marca previamente registrada para distinguir productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

7. Similitud entre la marca solicitada y una marca previamente solicitada para distinguir productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Todos los anteriores supuestos fácticos presentan dos proposiciones extremas: una, basada en la marca o signo distintivo y otra, basada en el objeto del signo distintivo o causa eficiente de la misma, denominado consumidor. En medio de ellas se encuentra otra proposición basada en la forma o método como el signo distintivo afecta al consumidor. La Superintendencia de Comercio aplica e interpreta las normas como si se tratara de fórmulas matemáticas que de manera uniforme y sin variación pueden duplicarse en infinidad de casos, sin tener en cuenta los productos o servicios de que se trata, el consumidor, la naturaleza del mismo y la

forma como ese consumidor se ve afectado por la marca. Al resolver el recurso de apelación la demandada no tuvo en cuenta que se trata de dos marcas mixtas cuyas diferencias saltan a la vista; que la primera impresión que tiene el consumidor es totalmente diferente tanto por colores, como por diseño; y que las expresiones son totalmente diferentes gráfica y fonéticamente. Para adoptar la decisión que se demanda la Superintendencia se basó en las siguientes reglas: 1ª. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2ª. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3ª. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4ª. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Los anteriores criterios no fueron bien aplicados porque: - La impresión en conjunto que despiertan las marcas no es de confusión, sino de diferencia entre las mismas. - Las marcas no se examinaron sucesiva ni simultáneamente, sino que se fraccionaron para su comparación. - Al analizar las diferencias y las semejanzas no se advirtió que eran mayores las diferencias que las semejanzas- - No es procedente separar la expresión VITA del conjunto de VITACBRINA, porque es un elemento de distintividad frente a cualquier otra marca, en este caso, DOSTCHE ZEREBRIN. El término DOSTCHE no traduce “alemán”, que se escribe DEUTSCHE y, por lo tanto, aquélla es una expresión de fantasía; mal puede

pensar un consumidor que el producto es alemán, si la etiqueta viene totalmente en español indicando expresamente “INDUSTRIA COLOMBIANA HECHO EN COLOMBIA”; el Consejo de Estado, en el proceso 2131-92, concluyó, respecto de la marca CAPILL FRANCE, que la inclusión en las etiquetas del producto de la leyenda “INDUSTRIA COLOMBIANA”, descartaba cualquier posibilidad de que el consumidor interpretara que el producto es francés. En consecuencia, no puede darse aplicación a la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, pues no existe similitud que induzca a error entre una y otra marca.

II. LA CONTESTACION DE LA DEMANDA II.1. El apoderado de LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA LIMITADA, tercera directa interesada en las resultas del proceso, en la medida en que es la titular de la marca VITACBRINA, afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio efectuó un adecuado análisis de las marcas en conflicto, pues usó las reglas que tradicionalmente son aplicadas a la comparación de signos distintivos.

Entre las marcas objeto de controversia existe similitud ortográfica y fonética, por lo cual no puede afirmarse que fueron analizadas en forma deficiente, ya que cualquier elemento complementario de la marca será accesorio dentro del conjunto figurativo, y por lo tanto no aportaría distintividad al signo pretendido. De otra parte, el elemento DOSTCHE es evocativo del origen que pretende relacionar la expresión ZEREBRIN con Alemania, como quiera que dicha palabra está escrita en la forma en que pronuncia en nuestra

idioma la expresión alemana DEUTSCHE, es decir, que no se trata de una expresión de fantasía. II.2. Por su parte, el apoderado de la NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio expuso como argumentos de su defensa, los siguientes. 1º. A los actos acusados les era aplicable válida y legalmente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2º. De los documentos obrantes en el expediente núm. 9818915, contentivo de la solicitud de registro de la marca DOSTCHE ZEREBRIN, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. 3º. Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca DOSTCHE ZEREBRIN, frente a la marca VITACBRINA para la clase 5ª, se concluye que son semejantes entre sí en el aspecto ortográfico y fonético, y que existe confundibilidad entre ellas, razón por la cual de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta de que creerían que el producto tiene el mismo origen. III.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO La Procuradora Delegada ante esta Corporación no rindió concepto. IV.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “PRIMERO.- Un signo para que pueda ser registrado como

marca, deberá reunir los requisitos contemplados en el artículo 81 de la Decisión 344. “SEGUNDO.-. La función principal de la marca es la de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los de otra que sean idénticos o similares, por lo que un producto o servicio debe estar libre de riesgos de confusión. “TERCERO.- Al operar la marca en la mente del consumidor como una verdadera señal, corresponde al funcionario realizar la importante tarea del cotejo marcario o examen de registrabilidad, tal como lo indican la doctrina y jurisprudencia, siguiendo las reglas elaboradas para la orientación debida. “CUARTO.- Para comparar marcas mixtas, primero se debe determinar cuál de los dos elementos –el denominativo o el gráficode cada marca, resulta predominante. La doctrina se ha inclinado a dar prioridad al elemento denominativo, que suele ser el más característico o determinante, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, los que en un momento dado pueden ser concluyentes. “QUINTO.- Cuando se trata del registro de productos farmacéuticos, el Tribunal mantiene el criterio de que, en el examen comparativo, se deberá tener el máximo cuidado ante la eventualidad de tomar un medicamento por otro, lo que puede comprometer la salud y la vida de las personas. Deberá descartarse cualquier riesgo de confusión y ser sumamente minucioso en el análisis, y con criterio riguroso, medir las consecuencias de su registro”.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La marca DOSTCHE ZEREBRIN (mixta), cuyo registro fue negado mediante los actos acusados, pretende amparar productos farmacéuticos para uso humano, comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, al Igual que la marca VITACBRINA, cuyo titular es LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA LTDA., y con base en la cual la entidad demandada negó el registro de la primera de las citadas. La norma de la Decisión 344 que la demandante considera violada, prescribe: “Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. . La marca cuyo registro fue negado mediante el acto acusado fue descrita en la solicitud presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, así: “La expresión DOSTCHE ZEREBRIN está escrita en tipo de letra característica y especial, se encuentra haciendo parte de un conjunto rectangular en el cual la expresión “ZEREBRIN” se encuentra en forma vertical, mientras la expresión DOSTCHE está en forma horizontal y al frente de ésta. Completa el conjunto una figura evocativa de una cabeza de soldado romano dentro de un círculo, todo según modelo adjunto”. (fotocopiar aquí modelo página 18) Como quiera que en la marca solicitada por el actor prima el

elemento denominativo, es procedente la comparación entre el mismo y el signo VITACBRINA, aplicando las reglas que para el efecto ha consagrado la doctrina, no sin antes advertir que no se excluirá de dicha comparación la expresión DOSTCHE pues, de una parte, la Administración no la tuvo en cuenta para negar el registro de aquélla y, de otra parte, porque en la etiqueta se expresa claramente que se trata de un producto de industria colombiana, razón por la cual, aún aceptando que entre la citada expresión y la expresión DEUTSCHE existe similitud, el consumidor medio no pensará que se trata de un producto de origen alemán. Examinadas sucesivamente las expresiones DOSTCHE ZEREBRIN – VITACBRINA - DOSTCHE ZEREBRIN – VITACBRINA - DOSTCHE ZEREBRIN – VITACBRINA -, la Sala, colocándose en el lugar de un consumidor medio, no encuentra similitudes del orden fonético, ortográfico, auditivo, visual o ideológico que la conduzcan a pensar que se trata de artículos producidos por el mismo empresario, es decir, que tienen el mismo origen, o que está adquiriendo un producto en lugar de otro. De otra parte, si bien es cierto que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado en diversos pronunciamientos que, en tratándose de medicamentos, es necesario un examen riguroso en el cotejo de las marcas, también lo es que al examinar las marcas en conjunto, esto es, sin fraccionarlas, encuentra que son disímiles visualmente, ya que la una está compuesta por una palabra (VITACBRINA) y la otra por dos (DOSTCHE ZEREBRIN); al pronunciar de

manera sucesiva DOSTCHE ZEREBRIN – VITACBRINA - DOSTCHE ZEREBRIN – VITACBRINA - DOSTCHE ZEREBRIN – VITACBRINA tampoco encuentra identidad fonética y auditiva, y si bien es cierto que coinciden en las sílabas BRIN, también lo es que la marca solicitada y negada cuenta con un signo adicional, DOSTCHE, circunstancia que la hace perfectamente diferenciable de la ya registrada; finalmente, como quiera que se trata de dos expresiones fantasiosas, el público consumidor no las asocia una con otra. En consecuencia, considera la Sala que le asiste razón al actor cuando afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 al negar el registro del signo DOSTCHE ZEREBRIN, pues éste es perceptible, susceptible de representación gráfica y tiene la suficiente fuerza distintiva para que el público consumidor distinga los servicios producidos por el actor, de los producidos bajo la marca VITACBRINA, razón por la cual declarará la nulidad del acto que negó su registro y, a título de restablecimiento del derecho, ordenará que se conceda el mismo, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos legales. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : PRIMERODECLÁRASE la nulidad de la Resolución 20835 de 30 de septiembre de 1999, expedida por el Superintendente Delegado para la

Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 6282 de 12 de abril de 1999, revocándola. SEGUNDO.- A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la entidad demandada proceder a conceder, en favor del actor, el registro de la marca DOSTCHE ZEREBRIN para distinguir los productos farmacéuticos para consumo humano comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza a que alude su solicitud, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos legales. TERCERO.- ORDÉNASE la publicación de la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. CUARTOPor no haber sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del proceso. QUINTO.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

COPIÉSE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y

CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 23 de enero de 2.003.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA

AYOLA