CE-11001-03-24-000-2000-06120-01(6120)-2002

COMPARACIÓN DE MARCAS DENOMINATIVAS - Inexistencia de similitud ideológica entre la marca evocativa UBS y UPS / MARCA EVOCATIVAConcepto / PRODUCTOS DE UNA MISMA CLASE - Inexistencia de confusión cuando se desarrollan unos servicios que excluyen otros desarrollados por la otra marca / COEXISTENCIA DE MARCAS - Permisión por inexistencia de riesgo de confusión De la comparación de las marcas denominativas en conflicto UBS y UPS), desde el punto de vista gráfico, observa la Sala que si bien hay coincidencia en la vocal U y en la consonante S, lo que incidiría también en el aspecto auditivo, más si se tiene en cuenta que la consonante B y P producen un mismo sonido, no lo es menos que el tamaño y forma de las letras es diferente, además de que la leyenda “Union Bank of Switzerland” que aparece debajo de las iniciales “U B S”, imprime suficiente distinción ya que, como se dijo inicialmente, esta es una marca evocativa que como tal tiene connotación conceptual o ideológica, en cuanto de la leyenda se deduce la actividad o servicios que se prestan, lo que no acontece con la marca “UPS” que al no tener leyenda alguna no sugiere la misma idea de aquélla, salvo que contiene las iniciales del nombre, pero de este, por sí solo, no se colige la actividad o servicios a los que se dedica, es decir, no hay similitud ideológica entre ambas. Debe resaltarse también el hecho de que si bien las marcas enfrentadas amparan los productos de una misma clase: la 36, no lo es menos que expresamente se lee en la Resolución núm. 03184 acusada que la marca objeto de registro se concede “PARA DISTINGUIR: Servicios en el ramo de

seguros, finanzas y banca, excluyendo servicios que tengan que ver con actividades y servicio de correo servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza” Tales servicios excluidos constituyen la principal actividad de la clase 36 a la cual se dedica la actora: servicios de transporte de correos. De otra parte, no obra en el expediente certificación expedida por autoridad colombiana que acredite que la actora está autorizada en Colombia para dedicarse a la actividad financiera y de seguros, como sí la hay frente a la sociedad UBS AG, tercero con interés directo en este proceso, en que la Superintendencia Bancaria certifica que dicha sociedad, con domicilio principal en Zurich Suiza, tiene oficina de representación en Colombia; y que mediante Resolución 2344 de 20 de noviembre de 1998 tiene permiso de funcionamiento. Finalmente, es preciso resaltar que en tratándose de la actividad financiera, el publico consumidor es más selecto que el que, por ejemplo, va en busca de un producto que se adquiere en almacenes de cadena, pues no todas las personas están en condiciones económicas de invertir en el sector financiero o de seguros o de hacer transacciones de este tipo; y cuando de ello se trata, si hay algo que lo impulsa a escoger determinada entidad es precisamente su origen, pues del mismo se puede colegir solidez y seguridad. De todo lo que se deja dicho, fluye la conclusión de que las marcas en cuestión bien pueden coexistir en el mercado. De ahí que las súplicas de la demanda no tengan vocación de prosperidad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil dos (2002) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06120-01(6120)

Actor: UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC.

Demandado: SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC, a través de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 03184 de 25 de febrero de 1999, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 18158 de 31 de agosto de 1999, "Por la cual se resuelve un recurso", expedida por el Superintendente de Industria y Comercio (folios 1 y 5).

I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes se señalan los siguientes: 1°: Que el 21 de noviembre de 1997 la sociedad Schweizerische Bankgesellschaft solicitó el registro de la marca UBS Unión Bank of Switzerland (Mixta) en la Clase 36 de la Clasificación Internacional. 2°: Agrega que publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la actora el 14 de mayo de 1998 presentó demanda de observaciones, argumentando que entre sus marcas registradas UPS en la Clase 36 y UPS (MIXTA)

y la marca solicitada, se presentaba igualdad gráfica, fonética y visual, pues la solicitante simplemente se limitó a adicionar su nombre comercial en la parte inferior y en menor tamaño al que se encuentran escritas las letras UBS; que la marca solicitada pretende distinguir los mismos servicios que se distinguen con su marca, es decir, los comprendidos en la Clase 36; y que de permitirse la coexistencia de las marcas, le causaría confusión al consumidor. 3º: Indica que la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución núm. 20846 de 28 de febrero de 1998, declaró fundada la observación y negó el registro de la marca UBS Union Bank of Switzerland (MIXTA) en la Clase 36 a nombre de SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT, por encontrarla similarmente confundible con las marcas registradas con anterioridad UPS y UPS(MIXTA). 4°: Que contra la citada Resolución la sociedad solicitante interpuso recurso de reposición, siendo resuelto a través de la Resolución núm. 03184 de 25 de febrero de 1999, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que declaró infundada las observaciones presentadas por la actora y concedió el registro de la marca solicitada. 5°: Aduce que contra tal acto administrativo ambos interesados interpusieron recursos de apelación: la actora, argumentando nuevamente las semejanzas presentadas entre las marcas; y el solicitante, señalando que mediante memorial de 18 de febrero de 1999, había hecho una modificación de la petición, consistente en

la cesión de la marca de la sociedad Schweizerische Bankgesellschaft en favor de la sociedad UBS AG; los cuales fueron desatados a través de la Resolución núm. 18158 de 31 de agosto de 1999, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, quien confirmó la Resolución apelada y declaró agotada la vía gubernativa. En apoyo de sus pretensiones formuló los siguientes cargos de violación, que pueden resumirse así: 1º: Estima que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la demandada ignoró ampliamente la obvia similitud ortográfica, visual y fonética que se presenta entre sus marcas y la marca UBS AG, la cual no cumple con el requisito de distintividad exigido por esta norma, ya que son semejantemente confundibles las marcas; y que al amparar ambas marcas los mismos servicios, se puede concluir que la marca UBS Union Bank of Switzerland (MIXTA) no es suficientemente distintiva frente a la marca registrada con anterioridad UPS. Sostiene que la precitada marca fue traspasada a la sociedad UBS AG, lo que demuestra claramente que el elemento esencial de este signo es el término UBSN, confirmando la intención del solicitante de utilizar la marca resaltando siempre el término UBS, que es semejantemente confundible con la marca UBS de la actora, lo que creará confusión en el consumidor. 2º: Asevera que se violó el literal a) del artículo 83, ibídem, ya que esta disposición prohíbe el registro de marcas que sean similarmente confundibles con signos que se

encuentren previamente protegidos para distinguir los mismos productos o productos capaces de producir confusión con los amparados con el signo registrado con anterioridad. Aduce que la marca solicitada UBS Union Bank of Switzerland (MIXTA) presenta suficientes semejanzas con las marcas UPS y UPS (MIXTA) y creará en el público consumidor un riesgo de confusión que lo inducirá a error al momento de adquirir el producto deseado, pues desde el punto de vista ortográfico, el signo solicitado reproduce casi en su totalidad la marca de la actora, por cuanto simplemente se limitó a remplazar la letra “P” por la letra “B”, lo cual no le otorga suficiente distintividad a la marca solicitada. Sostiene que desde el punto de vista fonético, las marcas UPS y UBS se pronuncian de manera casi idéntica, debido a la similitud que presentan en su composición ortográfica; desde el punto de vista visual, los signos en mención son confundibles, ya que las letras UPS aparecen de manera resaltada y en tamaño mayor en comparación con el resto de los elementos que componen dicha marca; y desde el punto de vista conceptual, también son semejantes, dado que la marca UPS es producto de la imaginación de la demandante y la marca UBS no tiene significado alguno, por lo que el consumidor al recordarlas las relacionará entre sí. Resalta que no obstante que la Superintendencia de Industria y Comercio citó las reglas que ha establecido la doctrina y la jurisprudencia sobre la comparación de marcas, no las tuvo en cuenta al momento de decidir la registrabilidad de la marca solicitada. 3°: En su opinión, se violó el literal d), del artículo 83, ibídem, ya que no se tuvo en

cuenta el carácter de notoriedad de la marca de la actora UPS y UPS (MIXTA) en el mercado nacional e internacional para distinguir servicios de la Clase 36 y de otras clases. Afirma que la marca UPS ha sido utilizada por la actora desde hace más de 80 años, para distinguir productos y servicios de las Clases 36, 9ª, 35, 38, 39 y 42, tal y como se demuestra con la copia auténtica de la declaración juramentada de AFFIDÁVIT, donde se relacionan algunos de los países en los que está registrada la marca, a saber: Argentina, Armenia, Australia, Azerbaiajan, Bielorrusia, Benin, bosnia, Brasil, Burkina, Faso, Camerún, Canadá, Chile, China, Congo, Croacia, Egipto, Estonia, Francia, Gabon, Georgia, Alemania, Hong Kong, India, Indonesia, Israel, Costa de Oro, Japón, Jordani, Kasakistán, República de Kirghizia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malaysia, Ali, Mauritania, Méjico, Moldavia, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Oman, Puerto Rico, Federación Rusa, Arabia Saudita, Senegal, Singapur, Eslovenia, Corea del Sur, España, Suiza, Taiwán, Tajikstan, Togo, Turkmenistán, Ucrania, Emiratos Arabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos de América, Uzbekistán, Venezuela y Yugoslavía. Agrega que en los anteriores países tiene actualmente más de 2000 registros mundiales y solicitudes pendientes para las marcas UPS y UPS & SHIELD DEVICE. Que, además, en la declaración se manifiesta que la marca UPS es también utilizada

en el campo de la tecnología, en internet y en la revolución mundial de las comunicaciones. En la página WEB en internet, la actora ha gastado más de 10 millones de dólares en tecnología mundial, la cual es visitada constantemente por el público consumidor que requiere los servicios UPS. Expresa que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ha debido estudiar la confundibilidad de la marca solicitada con su marca notoriamente conocida, con mayor grado de atención y aplicando un criterio más estricto y riguroso que frente a las marcas comunes, pues conceder el registro de una marca similarmente confundible con la marca notoria, es permitir que terceros de mala fe se beneficien del buen nombre y reconocimiento que tiene la marca famosa, violando en este caso las normas de protección marcaria consagradas en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, y el Convenio de París, del que Colombia ya forma parte. II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1-. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1.1-. La NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio-, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse su prosperidad adujo, en esencia, lo siguiente: Que la entidad se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Resalta que al efectuar el análisis sucesivo y comparativo de las marcas mixtas “UBS Unión Bank of Swirzerland” (solicitada) para la clase 36 y “UPS” para la

clase 36 registrada a favor de la actora, se concluye en forma evidente que no son semejantes entre sí y no existe la posibilidad de confusión. II.1.2-. La sociedad UBS AG, tercero con interés directo en las resultas del proceso, fue notificada personalmente del auto admisorio de la demanda, y a través de apoderado dio contestación para oponerse a su prosperidad, con base, en esencia, en los siguientes argumentos: Que no es cierto que las marcas UBS Union Bank Of Switzerland presente semejanzas con UPS y UPS (mixta), ya que en UBS la última expresión aparece en letra más pequeña y no puede olvidarse que en estos casos de signos compuestos por letras una sola letra establece la diferencia y el cotejo debe efectuarse con un criterio benevolente. Sostiene que el signo no se puede individualizar ni fraccionar sino que debe tomarse como un TODO. Insiste en que no hay riesgo de confusión entre UBS y UPS, individualmente consideradas, porque morfológicamente los dos signos son, desde todo punto de vista, desiguales y en un signo de tres letras, una sola de ellas hace una ostensible diferencia; y resalta que UBS está precedida de la expresión “UNION BANK OF SWITZERLAND, lo que impide que pueda haber confusión. Se opone a la afirmación de que desde el punto de vista conceptual haya semejanza, porque, en su opinión, para nadie es un secreto que la expresión UPS es la sigla de la actora, empresa que se conoce como especializada en la recolección y entrega de correo, en tanto que UBS da una información exacta de la fusión efectuada por los bancos más importantes de Suiza (Swiss Bank

Corporation y Scheweizerische Bankgesellschaft. Enfatiza en que sus servicios están limitados al ramo de la Banca, excluyendo de manera expresa cualquiera que tenga que ver con actividades o servicios de correo. En apoyo de su posición trae a colación jurisprudencia de esta Corporación y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Hace hincapié en que las pruebas proporcionadas no indican, desde ningún punto de vista, que la actora tenga un banco o que el giro normal de sus negocios esté dentro del renglón de la actividad bancaria y financiera, sino que se encuentra dentro del renglón del transporte, correo y entrega de paquetes. Relata que la unión de bancos Suizos se remonta a 1862 y que está presente con operaciones importantes y organización de ventas y servicios en más de 40 países. Que en Colombia desde 1970 existe una oficina de representación; en Bogotá desde 1972. Pone en conocimiento que la marca UBS Unión de Bancos Suizos fue otorgada en favor de SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT el 28 de septiembre de 1998 hasta el 28 de septiembre de 2008, para la clase 36; y la citada sociedad la traspasó al tercero; que la marca cuestionada es idéntica a esa sólo que la traducción de la frase es en inglés ( Union Bank Of Switzerland). III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO En esta etapa procesal la Agencia del Ministerio Público guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El punto central de la controversia gira en torno de establecer si las marcas enfrentadas son similares y, por lo mismo, susceptibles de confusión.

Este aspecto está íntimamente ligado con la característica esencial de la marca, que es la distintividad, frente a la cual en la interpretación 9-IP-2002 rendida en este proceso por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se precisa que es “... la que hace posible la identificación del producto o servicio en el comercio...”; y que “La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir”, que es lo que se conoce como marca Evocativa, la que se considera distintiva. (folio 821). En este caso, estima la Sala que la marca objeto del registro cuestionado es evocativa, toda vez que por la leyenda que aparece debajo de las iniciales y por tratarse de la unión de bancos se puede deducir cuál es su actividad y a qué clase de servicios se dedica. En efecto, para mayor ilustración de la Sala se traslada en fotocopia el FOLIO 4 donde se aprecia la marca otorgada por los actos acusados. No sucede lo mismo con la marca cuyo titular es la actora, pues en ella no existe leyenda alguna que sugiera la idea de lo que va a distinguir, conforme se deduce del signo que aparece a folio 373, reproducido en la demanda y que, igualmente, se traslada en fotocopia para facilitar el cotejo de los signos: Ahora, para efectos de determinar la similitud alegada, la citada Interpretación Prejudicial sostiene que el juzgador debe analizar el campo gráfico o visual, el fonético o auditivo y el ideológico o conceptual. Frente al campo gráfico señala que deben analizarse los tipos de letras, objetos, combinación de colores; y que la similitud ideológica puede producirse por la

identidad o semejanza conceptual de las palabras, que se traduce en la representación o evocación de una misma cosa o idea (folio 822). A su vez, el Tribunal expone, para facilitar la comparación, los criterios doctrinales que se sintetizan en reglas referentes a que la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; que las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente; que quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto; y que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Para aplicar los criterios establecidos en la precitada interpretación prejudicial, se trasladan nuevamente fotocopias del folio 4 y 373: De la comparación de las marcas denominativas en conflicto, desde el punto de vista gráfico, observa la Sala que si bien hay coincidencia en la vocal U y en la consonante S, lo que incidiría también en el aspecto auditivo, más si se tiene en cuenta que la consonante B y P producen un mismo sonido, no lo es menos que el tamaño y forma de las letras es diferente, además de que la leyenda “Union Bank of Switzerland” que aparece debajo de las iniciales “U B S”, imprime suficiente distinción ya que, como se dijo inicialmente, esta es una marca evocativa que como tal tiene connotación conceptual o ideológica, en cuanto de la leyenda se deduce la actividad o servicios que se prestan, lo que no acontece con la marca “UPS” que al no tener leyenda alguna no sugiere la misma idea de aquélla, salvo que contiene las iniciales

del nombre, pero de este, por sí solo, no se colige la actividad o servicios a los que se dedica, es decir, no hay similitud ideológica entre ambas. Ahora, con la marca mixta UPS, la diferencia se hace más ostensible, según se deduce de los signos visibles a folio 20 del cuaderno de anexos, el que se traslada en fotocopia al expediente: Debe resaltarse también el hecho de que si bien las marcas enfrentadas amparan los productos de una misma clase: la 36, no lo es menos que expresamente se lee en la Resolución núm. 03184 acusada que la marca objeto de registro se concede “PARA DISTINGUIR: Servicios en el ramo de seguros, finanzas y banca, transacciones monetarias, de bienes raíces, consultoría de impuestos, transacciones de crédito únicamente para bancos excluyendo servicios que tengan que ver con actividades y servicio de correo servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza” (la negrilla fuera de textofolio 4). Tales servicios excluidos constituyen la principal actividad de la clase 36 a la cual se dedica la actora, como esta lo reconoce. En efecto, a folio 379 se lee: “....la marca UPS se utilizó a partir de ese momento como abreviatura de su nombre comercial....para distinguir su actividad esencial consistente en servicios especializados de transporte principalmente en lo relativo a la entrega de paquetes y cartas...”. (se resalta fuera de texto). Advierte además la Sala que si bien la actora afirma que dicha marca UPS distingue servicios financieros y de seguros (folio 379), alegando notoriedad de la

misma, no lo es menos que tal afirmación resulta contradictoria con el hecho tercero de la demanda en el que se dice : “.....c) De permitirse la coexistencia de las marcas, se le causaría confusión al consumidor quien sería inducido a error al momento de elegir el servicio, por cuanto pensará que aquellos que se distinguen con la marcas UBS forman parte de una nueva línea de servicios de mi representada, y los adquirirá confiado en que éstos son prestados por ella” (folios 366 y 367). A juicio de la Sala dicha afirmación lleva insito el reconocimiento de que el público consumidor no reconoce o identifica como su actividad principal en la clase 36 la del ramo de servicios financieros y de seguros, por lo que pensaría que se trataría de una “nueva línea”. Lo anterior encuentra pleno respaldo probatorio en el documento obrante folios 37 a 61, contentivo de la declaración de Catherine B Harrison, con el cual la actora pretende probar la notoriedad de la marca UPS a nivel mundial, que da fe de sus actividades, principalmente la de transporte, relativo a entrega de paquetes y cartas en cualquier lugar de los Estados Unidos, en más de 200 países y en Colombia. En ella destaca que la entrega de las cartas o paquetes se hace por empleados que usan uniformes y manejan camiones que llevan la marca UPS (folio 39); que patrocinó en 1996 los juegos olímpicos y “retuvo los derechos exclusivos como compañía internacional para el despacho rápido de correspondencia y paquetes para los juegos olímpicos de invierno de 1998...y de verano del año 2000 en Sidney (Australia)... rediseñó más de 100. millones de

sobres para remisión rápida de correspondencia....” (folios 40 y 41); que en Colombia, como en el resto del mundo, la UPS ha trabajado en busca del uso sistemático de las marcas UPS y UPS & SHIELD en lo relativo a los servicios de entrega y los productos y servicios relacionados con ello, estampando las marcas.....en cada sobre, saco de correo, caja o paquete despachado y entregado por UPS...” (folio 42). Igualmente, en dicha declaración hace énfasis en que la empresa ha venido diversificando sus negocios en el campo de la tecnología, en cuanto a la información tecnológica internet; tecnología celular, productos de hardware, software y productos relativos ellos. De otra parte, no obra en el expediente certificación expedida por autoridad colombiana que acredite que la actora está autorizada en Colombia para dedicarse a la actividad financiera y de seguros, como sí la hay frente a la sociedad UBS AG, tercero con interés directo en este proceso, en que la Superintendencia Bancaria certifica que dicha sociedad, con domicilio principal en Zurich Suiza, tiene oficina de representación en Colombia; y que mediante Resolución 2344 de 20 de noviembre de 1998 tiene permiso de funcionamiento (folio 654). Es oportuno resaltar que de la marca UBS con su leyenda en español también es titular el tercero con interés directo en este proceso, en virtud de la cesión que en su favor hizo la sociedad SCHWEIZERRISCHE BANKGEELLSCHAFT, para amparar productos de la clase 36, según consta a folio 630 (Resolución núm. 17365 de 28 de septiembre de 1998), acto este que es anterior a los acusados,

que se produjo en el expediente administrativo 9707188, que goza de la presunción de legalidad, por no haber sido anulado por esta jurisdicción. Finalmente, es preciso resaltar que en tratándose de la actividad financiera, el publico consumidor es más selecto que el que, por ejemplo, va en busca de un producto que se adquiere en almacenes de cadena, pues no todas las personas están en condiciones económicas de invertir en el sector financiero o de seguros o de hacer transacciones de este tipo; y cuando de ello se trata, si hay algo que lo impulsa a escoger determinada entidad es precisamente su origen, pues del mismo se puede colegir solidez y seguridad. De todo lo que se deja dicho, a juicio de la Sala, fluye la conclusión de que las marcas en cuestión bien pueden coexistir en el mercado. De ahí que las súplicas de la demanda no tengan vocación de prosperidad. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de junio de 2002. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Presidente Ausente con permiso

OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA