CE-11001-03-24-000-2000-06149-01-2010

COTEJO MARCARIO – Entre las marcas SENSODYNE y el signo SENSOGARD / SENSO – Prefijo. Connotación evocativa de efectos de productos dentífricos / MARCAS NOMINATIVAS – Reglas de confrontación / REGISTRO MARCARIO – Procedencia frente al signo SENSOGARD por no existir semejanzas suficientes para crear un riesgo de confusión con la marca SENSODYNE Se concluye, entonces, que las semejanzas que hay entre ambos signos no son suficientes para crear riesgo de confusión directa ni indirecta entre las marcas respectivas, toda vez que son débiles y de menor peso que las diferencias que se presentan entre ellos, vistos y pronunciados en conjunto y de manera sucesiva, especialmente en los aspectos fonéticos y gráfico o visual. […] En efecto, la semejanza que ciertamente tienen tales marcas no tiene la capacidad de inducir al público a error, por cuanto vistas en conjunto y de manera sucesiva son fácilmente diferenciables, según atrás se precisó. Por consiguiente no se da la violación de esa disposición comunitaria, luego el cargo no tiene vocación de prosperar. Por contera, tampoco viola el artículo 81 de la misma Decisión, toda vez que la situación examinada está acorde con el mismo, toda vez que al no ser confundible con la marca SENSODYNE, tiene capacidad de distintividad frente a ésta para los productos que busca representar, amén de que es perceptible, y susceptible de representación gráfica, como lo exige dicho artículo […] Así las cosas, no hay lugar a la vulneración del artículo 61 de la Constitución Política, toda vez que no se está desprotegiendo el derecho de propiedad que la actora tiene sobre la

marca SENSODYNE, toda vez que ésta puede coexistir en el mercado con la marca SENSOGARD, sin riesgo de que se afecte su capacidad distintiva de los productos que con ella ofrece la actora. De suerte que las características, alcances y facultades propias de su derecho de propiedad industrial sobre la marca SENSODYNE para productos de la clases 3ª, 5ª, y 21 no le han sido restringida, limitada o afectas por la concesión de la marca SENSOGARD para productos de las mismas clases. DEMANDA - Debe incluir la totalidad de los actos administrativos / EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA – Probada. No se demandó la resolución que resolvió el recurso de reposición / FALLO INHIBITORIO En la citada demanda sólo se impugnan la resolución que puso fin a la actuación administrativa, la número 18628, de 29 de septiembre de 1995 de la División de Signos Distintivos, que declaró infundada la observación de la demandante y concedió el registro de la marca SENSOGARD a COLGATE PALMOLIVE COMPANY para productos de la clase 21; y la que desató el recurso de apelación contra la misma, la número 20995 30 de septiembre de 1999, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en sentido de confirmarla y declarar agotada la vía gubernativa. Sin embargo, la actora, en su condición de opositora a esa solicitud de registro, también interpuso el recurso de reposición, el cual le fue resuelto mediante la resolución núm. 20385 de 18 de septiembre de 1996, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos, igualmente confirmando la

resolución impugnada, de allí que también debió demandar esta resolución, según el artículo 138 del C.C.A. […] En este caso hubo dos actos en la vía gubernativa que confirmaron la resolución que decidió la solicitud de registro de la marca atacada, pero la actora sólo demanda uno de ellos, luego no cumplió con el presupuesto sustancial señalado en la norma, esto es, la individualización con toda precisión del acto administrativo acusado. Para la Sala, esa situación efectivamente hace que la demanda sea sustancialmente inepta.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 10 de septiembre de 2009, Radicación 1998-00528, C.P. María Claudia Rojas

Lasso.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 61 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 138 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTÍCULO 81 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTÍCULO 83 – LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06149-01 Acumulados 7276 y 7277

Actor: DENTCO, INC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acumulados (6149 - 7276 - 7277)

La Sala decide el presente proceso de única instancia, promovido por la actora en acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales concedió el registro de una marca. I.- LA DEMANDA DENTCO, INC, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicita a la Sala en tres (3) demandas que fueron acumuladas en el presente plenario, que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones 1.1. Expediente 6149: Primera.- Que declare la nulidad de las Resoluciones núms: - 18628, de 29 de septiembre de 1995 de la División de Signos Distintivos, mediante la cual declaró infundada la observación presentada por la demandante y concedió el registro como marca del signo SENSOGARD a la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY para productos de la clase 21. - 20995 30 de septiembre de 1999, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial para decidir el recurso de apelación que la actora interpuso contra la primera, en sentido de confirmarla y declarar agotada la vía gubernativa.

Segunda.- Que como consecuencia ordene la cancelación del certificado de registro y del registro mismo de la marca atrás enunciada para distinguir productos de la clase 21 que profiera la entidad demandada, y se reconozca que la marca SENSOGARD es similarmente confundible con la marca SENSODYNE, previamente registrada a su favor. 1.2. EXPEDIENTE 7276 Primera.- Que declare la nulidad de las Resoluciones núms:

• 18629, de 29 de septiembre de 1995 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la observación presentada por la demandante y concedió el registro como marca del signo SENSOGARD a la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY para productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. - 23775, de 25 de septiembre de 2000, de la misma dependencia, mediante la cual resolvió el recurso de reposición que interpuso contra la primera, en sentido de confirmar la misma. - 35671 de 29 de diciembre de 2000, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial para decidir el recurso de apelación que la actora interpuso contra la primera, en sentido de confirmarla y declarar agotada la vía gubernativa.

Segunda.- Que como consecuencia ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio reconocerle el derecho a impedir el registro de la marca atacada, por ser similarmente confundible con la marca SENSODYNE, así como la cancelación del certificado de registro y del registro mismo de la marca atrás enunciada para distinguir productos de la clase 3ª que profiera la entidad demandada. 1.3. EXPEDIENTE 7277 Primera.- Que declare la nulidad de las Resoluciones núms: - 18630, de 29 de septiembre de 1995 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la observación presentada por la demandante y concedió el registro como marca del signo SENSOGARD a la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY para

productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. - 23776, de 25 de septiembre de 2000, de la misma dependencia, mediante la cual resolvió el recurso de reposición que interpuso contra la primera, en sentido de confirmar la misma. - 35673 de 29 de diciembre de 2000, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial para decidir el recurso de apelación que la actora interpuso contra la primera, en sentido de confirmarla y declarar agotada la vía gubernativa. Segunda.- Que como consecuencia ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio reconocerle el derecho a impedir el registro de la marca atacada, por ser similarmente confundible con la marca SENSODYNE, así como la cancelación del certificado de registro de la marca atrás enunciada para distinguir productos de la clase 5ª que profiera la entidad demandada.

2. Hechos y omisiones de la demanda Están referidos en todas las demandas al trámite de la respectiva solicitud presentada ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para que se concediera el registro de la marca mencionada, para distinguir productos de la clase 3ª, 5ª, y 21, y de la observación que la actora formuló contra dichas solicitudes con base en la marca SENSODYNE previamente registrada a su nombre para las referidas clases, lo cual se resume así: La actora, previamente a dichas solicitudes, obtuvo el registro de la marca SENSODYNE para amparar productos comprendidos en las clases 3ª, 5ª y 21 dentro de los cuales se encuentran cepillos para limpieza de los dientes (Utensilios

y recipientes para el menaje o la cocina - que no sean de metales preciosos ni chapados; peines y esponjas; cepillos, excepto pinceles; materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de construcción; cristalería, porcelana y loza), no comprendidos en otras clases. El 13 de junio de 1990, la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY solicitó el registro de la marca SENSOGARD para distinguir productos comprendidos en las mismas clases 3, 5ª y 21 del artículo 2° del Decreto 755 de 1972, dentro de los cuales se encuentran incluidos los mencionados cepillos para la limpieza de dientes. Publicado como fue el extracto de cada una de esas solicitudes de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad DENTCO, INC., formuló observación en contra de las mismas, invocando el registro de la marca SENSODYNE y el riesgo de confusión entre la marca cuyo registro se solicitó, SENSOGARD, y la marca previamente registrada, SENSODYNE, en tales clases. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en las resoluciones que pusieron fin a la respectiva actuación administrativa declaró infundada la observación planteada por DENTCO, INC. en cada expediente administrativo, y concedió el registro de la marca SENSOGARD a favor de COLGATE PALMOLIVE COMPANY en las mencionadas clases de productos, al considerar que no existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, desconociendo, no sólo su evidente similitud en grado de causar

confusión, sino el reconocimiento que COLGATE ha hecho de existir confusión entre SENSODYNE y SENSOGARD, al desistir en Argentina de su pretensión sobre la última al presentarse obstáculo con base en la primera. DENTCO, INC. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra las resoluciones citadas, insistiendo en el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto y presentando documentación y pruebas que demuestran la importancia de la marca SENSODYNE y la asociación que existe en la mente del consumidor entre esa marca y los productos comercializados por DENTCO, INC., así como en el hecho de que COLGATE pretende apropiarse de la marca SENSOGARD, de propiedad de la actora en otros países y así sacar indebido provecho del reconocimiento que el consumidor tiene de la marca SENSODYNE y la asociación que se presenta entre ‘SENSO’ y los productos de la actora. Sin embargo, todos los recursos fueron resueltos en el sentido de confirmar la correspondiente resolución recurrida.

3. Normas violadas Se señalan como tales por la actora los artículos 61 de la Constitución Política, 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por razones que se resumen así: La Nación tiene el deber de proteger la propiedad industrial y evitar que personas distintas al titular de las marcas registradas obtengan registros para marcas que, por ser similarmente confundibles con las marcas registradas, violen el derecho de exclusividad de que gozan los titulares de los registros de marcas.

El signo SENSOGARD no presenta la suficiente diferencia frente al signo

previamente protegido SENSODYNE que le dé la capacidad distintiva que exige el artículo 81 de la mencionada Decisión 344. La marca SENSOGARD frente a la marca SENSODYNE resulta afectada por la prohibición contenida en el Artículo 83, literal a), de la citada Decisión pues son similarmente confundibles en grado de causar confusión y los productos que se amparan con una y otra marca son los mismos, esto es, productos de las clases 3ª, 5ª y 21, que incluye entre otros productos para la limpieza de dientes. Esta plenamente demostrado que la actora posee mejores derechos sobre la marca SENSODYNE que los que pueda pretender la sociedad Colgate sobre la marca SENSOGARD; mejores derechos que surgen del privilegio que le ha sido concedido sobre SENSODYNE en Colombia, y de haberse demostrado que SENSOGARD es propiedad de Dentco, Inc. en Estados Unidos de América. Este último hecho, ser SENSOGARD una marca de Dentco en el exterior, hace ver la mala fe que mueve a Colgate pues no puede existir duda de que ésta conoce lo que hace uno de sus competidores y resulta, por lo menos curioso, que pretenda una marca idéntica a la de su competidor en el exterior, la cual resulta tan cercana, en grado de causar confusión, con SENSODYNE registrada en Colombia. Especial mención merece el hecho que Colgate desistió en Argentina de su pretensión sobre SENSOGARD cuando tuvo en frente la observación de

SENSODYNE.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1. La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de apoderado, respondió a las demandas, frente a las cuales sostiene como razones de la

defensa que efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas ‘SENSODYNE’ y ‘SENSOGARD’, se concluye en forma evidente que no presentan semejanzas suficientes de llevar a engaño a los consumidores quienes podrán diferenciarlos de otros productos, pues no existe confundibilidad entre las mismas. En consecuencia, la marca ‘SENSOGARD’ para las clases 3ª, 5ª y 21 es registrable conforme la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria. Estudiada en sus detalles, se observa que tiene los suficientes elementos que le dan fuerza distintiva y cumple en consecuencia con los requisitos exigidos; además es evidente que en el presente caso no se configuran las causales de irregistrabilidad contenidas en la norma comunitaria. Por consiguiente, las resoluciones acusadas no son nulas, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante.

2. El tercero interesado, la sociedad COLGATEPALMOLIVE COMPANY, por medio de apoderado, aduce como razones de la defensa, las que se resumen a continuación: 2.1. En el expediente 6149 sostiene que hay ineptitud sustantiva de la demanda porque en ésta no pidió la nulidad del acto administrativo que resolvió el recurso de reposición que la actora interpuso contra el acto principal. Sólo se persigue la nulidad del acto principal proferido por la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio y el expedido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, y no la de la Resolución 20.995 de 30 de septiembre de 1999, proferida por el primero para resolver el recurso de reposición, que confirma en todas sus partes el acto recurrido. El artículo 138 del C. C.A. manda que en ese caso se debe demandar todos los actos que confirman o modifican el acto principal. 2.2. Frente a todas las tres demandas, alega que los actos acusados no violan las normas invocadas, por cuanto es evidente que los signos en conflicto comparten una raíz genérica o al menos descriptiva, por cuanto el término SENSO, como lo advierte la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados, hace referencia directa a sensibilidad o algo sensible, que tratándose de los productos de la clase 21 es claramente descriptivo, especialmente para cepillos de dientes, comprendidos en esta clase (como lo advierte la parte demandante). En efecto, como es por todos sabido, los fabricantes de cepillos de dientes comercializan una gran variedad de ellos para todo tipo de encías, entre ellas, las encías sensibles y de allí la referencia que se hace al término SENSO en las marcas en conflicto. Por estas razones, darle exclusividad a la parte demandante sobre el término SENSO le otorgaría un privilegio inusitado sobre sus competidores, concretamente sobre la sociedad COLGATE, ya que ésta se vería en la imposibilidad de utilizar un término de uso común para describir las características de sus productos.

Por ello, al cotejar las marcas en conflicto no se debe tener en cuenta la raíz común a las mismas, consistente en el término SENSO, y por consiguiente se puede afirmar que entre los términos GARD y DYNE no existen semejanzas visuales, ortográficas, fonéticas o conceptuales que puedan generar confusión entre el público consumidor. Además, la demandante no tiene la marca solicitada o registrada con anterioridad en Colombia, y por consiguiente carece de derecho alguno en nuestro país. El hecho de que aparentemente cuente con su registro en los Estados Unidos de América, no le otorga derecho en nuestro país y que en el eventual caso que se acredite que COLGATE desistió de la solicitud de registro en Argentina sobre la marca SENSOGARD, no se demuestra cosa alguna, ya que es evidente que sus actuaciones surtidas en dicho país ni favorecen ni perjudican en el trámite en Colombia, ya que no existe disposición legal alguna o tratado internacional legal vigente que así lo establezca. III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Estando ya dada la acumulación de los referidos procesos, el traslado para alegar de conclusión fue descorrido así:

1. La parte actora da como probados los hechos, circunstancias y acusaciones expuestas en la demanda en contra de la marca SENSOGARD y de su solicitante, la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY, en cuanto hace a su relación con dicha marca.

2. La entidad demandada y la sociedad tercera interesada en el asunto del sub

lite hicieron una reseña de lo actuado en el proceso y reiteraron sus argumentos expuestos en las anteriores oportunidades procesales.

3. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación solicita que se requiera la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso (folio 366).

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, dada en el PROCESO 74-IP-2002, con fecha 20 de noviembre de 2002, concluye que: “1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º Para establecer si existe riesgo de confusión entre la marca impugnada respecto de la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos. Para esa determinación no bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en disputa, toda vez que se hace legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado. 3° En el caso de autos, la comparación entre las marcas habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá

de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a quien están destinados los productos. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 4° En los signos denominativos cuya composición contenga prefijos de uso común, los cuales son inapropiables, la aptitud suficientemente distintiva del signo dependerá de sus desinencias o sufijos. 5° Se reitera que el registro de la marca ante la oficina nacional competente configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la misma, así como del derecho de obrar contra el tercero que, sin consentimiento del titular, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344. 6º El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las causales que dan lugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente. Si, concedido el registro de una marca se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión. A los efectos de la declaratoria de nulidad del registro de un signo como marca, el ordenamiento comunitario, en tutela del interés público, faculta a la autoridad nacional competente para promoverla

de oficio, así como a quien acredite ser titular de un interés jurídicamente protegido, es decir, de un derecho subjetivo o de un interés legítimo. El órgano competente para declarar la nulidad del registro marcario será la autoridad administrativa o judicial establecida al efecto por la legislación interna de cada País Miembro. En lo relativo al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, por remisión expresa del artículo 144 de la Decisión 344, será la legislación nacional de cada País Miembro que lo establezca. El procedimiento citado deberá incluir, en todo caso, la audiencia previa a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, además de observar la disciplina ya contemplada en la legislación comunitaria en materias tales como la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción.” (folios 397 a 409).

VI.- CONSIDERACIONES

1. En el expediente 6149, la sociedad tercera interesada en el asunto propuso la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda porque la actora no pidió la nulidad del acto administrativo que resolvió el recurso de reposición que interpuso contra el acto principal.

Tal situación es cierta, puesto que en la citada demanda sólo se impugnan la resolución que puso fin a la actuación administrativa, la número 18628, de 29 de septiembre de 1995 de la División de Signos Distintivos, que declaró infundada la observación de la demandante y concedió el registro de la marca SENSOGARD a COLGATE PALMOLIVE COMPANY para productos de la clase 21; y la que desató el recurso de apelación contra la misma, la número 20995 30 de septiembre de

1999, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en sentido de confirmarla y declarar agotada la vía gubernativa. Sin embargo, la actora, en su condición de opositora a esa solicitud de registro, también interpuso el recurso de reposición, el cual le fue resuelto mediante la resolución núm. 20385 de 18 de septiembre de 1996, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos, igualmente confirmando la resolución impugnada, de allí que también debió demandar esta resolución, según el artículo 138 del C.C.A. Por lo tanto, no se cumple lo señalado en esa disposición, cuyo tenor es el siguiente: “Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión. Cuando se pretenda declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda. Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, solo procede demandar la última decisión. Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompañarse las pruebas que lo demuestren.” (Negrilla no es del texto) En este caso hubo dos actos en la vía gubernativa que confirmaron la resolución que decidió la solicitud de registro de la marca atacada, pero la actora sólo demanda uno de ellos, luego no cumplió con el presupuesto sustancial señalado en la norma, esto es, la individualización con toda precisión del acto administrativo acusado. Para la Sala, esa situación efectivamente hace que la demanda sea

sustancialmente inepta, tal como lo precisó en reciente providencia, en la cual rectificó la posición distinta que venía teniendo frente a situaciones como esa, según se lee en los siguientes apartes de dicha providencia, a saber: “La Sala había venido sosteniendo reiteradamente en diversos pronunciamientos, en los cuales se dijo que por no ser el recurso de reposición obligatorio, cuando éste es confirmatorio del acto principal, no es obligatorio demandarlo, sin embargo, en el pronunciamiento de 10 de diciembre de 20081, se rectificó esta tesis jurisprudencial y se sostuvo: «[…] Es de advertir que con este pronunciamiento la Sala rectifica la tesis jurisprudencial que había venido sosteniendo reiteradamente en diversos pronunciamientos, entre ellos, las sentencias de 28 de marzo de 1996(Exp. 3603, Actora: Flota la Macarena S.A. Consejero Ponente Ernesto Rafael Ariza Muñoz), de 6 de julio de 2001(Actora: Servientrega Ltda., Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y de 27 de junio de 2002 (Exp6929, Actora: Schulumberger Surenco S.A., Consejero Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en los cuales de dijo que por ser el recurso de reposición en la vía gubernativa un recurso optativo, cuando se interpone y es confirmatorio del acto principal, se constituye en accesorio de este y por lo mismo no es obligatorio de demandar. Es decir, que a partir de este proveído la Sala interpreta que el alcance del art. 138 del C.C.A. no puede ser otro que el de exigir la demanda contra todos los actos de la vía gubernativa,

y en consecuencia es menester aportar copia hábil de todos los actos acusados.» (negrilla fuera de texto) Por lo anterior, la Sala considera que la actora debió demandar todos y cada uno de los actos de la vía gubernativa, incluido el que resolvió el recurso de reposición”.2 Por consiguiente, la excepción prospera por encontrarse probada y así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia, en lo que corresponde al 1 Expediente: 2006-117. Actora: Laboratorios Bussie S.A. M.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno. 2 Sentencia de 10 de septiembre de 2009, expediente núm. 1998-528, consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso. referido proceso.

2. Las tres demandas tienen en común, como cuestión central a dirimir en el sub lite, la de establecer si los signos SENSOGARD y SENSODYNE pueden o no coexistir en el mercado colombiano para distinguir productos de las clases 3ª, 5ª y 21 de la clasificación internacional de Niza, por razones de semejanzas entre ellos y si, en consecuencia, el primero es o no registrable para distinguir esos productos.

Vista la situación procesal, la semejanza que aduce la actora surge de la partícula SENSO que hace parte de cada uno de ellos, que según se observa actúa o funciona como un prefijo, por lo cual cabe decir que el problema surge porque comparten el mismo prefijo.

3. Es sabido que el uso de prefijos – o sufijos - en los signos marcarios, es decisivo o medular el hecho de que sean o no de uso común, toda vez que los

últimos no son apropiables para efectos marcarios, luego no son oponibles a terceros para la obtención de registro de marcas donde se utilicen prefijos de uso común que hagan parte de marcas ya registradas. Sobre este punto, el Tribunal dejó sentado en la interpretación atrás reseñada, lo siguiente: “III. De los prefijos de uso común En el caso de los signos denominativos cuya composición incluya prefijos, raíces, desinencias o sufijos que hayan pasado al uso común, el Tribunal tiene establecido que estas locuciones carecen de aptitud distintiva por haberse hecho genéricas y, en consecuencia, inapropiables. Por ello, si un signo incluye una raíz genérica, su aptitud distintiva dependerá de las desinencias o de los otros componentes del conjunto marcario. Por esta misma razón, la persona que sea titular de una marca contentiva de un prefijo de uso común no podrá fundamentar, en esta única circunstancia, sus observaciones al registro de otro signo como marca. Sobre este particular, la doctrina (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot, 2002, página 190 y ss.) ha señalado lo siguiente: “Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o terminaciones, y hasta dibujos, que de alguna manera evoquen características del producto que van a distinguir. También es común que distintos fabricantes elijan una misma radical o una misma terminación porque simplemente hace más atractiva su marca. Aquéllas por ser evocativas, y éstas cuando su uso es

generalizado, hacen de dichas partículas elementos de uso común. “No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una determinada partícula para que ésta sea considerada de uso común … si esas marcas pertenecen a uno o a unos pocos, no habría ese uso generalizado ...”. En el caso de autos, el Juez consultante deberá ana