CE-11001-03-24-000-2000-06151-01(6151)-2002

COTEJO DE MARCAS - Predominio del elemento denominativo / SEMEJANZA DE MARCAS - Existencia entre los signos ICOLTRANS Y COLTRANS de carácter auditivo, visual e ideológico / CONFUSIÓN MARCARIA - Existencia entre los signos ICOLTRANS Y COLTRANS de carácter auditivo, visual e ideológico Los signos en conflicto son COLTRANS + GRÁFICA (marca solicitada con anterioridad) e ICOLTRANS + GRÁFICA (marca solicitada y negada mediante los actos acusados). Comparando las marcas controvertidas, no queda duda alguna para la Sala que en ambas el elemento predominante es el nominativo, máxime si se tiene en cuenta, como lo afirmó la misma demandante, que las gráficas de una y otra dan lugar a que el público consumidor les dé a ellas un sin número de interpretaciones o evocaciones, lo cual hace que la gráfica, por sí sola, no tenga la suficiente fuerza distintiva para que el consumidor solicite el servicio con base en el elemento gráfico. Examinados sucesivamente las marcas controvertidas, la Sala considera que entre “ICOLTRANS” y “COLTRANS” existen evidentes semejanzas de índole auditivo, fonético, visual e ideológico de tal magnitud, que, sin lugar a dudas, de coexistir en el mercado conllevarían al público consumidor a error. En efecto, fonéticamente tienen la misma sílaba tónica, esto es, TRANS; visualmente difieren en una sola letra: la I; auditivamente no presentan mayor diferencia; e, ideológicamente, se relacionan con los servicios de transporte. NOMBRE COMERCIAL - Prioridad por el uso sin obligación de depósito o de registro: prueba del primer uso / PRIMER USO DEL NOMBRE COMERCIALPrueba En cuanto a que la demandante fue la primera en usar el nombre comercial “ICOLTRANS LTDA.”, lo cual, a su juicio, le concede un derecho de prioridad sobre la marca “ICOLTRANS”, basta a la Sala observar que, de ser cierta dicha afirmación, la misma debió alegarse en el procedimiento administrativo que culminó con las resoluciones que otorgaron el registro de la marca “COLTRANS”, cuya presunción de legalidad no se está controvirtiendo dentro de este proceso, razón por la cual no son de recibo en esta oportunidad las censuras que contra dicha marca pretende ahora aducir la sociedad actora. Además, el artículo 128 de la Decisión 344 prescribe que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, y que en caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de dicha Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro. A su turno, el artículo 603 del Código de Comercio establece que los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso, sin necesidad de registro y, finalmente, el artículo 83, literal b), de la Decisión 344, dispone que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error. En consecuencia, la actora debió demostrar que fue quien primero hizo uso del nombre comercial “ICOLTRANS”, cuestión que no hizo, pues si bien es cierto que se constituyó

como sociedad limitada aproximadamente nueve (9) años antes que “COLTRANS LTDA.”, sociedad titular de la marca fundamento de oposición a la marca controvertida, también lo es que el nombre que adoptó al momento de su constitución fue el de Industria Colombiana del Transporte Limitada, y que sólo a partir de 1996 adicionó a dicho nombre la sigla de “ICOLTRANS LTDA.” como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal que obra a folio 20 del cuaderno principal, en tanto que COLTRANS LTDA., desde el 25 de enero de 1988, fecha de su constitución, adoptó dicho nombre comercial, como se advierte a folio 25, ibídem.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de agosto del dos mil dos (2002) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06151-01(6151)

Actor: INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE LIMITADA

“ICOLTRANS LTDA.”

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por Industria Colombiana de Logística y Transporte Limitada “ICOLTRANS LTDA.”, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones núms. 12546 de 30 de junio de

1999, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró fundada la oposición presentada por COLTRANS LTDA. y, en consecuencia, negó el registro de la marca “ICOLTRANS” (mixta), clase 39, solicitada por la demandante; 16862 de 25 de agosto de 1999, mediante la cual, el mismo funcionario, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución anteriormente identificada, confirmándola; y 21774 de 21 de octubre de 1999, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 12546 de 30 de junio de 1999, confirmándola.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se declare infundada la oposición presentada por COLTRANS LTDA. y se ordene el registro de la marca “ICOLTRANS”, por el período de diez (10) años, a favor de ICOLTRANS LTDA., para distinguir los servicios para los cuales fue solicitada, comprendidos en la clase 39 de la clasificación Internacional de Niza. Asimismo, que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.; que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada y a COLTRANS LTDA.; y que se ordene copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la

Propiedad Industrial. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: 1º. La demandante presentó el 11 de noviembre de 1998 la solicitud de registro de la marca “ICOLTRANS” (mixta), con el fin de distinguir servicios de la clase 39 internacional, a saber: “Servicios de explotación de la actividad transportadora terrestre en todas sus manifestaciones, prestados en vehículos propios, afiliados, recibidos en arrendamiento o administración, excluyendo expresamente transporte aéreo, fluvial o marítimo”, que fue radicada bajo el expediente núm. 98 66371. 2º. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, COLTRANS LTDA. presentó demanda de oposición, basada en el hecho de ser la titular del registro de la marca COLTRANS, clase 39, certificado núm. 160239. 3º. Mediante los actos acusados se declaró fundada la observación presentada por COLTRANS LTDA. y se negó el registro de la marca “ICOLTRANS” (mixta), clase 39, a favor de la demandante. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 81, 83, literal a), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 13 de la Constitución Política; y 3º, inciso 6, del C.C.A., por las razones que, bajo la forma de cargos, se resumen a continuación: Primer cargo.- El artículo 81 de la Decisión 344 dispone que sólo son

registrables como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, requisitos todos que cumple la marca “ICOLTRANS”. La Superintendencia de Industria y Comercio aplicó indebidamente el anterior artículo, en concordancia con los artículos 83, literal a), 93 y 95, ibídem, dado que para declarar fundada la oposición formulada y, en consecuencia, negar el registro de la marca solicitada, no tuvo en cuenta las pautas fijadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en materia de marcas solicitadas para distinguir la misma o similar clase de productos o servicios. La entidad demandada ignoró que “COLTRANS” es una marca débil, por cuanto está compuesta por los prefijos COL (de las palabras Colombia o Colombiana) y TRANS (de las palabras TRANSPORTE o TRANSPORTES), razón por la cual carece de idoneidad para la formulación de observaciones contra cualquiera otra marca que pueda distinguir la misma clase de servicios, y, con mayor razón, la marca “COLTRANS” carece de idoneidad para la formulación de observaciones contra cualquiera otra marca que pueda ser similar (“ICOLTRANS”), para distinguir servicios que, aunque de la misma clase, sean de disímil naturaleza o, cuando menos, servicios distintos. Habida cuenta que los prefijos “COL” y “TRANS”, solos o unidos, son inapropiables para distinguir servicios de transportes, podría decirse que el signo “COLTRANS”, si no fuera de carácter mixto, es decir, si no contara con un ingrediente gráfico que le proporciona especial identidad, carecería de toda clase de fuerza distintiva en lo que concierne a servicios comprendidos en la clase 39.

En cambio, el signo “ICOLTRANS”, sí fuese simplemente nominativo (que no lo es, porque incluye una figura especial y característica), sería de todas formas registrable como marca, en la medida en que la letra “I” precede a la palabra “COLTRANS” (insuficiente por sí sóla para ser adoptada como marca distintiva de servicios de transporte), y le aporta suficiente fuerza distintiva. El prefijo “COL” hace alusión al nombre de un Estado: Colombia, pero no es reconocido oficialmente (que es el requisito exigido en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 para que las abreviaturas de denominaciones de cualquier Estado se erijan en causal de irregistrabilidad), razón por la cual es susceptible de ser adoptado, en combinación con otros signos, como marca distintiva de servicios. Entonces, el prefijo COL, en combinación con otros signos, puede ser adoptado como marca por cualquier empresario, pues, de una parte, consiste en la abreviatura (inapropiable) de la denominación del Estado de Colombia y, de otra parte, porque consiste en la abreviatura, no reconocida oficialmente, de la denominación del citado Estado. Por tal razón, no es casual que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sentencia de interpretación prejudicial de 24 de septiembre de 1997, dentro del proceso 10-IP-97 (expediente interno núm. 3007), sentó las diferencias entre el nombre geográfico, la denominación de origen y la indicación de procedencia: “... La expresión que no contenga el nombre completo de un país, zona, lugar de fabricación, etc., no estaría, en la generalidad de los casos, dentro

de las prohibiciones referidas a las denominaciones de origen, indicación de procedencia o nombre geográfico”. De otra parte, tampoco tuvo en cuenta la Administración lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en cuanto a que en las marcas mixtas es de mayor importancia el elemento gráfico, cuando es evocador de conceptos (sentencias de 29 de octubre de 1996, proceso 14-IP-95 y de 11 de noviembre de 1998, proceso 26-IP-98). Las marcas en conflicto, además de ser débiles en su componente denominativo, pues sin ser idénticas están compuestas por la unión de apócopes de denominaciones de uso común para los servicios a los que se aplican, se caracterizan por adoptar figuras alusivas a conceptos concretos, llamativos y autónomos. En efecto, el elemento figurativo de la marca “ICOLTRANS” evoca, entre otros muchos conceptos, un óvalo dentro del cual se encuentra una persona de pie, al paso que el elemento figurativo de la marca “COLTRANS” simboliza, también entre otros muchos conceptos, una señal de tránsito. La percepción de cualquier evocación o concepto en las citadas figuras, que será siempre concreta, aún para el más iletrado, pues dichas figuras son inconfundibles, depende de la mayor o menor creatividad de la persona a quien se le pongan de presente. Además, en ambos casos el tamaño del elemento figurativo es superior al del elemento denominativo, amén de que se encuentra dispuesto sobre éste, lo cual le imprime una connotación característica al elemento figurativo y una función netamente secundaria al elemento nominativo. Al comparar los elementos figurativos de una y otra marca, pues debe

prescindirse de los elementos nominativos por estar constituidos por expresiones inapropiables, se establece que no son confundibles entre sí. La Superintendencia de Industria y Comercio tampoco tuvo en cuenta que de conformidad con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina un signo puede ser registrable como marca, aunque sea confundible con otro ya registrado o previamente solicitado como marca para los mismos o similares productos o servicios, cuando han coexistido pacíficamente en el mercado (sentencia de 30 de marzo de 1998, proceso 18-IP-98). Para el caso en que se estableciera que las marcas en conflicto resultan confundibles, aún descartados los prefijos descriptivos de los servicios a los que se aplican, debe tenerse en cuenta que las sociedades COLTRANS LTDA. e ICOLTRANS LTDA. han coexistido en el mercado pacíficamente durante varios años, sin dar lugar a confusión, pues el consumidor está en condiciones de identificar el origen empresarial de dichos servicios. Como quiera que en el mercado han coexistido durante más de doce (12) años los signos “ICOLTRANS” y “COLTRANS”, sin haberse presentado confusión entre los mismos, se impone admitir que la pretendida confusión ya no se presentará y, en todo caso, si existiese tal posibilidad, debe tenerse en cuenta que fue ICOLTRANS LTDA. la que primero se constituyó, casi 9 años antes que COLTRANS LTDA., y, por ende, aquélla es la que tiene los mejores derechos sobre el signo “ICOLTRANS” o cualquiera otro similar. De acuerdo con las normas que regulan lo atinente a la adquisición del derecho al uso exclusivo de un nombre comercial, cuya protección tiene la misma

cobertura que la de una marca, es indudable que quien tiene mejores derechos sobre el nombre comercial “ICOLTRANS” es la demandante, por ser ésta la que primero adoptó y comenzó a usar el referido nombre. Negarle a ICOLTRANS LTDA. los mejores derechos que le asisten sobre el nombre comercial para distinguir servicios de transporte, sería tanto como imponerle la condena de cesar en el uso exclusivo del mismo, muy a pesar de haberlo adoptado desde varios años antes al surgimiento como persona jurídica

de COLTRANS LTDA.

Debe considerarse que la demandada, en un caso similar, reconoció y acogió la tesis de la coexistencia pacífica de marcas o signos, al pronunciarse sobre el registro de la marca CRISTALINA mixta, clase 32, solicitado por GASEOSAS POSADA TOBON S,A., contra el cual ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. formuló demanda de oposición basada en el hecho de ser la titular del registro de la marca CRISTALINA, nominativa, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 (considerados como de la misma naturaleza de los de la clase 29). Segundo cargo.- Los actos acusados violaron por falta de aplicación los artículos 13 de la Constitución Política y 3º, inciso 6, del C.C.A., dado que la Superintendencia, al pronunciarse sobre el examen de registrabilidad de la marca “ICOLTRANS “ (mixta), ha debido aplicar el mismo criterio con el que determinó la registrabilidad de la marca “COLTRANS” (mixta), criterio que no pudo ser otro que el de prevalecer el elemento gráfico, por ser éste, además de mayor tamaño, evocador de conceptos concretos que le imprimen identidad suficiente para

distinguir los servicios para los cuales fue solicitada. d.- Las razones de la defensa La demanda fue notificada al representante legal de ICOLTRANS LTDA., tercera directa interesada en las resultas del proceso, y al Superintendente de Industria y Comercio, el primero de los cuales al contestar la demanda, a través de apoderado, expuso como argumentos de su defensa, los siguientes. La demandante olvidó que las características esenciales de las marcas deben analizarse no sólo sobre el signo que va a ser registrado, visto como elemento independiente, sino frente a los derechos de terceros. En consecuencia, no obstante que el signo ICOLTRANS + GRÁFICA sería registrable a la luz del artículo 81 de la Decisión 344, es evidente que al analizarlo en conexión con el artículo 83, literal a), ibídem, se encuentra incurso en dicha causal de irregistrabilidad, en tanto es confundiblemente similar a la marca previamente registrada COLTRANS + GRÁFICA, para identificar servicios de transporte de la clase 39. De otra parte, no es cierto que la marca COLTRANS + GRÁFICA sea débil, pues, tal y como lo reconoció la Superintendencia de Industria y Comercio en su oportunidad, es plenamente distintiva para identificar los servicios comprendidos en la clase 39, y si bien es cierto que incluye la terminación TRANS, también lo es que ésta en ningún momento puede considerarse como una expresión genérica de los servicios que identifica, debido a que, por sí sóla, no tiene significado alguno y, antes por el contrario, es evocativa de algunos, no de todos los servicios comprendidos en la clase 39. La expresión TRANS al estar combinada con la expresión COL forma una

expresión perceptible y novedosa y, por ende, distintiva. La expresión COL no tiene significado especial alguno, y puede interpretarse válidamente como de mera fantasía, de donde se concluye que COLTRANS no es una marca débil. La marca “ICOLTRANS” + GRÁFICA no puede coexistir con la marca “COLTRANS” + GRÁFICA, pues la letra adicional “I” de la primera no le alcanza a imprimir al conjunto el carácter distintivo necesario para diferenciarla de la segunda. Es ampliamente conocido que el criterio adoptado tanto por la Superintendencia de Industria y Comercio como por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es que, al momento de comparar marcas mixtas, el elemento predominante es el nominativo. La gráfica de la marca “ICOLTRANS” es un dibujo abstracto y, como tal, está sujeto a un sinfín de interpretaciones, por ejemplo, puede ser una i minúscula acompañada de un óvalo de trazo grueso. Dicha gráfica carece de expresión fonética que la identifique, razón por la cual la única forma como los consumidores pueden identificarla y solicitar los servicios que identifica es a través del elemento nominativo y pronunciable “ICOLTRANS”. Adicionalmente, debe observarse que para poder hablar de coexistencia en el mercado es necesario partir de la premisa de que éstas se encuentran registradas, tal y como los señala la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina citada por la demandante. En consecuencia, es válido afirmar que las marcas en conflicto no han coexistido en el mercado. Por su parte, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio no contestó la demanda, y en su alegato de conclusión defendió la legalidad de

los actos acusados, argumentando lo siguiente: A los actos demandados les era aplicable válida y legalmente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. De los documentos obrantes en el expediente núm. 98.66371, contentivo de la solicitud de registro de la marca “ICOLTRANS”, para distinguir servicios de la clase 39, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “ICOLTRANS”, frente a la marca “COLTRANS”, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, ya que existe confundibilidad en los aspectos fonéticos y visuales, razón por la cual, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, habida cuenta que creería que los servicios tienen el mismo origen. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 31 de marzo de 2000 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 47). Por auto visible a folio 183 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad actora y de la entidad demandada (fls. 198 y 193, respectivamente). El 27 de febrero de 2001 se sometió el caso planteado a la

interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia de 27 de febrero del 2001, dio respuesta a la referida solicitud (fl. 213). II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Delegado ante esta Corporación estima procedente atenerse al pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado por la Ley 17 de 13 febrero de 1980, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 150, numeral 16, de la Constitución Política. III.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “PRIMERO. Para que un signo se registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, como determina el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, la solicitud respectiva no debe encontrarse afectada por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. “SEGUNDO. La Oficina Nacional Competente o el juez competente evaluarán el grado de confusión que produzca una marca, considerando que ese riesgo puede darse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. Para efectos de la comparación, al examinador le corresponde aplicar las reglas reconocidas por la doctrina, así como por la jurisprudencia sentada por este Organismo. “TERCERO. El inciso j) del indicado artículo 82 prohíbe la reproducción o

imitación de los nombres, escudos de armas, banderas y otros emblemas; siglas; o denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado u Organismo Internacional, que estén reconocidos oficialmente, cuando no se cuente con el permiso expreso de la autoridad competente y siempre que constituya el elemento principal dentro del conjunto marcario. Es claro que la norma comunitaria alude a una verdadera reproducción o imitación de los signos oficiales, es decir, que sea evidente tal reproducción o imitación y que ésta tenga un claro propósito de aprovechamiento o ventaja derivada de la representación que reproduzca o imite los signos que tengan el reconocimiento oficial de sus titulares. “CUARTO. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados, exigiéndose que en tales casos no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. “QUINTO. No procede el registro de una marca que sea confundible con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero, o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de prioridad, para productos o servicios comprendidos en una misma clase. “SEXTO. El examen de registrabilidad al que debe ser sometido un signo por parte de la Oficina Nacional Competente, antes de ser aceptada o denegada la respectiva solicitud, procede tanto en los casos en los que se presenten observaciones, como en aquellos en los que éstas no sean formuladas. “SÉPTIMO. Sólo pueden formular observaciones a la solicitud de registro

de una marca las personas que acrediten legítimo interés, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de que se trate. Tienen legítimo interés para presentar esas observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registro de otra idéntica o similar a aquélla, así como quien haya solicitado en primer lugar el registro del respectivo signo. “Todas las decisiones tendientes a resolver sobre las solicitudes de registro como sobre las observaciones que se formulen respecto de ellas deben constar en actos administrativos debidamente motivados”. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Las normas de la Decisión 344 que la parte actora considera violadas, prescriben: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar

observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”. “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. Los signos en conflicto son COLTRANS + GRÁFICA (marca solicitada con anterioridad) e ICOLTRANS + GRÁFICA (marca solicitada y negada mediante los actos acusados). Para llevar a cabo el cotejo de dichas marcas, la Sala tendrá en cuenta la regla señalada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida dentro del presente proceso, en el sentido de que como primer punto del análisis comparativo debe determinar cuál de los elementos, gráfico o denominativo, que componen el conjunto marcario de las marcas confrontadas es el relevante, dado que es a partir de esa determinación cuando procede el análisis destinado a establecer la existencia del riesgo de confusión entre éstas. Los modelos de una y otra marca son los siguientes:

Comparando las marcas controvertidas, no queda duda alguna para la Sala que en ambas el elemento predominante es el nominativo, máxime si se tiene en cuenta, como lo afirmó la misma demandante, que las gráficas de una y otra dan lugar a que el público consumidor les dé a ellas un sin número de interpretaciones o evocaciones, lo cual hace que la gráfica, por sí sola, no tenga la suficiente fuerza distintiva para que el consumidor solicite el servicio con base en el elemento gráfico. Ahora bien, prueba de que el elemento nominativo es el que predomina en la marca cuyo registro fue negado mediante los actos acusados, es la descripción que de la misma se hizo en la solicitud de registro ante la Jefe de la División de signos Distintivos, en los siguientes términos: “DESCRIPCIÓN DE LA MARCA “La marca que se pretende registrar: “Consiste en el conjunto formado por la palabra ICOLTRANS, sobre la cual se encuentra la vocal ’i’, que a su vez se encuentra dentro de las letras C y T, esta última escrita en forma especial y característica”. Marca que podrá ser usada en cualquier combinación de colores y tamaños, todo conforme al modelo anexo”. En consecuencia, establecido que el elemento que le otorga fuerza distintiva a las marcas en conflicto es el denominativo, procede la Sala a establecer si las mismas pueden coexistir en el mercado sin inducir al público consumidor a error. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reseñó en la interpretación prejudicial las reglas que la doctrina ha estructurado para realizar la comparación entre los signos que presenten una posible semejanza o confusión, así: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por

las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. Examinados sucesivamente las marcas controvertidas, la Sala considera que entre “ICOLTRANS” y “COLTRANS” existen evidentes semejanzas de índole auditivo, fonético, visual e ideológico de tal magnitud, que, sin lugar a dudas, de coexistir en el mer