CE-11001-03-24-000-2000-06164-01(6164)-2002

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL - Signos genéricos inapropiables: prefijos, raíces, desinencias y sufijos de uso común / SIGNOS GENÉRICOS O COMUNES - Inapropiabilidad y exclusión en la comparación marcaria En relación con el alcance de las disposiciones comunitarias en estudio, aplicado al caso concreto, dijo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la interpretación prejudicial núm. 77-IP-2001, solicitada en este proceso:“.... En el caso de los signos denominativos cuya composición incluya prefijos, raíces, desinencias o sufijos que hayan pasado al uso común, el Tribunal tiene establecido que estas locuciones carecen de aptitud distintiva por haberse hecho genéricas y, en consecuencia, inapropiables; que, en efecto, nadie puede acaparar una raíz genérica, por lo que se deberá tolerar que otras marcas la incluyan, exigiendo siempre –la Autoridad encargada del examen de registrabilidadque las desinencias u otros componentes del conjunto marcario lo distingan suficientemente, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión....” PREFIJO GENÉRICO - Inapropiabilidad y exclusión en la comparación marcaria / DESINENCIAS - Semejanza entre VITOS Y VITA que crea riesgo de confusión / SEMAJANZA DE DESINENCIAS - Irregistrabilidad / DESINENCIAS SEMEJANTES - Semejanza visual, fonética y ortográfica entre VITOS y VITA Para efectos del cotejo visual que le corresponde a la Sala efectuar, las marcas en cuestión se presentan así: CHOCOVITOS (Marca solicitada) CHOCOVITA

(Marca registrada). El prefijo CHOCO, conforme al diccionario de la Real Academia Española, es un ingrediente del CHOCOLATE, que a su vez se obtiene de la mezcla de CACAO y AGUA. Significa lo precedente que dicho prefijo constituye un término genérico, como quiera que indica la composición del producto y, por ende, siguiendo los lineamientos trazados en la interpretación prejudicial antes mencionada, debe excluirse de la comparación, ya que no puede ser apropiable por nadie, debiéndose tolerar que otras marcas lo incluyan.Haciendo la exclusión de la expresión “CHOCO”, resulta que la desinencia de la marca cuyo registro se denegó en los actos acusados (VITOS) para la clase 30 es semejante a la registrada a favor de la Compañía Nacional de Chocolates (VITA), para la clase 32, desde el punto de vista visual, fonético y ortográfico, sin que la pertenencia a diferente clase deje de incidir en la confusión, pues el artículo 83 de la Decisión 344 prevé que el riesgo de confusión se puede presentar bien para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En efecto, las expresiones “VITOS” y “VITA”, presentan coincidencia en cuanto a las consonantes V y T que se encuentran en la misma posición dentro de la estructura ortográfica, a la vez que están seguidas de la misma vocal I,; y si bien es cierto que el número de letras que conforman una y otra difiere, el hecho de que una se pronuncie en plural y la otra en singular no imprime suficiente distintividad a la

primera; y de su impresión, en conjunto, surge la similitud. CONEXION COMPETITIVA - Ocurrencia por canales similares de comercialización / RIESGO DE CONFUSIÓN POR CONEXION COMPETITIVA De otra parte, los productos de la clase 32 (bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otros productos para hacer bebidas), y los de la clase 30 tienen canales similares de comercialización, lo que hace que exista conexión competitiva, lo que, de acuerdo con la interpretación prejudicial rendida en este proceso, también constituye un elemento a tener en cuenta para efectos de determinar el riesgo de confusión.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil dos (2002) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06164-01(6164)

Actor: MELHER S.A. DE C.V.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad MELHER S.A. DE C.V., a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 13349 de 15 de julio de 1999, “POR LA

CUAL SE DECIDE UNA OBSERVACIÓN Y SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA”; 16893 de 25 de agosto de 1999, "POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 21768 de 21 de octubre de 1999, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2ª: Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la demandada conceder el registro de la marca “CHOCOVITOS”, clase 30. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes se señalan los siguientes: 1o: Que el 18 de diciembre de 1998, a través de apoderado, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca CHOCOVITOS, para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2o: Expresa que Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad Compañía Nacional Chocolates S.A. presentó demanda de observaciones, con base en sus marcas denominadas CHOCOVITA Clase 30 y CHOCOVITA Clase 32. 3º: Señala que una vez agotada la etapa de alegatos, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 13349 de 15 de julio de 1999, por

medio de la cual declaró fundada la observación presentada por la Compañía Nacional de Chocolates S.A. y negó el registro de marca CHOCOVITOS Clase 30, por ella solicitada. 4o: Indica que contra la citada Resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación; siendo resuelto el primero de ellos a través de la Resolución núm. 16893 de 25 de agosto de 1999, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la Resolución impugnada; y el segundo lo fue a través de la Resolución núm. 21768 de 21 de octubre de 1999, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que también confirmó la citada Resolución. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º: Considera que los actos acusados quebrantaron los artículos 13 de la Carta Política y 3º del C.C.A., porque el término “CHOCO” es común a muchas marcas de la clase 30, por lo que debió ser descartado como factor de comparación. 2o. Estima que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto para que un signo pueda ser registrable, se requiere que cumpla con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica; y el signo CHOCOVITOS cumple a cabalidad con ellos, ya que es perceptible por el sentido de la vista, puede ser representado por sus correspondientes elementos

nominativo y gráfico, lo cual permite a los consumidores que se formen una idea clara del mismo; en cuanto a la distintividad intrínseca, el signo no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o servicio determinado; y respecto de la distintividad extrínseca, entendida ésta como la aptitud del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado o registrado, a favor de un tercero para distinguir productos idénticos o similares, no es confundible, toda vez que las marcas que se cotejan son evocativas, existiendo una diferencia fundamental entre las mismas debido a que la marca CHOCOVITOS por ser completamente caprichosa o de fantasía, evoca en el público consumidor la idea de que el producto que se identifica con dicha marca tiene chocolate, en tanto que la marca CHOCOVITA, apreciada en su conjunto evoca la idea de que el producto contiene chocolate y además de ello es más vitamínico, debido a que el término VITA es usado en muchas marcas para dar a entender que el producto tiene más vitaminas, lo que significa que las dos marcas tienen un contenido conceptual diferente, razón por la cual no pueden ser confundibles. 3º. En su opinión se violó el literal a), del artículo 83, ibídem, ya que éste establece como causales de irregistrabilidad que el signo a registrarse sea idéntico o semejante, de forma que pueda inducir al público a error con una marca anteriormente registrada y que ampare los mismos productos para los cuales se encuentra previamente solicitada o registrada la marca de un tercero; que al analizar las marcas en conflicto, desde el punto de vista gráfico, visual, fonético, auditivo e

ideológico o conceptual, se puede advertir que no hay similitud en las mismas, ya que el radical CHOCO, que es común a muchas marcas para productos alimenticios y, por lo tanto, inapropiable; en tanto que las desinencias que acompañan a las mismas son completamente diferentes, si se tiene en cuenta que VITOS no presenta similitudes con la desinencia VITA que evoca una idea concreta y determinada, tienen una pronunciación diferente, despiertan ideas diferentes en el publico consumidor, pues, CHOCOVITOS, como ya se dijo, evoca la idea de un producto que contiene chocolate y CHOCOVITA evoca una idea más compleja, en cuanto hace que el público consumidor se imagine un producto que además de contener chocolate tiene vitaminas o es más vitamínico. II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1-. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1.1-. La NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio-, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, en esencia, lo siguiente: Que se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Resalta que al efectuar el análisis sucesivo y comparativo de la marca “CHOCOVITOS” frente a la marca “CHOCOVITA”, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos, lo

que da la posibilidad de confusión. II.1.2-. La COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCIOLATES S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, fue notificada personalmente del auto admisorio de la demanda, conforme obra a folio 53, no obstante lo cual no la contestó. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO El señor Agente del Ministerio Público manifestó que se atiene a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Según se lee en la Resolución núm. 13349 de 15 de julio de 1999, obrante a folios 10 a 11, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de la actora, relativa al registro de la marca nominativa “CHOCOVITOS”, para distinguir cobertura de chocolate para helados, paletas, frutas congeladas, pan, repostería, barras de chocolate sólidas o recubiertas, núcleos de chocolate recubiertos de azúcar o viceversa, maní confitado, caramelos y toda clase de artículos de confitería, repostería, chocolatería, heladería o panadería, productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza, ya que existe similitud entre dicha marca y la marca “CHOCOVITA”, de la clase 32, cuyo titular es la Compañía Nacional de Chocolates S.A. El artículo 83 de la Decisión 344, prevé:

“Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a)Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. A juicio de la actora la entidad pública demandada vulneró la disposición transcrita y el artículo 81, ibídem, el cual establece: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” En relación con el alcance de las disposiciones comunitarias en estudio, aplicado al caso concreto, dijo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la interpretación prejudicial núm. 77-IP-2001, solicitada en este proceso: “...La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a que se halla destinada, garantizando a éstos la identidad de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o

calidad. Por ello, la marca procura, en definitiva, garantizar la transparencia en el mercado....” (folio 121). “...En el caso de autos se trata de determinar si hay relación de semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada. La comparación entre ellos, vista su naturaleza, habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual....” (folio 123). “.... En el caso de los signos denominativos cuya composición incluya prefijos, raíces, desinencias o sufijos que hayan pasado al uso común, el Tribunal tiene establecido que estas locuciones carecen de aptitud distintiva por haberse hecho genéricas y, en consecuencia, inapropiables; que, en efecto, nadie puede acaparar una raíz genérica, por lo que se deberá tolerar que otras marcas la incluyan, exigiendo siempre –la Autoridad encargada del examen de registrabilidadque las desinencias u otros componentes del conjunto marcario lo distingan suficientemente, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión....” (folio 126). “....En el caso de autos, el Juez consultante deberá analizar la composición del signo “CHOCOVITOS” para establecer, tomando en cuenta la naturaleza del prefijo CHOCO, si la segunda parte de la denominación (VITOS) atribuye al conjunto distintividad suficiente....” (folio 127) Atendiendo el criterio establecido en la precitada interpretación prejudicial, la Sala advierte lo siguiente: La marca solicitada por la actora, para la clase 30 es denominativa, y la marca registrada en favor del tercero con interés directo en el proceso, para la clase 32, también es

denominativa. Ahora, para efectos del cotejo visual que le corresponde a la Sala efectuar, las marcas en cuestión se presentan así:

CHOCOVITOS CHOCOVITA

(Marca solicitada) (Marca registrada). El prefijo CHOCO, conforme al diccionario de la Real Academia Española, es un ingrediente del CHOCOLATE, que a su vez se obtiene de la mezcla de CACAO y AGUA. Significa lo precedente que dicho prefijo constituye un término genérico, como quiera que indica la composición del producto y, por ende, siguiendo los lineamientos trazados en la interpretación prejudicial antes mencionada, debe excluirse de la comparación, ya que no puede ser apropiable por nadie, debiéndose tolerar que otras marcas lo incluyan. Haciendo la exclusión de la expresión “CHOCO”, resulta que la desinencia de la marca cuyo registro se denegó en los actos acusados (VITOS) para la clase 30 es semejante a la registrada a favor de la Compañía Nacional de Chocolates (VITA), para la clase 32, desde el punto de vista visual, fonético y ortográfico, sin que la pertenencia a diferente clase deje de incidir en la confusión, pues el artículo 83 de la Decisión 344 prevé que el riesgo de confusión se puede presentar bien para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En efecto, las expresiones “VITOS” y “VITA”, presentan coincidencia en cuanto a las consonantes V y T que se encuentran en la misma posición dentro de la

estructura ortográfica, a la vez que están seguidas de la misma vocal I,; y si bien es cierto que el número de letras que conforman una y otra difiere, el hecho de que una se pronuncie en plural y la otra en singular no imprime suficiente distintividad a la primera; y de su impresión, en conjunto, surge la similitud. De otra parte, los productos de la clase 32 (bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otros productos para hacer bebidas), y los de la clase 30 tienen canales similares de comercialización, lo que hace que exista conexión competitiva, lo que, de acuerdo con la interpretación prejudicial rendida en este proceso, también constituye un elemento a tener en cuenta para efectos de determinar el riesgo de confusión. Así las cosas, estima la Sala que los actos acusados se ajustaron a la legalidad, razón por la cual deben denegarse las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de junio de 2002.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA