CE-11001-03-24-000-2000-06207-01(6207)-2003

DESISTIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES - No hacen registrable per se el signo / ACUERDO DE COEXISTENCIA - No hacen registrable per se el signo / LEGISLACION MARCARIA - Objeto: protección del consumidor, supremacía del interés general / CONSUMIDOR - Protección a través de la legislación marcaria Corresponde a la Sala valorar los efectos del desistimiento de las observaciones por parte de ALLERGAN INC. y los del Acuerdo de Coexistencia suscrito por esta firma y la actora, así como también examinar el signo solicitado frente a las otras marcas registradas en la Clase 5ª Internacional que emplean el prefijo ALLE, para determinar si es o no cierto que, como esta lo aduce, estos hechos prueban la registrabilidad del signo ALLEGRA. Sea lo primero poner de presente que contra lo afirmado por la actora, ni el desistimiento de las observaciones, ni la suscripción del Acuerdo de Coexistencia entre ella y ALLERGAN INC. hacen que el signo ALLEGRA sea per se registrable. El Acuerdo de Coexistencia y el desistimiento de las observaciones expresan la opinión de quienes lo suscribe sobre el riesgo de confusión. En modo alguno conllevan la consecuencia que les atribuye la actora, pues, se reitera, de suyo no hacen registrable el signo solicitado. No puede perderse de vista que el objeto de la legislación marcaria es asegurar la protección del público consumidor y que, en tal virtud, en todos los casos, el Estado es quien dictamina sobre la confundibilidad del signo solicitado en registro tras examinarlo frente a otras marcas registradas, y que a ese fin la legislación comunitaria andina establece la prohibición de registrar marcas confundibles,

precisamente para que en aras de la supremacía del interés general, pueda impedirse su coexistencia. De ahí que en orden a la eficacia del orden jurídico resulte irrelevante que sus destinatarios consientan o no sus dictados. No en vano, tratándose de marcas que distinguen productos farmacéuticos, al prohijar el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala ha puesto de presente que la prevalencia del interés general y de la protección al consumidor obligan a que el examen de confundibilidad sea más riguroso y prolijo, ya que estando de por medio la salud humana debe evitarse a toda costa que al solicitar o usar un producto farmacéutico el consumidor lo confunda con otro, y con más razón cuando circunstancias propias de nuestra cultura, obligan a reforzar esta cautela. MARCAS FARMACEUTICAS - Inapropiabilidad de prefijos y sufijos comunes / PREFIJOS Y SUFIJOS COMUNES - Permisión de su utilización condicionado a que la nueva palabra tenga distintividad Esclarecido lo anterior, procede la Sala a examinar si a la luz del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la marca denominativa ALLEGRA es o no confundiblemente semejante con las marcas ALLERGAN, ALLERGAN BOTOX y ALLERGAN GAS PERM para distinguir productos comprendidos en la misma clase 5ª Internacional. Aunque le asiste razón a la actora en señalar que al efectuar el cotejo marcario debe tenerse en cuenta que el prefijo ALLE es comúnmente utilizado en las marcas que distinguen

productos de la clase 5ª Internacional, también es verdad que el cotejo debe efectuarse respecto del elemento ALLERGAN que es el propiamente distintivo en las marcas registradas, ya que las expresiones BOTOX Y GAS PERM son inapropiables por ser genéricas. Debe además señalarse que la sola circunstancia de que el prefijo ALLE sea de común utilización para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional y que existan marcas registradas a favor de propietarios diferentes que lo emplean, no hace que el signo ALLEGRA sea per se admisible a registro. En ocasiones anteriores el Tribunal Andino ha refutado este argumento, con el razonamiento que se reitera, por su pertinencia para el caso presente: «...De preferencia, en las marcas farmacéuticas se emplean prefijos o sufijos comunes para esa clase de marcas como derma, neo, ofta, sulfa, cal, bism, lacto, lacti, prosta, cata, vas, cefa, erba, erbi, fosfo, sano, bio, derm, efor, etc., que no pueden ser apropiadas con carácter exclusivo por ninguna persona, ya que su uso queda para el público en general. Pero la utilización de esos prefijos queda condicionado a que la nueva palabra que se utilice sea caprichosa o de fantasía, tenga una distintividad propia, capaz de diferenciarla de la anterior...» COEXISTENCIA DE REGISTROS CON PREFIJOS COMUNES - Procede cuando las terminaciones de las marcas tienen distintividad / DISTINTIVIDAD MARCARIA - Inexistencia respecto de ALLEGRA en relación con ALLERGAN / TRASLITERACION DE CONSONANTES - Inversión sin distintividad / CONFUNDIBILIDAD MARCARIA - Existencia entre ALLEGRA Y

ALLERGRAN por cotejo conjunto y sucesivo Empero, contrariamente a lo afirmado por la actora, la coexistencia de los referidos registros no constituye un argumento a favor del registro del signo ALLEGRA, pues a diferencia de cuanto ocurre con el signo solicitado, las terminaciones de las marcas que la actora cita en apoyo de su pretensión les otorgan suficiente fuerza distintiva, según se advierte de su comparación. ALLERTOPE - ALLEVYN - ALLERGAN - ALLERGAN BOTOX - ALLERGAN GAS PERM. No es esto lo que ocurre en el caso del signo solicitado, pues en él la desinencia GRA carece de aptitud suficiente para darle fuerza distintiva y diferenciarla, dada la subsistencia de los mismos elementos comunes y la trasliteración de las consonantes RG de la registrada que se invierten en la posición GR en la solicitada. En esas condiciones, la terminación GRA no impide que el consumidor pueda confundir el signo solicitado ALLEGRA con la marca registrada ALLERGAN, pues aunque no se discute que la hace evocativa de ALEGRIA, es igualmente cierto que no la hace perfectamente distinguible y diferenciable del signo, según puede apreciarse de su comparación. ALLERGAN (Marca registrada) ALLEGRA (Signo solicitado). La circunstancia de que de los ocho elementos alfabéticos que forman la registrada, siete están presentes en la solicitada, determina que desde el punto de vista gráfico, a primer golpe de vista en su impresión conjunta y global primen sus semejanzas lo que, con mayor razón hace al consumidor proclive a la confusión a causa de la trasliteración de

las consonantes comunes y adyacentes RG y GR. Además, si se aplican los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial para la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea, la impresión que producen los signos ALLEGRA y ALLERGAN es de semejanza o de relación entre y uno otro, de suerte que el consumidor puede desprevenidamente asociarlas con un origen común, por cuanto va a estar más impactado por las semejanzas que por las diferencias, según lo antes expuesto.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil tres (2003) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06207-01(6207)

Actor: MERRELL PHARMACEUTICALS INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por MERRELL PHARMACEUTICALS INC. contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo ALLEGRA para productos de la clase 5ª Internacional.

I. LA DEMANDA MERRELL PHARMACEUTICALS INC., domiciliada en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica, mediante apoderado, presentó la siguiente demanda de

nulidad y restablecimiento del derecho: 1.1. Pretensiones

1.2.1. Que se declare nula la Resolución 30164 de 27 de noviembre de 1997, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por ALLERGAN INC. y negó el registro del signo ALLEGRA en la clase 5ª. 1.2.2. Que se declare nula la Resolución 19501 de 18 de noviembre de 1998, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución anterior, confirmándola en todas sus partes. 1.2.3. Que se declare nula la Resolución 23135 de 29 de octubre de 1999, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación contra la anterior, confirmándola. 1.2.4. Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro del signo ALLEGRA para distinguir una preparación farmacéutica descongestionante y antihistamínica que no sea para uso oftálmico, en la clase 5ª internacional. 1.3. Los Hechos MERRELL PHARMACEUTICALS INC., solicitó el 30 de julio de 1996 el registro del signo ALLEGRA para distinguir «preparaciones farmacéuticas», productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 442 de 21 de febrero de 1997, ALLERGAN INC. presentó observaciones, por considerar que el signo ALLEGRA presenta semejanzas gráficas, ortográficas

y visuales con su nombre comercial ALLERGAN y con sus marcas ALLERGAN, ALLERGAN BOTOX y ALLERGAN GAS PERM registradas en la Clase 5ª Internacional, de modo que podrían inducir a error a los facultativos y al público consumidor en cuanto a la procedencia de los productos farmacéuticos que distinguen. La actora adujo que los argumentos en que la opositora fundamentó su observación no eran ciertos pues la única semejanza entre las marcas es el prefijo ALLE que no es susceptible de apropiación por ser evocativo de los productos de la clase 5ª. Sostuvo que desde el punto de vista ortográfico ALLEGRA difiere del signo ALLERGAN por su composición y por el orden de disposición de los elementos comunes; y que por el aspecto auditivo también presentan diferencias ya que la pronunciación es corta en la marca solicitada y más larga y suave en la marca opositora; señaló que tampoco existe similitud en el aspecto ideológico porque ALLEGRA es evocativa de ALEGRÍA mientras que ALLERGAN lo es de ALERGIA. Además puso de presente que las marcas se comercializarían en mercados diferentes. El 30 de septiembre de 1997 MERRELL PHARMACEUTICALS INC. limitó la solicitud de registro de ALLEGRA, para distinguir exclusivamente «UNA PREPARACIÓN FARMACÉUTICA DESCONGESTIONANTE Y ANTIHISTAMÍNICA, QUE NO SEA PARA USO OFTÁLMICO.» Mediante Resolución 30164 de 27 de noviembre de 1997 la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición formulada por ALLERGAN INC. y negó a MERRELL PHARMACEUTICALS INC. el registro de

ALLEGRA para distinguir «UNA PREPARACIÓN FARMACÉUTICA DESCONGESTIONANTE Y ANTIHISTAMÍNICA, QUE NO SEA PARA USO OFTÁLMICO» comprendida en la clase 5ª Internacional, aduciendo que ante las semejanzas gráficas y fonéticas las marcas no pueden coexistir en el mercado pues podrían inducirse al público a error. Contra la citada Resolución MERRELL PHARMACEUTICALS INC. interpuso los recursos de reposición y de apelación, que fundamentó en el Acuerdo de coexistencia que suscribió con ALLERGAN INC. y en el desistimiento de las observaciones. Sostuvo que la Superintendencia no podía desconocer que la titular de una marca es la principal interesada en que el público consumidor no vaya a atribuir calidades propias de sus productos a productos de terceros sobre los cuales no tiene control, y que ALLERGAN INC. difícilmente habría otorgado su consentimiento si pensase que la utilización de ALLEGRA respecto de una preparación farmacéutica descongestionante y antihistamínica que no sea de uso oftálmico, se presta a confusión con sus marcas ALLERGAN BOTOX, ALLERGAN y ALLERGAN GAS PERM que amparan productos farmacéuticos de uso oftálmico que se venden bajo prescripción médica, lo que significa que están dirigidas a diferentes consumidores. Al resolver el recurso de reposición mediante Resolución 19501 de 18 de noviembre de 1998, confirmando la Resolución 30164, la Superintendencia violó la ley pues ignoró el Acuerdo de Coexistencia allegado al expediente el 26 de marzo de 1998, al sostener que si bien este obliga a cada empresario a

utilizar los signos de manera que al coexistir no haya probabilidad de confusión o de asociación empresarial para el público consumidor, no salvaguarda el interés general, ya que ante la coexistencia de las marcas el consumidor podría verse inducido a error. Mediante Resolución 23135 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación con clara violación de la ley, al confirmar el acto definitivo. 1.4. Normas violadas y concepto de la violación La actora plantea que los actos acusados violan por aplicación errónea los artículos 81, 83 literal a) y 89 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. La Superintendencia de Industria y Comercio violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por aplicación e interpretación indebida, porque al negar el registro del signo ALLEGRA para distinguir un producto comprendido en la clase 5ª. Internacional, desconoció que las marcas ALLERGAN, ALLERGAN BOTOX y ALLERGAN GAS PERM son completamente distintas por los aspectos gráfico, fonético y conceptual y que por tanto, no inducen al consumidor en error. Reitera que el hecho de que a las marcas en conflicto les sea común el prefijo ALLE no las hace semejantes pues este es comúnmente utilizado en marcas que distinguen productos comprendidos en la clase 5ª. Señala que es el caso de las marcas ALLERTOPE (registrada según certificado 201893 vigente hasta el 22 de agosto de 2007 a favor de MERREL DOW INC.) y de ALLEVYN (registrada según

certificado 159465 vigente hasta el 30 de mayo de 2004 a favor de T.J. SMITH & NEPHEW LIMITED). Agrega que si estas marcas coexisten pacíficamente con las marcas de ALLERGAN INC., la marca ALLEGRA también podría hacerlo sin inducir al consumidor en error. Reitera que desde el punto de vista gráfico la composición ortográfica y el orden de disposición de las letras del signo solicitado es diferente; que fonéticamente también es diferente pues mientras que la pronunciación de ALLEGRA es corta y fuerte por el sonido del fonema GR, la de las marcas base de la observación es mucho más larga y suave por la N del sufijo GAN y que los elementos adicionales BOTOX y GAS PERM del signo ALLERGAN las hacen suficientemente distinguibles. Insiste en que por el aspecto conceptual ALLEGRA tiene un significado completamente diferente del que evoca la marca ALLERGAN, pues se deriva del término italiano ALLEGRO, que en español significa ALEGRE y evoca en el consumidor el otorgar bienestar y tranquilidad a su salud. En cambio, ALLERGAN deriva del término ALERGIA y evoca en el consumidor la idea de que los productos que estas distinguen contrarrestan las alergias. La Superintendencia tampoco tuvo en cuenta que el alcance de la solicitud de ALLEGRA se restringió para amparar única y exclusivamente en la clase 5ª Internacional «una preparación farmacéutica descongestionante y antihistamínica que no sea para uso oftálmico»; que el alcance del registro del signo ALLERGAN BOTOX está restringido para distinguir «productos farmacéuticos para el

tratamiento terapéutico de desórdenes neurológicos y distonias musculares»; y el del signo ALLERGAN GAS PERM está restringido para distinguir «preparaciones para el cuidado de los lentes de contacto, a saber, soluciones para desinfectar, limpiar, humedecer, suavizar, remojar, guardar y enjuagar lentes de contacto» lo que significa que no están dirigidas al mismo consumidor, quien además tiene una calidad superior a la del consumidor medio. Sostiene que en la clase 5ª Internacional coexisten pacíficamente marcas registradas que difieren tan solo en una letra. Es el caso de REFEXXIN y FEMEXIN; TRILON y GRILON; NEOSOR y NEOSURE; MARVEL y MARVELON; CALVERT y ALVERT, cuyos certificados de registro y titulares cita. Sostiene que el artículo 81 de la Decisión 344 fue violado porque al declarar fundada la observación presentada por ALLERGAN INC. y negar a MERRELL PHARMACEUTICALS INC. el registro del signo ALLEGRA en la clase 5ª, la Superintendencia ignoró las diferencias ortográficas, fonéticas, visuales y conceptuales existentes entre las marcas ALLEGRA de la actora y ALLERGAN BOTOX, ALLERGAN y ALLERGAN GAS PERM, fundamento del rechazo. Expresa que también se violó el artículo 59 del CCA en concordancia con el artículo 89 de la Decisión 344 pues al decidir el recurso de reposición la Superintendencia no tuvo en cuenta que ALLERGAN INC. había desistido de sus observaciones a la solicitud del signo ALLEGRA e ignoró que consintió expresamente en su registro, pese a que estas normas la obligaban a resolver

sobre estas cuestiones planteadas al interponerlos. Argumenta que la Superintendencia no podía hacer caso omiso del desistimiento ni del Acuerdo de coexistencia firmado entre las partes, por cuanto estos hechos eran precisamente los más relevantes a los fines de determinar la registrabilidad del signo ALLEGRA, ya que al sobrevenir desaparecía el fundamento fáctico de las Resoluciones 19501 de 18 de noviembre de 1998 y 23135 del 29 de octubre de 1999.

II. LA CONTESTACIÓN La Superintendencia sostuvo que las resoluciones acusadas se ajustaron a derecho e insistió en que las marcas son semejantes entre sí y que su coexistencia en el mercado conduciría a error al público consumidor, y que no ignoró el desistimiento de las observaciones ni el Acuerdo de Coexistencia suscrito entre las titulares de las marcas en colisión.

Expresó que en la Resolución 19501 hizo notar que el desistimiento de la observación era improcedente, en primer lugar, porque se hizo después que la Superintendencia había proferido pronunciado de fondo y, en segundo lugar, porque según el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, el momento procesal para desistir de la observación es antes de la resolución que concede o niega el registro. Indicó que en la mencionada resolución sostuvo «si bien es claro que el Acuerdo obliga a cada empresario a utilizar signos de manera que al coexistir no haya riesgo de probabilidad de confusión o de asociación empresarial para el público consumidor, no lo es menos que este Despacho considera que a pesar de la limitación de productos planteada por la sociedad solicitante, la coexistencia de

las marcas en conflicto no salvaguarda el interés general que envuelve el registro de la propiedad industrial.»

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN La actora insistió en los mismos argumentos expuestos en la demanda, lo que hace innecesario resumirlos nuevamente.

La entidad demandada guardó silencio.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de dicho Acuerdo indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración, en lo pertinente.

V. CONSIDERACIONES Mediante los actos acusados, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó a la actora el registro del signo denominativa ALLEGRA para distinguir una preparación farmacéutica descongestionante y antihistamínica que no sea para uso oftálmico, producto comprendido en la clase 5ª Internacional de Niza, por considerarla confundiblemente semejante con la marca ALLERGAN, registrada en la misma clase 5ª a favor de ALLERGAN INC.

Visto el concepto de violación, corresponde a la Sala valorar los efectos del desistimiento de las observaciones por parte de ALLERGAN INC. y los del Acuerdo de Coexistencia suscrito por esta firma y la actora, así como también examinar el signo solicitado frente a las otras marcas registradas en la Clase 5ª Internacional que emplean el prefijo ALLE, para determinar si es o no cierto que, como esta lo aduce, estos hechos prueban la registrabilidad del signo ALLEGRA.

Sea lo primero poner de presente que contra lo afirmado por la actora, ni el desistimiento de las observaciones, ni la suscripción del Acuerdo de Coexistencia entre ella y ALLERGAN INC. hacen que el signo ALLEGRA sea per se registrable en la clase 5ª Internacional. El Acuerdo de Coexistencia y el desistimiento de las observaciones expresan la opinión de quienes lo suscribe sobre el riesgo de confusión. En modo alguno conllevan la consecuencia que les atribuye la actora, pues, se reitera, de suyo no hacen registrable el signo solicitado. No puede perderse de vista que el objeto de la legislación marcaria es asegurar la protección del público consumidor y que, en tal virtud, en todos los casos, el Estado es quien dictamina sobre la confundibilidad del signo solicitado en registro tras examinarlo frente a otras marcas registradas, y que a ese fin la legislación comunitaria andina establece la prohibición de registrar marcas confundibles, precisamente para que en aras de la supremacía del interés general, pueda impedirse su coexistencia. De ahí que en orden a la eficacia del orden jurídico resulte irrelevante que sus destinatarios consientan o no sus dictados. No en vano, tratándose de marcas que distinguen productos farmacéuticos, al prohijar el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala ha puesto de presente que la prevalencia del interés general y de la protección al consumidor obligan a que el examen de confundibilidad sea más riguroso y prolijo, ya que estando de por medio la salud humana debe evitarse a toda costa que al solicitar o usar un producto farmacéutico el consumidor lo confunda con

otro, y con más razón cuando circunstancias propias de nuestra cultura, obligan a reforzar esta cautela. Por su pertinencia al caso presente, se reitera el criterio expuesto en casos análogos al sub-iudice: «... Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.» En la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, a propósito de este argumento, el Tribunal Andino expresó: «Por el hecho de que MERREL PHARMACEUTICALS INC. haya limitado el registro del signo ALLEGRA para distinguir exclusivamente una preparación farmacéutica descongestionante y antihistamínica que no sea de uso oftálmico y, a su vez ALLERGAN INC. presentara escrito desistiendo de las observaciones formuladas, no debe concluirse que el signo deba ser considerado a priori necesariamente admisible a registro como marca, correspondiéndole a la autoridad competente, juez o funcionario administrativo, analizar los hechos materia del procedimiento administrativo, y también el cabal cumplimiento de los requisitos que debe reunir un signo, señalados estos por el artículo 81 de la Decisión 344 en

concordancia con la posibilidad de que pueda o no ser registrado, presupuestos establecidos en los artículos 82 y 83 ibídem. Todo, para mantener el debido orden en el procedimiento y la preservación del interés general.» De ahí también los términos categóricos del artículo 96 de la Decisión 344, cuyo alcance ha sido precisado por el Tribunal Andino1 en jurisprudencia rendida en proceso anterior, con fundamentos fácticos análogos a los del caso presente: «La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a mas de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario. No puede entenderse que el examen de fondo solo se ha de practicar cuando no existan «observaciones», ni que se haya de omitir en caso de existencia de estas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83. Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las

observaciones realiza dicho examen, el que no solo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones o hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.» Esclarecido lo anterior, procede la Sala a examinar si a la luz del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la marca denominativa ALLEGRA es o no confundiblemente semejante con las marcas ALLERGAN, ALLERGAN BOTOX y ALLERGAN GAS PERM para distinguir productos comprendidos en la misma clase 5ª Internacional. 1 Expediente 6013. Actora: NOVARTIS AG.

La citada norma preceptúa: «Artículo 83. Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a). Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error.» (Destaca la Sala) Aunque le asiste razón a la actora en señalar que al efectuar el cotejo marcario debe tenerse en cuenta que el prefijo ALLE es comúnmente utilizado en las marcas que distinguen productos de la clase 5ª Internacional, también es verdad que el cotejo debe efectuarse respecto del elemento ALLERGAN que es el propiamente distintivo en las marcas registradas, ya que las expresiones BOTOX Y GAS PERM son inapropiables por ser genéricas.

Debe además señalarse que la sola circunstancia de que el prefijo ALLE sea de

común utilización para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional y que existan marcas registradas a favor de propietarios diferentes que lo emplean, no hace que el signo ALLEGRA sea per se admisible a registro. En ocasiones anteriores el Tribunal Andino2 ha refutado este argumento, con el razonamiento que se reitera, por su pertinencia para el caso presente: «... De preferencia, en las marcas farmacéuticas se emplean prefijos o sufijos comunes para esa clase de marcas como derma, neo, ofta, sulfa, cal, bism, lacto, lacti, prosta, cata, vas, cefa, erba, erbi, fosfo, sano, bio, derm, efor, etc., que no pueden ser apropiadas con carácter exclusivo por ninguna persona, ya que su uso queda para el público en general. Pero la utilización de esos prefijos queda condicionado a que la nueva palabra que se utilice sea caprichosa o de fantasía, tenga una distintividad propia, capaz de diferenciarla de la anterior. ...» 2 Ibídem En el proceso quedó demostrado que en la clase 5ª Internacional coexisten marcas a las que es común la raíz ALLE. Es el caso del signo ALLERTOPE, (registrado según certificado No. 201893 a favor de MERREL DOW INC., vigente hasta el 22 de agosto de 2007) y del signo ALLEVYN, (registrado según certificado 159465 a favor de T.J. SMITH & NEPHEW LIMITED, vigente hasta el 30 de mayo de 2004). Empero, contrariamente a lo afirmado por la actora, la coexistencia de los referidos registros no constituye un argumento a favor del registro del signo

ALLEGRA, pues a diferencia de cuanto ocurre con el signo solicitado, las terminaciones de las marcas que la actora cita en apoyo de su pretensión les otorgan suficiente fuerza distintiva, según se advierte de su comparación.

ALLERTOPE

ALLEVYN

ALLERGAN

ALLERGAN BOTOX ALLERGAN GAS PERM No es esto lo que ocurre en el caso del signo solicitado, pues en él la desinencia GRA carece de aptitud suficiente para darle fuerza distintiva y diferenciarla, dada la subsistencia de los mismos elementos comunes y la trasliteración de las consonantes RG de la registrada que se invierten en la posición GR en la solicitada. En esas condiciones, la terminación GRA no impide que el consumidor pueda confundir el signo solicitado ALLEGRA con la marca registrada ALLERGAN, pues aunque no se discute que la hace evocativa de ALEGRIA, es igualmente cierto que no la hace perfectamente distinguible y diferenciable del signo, según puede apreciarse de su comparación. ALLERGAN (Marca registrada) ALLEGRA (Signo solicitado) La circunstancia de que de los ocho elementos alfabéticos que forman la registrada, siete están presentes en la solicitada, determina que desde el punto de vista gráfico, a primer golpe de vista en su impresión conjunta y global primen sus semejanzas lo que, con mayor razón hace al consumidor proclive a la confusión a causa de la trasliteración de las consonantes comunes y adyacentes RG y GR. Además, si se aplican los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial para la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y

en forma sucesiva y no simultánea, la impresión que producen los signos ALLEGRA y ALLERGAN es de semejanza o de relación entre y uno otro, de suerte que el consumidor puede desprevenidamente asociarlas con un origen común, por cuanto va a estar más impactado por las semejanzas que por las diferencias, según lo antes expuesto. No hay, pues, duda que aplicadas las reglas trazadas por el Tribunal para la valoración de las similitudes entre marcas nominativas ALLEGRA y ALLERGAN resultan a tal punto semejantes desde los aspectos gráfico, ortográfico