CE-11001-03-24-000-2000-06239-01(6239)-2002

SIMILITUD IDEOLÓGICA, FONÉTICA Y ORTOGRÁFICA - Existencia entre los signos SUAVI SEC y SUAVE: Inducción al público en error / CONFUNDIBILIDAD MARCARIA - Por supresión o agregación de vocablos o transliteración / TRANSLITERACIÓN MARCARIA - Alteración o inversión del orden de las letras Entra la Sala a examinar si efectivamente entre las marcas SUAVI SEC Y SUAVE, de la Clase 16 del artículo 2 del Decreto 1755 de 1972, se configura confundibilidad que pueda inducir al público a error. Es necesario esclarecer si existe similitud ideológica, similitud fonética y similitud ortográfica entre las marcas en conflicto: SUAVI SEC Y SUAVE, teniendo en cuenta que se refieren a productos de la misma clase. Ambas marcas tienen como elemento común el “SUAVE” aunque tienen una variable en la última vocal que en un caso termina en “e” y en el otro en “i” pero el concepto es el mismo. Lo único que realmente las distingue es el vocablo “sec” que hace alusión a “seco” pero que, en su conjunto, es innegable que sí pueden inducir al público consumidor a error, pues el elemento predominante, que es “suave”, es prácticamente idéntico en las dos marcas. La partícula SEC no tiene el alcance de ser distintiva de modo que, con ella, puedan diferenciarse en forma clara las dos marcas; ella no alcanza a imprimir suficiente distintividad frente a la primera palabra “SUAVI” o SUAVE”, que de esta forma son casi idénticas. La identidad ortográfica es evidente y así mismo existe identidad fonética entre los términos “suave” y “suavi”, de donde se

desprende que lo único que diferencia las dos marcas es el calificativo “sec” que se ha agregado a “Suavi” que sigue siendo la parte predominante y que, como se señaló anteriormente, no alcanza a dar suficiente distintividad. Un elemento fundamental consiste en que, además de la identidad de las marcas, para que pueda ser susceptible de inducir al público a error debe tratarse de los mismos productos o servicios. Respecto de la confundibilidad se ha dicho: “Dos normas adicionales deben mencionarse: A. La supresión o la agregación de vocablos no disminuye la posibilidad de confusión, siempre y cuando se reproduzca la parte esencial; B. La posibilidad de confusión también puede darse en el caso de trasliteración, es decir, cuando se altere o se invierta el orden de las mismas letras”. (Ricardo Merke. Aspectos teóricos y prácticos del Derecho Marcario. Editorial Kelly. Bogotá, 1987. p. 110). NOTA DE RELATORIA: La sentencia contiene las reglas de cotejo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: visión de conjunto, elemento predominante en marcas compuestas, examen sucesivo y no simultáneo, apreciación de semejanzas y no de las diferencias, apreciación como comprador presunto, y finalmente, análisis fonético: posición de la sílaba tónica, ordenación de vocales, disparidad o coincidencia silábica, etc.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre del año dos mil dos (2002)

Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06239-01(6239)

Actor: PAPELES NACIONALES S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por PAPELES NACIONALES S.A., en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones Nos. 24564 del 15 de junio de 1994 y 009432 del 14 de abril de 1997, proferidas por el Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y contra la Resolución 25870 del 30 de noviembre de 1999 del Superintendente Delegado para la propiedad industrial.

I. ANTECEDENTES. a) Las pretensiones de la demanda.

Que se declare la nulidad de la Resolución 24564 del 15 de junio de 1994 mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición u obervación presentada por la sociedad Papeles Nacionales S.A. y que ordenó conceder el registro de la marca “SUAVI SEC” para amparar los productos comprendidos dentro de la Clase 16 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, a la sociedad Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones S.A. de Santiago de Chile. Que se declare la nulidad de la Resolución 009432 del 14 de abril de 1997 por la

cual se decidió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución anterior, confirmándola en todas sus partes. Que se declare la nulidad de la Resolución 25870 del 30 de noviembre de 1999 por la cual el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 25464, confirmándola en todas sus partes. Que, a título de restablecimiento, en beneficio de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., se hagan las siguientes declaraciones: Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la demanda de observaciones presentada por la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. contra la solicitud del registro de marca “SUAVI SEC”. Que se ordene cancelar el Certificado de Registro de la marca SUAVI SEC para distinguir los productos de la clase 16 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 2 del Decreto Legislativo 209 de 1957. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente. b. Los hechos de la demanda. Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes: La Sociedad COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE PAPELES Y CARTONES S.A., domiciliada en Santiago de Chile, solicitó a la Superintendencia de Industria y

Comercio el registro de la marca SUAVI SEC para amparar productos comprendidos en la Clase 16 del Decreto 755 de 1972. La sociedad PAPELES NACIONALES S.A. presentó demanda de observaciones con base en la marca SUAVE clase 16, Certificado 58.616 vigente actualmente y que se está renovando. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 24564 de 1994 declaró infundada la observación u oposición presentada por la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. y, en consecuencia, concedió el registro de la marca SUAVI SEC, Clase 16 , a la sociedad Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones S.A. de Santiago de Chile. Contra la citada resolución se interpusieron en tiempo los recursos de reposición y en subsidio de apelación los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones 0094432 de 1997 y 25870 del 30 de noviembre de 1999, que confirmaron la número 24564, quedando definitivamente concedida la marca SUAVI SEC a favor de la sociedad Empresas CMPC de Santiago de Chile. c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación. Se consideran violadas las siguientes disposiciones: Articulo 61 de la Constitución Política, artículo 81, 83 literales a) y b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 611 y 616 del Código de Comercio, artículo 102 de la Decisión 344, concordante con el artículo 13 de la Constitución Política y con el inciso 6 del artículo 3 del C.C.A.; artículos 146 y 147 de la Decisión 344, concordantes con el

artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Se desconocieron estas disposiciones al conceder el registro de la marca “SUAVI SEC” la cual es confundible con los signos distintivos de la sociedad Papeles Nacionales S.A. consistentes en la marca SUAVE de la clase 16, certificado de registro 58616 y la enseña comercial SUAVE, certificado de registro 2.788 actualmente vigentes. Se desconoce que una de las especies de la propiedad intelectual es la propiedad industrial. Se viola el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena ya que, como lo señala la doctrina, las marcas comerciales son un complemento necesario de los productos o mercancías que se identifican con las mismas, es debido a que ello permite distinguir los productos de las diferentes personas que concurren al mercado. No se puede entender que una marca se encuentre separada de su producto, cuando la misma sirve para diferenciar uno similar o parecido. La marca cumple una función distintiva, imprescindible en el mercado en cuanto permite distinguir los productos idénticos o similares, convirtiéndose en elemento indispensable de protección, no solo para el propietario sino también para los consumidores. El signo registrado por las empresas CMPC S.A. denominado “SUAVI SEC” no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, debido a que al destacar en el mismo la expresión “SUAVI”, muy similar a la de los signos distintivos SUAVE que conforman la marca y enseña comercial denominadas “SUAVE”, se hace confundible con los productos distinguidos con la marca SUAVE y las actividades que protege la Enseña Comercial SUAVE, y que se refieren, entre otras cosas, a

la comercialización de productos de papel enunciadas. Sobre la expresión SEC, que forma parte de la marca “SUAVI SEC”, la sociedad Empresas CMPC S.A. no puede reivindicar ningún derecho, debido a que la citada expresión es descriptiva para los productos de la Clase 16 Internacional, ya que una de las cualidades esenciales de los productos de papel es que sirven para secar. Los signos distintivos de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. excluyen cualquier posibilidad de que un tercero registre marcas confundibles con ellos en defensa del postulado de la distintividad extrínseca y de los derechos adquiridos previamente por otra sociedad. El artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra dos presupuestos que configuran causales relativas de irregistrabilidad de una marca: a) Que el signo a registrarse sea idéntico o semejante, de forma que pueda inducir al público a error con una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero; y b) Que el signo a registrarse ampare los mismos productos para los cuales se encuentra previamente solicitada o registrada la marca por un tercero, o para productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error. La expresión SUAVI, que destaca en la marca SUAVI SEC, es muy similar a la marca SUAVE, lo que hace que al compararlas en su conjunto presenten más similitudes que diferencias, lo que puede llevar a que el público se confunda. Si se observa con cuidado las marcas comparadas, se aprecia que la marca SUAVI SEC presenta las siguientes similitudes ortográficas con la marca SUAVE, así: El elemento predominante de la confundibilidad solo varía en la vocal final, donde

la “I” es muy similar a la “E”. En las marcas enunciadas, en cuanto a las vocales comparadas y las consonantes se observan las siguientes similitudes, asi: SUAVI SEC SUAVE Se aprecia que las similitudes entre las marcas enunciadas, más que disolverse, se incrementan debido a que la estructura inicial de las vocales y de las consonantes que se pronuncian como vocales es idéntica, en cuanto se dan vocales y consonantes iguales en el elemento predominante de ambas marcas, variando las mismas sólo en la vocal final. Existe un elemento predominante o preponderante de confundibilidad entre las marcas en conflicto, debido a que las similitudes hacen que en su conformación las mismas se confundan. También hay similitud fonética o auditiva. Para que halla una similitud fonética no se requiere que las marcas cotejadas tengan las mismas sílabas, sino que en su pronunciación dejen el mismo recuerdo en el público consumidor; en el presente caso se observan más semejanzas que diferencias, lo que hace que las marcas enunciadas sean confundibles. A simple vista el público se confunde al percibir las marcas en conflicto en el mercado, debido a las similitudes de orden ortográfico y fonético, lo que hace que se presenten similitudes visuales que inducen al publico consumidor a error o confusión, con lo que se demuestra que existe similitud visual o gráfica entre los signos enfrentados. La sociedad PAPELES NACIONALES S.A., al presentar la demanda de observaciones contra la marca SUAVI SEC Clase 16, también se opuso a la mismo con base en la enseña comercial SUAVE la cual fue otorgada por la

Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 01534 del 14 de julio de 1983, para distinguir establecimientos comerciales dedicados a la fabricación, distribución y demás actividades relacionadas con toda clase de productos de papel, servilletas, etc. El artículo 611 del Código de Comercio establece que son aplicables a la enseña las disposiciones sobre nombres comerciales. La Superintendencia de Industria y Comercio violó estas normas al considerar no confundibles la marca SUAVI SEC y la enseña SUAVE, debido a que la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, establece en el artículo 83, literal b) que no podrán registrarse como marcas signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias se pueda inducir al público a error. c. Las razones de la defensa. La Superintendencia de Industria y Comercio respondió la demanda con los siguientes argumentos: Con la expedición de las Resoluciones 24564 de junio de 1994 y 009432 de abril de 1997 por la División de Signos Distintivos y la 25870 del 30 de noviembre de 1999, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas constitucionales ni de las contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente Delegado para la propiedad industrial se ajusta a derecho y a lo establecido en las normas marcarias vigentes.

Efectuado el examen comparativo y sucesivo de las marcas registradas en debate SUAVE y SUAVI SEC, se concluye en forma evidente que no presentan semejanzas suficientes para llevar a engaño a los consumidores quienes podrán diferenciarlos de otros productos, pues no existe confundibilidad entre las mismas. En cuanto a la presunta violación del literal b) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es de reiterarse que el signo solicitado SUAVI SEC no se encuentra incurso en esta causal de irregistrabilidad habida cuenta de que no induce a error al consumidor respecto a la procedencia, naturaleza y características del producto. En consecuencia, la marca SUAVI SEC para la clase 16 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria. Estudiada en detalle la marca descrita y solicitada por la Sociedad Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones S.A., hoy empresa CMPC S.A., se hace relevante el hecho de que está provista de los suficientes elementos que le dan fuerza distintiva y cumple en consecuencia con los requisitos exigidos. No se configuran las causales de irregistrabilidad contenidas en la norma comunitaria. e. La actuación surtida A la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario en el C.C.A., dentro del cual se destacan las siguientes actuaciones: Por auto del quince (15) de agosto de 2000, se admitió la demanda y se ordenó darle el correspondiente trámite. Por auto de fecha diecinueve (19) de diciembre de 2000 se abrió a pruebas el

proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de ese derecho la Superintendencia de Industria y Comercio, la sociedad Empresas CMPC S.A. y la parte actora. Mediante comunicación del dos (2) de mayo de 2001, se sometió el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO.

El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación estimó procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que hiciera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado mediante Ley 17 de 1980, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política.

III. INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “PRIMERO. De conformidad en la legislación comunitaria andina, para que un signo se considere apto para el registro como marca, debe reunir tres requisitos: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; además no debe estar incurso en ninguna de las prohibiciones determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Segundo. El signo que se proyecte registrar, no puede generar confusión con relación a los bienes o servicios distinguidos por una marca debidamente inscrita o solicitada prioritariamente, la cual goza de

la protección legal contenida por el registro ( o por la prioridad, en su caso) y por tanto, otorga a su titular el derecho de hacer uso exclusivo de ella. Tercera. No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial, al cual la normativa comunitaria protege si su existencia y uso son anteriores al registro solicitado. Para establecer la confundibilidad entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas. Cuarto. El titular de una marca registrada goza del derecho exclusivo de oponibilidad frente a terceros, por ello considera la legislación comunitaria andina al ius prohibendi como la facultad para actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca y la comercialice. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso N° 6239”. IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Entra la Sala a examinar si efectivamente entre las marcas SUAVI SEC Y SUAVE, de la Clase 16 del artículo 2 del Decreto 1755 de 1972, se configura confundibilidad que pueda inducir al público a error. La sociedad COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE PAPELES Y CARTONES S.A. presentó solicitud de registro de la marca SUAVI SEC para distinguir papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías, papelería, adhesivos

(pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje ( no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés, productos comprendidos en la Clase 16 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972. La empresa PAPELES NACIONALES S.A. formuló oposición a este registro argumentando que es titular en Colombia de la marca SUAV E, para distinguir productos de la misma Clase 16 del artículo 2 del citado Decreto 755 de 1972. Conforme a la Interpretación hecha por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entra la Sala a esclarecer si efectivamente se configura la “confundibilidad” alegada entre las marcas SUAVI SEC y SUAVE para distinguir productos de la Clase 16. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consagra que solo pueden registrarse lo signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Y agrega que se entiende por marca “ todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. En los artículos 82 y 83, ibídem, se establecen los casos de irregistrabilidad como marcas de signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los impedimentos que allí se señalan, como, por ejemplo, el del literal a) del artículo 83 que dice: “Artículo 83. Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos

signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. Según el Diccionario de la Lengua Española, los términos “identidad” y “semejanza” se definen así: “Identidad: Calidad de idéntico. Hecho de ser una persona o cosa la misma que se supone o se busca. Igualdad que se verifica siempre, sea cualquiera el valor de las variaciones que su expresión contiene”. “Semejanza: Calidad de semejante.

Semejante: Que semeja o se parece a una persona o cosa. Semejanza, imitación”.

Para efectuar el análisis de registrabilidad y confundibilidad, es necesario tener en cuenta las reglas creadas por la doctrina y reconocidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y que son las siguientes: “1. Las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las confrontadas, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética ni gráfica, es decir, “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, ob. Cit. p. 215). Sin embargo, ese examen de conjunto no implica que no tenga que ponerse cuidado en el análisis que se haga del elemento característico de las marcas confrontadas.

2. En las marcas compuestas prevalece el elemento dominante, regla que encuentra su máxima importancia en la comparación de marcas mixtas, en las que, como se dijo, habrá de determinarse cuál de los que la conforman –denominativo o gráficoes el característico. Una vez identificado por parte del examinador el elemento predominante, es decir, el utilizado por un consumidor para solicitar el producto identificado con la marca, necesariamente deberá continuarse con el examen del caso a la luz de las reglas subsiguientes.

3. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo la necesidad de un análisis simultáneo, ya que el consumidor identifica las marcas individualmente y no en forma simultánea. a) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Al decir del profesor BREUER MORENO la similitud general entre dos marcas depende más bien de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de aquellos distintos que en las mismas aparezcan. a) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos identificados junto con las marcas confrontadas. b) La comparación de las marcas en el plano fonético, en donde el criterio generalmente aceptado por la doctrina y jurisprudencia, es el de que en la comparación el examinador debe “inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien en el impacto visual inmediato de

las mismas”. Siendo empleados para la aplicación de esta regla los siguientes criterios: El cuanto al relieve de la sílaba tónica de las denominaciones confrontadas, el examinador deberá apreciar la posición de la misma así como la posible confundibilidad que de ellas se desprenda; y, asimismo, apreciar la igualdad o similitud del número de sílabas que conforman el elemento denominativo de la marca. Habrá de considerarse la ordenación de las vocales en las marcas comparadas, debido a que la “sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas” dado que esa “sucesión....asume importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación (Fernández-Novoa, Ob. Cit.p. 206). Finalmente, al comparar las marcas ha de tomarse en cuenta, además, la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones confrontadas, no siendo en algunos casos bastante – para determinar la confusiónla coincidencia parcial de alguna o algunas sílabas idénticas o similares si los demás componentes de cada una de las marcas confrontadas otorga el resto del elemento denominativo de la marca suficiente carga diferencial para lograr la distintividad necesaria a los fines de su registro”. (Interpretación prejudicial sentencia 56IP-2000 del 6 de septiembre del año 2000, correspondiente a la marca “EFFER”, publicada en la G.O.A.C. N° 602 del 21 de septiembre de 2000). Es necesario esclarecer si existe similitud ideológica, similitud fonética y similitud ortográfica entre las marcas en conflicto: SUAVI SEC Y SUAVE, teniendo en

cuenta que se refieren a productos de la misma clase. Ambas marcas tienen como elemento común el “SUAVE” aunque tienen una variable en la última vocal que en un caso termina en “e” y en el otro en “i” pero el concepto es el mismo. Lo único que realmente las distingue es el vocablo “sec” que hace alusión a “seco” pero que, en su conjunto, es innegable que sí pueden inducir al público consumidor a error, pues el elemento predominante, que es “suave”, es prácticamente idéntico en las dos marcas. La partícula SEC no tiene el alcance de ser distintiva de modo que, con ella, puedan diferenciarse en forma clara las dos marcas; ella no alcanza a imprimir suficiente distintividad frente a la primera palabra “SUAVI” o SUAVE”, que de esta forma son casi idénticas. La identidad ortográfica es evidente y así mismo existe identidad fonética entre los términos “suave” y “suavi”, de donde se desprende que lo único que diferencia las dos marcas es el calificativo “sec” que se ha agregado a “Suavi” que sigue siendo la parte predominante y que, como se señaló anteriormente, no alcanza a dar suficiente distintividad. Un elemento fundamental consiste en que, además de la identidad de las marcas, para que pueda ser susceptible de inducir al público a error debe tratarse de los mismos productos o servicios. El Decreto 755 de 1972, consagra en el artículo 2, que la Clase 16 está compuesta por: “Papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón; impresos, diarios y periódicos, libros; artículos de encuadernación; fotografías; papelería, materias

adhesivas (para papelería); materiales para artistas; pinceles; máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); naipes, caracteres de imprenta; clisés”. Por medio de la Resolución 01534 del 14 de julio de 1983, se ordenó el depósito de la enseña comercial 2.788 para distinguir productos dedicados a “la fabricación, distribución y demás actividades relacionadas con toda clase de productos de papel, servilletas, artículos y materiales de imprenta, librería, papelería, litografía, cartón y artículos de cartón, papel toilet y demás artículos de papel para uso higiénico, papel para enseñanza, dibujo y escritorio” a favor de la empresa PAPELES NACIONALES S.A. (folio 8). Por Resolución 09056 del 19 de noviembre de 1991 se renovó el registro de la marca SUAVE. Respecto de la confundibilidad se ha dicho: “Dos normas adicionales deben mencionarse: a) La supresión o la agregación de vocablos no disminuye la posibilidad de confusión, siempre y cuando se reproduzca la parte esencial. b) La posibilidad de confusión también puede darse en el caso de trasliteración, es decir, cuando se altere o se invierta el orden de las mismas letras”. (Ricardo Merke. Aspectos teóricos y prácticos del Derecho Marcario. Editorial Kelly. Bogotá, 1987. p. 110). Siguiendo los criterios de interpretación fijados por el Tribunal Andino de Justicia, “ El signo que se proyecte registrar, no puede generar confusión con relación a los

bienes o servicios distinguidos por una marca debidamente inscrita, o solicitada prioritariamente, la cual goza de la protección legal conferida por el registro (o por la prioridad, en su caso) y por tanto, otorga a su titular el derecho de hacer uso exclusivo de ella”. La empresa PAPELES NACIONALES S.A. al oponerse al registro de la marca SUAVI SEC para productos de la Clase 16, estaba en su legítimo derecho de exigir la protección legal para su marca SUAVE que amparaba productos de la misma clase. Se accederá, por lo tanto, a las súplicas de la demanda. En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA Primero.- DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 24564 del 15 de junio de 1994, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual se decide una oposición y se concede un registro; 009432, por la cual el mismo funcionario decidió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y, 25870 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que resolvió el recurso de apelación confirmándolo. Segundo.- A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la observación presentada por la parte actora y revocar el registro de la marca SUAVI SEC para distinguir papel, cartón y artículos de estas materias no comprendi